【상표법】 5강. 상표권

5강. 상표권

 

추천글 : 【상표법】 상표법 목차

---

1. 상표권 등록 [본문]

2. 일반적 효력 [본문]

3. 상표권 이전 [본문]

4. 공유 상표권 [본문]

5. 상표권 소멸 [본문]

---

 

1. 상표권 등록 [목차]

⑴ 단계 1. 심사관의 출원공고

① 출원공고된 상표등록출원을 분할한 경우 이미 출원공고된 사실이 있는 출원의 거절결정에 대해 취소심결이 있는 경우 다른 거절이유를 발견할 수 없을 때 출원공고결정을 생략할 수 있음

② 지정상품추가등록출원의 경우 상표등록출원의 공고 규정을 준용

③ 존속기간갱신등록신청, 상품분류전환등록신청의 경우 출원공고를 하지 않음

○ 이유 : 공중의 심사협력을 구할 필요가 없으므로

⑵ 단계 2. 출원 공고일로부터 2개월간 이의신청을 받음 : 이의신청이유 = 거절이유

⑶ 단계 3. 이의신청이 없으면 이의신청 마감일로부터 약 1개월 경과 시점에 등록결정서를 출원인에게 통지함

⑷ 단계 4. 이의신청 심사

① 심사기관 : 특허청

② 판단 주체 : 심사관 합의체

○ (참고) 디자인보호법의 경우 심판장

③ 이유 보정 : 이의신청기간 경과 후 30일 이내. 연장 가능

④ 각하결정 : 이의신청기간 경과 후 30일 이내에 이유나 증거 미제출 시 보정기간 경과 후 각하결정

⑤ 심사 및 결정 : 심사관 합의체가 심사 후 결정

⑥ 이의결정 예외

○ 2 이상의 이의신청이 있는 경우 어느 하나에서 이유가 있으면 나머지는 결정하지 않아도 됨

○ 위 경우 다른 이의신청인에게도 거절결정등본을 송달해야 함

○ 심사관은 출원공고 후 거절이유를 발견한 경우 직권 거절결정을 할 수 있음

○ 위 경우 이의신청이 있더라도 이에 대해 결정하지 않음

○ 위 경우 이의신청인에게 거절결정등본을 송달해야 함

⑦ 확정효과

○ 모든 이의결정 자체에 대해 불복 불가

○ 이유가 있는 경우 : 거절 결정. 거절결정 불복심판으로 불복

○ 이유가 없는 경우 : 등록 결정. 무효심판으로 불복

⑸ 단계 5. 출원인은 등록결정서를 받은 날로부터 2개월 이내에 등록료를 납부해야 함

① 등록료의 분할납부 : 지정상품 추가등록은 분할납부 대상이 아님

② 상표법만 등록료 및 수수료 등의 면제 및 감면 혜택이 없음

○ 이유 : 상표는 창작자의 노력을 요하지 않기 때문에 창작을 장려하는 제도를 요하지 않음

③ 특허법, 실용신안법, 디자인보호법은 3개월 이내에 등록료를 납부해야 함

○ 상표법은 등록료 납부기간 연장제도가 있어서 위 기간 차이가 중요하지 않음

○ 오히려 특허법, 실용신안법, 디자인보호법은 추가납부기간에 더 많이 납부해야 함

 

 

2. 일반적 효력 [목차]

⑴ 개요

① 적극적 효력 : 동일한 상표를 동일 또는 동일하다고 할 수 있는 상품에 사용할 수 있는 효력

② 소극적 효력 : 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 것을 금지하는 효력

⑵ 적극적 효력

① 개요

○ 정의 : 동일 또는 동일하다고 볼 수 있는 범위에 대한 권리

○ (참고) 디자인보호법상 적극적 효력은 동일 또는 유사 범위

○ 취지 : 상표는 식별 표지로 기능하므로 그 범위를 넓히면 안 됨

② 권능 1. 전용권 : 동일 범위에 대한 독점사용권 (2조 1항 11호)

○ 정의 : 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위

○ 구체적으로 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도, 인도, 전시, 수출, 수입하는 행위

○ 제한 1. 전용사용권 설정

○ 제한 2. 출원일 전에 출원된 특허권, 실용신안권, 디자인권과 저촉 : 선행권리자의 동의가 있어야 상표 사용 가능

○ 제한 3. 출원일 전에 발생된 저작권과 저촉 : 선행권리자의 동의가 있어야 상표 사용 가능

○ 제한 4. 등록 상표의 사용이 타인의 경제적 이익을 침해하는 경우 : 전용권은 불가능, 금지권은 가능

③ 권능 2. 수익 및 처분권 : 상표권 포기도 포함

○ 제한 1. 상표권 분할 이전 시 유사한 지정상품은 함께 이전

○ 제한 2. 공유상표권의 경우 지분 양도 및 질권 설정 시 다른 공유자 전원의 동의가 필요

○ 제한 3. 상표권에 사용권 또는 질권이 설정된 경우 그 권리자의 동의가 있어야 상표권 포기 가능

④ 전원합의체 : 상표권자의 사용이라도 선등록권리자의 침해가 될 수 있음

⑶ 소극적 효력 : 동일·유사 범위에 대한 권리. (참고) 디자인보호법상 소극적 효력은 동일 또는 유사 범위

① 권능 1. 사용금지효 : 출처의 오인혼동 방지목적

○ 미등록 유명상표에 사용금지효 불인정 : 미등록 유명상표는 타인의 등록배제만 인정됨

○ 단체표장, 증명표장, 업무표장은 동일 상품 또는 동일하다고 인정되어 있는 상품에만 소극적 효력이 미침

② 권능 2. 등록배제효

○ 미등록 유명상표에 등록배제효 인정

○ 유명한 저작물이 아닌 타인의 저작물을 상표로 등록 가능

○ 등록배제효 불인정 : 포기, 취하, 무효, 거절결정 또는 거절결정불복심판 심결 기각 (35조 3항)

③ Ⅰ. 제한 1. 성명, 상호, 아호, 예호, 필명 등을 사용한 경우 사용금지효 미적용 (90조 1항 1호)

○ 취지 : 성명권, 상호권 등을 보장

○ 구법과 개정법 차이

○ 구법 : 그러한 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표

○ 개정법 : 상거래 관행에 따라 사용하는 상표

○ 실무적으로 구법과 개정법의 차이는 없는 것으로 여겨짐 (다수설)

○ 객체적 요건

○ 성명은 저명하지 않아도 본호 적용

○ 아호, 예호, 필명은 저명해야 본호 적용

○ 회사 상호에서 회사 종류를 생략한 경우 상호의 약칭으로 봄

○ 부정경쟁 목적(적극적 기망)이면 본호 적용 없음 : 악의, 부정목적으로는 부족

○ 상거래 관행에 맞게 상호를 표시하지 않고 유사한 서체, 도형을 사용한 경우 본호 적용 없음

④ Ⅰ. 제한 2. 보통명칭 또는 기술적 표장(성질표시표장) (90조 1항 2호)

○ 취지 : 특허청이 33조 1항 1호 또는 3호에 따라 거절해야 할 상표를 거절하지 않아도 효력을 제한시키기 위함

○ 차이 1. 보통명칭 또는 기술적 표장을 포함하는 등록 상표

○ 33조 1항은 보통명칭 또는 기술적 표장을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 대상

○ 90조 1항 2호는 보통명칭 또는 기술적 표장을 포함하는 등록상표라 해도 그 부분에 대해서는 효력을 제한시킴

○ 차이 2. 사용태양 고려 여부

○ 33조 1항은 구성태양만 봄

○ 90조 1항 2호는 구성태양뿐만 아니라 사용태양도 봐야 함 (INTARSIA 판례)

○ 확인대상표장의 구체적 의미가 직감이 되지 않아도 사용태양에 비추어 기술적 표장으로 간주할 수 있음 (판례)

○ (참고) 위와 같은 판례는 33조 1항에는 적용되지 않음

○ 판단방법 : 전체적, 객관적, 종합적으로 판단

○ 시점 : 권리범위확인심판에서 심결시, 침해금지소송에서 변론 종결시

○ 효력

○ 일반적으로 사용 상표가 유사한 고안을 곁들인 경우 본호 적용 없음

○ 오랜 기간 사용하여 식별력을 취득한 경우 그 부분이 본호에 따라 상표권 효력 제한을 받지 않음 (Superior 사건)

 

⑤ Ⅰ. 제한 3. 식별력 없는 입체상표가 등록된 것 (90조 1항 3호)

○ 문자 + 도형 + 입체적 형상의 경우에도 입체적 형상에 한하여 식별력이 없으면 족함

⑥ Ⅰ. 제한 4. 관용상표, 현저한 지리적 명칭 (90조 1항 4호)

○ 취지 : 공익적 목적

○ 요건 : 관용상표, 현저한 지리적 명칭을 보통의 방법으로 사용

○ 판단방법 : 전체적, 객관적, 종합적으로 판단

○ 효력 : 부정경쟁 목적이 있는지 여부를 묻지 않음 (서울가든 판례)

⑦ Ⅰ. 제한 5. 일반적인 형상, 색채, 소리, 냄새에 대한 등록상표 (90조 1항 5호)

○ 취지 : 효력제한 사유

⑧ Ⅱ. 제한 6. 사용권 설정에 의한 제한

⑨ Ⅲ. 제한 7. 선사용자의 법정사용권에 의한 제한 (99조)

○ (참고) 특허법에서 선사용에 의한 통상실시권, 즉 선사용권과 대응하는 개념

⑩ Ⅲ. 제한 8. 재심에 의하여 회복한 상표권의 효력 제한 (160조)

○ 상표권 소멸 ~ 재심에 의하여 회복된 상표권의 등록 전의 상표의 사용에 대해 효력이 미치지 않음

○ (참고) 특허법에서 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권, 즉 후용권과 대응하는 개념

⑪ Ⅲ. 제한 9. 상표등록료 납부 또는 보전에 의한 상표등록출원 등이 회복된 경우의 제한 (77조 3항)

○ (참고) 특허법에서 특허료의 추가납부기간 경과 후에 회복한 특허권 등에 대한 통상실시권과 대응하는 개념

⑫ Ⅲ. 제한 10. 특허권 등의 존속기간 만료 후 법정사용권에 의한 제한 (98조)

○ (참고) 특허법에서 디자인권 존속기간 만료 후의 통상실시권과 대응하는 개념

⑬ Ⅳ. 제한 11. 진정상품병행수입의 경우

○ 개요

○ 국내와 해외에 동일한 상표에 대한 상표권이 있을 것

○ 해외 상표를 수입하여 국내에 판매하는 경우

○ 규정

○ 원칙 : 속지주의

○ 국제조약 : 각국의 입법례에 맡김

○ 국내 상표법 : 명문의 규정 없음

○ 판례 : 진정상품병행수입이 허용되는 요건 설시

○ 요건 : 국내외 상표권자가 동일인이거나 그에 준하는 경우

○ 위조상품은 해당 없음

○ 병행수입업자의 적극적 광고 선전은 허용

○ 국내 공인 대리점으로 오인 우려 시(예 : 사무소의 외부 간판 또는 명함) : 부정경쟁행위

○ 병행수입품이 판매지 제한 약정에 위반된 것이라 해도 병행수입이 불허되지 않음

○ (참고) 병행수입품이 판매지 제한 약정에 위반된 경우 당사자 간 분쟁의 여지가 있음

⑭ Ⅳ. 제한 12. 권리소진 이론

○ 판단방법

○ 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부를 판단해야 함

○ 진정상품을 양도한 경우 상표권 효력은 특별한 사정이 없는 한 양수인의 법률행위에 미치지 않음

○ (참고) 저작권법의 최초판매원칙과 대응

○ 원래의 상품과 동일성을 해할 정도의 실질적 생산행위는 특별한 사정으로 봄 (판례)

○ 실질적 생산행위 : 중요하고 본질적인 부분에 대한 것으로 출처 혼동의 염려를 일으킬 수 있는 것

○ 실질적 생산행위의 판단방법 : 상표법의 규정취지, 상표의 기능, 당해 상품의 객관적인 성질 및 이용형태를 종합적으로 판단해야 함 (후지필름 사건)

○ 통상사용권계약을 위반하여 상품이 거래에 제공된 경우 상표권이 소진되는지 여부 (소극) (2018도14446)

○ 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하였다고 일률적으로 권리소진이 배제된다고 볼 수 없음

⑮ 쟁점 : 33조 1항 5호 ~ 7호가 90조 1항의 효력제한범위인지가 문제가 됨

○ 제한 2는 33조 1항 1호, 3호와 관련 있음

○ 제한 4는 33조 1항 2호, 4호와 관련 있음

○ 33조 1항 5호, 6호, 7호는 법문에 기재돼 있지 않음

○ 다수설 및 판례 : 90조 1항은 예시열거적이므로 당연히 33조 1항 5호 ~ 7호는 효력 제한 사유

○ 소수설 : 90조 1항은 제한열거적 (∵ 법문 기재 없이 대세적인 상표권을 부여하는 것은 부당)

⑷ 효력범위

① 시기적 범위

○ 존속기간 ≤ 설정등록일 + 10년 (83조)

○ (참고) 특허법, 디자인보호법은 존속기간 산정 시 출원일을 기준으로 함

○ 존속기간 갱신등록 : 상표권의 효력은 반영구적으로 영속할 수 있음

○ 주체적 요건 : 상표권자. 위반하여 착오등록 시 제척기간 없이 무효사유를 구성

○ 객체적 요건 : 일부의 지정상품만 존속기간 갱신등록을 신청할 수 있음

○ 시기적 요건 : 존속기간 만료 1년 전 ≤ 신청서 제출일 ≤ 존속기간 만료일 + 6월

○ (주석) 존속기간 만료일 이후 갱신등록을 신청하면 제3자에게 사용권이 발생할 수도 있음

○ 절차적 요건 - 방식심사

○ 갱신등록출원의 지정상품을 등록상표의 지정상품이 아닌 상품으로 한 경우 등록을 받을 수 없음

○ 갱신등록출원의 지정상품이 상품류 구분에 일치하지 않는 경우 등록을 받을 수 없음

○ 절차적 요건 - 실체심사

○ 존속기간갱신등록신청서의 제출과 갱신등록료 납부만으로 별도의 실체심사 없이 가능함

○ 실체심사가 존재하지 않으므로 후발적 무효사유가 존재해도 등록에 아무런 문제가 없음

○ 효력

○ 존속기간 갱신등록 신청의 효과 : 연장 간주

○ 원등록의 효력이 끝나는 다음 날부터 효력이 발생함

○ 갱신된 상표권이 소극적 등록요건을 불만족하는 경우 : 갱신등록시를 기준으로 판단 (쵸코파이 사건)

○ 학설

○ 신권리발생설

○ 권리연장설

○ 판례의 태도 : 권리연장설

○ 검토 : 신권리발생설의 경우 존속기간 갱신등록일 다음날부터 신 권리가 발생하므로 권리연장설과 달리 효력제한 기간의 발생 등으로 인해 상표권의 권리 보호에 미흡할 수 있어 권리연장설을 채택한 판례의 태도가 타당함

○ 존속기간 갱신등록 무효심판

○ 주체적 요건, 시기적 요건만이 무효사유가 됨

○ 존속기간 갱신등록 후 식별력을 잃은 상표라는 이유는 무효사유가 되지 않음

② 지역적 범위 : 대한민국 영토(속지주의)

③ 보호범위 : 상표등록출원서에 적은 상표 및 기재사항

④ 지정상품의 보호범위 : 상표등록출원서 또는 상품분류전환등록신청서에 기재된 상품

⑤ 진정상품병행수입의 경우 속지주의의 예외 적용

⑥ 사용에 의한 식별력을 특정 지역에서만 취득하여 등록된 경우에도 상표권 효력은 전 지역에 미침

 

 

3. 상표권의 이전 [목차]

⑴ 정의

① 상표권의 내용의 동일성을 유지하면서 상표권자만 변경되는 것

② 상표권은 재산권이므로 원칙적으로 이전의 제한이 없음

③ 출처의 오인·혼동방지라는 공익상 목적에 비추어 상표권 이전에 제한을 둠

⑵ 절차 1. 특정승계

① 양도증과 같이 등록원인을 증명하는 서류를 첨부한 권리이전등록 신청서 제출

② 상표권의 이전등록 청구권 또한 소멸시효가 진행됨

⑶ 절차 2. 일반승계

① 승계원인의 발생으로 당연히 이전

② 상속, 기타 사유에 해당하는 경우 지체없이 특허청장에게 신고해야 함

⑷ 제한 1. 상표권

① 주체적 요건 : 공유 상표권은 공유자 전원의 허락이 필요

② 객체적 요건 : 지정상품마다 분할 이전 가능

③ 시기적 요건

○ 원칙 : 상표권을 분할하고자 하는 경우 원칙적으로 권리의 존속 중이어야 함

○ 예외 : 무효심판이 청구된 경우 심결이 확정되기 전까지는 상표권이 소멸된 후에도 할 수 있음

④ 절차적 요건 : 유사한 지정상품은 함께 이전

○ 어기면 취소심판 사유를 구성함

○ (참고) 출원의 분할이전이 아닌 출원의 분할인 경우라면 유사한 상품을 함께 분할할 필요는 없음

⑸ 제한 2. 업무표장권

① 원칙 : 이전 불가

② 예외 : 그 업무와 함께 양도 가능

⑹ 제한 3. 국가, 공공단체 등이 상표등록출원하여 등록된 상표권

① 원칙 : 이전 불가

② 예외 : 그 명칭, 약칭 또는 표장과 관련된 업무와 함께 양도 가능

⑺ 제한 4. 단체표장권

① 원칙 : 이전 불가

② 예외 : 법인 합병 + 특허청장의 허가

⑻ 제한 5. 증명표장권

① 원칙 : 이전 불가

② 예외 : 그 업무와 함께 이전 + 특허청장의 허가

 

 

4. 공유 상표권 [목차]

⑴ 적극적 효력

① 다른 산업재산권과 달리 명문의 규정이 없음

② 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 자유로이 사용 가능

⑵ 소극적 효력

① 침해금지청구 : 침해는 각자의 지분에 균등하게 발생하는 것이고 공유물의 보존행위는 각자가 할 수 있으므로 각 공유자가 단독으로 권리행사 가능

② 손해배상청구 : 손해배상청구는 보존행위가 아니라 일종의 처분행위이므로 자기의 지분에 대한 손해배상청구만 가능

⑶ 제한 1. 다른 공유자 전원의 동의를 요함

① 지분양도 : 어기면 취소사유

② 질권설정 : 어기면 취소사유

③ 전용사용권, 통상사용권 설정 : 어기면 취소사유

④ 존속기간갱신등록신청 : 어기면 거절결정

⑤ 상품분류전환등록신청 : 어기면 거절결정

⑥ 지정상품추가등록출원 : 어기면 거절결정

⑦ 심판청구의 청구인 또는 피청구인 : 어기면 부적법각하

⑧ 보존행위라 하더라도 실무적으로 공유자 전원의 동의를 요함 (예 : 분할출원)

⑷ 제한 2. 지분의 포기

① 공유 상표권자 중 1인은 자유롭게 지분 포기 가능

② 공유 상표권자 중 1인이 포기한 지분은 다른 공유자에게 각 지분의 비율로 귀속

 

 

5. 상표권의 소멸 [목차]

⑴ 원인 1. 존속기간의 만료

⑵ 원인 2. 상품등록료의 분할납부에 있어 2회차 등록료 불납

① 설정등록일부터 5년이 지나면 소멸

② (참고) 특허법·실용신안법, 디자인보호법에는 없는 규정

⑶ 원인 3. 상표권 포기

① 지정상품별 포기 가능

② 등록이 효력발생 요건

③ 장래를 향하여 소멸

④ 전용사용권자, 통상사용권자, 질권자의 동의를 받지 않으면 상표권 포기 불가

⑷ 원인 4. 상속인 부존재

① 명문의 규정은 없지만 타 산업재산권법처럼 상속이 개시된 때 상속인이 없으면 즉시 소멸

⑸ 원인 5. 상속인의 이전등록 불이행

① 상속인이 상표권자 사망일 + 3년이 되는 날까지 이전등록을 하지 않으면 다음날에 소멸 (106조 1항)

⑹ 원인 6. 법인의 소멸

① 청산절차가 진행 중인 법인의 상표권은 법인의 청산종결등기일까지 이전등록을 하지 않으면 그 다음날에 소멸함

⑺ 원인 7. 상표등록의 취소 : 장래효

⑻ 원인 8. 상표등록(지정상품추가등록 포함)의 무효

 

입력 : 2019.06.01 23:35