【특허법】 특허법 판례

특허법 판례

 

추천글 : 【특허법】 특허법 목차

---

* 청구서 기재

 

● 쉽게 실시란, 그 발명이 속하는 기술분야의 평균적 기술자가 해당 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고도 과도한 시행착오나 반복 실험 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것을 말함 (97후2477, 2004후3362)

 

● 실시예가 미기재되어 있어도, 통상의 기술자가 명확하게 이해하고 용이하게 재현 가능하면 기재불비에 해당되지 않음 (2010후2582)

 

● 통상의 기술자란 출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을 이용할 수 있으며, 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화하거나 균등물로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물이다. 여기서 기술수준이란 특허법 제29조제1항 각호의 1에 규정된 발명 이외에도 당해 발명이 속하는 기술분야의 기술상식 등을 포함하는 기술적 지식에 의하여 구성되는 기술의 수준을 말한다. 또한 일상적인 업무 및 실험을 위한 보통 수단 등, 청구항에 기재된 발명의 기술분야와 관련된 모든 종류의 정보에 관계되는 것이다. (2008허8150)

 

● 청구범위에 기재되지 아니한 발명에 관한 사항이 발명의 설명에 잘못 기재된 경우 기재불비인지 여부 (소극) : 실시의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명을 가리키는 것이라고 할 것이므로, 발명의 상세한 설명의 기재에 오류가 있다고 하더라도 그러한 오류가 청구항에 기재되어 있지 아니한 발명에 관한 것이거나 청구항에 기재된 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이어서 그 오류에도 불구하고 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우라면 이를 들어 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배되었다고 할 수 없다. (2012후2586)

 

● 발명의 설명에 의해 뒷받침 될 것(특허법 제42조 제4항 제1호)은 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 발명의 설명은 기술 공개서로서 역할을 하는바, 발명의 설명에 기재하여 공개하지 않는 발명을 청구범위에 청구항으로 기재하여 특허를 받으면 공개하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 이를 방지하려는 데에 취지가 있다. (2003후2072)

 

● 뒷받침 위반 판단 사례 1

 

[청구항 1] 콜라게나제-3 선택적 억제제를 포함하는 골 관절염 치료용 조성물.

[발명의 설명] '콜라게나제-3 선택적 억제제'는 '콜라게나제-1 효소에 비해 콜라게나제-3 효소 활성 억제에 대해 100배 이상의 선택성을 나타내고, MMP-13/MMP-1 형광 분석법에 따른 IC50 결과로 정의된 100 nM 미만의 역가를 갖는 약제'를 의미하여, 이 발명의 설명에 16가지 화합물을 열거하고 있고, 이 중 2가지 화합물의 골관절염 치료 효과를 기재하고 있음

 

해 : 청구항에는 그 조성물을 화학명 또는 화학식 등을 이용하여 구체적으로 특정하지 아니하고 '콜라게나제-3 선택적 억제제'라고 표현하고 있는데, 명세서에 기재된 용어의 정의를 참작하면 '콜라게나제-3 선택적 억제제'는 ' ~ 인 약제'를 의미하여, 발명의 설명에 열거된 16가지 화합물 뿐만 아니라, 위 요건을 충족하는 모든 화학물질로 해석된다. 그런데 '발명의 설명'에는 위 16가지 화합물 중 2가지 화합물이 콜라게나제-3에 선택적인 억제활성을 갖고 연골내의 콜라게나제 활성을 실질적으로 억제하여 골관절염 등의 치료, 예방에 효과가 있다는 내용 및 약리효과의 실험 결과가 기재되어 있을 뿐이고, 나머지 14가지 열거된 화합물이나 그 밖에 위와 같이 정의된 '콜라게나제-3 선택적 억제제'에 속하는 화학적 구조를 특정할 수 없는  수많은 화학물에 대하여는 그 약리효과에 관하여 아무런 기재가 없으며, 출원 당시의 기술 수준으로 부아 위 2가지 화합물과 동일한 정도의 임상적 상관관계를 나타낼 것이라고 볼만한 자료도 없다면, 청구항 1은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것이다(2004후1120).

 

● 기재불비 극복을 위한 보정에 대해 진보성 부정을 새로운 거절이유로 볼 것인지 여부 (소극) : 특허법 제51조 제1항에 의하면, 심사관은 심사전치보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하아여야 한다. 그 취지는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 그 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 보면, '발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 기재불비가 있다'는 거절이유를 통지함에 따라, 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 그 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한, 보정으로 인하여 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서는 그 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다.

 

● 용도 한정을 최초 명세서 등 범위 내로 본 사례

 

[청구항 1] 메틸메타크릴레이트-아크릴로니트릴 공중합체 및 활성탄, 규조토 및 제올라이트로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 유효성분으로 함유하는, 휘발성 유기화합물 흡착용 화잘료 조성물 

 

[(보정 후) 청구항 1] 메틸메타크릴레이트-아크릴로니트릴 공중합체; 및 활성탄, 규조토 및 제올라이트로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상; 을 유효 성분으로 함유하는, 피부 세포 보호, 피부 자극완화 또는 피부 염증 완화용 휘발성 유기화합물 흡착용 화장료 조성물

 

이 사건 제1항 보정발명에서 '휘발성 유기화합물 화장료 조성물'을 '피부세포 보호, 피부 자극 완화 또는 피부 염증 완화용'인 것으로 한정한 것은, 특허출원서에 최초로 첨부된 출원발명의 상세한 설명의 기재 내용을 근거로, 조성물의 기능적 특징을 부가함으로써 권리범위를 축소한 것이거나 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당한다고 인정되므로 적법하다. (심판원 2011원6689 거절결정불복(특))

 

● 효과의 추가를 인정한 사례 

 

(발명의 상세한 설명) "면사직물지 사이에 목화원면을 니들펀칭하여 만든 일정 두께의 솜판을 개입하여 5~10 mm 간격으로 나란히 재봉한다.", "목화솜판(3)을 개입하여 5~10mm 간격으로 재봉하여 줄누비직포를 제조하므로 ..."

 

(보정 후 발명의 상세한 설명) ... 목화솜판을 개입시키면서 누빔기에 투입하여 재봉선 간격이 5~10 mm가 되게 재봉함으로써 목화솜판(3)이 면사직물지(1)(2) 사이에서 바깥쪽으로 처지지 않고 재봉속도에 대응하여 순조롭게 진입되므로 원활한 재봉이 이루어져 줄누비직포를 제조할 수 있게 되며 ...

 

이 사건 보정에 따라 '목화솜판이 면사직물지 사이에서 바깥쪽으로 처지지 않고 재봉속도에 대응하여 순조롭게 진입되므로 원활한 재봉이 이루어진다.'라고 삽입된 부분은, 최초 명세서 중 위와 같이 '면사직물지 사이에 목화솜판을 개입하여 5~10 mm 간격으로 나란히 재봉한다.'라는 구성으로부터 통상의 기술자가 예측할 수 있는 효과를 단순히 추가 기재한 것에 불과하다 할 것이다. 따라서 이 사건 보정은, 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 통상의 기술자에게 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해될 수 있는 사항에 해당한다. (특허법원 2011허11811 등록무효(특))

 

● 효과의 추가를 신규사항 추가로 판단한 사례 

 

[청구항 1] 진세노사이드; 및 글리시리진산, 글리시르레틴산 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나인 글리시리진 계열의 산을 포함하는 우울증장애 및 불안장애 치료용 약학적 조성물.

[청구항 7] 인삼 및 감초를 포함하는 우울증장애 및 불안장애 치료용 약학적 조성물. 

 

(발명의 상세한 설명) "볼본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 우울증장애와 불안장애 치료용 약학적 조성물이 제공된다. 상기 약학적 조성물은 인삼 및 감초를 포함한다" 

* 감초 추출물이나 글리시리진 계열의 산을 단독으로 사용한 실험결과는 기재되어 있지 않음

 

[(보정 후) 청구항 1] 진세노사이드; 및 글리시리진산(glycyrrhizic acid), 글리시르레틴 산(glycyrrhetinic acid) 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나인 글리시리진 계열의 산을 포함하는 우울증장애 및 불안장애 치료용 약학적 조성물.

[(보정 후) 청구항 7] 인삼 및 감초를 포함하되, 상기 감초는 항 우울증 장애 효과 및 항 불안장애 효과를 가지는 우울증 장애 및 불안장애 치료용 약학적 조성물. 

 

최초 명세서에서 우울증 장애 치료 및 불안장애 치료 효과를 확인하기 위한 실혐예 1 내지 12의 내용을 살펴보아도, 항 우울증 또는 항 불안장애 효과가 기재된 것은 인삼을 70% 에탄올로 추출한 추출물과 물에 적시어 둔 감초를 달이고 알코올에서 침전시킨 추출물의 혼합물(실시예 1), 위 인삼추출물을 순도 96%의 글리시르레틴산과 혼합한 것(실시예 2), 순도 90%의 진세노사이드 및 순도 95%의 글리시리진 산의 혼합물(실시예 3) 및 실시예 1에 감초 추출물이 부가된 혼합물(실시예 4 또는 5)에 불과하고, 감초 추출물이나 글리시리진 계열의 산을 단독으로 사용한 실험결과는 기재되어 있지 않다. 감초가 단독으로 우울증 및 불안장애에 효과를 나타낸다는 점은 최초 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 것이다. 감초가 항우울증 및 항불안장애 효과를 가지는 것이 최초 명세서 등의 기재로부터 자명하게 알 수 있는 것인지를 검토하면, 감초는 해독작용, 간염, 두드러기, 피부염, 습진 등에 효과가 있고, 진해, 거담, 근육이완, 이뇨작용 등이 알려져 있고, 이와 같은 감초의 약리효과가 항불안장애 효과와 직접적으로 관련된다고 볼 아무런 근거도 없으므로, 감초가 불안장애에 치료 효과를 나타내는 것이 해당 기술분야에 잘 알려진 사실이라고 할 수 없다. 따라서 이 사건 보정은 신규사항이 추가된 것이다. (심판원 2013원6277 거절결정불복(특))

 

 

* 특수 발명 요건

 

● 의약에 관한 용도발명은 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 명세서에 의학적 용도(질병, 투여용량용법, 대상 환자군 등의 모든 한정된 구성 포함)를 뒷받침하기 위한 정량적이고 구체적인 약리효과를 출원 시에 기재돼야 한다 : 임상시험이 진행되고 있다는 기재만으로는 약리효과가 구체적으로 기재된 것으로 인정되지 않는다. 약리효과 기재에 관한 명세서 기재요건을 요구하는 취지에 비추어 볼 때, 출원 시까지의 임상시험결과 등과 이를 기초로 '앞선 치료에 대한 반응자에 대하여 저급 NHL의 재발을 방지하거나 늦추는 효과'가 있음을 판단하거나 추론한 근거 등에 관한 아무런 기재도 없이 오로지 3상 임상시험이 진행 중이라는 사실만을 밝힌 것을 두고, 약리데이터를 대신할 수 있을 정도의 기재로 볼 수는 없다. (2016허7879)

 

● 의약 용도 발명의 명세서에는 청구범위에 기재된 유효성분이 약리효과를 나타낸다는 것을 명확하게 알 수 있도록 기재해야 함 : '특히 바람직한 화합물 중 하나' 및 '특히 바람직한 화합물 중 1종'이 이 사건 정정발명의 '특히 바람직한 화합물' 9종 가운데 어느 화합물을 의미하는 것인지, 또 그것이 이 사건 정정발명의 유효성분인 실데나필인지 여부를 알기 어렵고, 위 각 기재만으로는 어느 정도 규모의 발기부전 환자 집단에 투여하여 어느 정도 비율의 환자에게 치료효과가 나타났는지에 대하여 알 수도 없으며, 투약 이후 발기부전의 치료효과를 얻기까지 걸리는 시간, 발기의 강직도, 지속시간 등에 대한 정량적 또는 구체적인 기재도 전혀 없으므로, 발기부전과 같은 질병의 특수성을 감안한다 하더라도 이 사건 정정발명의 명세서에는 실데나필에 약리효과가 있다는 것을 알 수 있는 약리데이터 등이 나타난 시험예나 이를 대신할 수 있을 정도의 구체적인 예는 없다고 봄이 타당하다(2013후760).

 

● 유효성분이 둘 이상인 의약 용도발명도 출원시 명세서의 청구범위에 기재된 유효성분의 조합이 나타내는 약리효과가 구체적으로 기재되어야 함 : 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 '탁소테르와 시클로포스파미드'의 조성물을 최적 투여량으로 사용하여 얻은 결과에 대한 실험 데이터가 기재되어 있고, '시클로포스파미드'와 '시스플라틴 또는 카르보플라틴'이 모두 알킬화제로서 작용한다고 하더라도, '시클로포스파미드'는 시스플라틴 또는 카르보플라틴과 그 화학적 구조가 상이한 화합물이므로 '탁소테르와 시클로포스파미드'의 조성물을 사용하여 얻은 결과에 대한 실험데이터로부터 '시스플라틴 또는 카르보플라틴'을 탁소테르와 병용하였을 경우에도 동일한 작용을 나타낼지는 쉽게 예측할 수 없다(2006후2523). 

 

● 화학물질 용도발명은 발명의 설명에 발명의 효과를 기재하여야만 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서 기재요건을 충족하였다고 할 수 있다. 특히, 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서에 기재된 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀져 있는 등 특별한 사정이 있지 않은 이상, 해당 발명에 관계된 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야 한다(2003허1550).

 

● 약리기전 자체는 구성요소가 아니라는 판례 : 의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성한다(2006후3564). 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성에 불과하므로, 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐, 약리기전 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수 없다. 그런데 이 사건 제1항 발명의 유효성분 중 하나인 올로파타딘은 그 고유한 특성으로서 '항히스타민' 약리기전과 '인간 결막 비만세포 안정화' 약리기전을 가지는 것이고, 위 두 가지 약리기전은 모두 올로파타딘에 불가분적으로 내재되어 올로파타딘이 '인간 알레르기성 결막염 치료'의 의약용도로 사용될 수 있도록 하는 속성에 불과하다. 따라서 이 사건 정정청구에서 부가된 '인간 결막 비만세포 안정화'라는 약리기전은 올로파타딘의 '인간 알레르기성 결막염 치료'라는 의약용도를 특정하는 이상의 의미를 갖지 아니한다. 그렇다면 이 사건 정정청구는 전체적으로 특허청구범위에 '인간 알레르기성 결막염 치료'라는 의약용도를 부가하면서 '인간 결막 비만세포 안정화'라는 약리기전을 덧붙여 동일한 의약용도를 또다시 기재하는 내용으로 되어 있어, 정정심판을 청구할 수 있는 요건으로 정한 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 것을 정정하는 경우, 또는 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당한다고 볼 수 없다(2012후238).

 

● 약리기전 기재만으로 용도가 명확하다고 인정된 판례 : 의약의 용도발명에 있어서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로, 발명의 특허청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하는 것이 원칙이나(2003후1550), 특정물질의 의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도 발명의 상세한 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제2호에 정해진 청구항의 명확성 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있다(2003후1550).

 

● 의약용도 발명에서 용도의 기재불비 관련 판례 : 특허청구범위 제2항은 '원심 판시의 디티오카르바메이트 함유 질소산화물 스캐빈저를 포함하는 원심 판시의 치료 대상 패혈증 쇼크, 사이토킨의 투여 등과 관련된 질소산화물 과생성 치료용 조성물'로 기재하였다. 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 질소산화물 과생성은 원심 판시의 패혈증 쇼크, 사이토킨의 투여 등과 같은 광범위한 질병상태 및/또는 징후와 관련되고, 질소산화물의 과생성으로 인해 저혈압증, 다중기관부전증이 나타난다고 기재되어 있으며, 또한 생쥐를 대상으로 한 실시예를 통하여 이 사건 출원발명의 디티오카르바메이트 함유 질소산화물 스캐빈저인 [(MGD)2Fe] 착물을 피하 투여하여 LPS 처리된 생쥐의 생체 내 질소산화물 농도를 감소시킴으로써 LPS 처리에 의하여 유도된 저혈압을 정상 혈압으로 회복시키는 효과를 보여주고 있다. 따라서 의약의 용도발명에 관한 특허청구범위 제2항은 유효성분은 디티오카르바메이트 함유 질소산화물 스캐빈저의 용도를 구체적인 질병 또는 약효로 기재하지 아니하고 질소산화물 과생성을 치료한다고 하는 약리기전으로 표현되어 있지만, 발명의 상세한 설명을 참작하여 볼 때 질소산화물의 과생성으로 유도되는 저혈압증, 다중기관부전증을 치료, 예방한다고 하는 구체적인 의약용도를 명확하게 파악할 수 있으므로, 특허청구범위 제2항은 청구항의 명확성 요건을 충족한다. (2006후3564)

 

● 투여 용법과 용량을 구성으로 인정한 판례 : 의약용도발명과 약리기전 의약의 용도는 발명의 구성요건에 해당하므로, 특허청구범위에는 특정 물질의 읭갸용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하여야 하고, 출원 전에 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한, 특정물질에 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등 시험예로 기재하거나 이를 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서 기재요건을 충복하였다고 본다(2000후2958). 의약이라고 하는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 자체가 아니라, 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있고, 이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요곤을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다.

 

 

* 권리 범위

 

● 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 명백히 불합리할 때에는 출원된 기술 사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한해석 할 수 있다.

 

* 실시

 

● 어떤 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지 여부는 (i) 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, (ii) 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, (iii) 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적·개별적으로 판단

 

입력: 2021.08.04 23:41