【상표법】 4강. 상표심사

4강. 상표심사

 

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1. 출원의 종류 [본문]

2. 1 상표 1 출원주의 [본문]

3. 선출원주의 [본문]

4. 상표등록출원 절차 [본문]

5. 우선심사제도 [본문]

6. 출원보정제도 [본문]

7. 출원의 분할, 상표권의 분할 [본문]

8. 변경출원제도 [본문]

9. 조약우선권제도 [본문]

10. 출원시 특례 [본문]

11. 존속기간연장등록제도 [본문]

12. 절차계속신청제도 [본문]

13. 이의신청제도 [본문]

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1. 출원의 종류 [목차]

⑴ 출원 1. 상표등록출원 : 상표권 발생

① 특허청장 : 직권으로 설정등록을 함

② 상표는 출원 후 약 7개월 전후로 심사가 진행되어 등록여부를 결정함

③ 등록료 : 상표등록결정등본을 송달받은 날로부터 2월 내에 등록료 납부

○ 청구에 의해 최대 30일 연장가능 : 1회에 한함

○ 방법 1. 10년분을 한 번에 납부하는 방법 : 1상품류 구분마다 211,000원 납부 (지방세 제외된 금액)

○ 방법 2. 5년분을 두 번에 걸쳐 분할납부하는 방법 : 매회 1상품류 구분마다 132,000원 납부

○ 출원, 신규등록, 갱신등록 시 지정상품 수가 기본상품수(20개)를 초과 시 지정상품당 2,000원 가산

④ 특허와 달리 추가납부기간이 없음

⑤ 상표등록료(분할납부 시 1회차 상표등록료)를 납부할 때 지정상품별로 상표등록 포기 가능

⑥ 상품등록료(분할납부 시 1회차 상표등록료)를 내지 않은 경우, 상표등록출원은 포기한 것으로 간주

⑦ 상표등록출원서에 절차보완서를 제출한 경우 절차보완서 도달일이 출원일이 됨

⑵ 출원 2. 지정상품추가등록출원

① 정의 : 등록상표 또는 상표등록출원에 지정상품을 추가하는 것

② 취지 : 지정상품을 추가할 때 별도 출원을 하는 것은 상표 관리에 있어 번거로움

③ 주체적 요건

○ 당해 상표권자 또는 출원인, 그 승계인

④ 객체적 요건

○ 당해 등록상표 똔느 상표등록출원의 상표와 동일

○ 추가되는 상품의 범위는 제한 없음

○ 통상의 거절이유에 해당하지 않은 것

⑤ 시기적 요건

○ 원상표권 또는 원상표등록출원이 적법하게 존재하는 한 가능

⑥ 법적 취급

○ 지정상품에 추가되는 경우 원상표권에 합체

○ 다만, 지정상품추가등록무효심판에 의해 독자적 소멸 가능

○ 출원의 분할을 인정하지 않음

⑶ 출원 3. 존속기간갱신등록신청

① 개요

○ 정의 : 원 상표권의 존속기간을 연장해 주는 제도

○ 취지 : 상표권은 영구적으로 유지할 필요성이 있음. 단, 존속기간 갱신에 의하여 10년씩 연장

② 법적 성질

○ 신권리발생설과 권리연장설의 견해 대립이 있으나, 통설 및 판례는 권리연장설의 입장에 있음

○ 상표법도 상표법조약(TLT)의 취지를 반영하여 "존속기간갱신등록출원"에서 "존속기간갱신등록신청"으로 용어를 변경함

③ 신청기간 : 존속기간 만료일 - 1년 ≤ 신청일 ≤ 존속기간 만료일 + 6월

④ 법적 취급

○ 기간 내 존속기간갱신등록신청 : 원 상표권의 존속기간은 갱신된 것으로 간주

○ 상표권의 존속기간갱신등록 : 원 상표권의 효력이 끝나는 다음 날부터 효력이 발생

⑤ 무효심판

○ 상표권자가 아닌 자에 의한 신청, 존속기간갱신등록신청 기간 위반의 경우, 무효심판청구 가능

○ 상표권 소멸 후에도 가능(다만, 기간 위반의 경우 5년의 제척기간)

⑷ 출원 4. 상품분류전환등록신청

① 정의 : 구 상품류 구분에 따라 등록한 상표를 현행 상품류 구분에 따라 전환하여 등록을 받도록 하는 제도

○ (참고) 이론적으로도 실무적으로도 크게 중요하지 않음

② 신청시기

○ 상표권의 존속기간이 만료되기 1년 전부터 존속기간이 만료된 후 6개월 이내의 기간

③ 거절이유(상표법 제210조 제1항 각호)

○ 상품분류전환등록신청의 지정상품을 해당 등록상표의 지정상품이 아닌 상품으로 하거나 지정상품의 범위를 실질적으로 확장한 경우

○ 상품분류전환등록신청의 지정상품이 상품류 구분과 일치하지 않는 경우

○ 상품분류전환등록을 신청한 자가 해당 등록상표의 상표권자가 아닌 경우

○ 상품분류전환등록신청의 요건을 갖추지 못한 경우

○ 상표권이 소멸하거나 존속기간갱신등록신청을 포기·취하하거나 존속기간갱신등록신청이 무효로 된 경우

 

 

2. 1 상표 1 출원주의 (38조) [목차]

⑴ 객체적 요건

① 문제가 되는 경우

○ 둘 이상의 상표를 하나의 출원으로 할 수 없음

○ 동일인이 동일상품에 대해 동일 상표를 중복하여 출원할 수 없음

○ 등록상표권자가 자신의 등록상표와 동일한 상품에 대해 동일한 상표를 출원할 수 없음

○ 홀로그램 또는 동작상표에서 통일성이 없는 경우 1 상표 1 출원에 위반한 것으로 봄

② 문제가 되지 않는 경우

○ 협의의 포괄명칭과 그 협의의 포괄명칭에 속하는 개별상품을 동시에 기재해도 됨

○ 복수의 비유사한 상품이 출원서에 기재된 경우에도 가능

○ 상품과 서비스를 동시에 지정할 수도 있음

⑵ 판단시점 : 등록여부 결정시

⑶ 효과

① 거절이유를 구성

② 착오등록이 되더라도 무효사유를 구성하지 않음 (∵ 1 상표 1 출원주의는 효율적인 절차를 위한 제도이므로)

 

 

3. 선출원주의 (35조) [목차]

⑴ 취지

① 특정 국가 내에 하나의 상표만이 존재해야 출처의 오인·혼동을 방지

② 선사용주의는 실체 권리에 부합하나 입증이 곤란함 : 선출원주의가 채택

⑵ 객체적 요건

① 원칙 : 동일 또는 유사한 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 먼저 출원한 자만 상표를 등록받을 수 있음

② 지리적 표시 단체표장 : 선출원의 지위는 동일·유사 표장에 대해 동일 또는 동일하다고 인정되는 상품에만 미침

③ 동일인에 의하여 유사한 상표의 후출원이 있는 경우 원칙상 후출원도 등록받을 수 있음

④ 외국에 이미 동일상품에 대해 동일상표의 등록이 있는 경우 원칙적으로 선출원주의가 적용되지 않음 (∵ 속지주의)

⑤ 선출원 지위의 상실 : 선출원의 취하, 무효, 포기, 취소

○ 후출원의 등록여부 결정 시 장래를 향하여 소멸한 경우에도 선출원의 지위가 상실됨 (∵ 오인·혼동의 우려가 없음)

⑶ 시기적 요건

① 이일(異日)출원

○ 먼저 출원한 자만이 특허를 받음

② 동일(同日)출원

○ 특허청장이 협의를 명령

○ 협의 불발 시 특허청장이 추첨 : 협의제 위반의 경우 선출원 지위가 남지 않으므로

○ (참고) 특허법의 경우 협의 불발시 누구도 특허를 받을 수 없음

○ (참고) 구 상표법에서는 동일 일자 출원에 대해 선사용자의 출원이 등록되도록 했음

③ 동일인 이일(異日)출원, 동일(同日)출원

○ 선출원 주의가 적용되지 않음 : 출처의 오인·혼동이 없으므로

○ 동일상표, 동일상품을 둘 이상 출원 시 : 선출원주의 미적용. 후출원은 1상표 1출원주의 위반으로 거절

⑷ 법률효과

① 판단시점 : 등록여부 결정시 (∵ 후출원 보호)

○ 甲 출원 → 乙 출원 → 甲 출원 취하 → 乙 등록 가능

② 착오등록 시 5년의 제척기간 하에 무효사유 구성

○ 이유 : 무제한의 제척기간을 인정할 이유 없음

○ (참고) 34조 1항 7호 선등록상표와의 저촉에 따른 부등록사유와 비슷하기 때문에 제척기간이 동일함

③ 특허청 심사 실무 : 선출원주의의 거절이유가 있어도 선출원상표가 등록된 후 후출원 상표를 선출원에 의한 타인의 등록상표와 유사한 상표라는 부등록 사유로 거절결정을 함 (34조 1항 7호)

○ 즉, 선출원을 먼저 등록시킨 뒤 후출원을 거절결정

○ 이유 : 선출원이 선원의 지위를 상실하면 후출원은 등록될 수 있으므로

⑸ 보완규정 : 선사용주의적 요소 가미

① 사용의사에 관한 규정 : 불사용 취소심판

② 주지, 저명상표의 후출원 배제효

⑹ 구체적 사례

① (참고) 선출원이 소멸된 경우 : 포기, 취하, 무효, 거절

② (참고) 무효 : 소급하여 소멸

③ (참고) 취소 : 장래를 향하여 소멸

④ 상황 1. 甲 출원 → 乙 출원 → 甲 출원 소멸 → 乙 등록

⑤ 상황 2. 甲 출원 → 乙 출원 → 甲 등록 → 甲의 무효심결 확정 → 乙 등록 : 甲의 선원 지위 소급 상실

⑥ 상황 3. 甲 출원 → 乙 출원 → 甲 등록 → 甲의 취소심결 확정 → 乙 등록 : 甲의 선원 지위 장래를 향해 상실

⑦ 상황 4. 甲 출원 → 乙 출원 → 甲 등록 → 乙 미등록 → 甲의 무효심결 확정 → 乙은 재심으로 등록 가능

⑧ 상황 5. 甲 출원 → 乙 출원 → 甲 등록 → 乙 미등록 → 甲의 취소심결 확정 → 乙은 재심으로 등록 불가

⑺ (참고) 34조 1항 7조 : 선등록상표와의 저촉에 따른 부등록 사유

① 정의 : 후출원 상표가 선등록 상표에 의해 거절되는 것

② 요건 1. 선출원

○ 甲 출원 → 乙 출원 → 乙 착오등록 → 甲 등록 : 甲의 등록상표는 선등록상표와의 저촉이 없음

③ 요건 2. 타인

○ 동일인 간에는 선등록상표와의 저촉을 구성하지 않음

○ 계열회사 간 또는 대표이사가 동일한 법인 간에도 본호의 규정이 적용

④ 요건 3. 지리적 표시 등록단체표장

○ 동일·유사 표장에 대해 동일 상품에만 미침

⑤ 판단시점 : 등록여부결정시 기준 (∵ 후출원 보호)

○ 甲 등록 → 乙 출원 → 甲 등록상표 소급소멸 → 乙 등록 가능

○ 甲 등록 → 乙 출원 → 甲 등록상표 장래소멸 → 乙 등록 가능

⑥ 효과

○ 상표등록거절이유

○ 정보제공이유

○ 이의신청이유

○ 착오등록 시 5년의 제척기간 하에 무효사유 구성 : 무제한의 제척기간을 인정할 이유 없음

 

 

4. 상표등록출원 절차 [목차]

⑴ 개요

① 상표등록출원

② 방식심사

③ 실체심사

④ 거절이유에 따른 절차

○ 거절이유가 없으면 출원공고

○ 거절이유가 있으면 거절이유를 통지하여 의견제출통지서 및 보정서 요청

○ 거절이유가 해소되면 출원공고

○ 거절이유가 해소되지 않으면 거절결정

⑤ 출원공고

⑥ 등록결정

⑦ 상표권 : 무효사유, 취소사유를 가질 수 있음

⑵ 상표등록출원 : 반드시 첨부해야 하는 것은 다음과 같음

① 상표견본

② 단체표장의 정관

③ 증명표장의 정관 또는 규약

④ 증명표장과 관련하여 품질 등을 증명하고 관리할 수 있음을 증명하는 서류

⑤ 업무표장과 관련하여 업무의 경영사실을 증명하는 서류

⑥ 입체상표의 설명서는 반드시 첨부할 필요 없음

⑶ 방식심사

① 부적법한 서류의 반려

○ 반려사유

○ 유형 1. 주체적 요건의 중대한 흠결

○ 절차를 밟는 자의 성명(명칭) 또는 특허고객번호를 적지 않은 경우

○ 재외자가 상표관리인에 의하지 않은 경우

○ 미성년자가 법정대리인에 의하지 않은 경우 경미한 하자로 보아 보정명령 대상

○ 절차를 밟을 권리가 없는 자가 제출한 서류

○ 절차를 밟는 자의 국적·법인증명서류 등의 제출명령을 받고 소명기간 내에 제출하지 않은 경우

○ 포괄위임등록신청서의 서류가 불명확한 경우

○ 유형 2. 절차적 요건의 중대한 흠결

○ 1건마다 서면을 작성하지 않은 경우

○ 국어(한글)로 기재되지 않은 경우

○ 예외 1. 외국어출원제도 (영어에 한함)

○ 예외 2. 국제출원서를 국어, 영어, 일어로 기재하지 않는 경우 반려사유가 아니고 보완사유로 분류

○ 예외 2의 경우 보완한 서류를 제출하면 제출한 날에 출원한 것으로 간주함

○ 출원(서류)의 종류가 불명확한 경우

○ 특허청 배포 소프트웨어(K-EDITOR) 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 작성되지 않거나 전자문서 제출서류가 전산정보처리조직에서 처리가 불가능한 경우

○ 유형 3. 시기적 요건의 중대한 흠결

○ 법정기간 내에 제출되지 않은 서류

○ 연장이 허용되지 않는 기간에 대한 기간연장신청서인 경우

○ 거절결정불복심판청구기간 또는 특허청장 등의 지정기간을 경과하여 제출된 기간연장신청서인 경우

○ 절차종료 후 제출된 절차 관련 서류

○ 유형 4. 상표법 특유의 반려사유

○ 상품분류전환등록신청서에 전환대상 지정상품 미기재

○ 전환등록이 없는 등록상표권이 소멸되는 상표에 대한 존속기간갱신등록신청을 하는 경우

○ 소명기회 부여

○ 특허청장은 부적법한 출원서류를 반려하는 경우 출원서류를 제출한 출원인에게 출원서류를 반려하려는 취지, 반려이유 및 소명기간을 적은 통지서 송부

○ 특허청장은 출원인이 소명기간 내에 소명서 또는 서류반려요청서를 제출하지 않거나 제출한 소명의 내용이 이유가 없다고 인정될 때에는 출원서류를 즉시 반려

② 보정명령

○ 보정명령 사유

○ 행위능력을 위반한 경우

○ 대리인 선임 시 대리권 범위를 위반한 경우

○ 방식을 위반한 경우

○ 수수료를 납부하지 않은 경우

○ 국어로 기입하지 않은 경우에는 무효가 아님

○ 보정명령 위무

○ 특허출원이 절차무효사유에 해당하는 경우 특허청장은 기간을 정하여 보정을 명해야 함

○ 절차의 무효

○ 특허청장은 위 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 그 보정을 하지 않으면 상표에 관한 절차를 무효로 할 수 있음(무효처분)

③ 출원료

○ 전자출원의 경우

○ 1상품류 구분마다 62,000원 + 가산금

○ 특허청에서 고시하는 상품명칭만을 사용하여 출원하는 경우 1상품류 구분마다 56,000원 + 가산금

○ 서면출원의 경우

○ 1상품류 구분마다 72,000원 + 가산금

○ 지정상품 가산금 : 1상품류 구분의 지정상품이 20개 초과 시 초과하는 지정상품마다 2,000원 가산

⑷ 상표등록출원 거절이유 = 정보제공이유 = 이의신청이유

① 특징 : 하나의 상표라도 해당하는 경우 반드시 거절결정. 그 이외에는 반드시 상표등록결정 (제한열거적)

② 주체적 요건 흠결에 따른 거절 이유

○ 외국인 권리능력 (27조)

○ 상표 사용(의사)자 (3조 1항 본문)

○ 재직 중인 특허청 직원 (3조 1항 단서)

○ 특유제도의 주체적 요건 (3조 2항 ~ 6항)

③ 객체적 요건 흠결에 따른 거절 이유

○ 상표 등 정의규정 (54조 1호)

○ 식별력 (33조)

○ 부등록 상표 (34조)

④ 절차적 요건 흠결에 따른 거절 이유

○ 선출원주의 (35조)

○ 1상표 1출원주의 (38조 1항)

○ 출원 승계 및 분할 이전 등 (48조)

○ 2항 후단 : 지정상품별 분할 이전 시 유사상품 함께 이전

○ 4항 : 지분 양도 시 공유자 전원 동의

○ 6항 1호 : 업무표장등록출원 양도 불가 (단, 업무와 함께 양도 시 예외)

○ 6항 2호 : 34조 1항 1호 다목·라목, 3호 단서의 상표등록출원 양도 불가 (단, 업무와 함께 양도 시 예외)

○ 7항 : 단체표장등록출원 이전 불가 (단, 법인 합병 시 특허청장의 허가 받은 경우 예외)

○ 8항 : 업무와 함께 이전 시 특허청장의 허가를 받아 이전 가능

○ 조약 규정

○ 지리적 표시 단체표장 출원 시 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 않는 경우 (54조 5호)

○ 단체표장 및 증명표장 사용사항 기재 불비 (54조 6호)

○ 정당한 이유 없이 증명표장의 사용을허락하지 않는 경우 (54조 6호)

⑸ 지정상품추가등록출원 거절이유

① 상표등록출원 거절이유

② + 상표권자 또는 출원인이 아닌 경우

③ + 상표권이 소멸하거나 상표등록출원이 포기·취하·무효 또는 거절결정이 확정된 경우

⑹ 출원공고

① 정의 : 공중에게 심사의 협력을 구하기 위한 제도

○ (참고) 특허법 출원공개 : 중복투자 방지 및 중복연구 방지 목적

② 절차 1. 출원공고결정 : 심사관

○ 심사관은 심사결과 거절이유를 발견할 수 없을 때 출원공고결정을 해야 함

○ 예외 1. 출원공고된 상표등록출원을 분할한 경우 출원공고결정 생략 가능

○ 예외 2. 출원공고된 사실이 있는 출원의 거절결정에 대해 취소심결이 있고 다른 거절이유가 없는 경우 생략 가능

○ 예외 3. 존속기간갱신등록신청, 상품분류전환등록신청의 경우 출원공고 없음 : 지정상품추가등록출원은 있음

○ 출원공고결정등본 송달 전의 보정에 대한 각하결정이 있는 경우 각하결정등본을 송달받은 날부터 30일 경과시까지 출원공고결정을 유보해야 함

③ 절차 2. 결정등본송달 및 출원공고 : 특허청장

④ 절차 3-1. 이의신청제도 (아래 참고)

⑤ 절차 3-2. 정보제공제도

○ 정의 : 거절이유가 있을 때 대중으로부터 심사의 협력을 받는 제도

○ 누구든지 정보제공 가능

⑥ 절차 3-3. 보상금지급청구권 행사

⑺ 등록료

① 설정등록료

○ 1상품류 구분마다 211,000원

○ 다만, 2회 분할납부의 경우 매회 1상품류 구분마다 132,000원

○ 1상품류 구분의 지정상품이 20개 초과시 초과하는 지정상품마다 2,000원 (분할납부의 경우 1,000원)

○ 등록료 이외 부과되는 지방세 : 9,120원 (등록세 : 7,600원 + 지방교육세 : 1,520원)

② 분할납부제도

○ 정의 : 10년분 등록료를 5년씩 2회로 분할하여 납부하는 것

○ 대상 : 설정등록, 존속기간연장등록

○ 1회차 등록료만 납부시 존속기간 10년 인정

○ 2회차 등록료 납부일 미준수 시 상표권 소멸

○ 지정상품추가등록은 분할납부제도 대상이 아님

⑻ 등록무효사유 : 상표등록출원과 지정상품추가등록출원의 무효사유가 동일함

① 등록무효사유 = 거절이유 - 1 상표 1 출원 + 후발적 무효사유 등

② 후발적 무효사유 등

○ 상표등록출원이 정당승계인이 아닌 자에게 등록

○ 상표등록 후 외국인권리능력·조약위반, 상표등록 후 식별력 상실 (단, 33조 2항 제외)

○ 지리적표시단체표장등록 후 원산지 국가에서 보호중단 또는 불사용 (존속기간갱신 제도의 실체심사 폐지 보완책)

○ 상표권이 소멸하거나 상표등록출원이 포기·취하·무효 또는 거절결정이 확정된 경우 (지정상품 추가등록)

 

 

5. 우선심사제도 (53조) [목차]

⑴ 정의 : 출원 순위에 관계 없이 우선하여 심사하는 것

⑵ 취지 : 상표등록출원은 특허출원과 달리 심사청구가 없음

⑶ 객체적 요건

① 우선심사 대상인 경우

○ 출원일 후 타인이 모방상표를 사용하고 있거나 사용 준비 중인 것이 명백한 경우 (53조 2항 1호)

○ 본인이 사용중이거나 사용 준비중인 경우 (53조 2항 2호)

○ 취소심판청구인이 낸 상표등록출원으로 인정되는 경우 (53조 2항 2호)

○ 5인 이상 중소기업자가 공동으로 설립한 법인이 낸 단체등록출원으로 인정되는 경우 (53조 2항 2호)

② 우선심사 대상이 아닌 경우

○ 국제상표등록출원

○ 지정상품추가등록출원에 있어 원출원에 대해 우선심사신청을 하지 않은 경우

○ 국가나 지방자치단체의 출원

⑷ 효력

① 분할출원, 변경출원은 출원일이 소급하는 것일 뿐, 심사는 접수 순위에 따름

 

 

6. 출원보정제도 [목차]

⑴ 정의 : 출원 후 출원서의 내용을 보정할 수 있는 제도

① 취지 : 선출원주의에 따라 불완전한 출원서가 제출될 가능성이 높음

⑵ 경우 1. 출원공고결정등본 송달 전 보정 (40조)

① 경우 1-1. 방식보정

○ 시기적 요건 - 명령에 의한 보정 : 특허청장 지정기간 내 보정해야 함

○ 자진보정 : 원칙상 시기에 구애받지 않음

○ 출원공고결정이 있는 경우 : 출원공고시까지

○ 출원공고결정이 없는 경우 : 상표등록거절결정시까지

○ 거절결정불복심판 청구 시 : 청구일부터 30일 이내

○ 거절결정불복심판 단계 : 의견제출기간 (40조)

② 경우 1-2. 실체보정

○ 자진보정 : 시기에 구애받지 않음

○ 출원공고결정이 있는 경우 : 출원공고시까지

○ 출원공고결정이 없는 경우 : 상표등록거절결정시까지

○ 거절결정불복심판 청구 시 : 청구일부터 30일 이내

○ 거절결정불복심판 단계 : 의견제출기간 (40조)

○ 명령에 의한 보정은 없음 : 내용(실체)을 명령으로 보정시키는 것은 부적절하기 때문

○ 객체적 요건 : 최초 출원의 요지를 변경하지 않는 범위에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있음

○ 지정상품의 보정은 감축만 가능하고 확장이 불가능

○ 최초 지정상품의 범위 내라면 지정상품의 개수가 늘어나는 것은 요지변경 아님

○ 지정상품 일부를 삭제한 후 다시 추가하는 보정은 요지변경 아님

○ 〈포괄명칭 → 포괄명칭에 속하는 개별상품, 포괄명칭에 속하는 개별상품 → 포괄명칭〉은 요지변경 아님

○ 포괄명칭 → 포괄명칭 + 포괄명칭에 속하는 개별상품은 요지변경임

○ 부기적 부분이 아닌 보통명칭, 성질표시 삭제는 요지변경임

○ 영어 상표 → 영어 상표 + 한글 병기는 요지변경임

③ 경우 1-3. 직권보정

○ 출원공고결정등본 송달과 함께 직권보정사항을 알림

○ 출원인은 출원공고기간까지 의견서를 제출하여 보정사항에 이의를 제기할 수 있음

④ 효력

○ 상표의 보정은 명문의 규정은 없으나 소급효가 있는 것으로 봄 (다수설)

○ 출원일 늦춤 제도 : 상표권의 설정등록이 있은 후에 보정이 부적절한 경우 상표등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 출원한 것으로 봄

○ (참고) 상표권의 설정등록이 있기 전에 보정이 부적절한 경우 보정명령을 하면 됨

⑤ 보정

○ 보정각하결정불복심판을 청구할 수 있음

⑶ 경우 2. 출원공고결정등본 송달 후 보정 (41조)

① 객체적 요건 : 보정범위 2중 제한

○ 거절이유, 이의신청이유, 거절결정 이유에 나타난 사항에 관하여

○ 최초출원의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 보정 가능

② 시기적 요건 : 원칙적으로 보정 자체가 허용되지 않음

○ 예외 1. 심사관이나 심판관의 거절이유를 통지받은 경우 의견서 제출기간

○ 예외 2. 이의신청이 있는 경우 답변서 제출기간

○ 예외 3. 거절결정 불복심판 청구일로부터 30일 이내

○ 예외 4. 거절결정불복심판에서 의견서 제출기간

③ 효력

○ 보정이 적절한 경우 : 보정의 소급효 인정

○ 상표권의 설정등록이 있은 후에 보정이 부적절한 경우 보정을 하지 않았던 출원에 관하여 설정등록된 것으로 봄

④ 불복

○ 보정각하결정불복심판을 청구할 수 없음

○ 거절결정불복심판을 청구할 수는 있음

⑷ 경우 3. 국제출원의 특례

① 출원공고결정등본 송달 전의 보정 : 국내출원과 달리 거절이유를 통지받은 때에 한하여 보정 가능

② 출원공고결정등본 송달 후의 보정 : 국내출원과 동일

 

 

7. 출원의 분할, 상표권의 분할 [목차]

⑴ 출원의 분할

① 개요

○ 정의 : 특정 지정상품에 대해 거절이유가 있을 수 있어 전략적으로 출원할 수 있게 도와주는 제도

○ (참고) 디자인보호법상 분할출원은 1 디자인 1 출원 위반 및 다중디자인 제도의 흠결을 치유하기 위한 제도임

② 요건

○ 분할출원 전 원출원은 유효하게 계속중일 것

○ 분할출원 후 원출원이 거절되거나 취하돼도 분할출원에 영향이 없음

○ 시기적 요건 : 보정가능기간과 동일

○ 특허법·실용신안법 : 보정가능기간과 분할가능기간이 동일하지 않음

○ 디자인보호법 : 보정가능기간과 분할가능기간이 동일함

○ 출원의 분할이전이 아닌 출원의 분할인 경우라면 유사한 상품을 함께 분할할 필요가 없음

○ 이유 : 선출원인과 후출원인이 동일하므로

○ 지정상품추가등록출원에 대해서 출원의 분할은 인정되지 않음

○ 이유 : 한 번에 할 수 있는 것을 여러 번 나눠서 한다는 의미이므로

③ 절차

○ 특별수권 : 보존행위이므로 임의대리인은 특별수권을 요하지 않음

○ 공동출원 : 보존행위이지만 실무적으로 공유자 전원이 출원해야 함. 즉, 출원이므로

○ 출원 시 상표견본을 첨부하지 않아도 됨

○ 분할출원 시 반드시 원출원에 대해 분할하고자 하는 상품을 삭제하는 보정서를 제출해야 함

○ 특허법·실용신안법 : 발명의 설명 등에서의 분할은 삭제보정을 요하지 않음

○ 디자인보호법 : 반드시 보정이 있어야 함

④ 효력

○ 적법한 분할출원은 원출원일로 소급함

○ 적법하지 않은 분할출원은 비소급

○ 특허법·실용신안법 : 적법하지 않은 분할출원은 거절이유에 해당

○ 디자인보호법 : 적법하지 않은 분할출원은 비소급

○ 조약우선권주장 증명서류 제출 및 출원시 특례 서류 제출은 분할출원일 기준 : 시간적 여유를 주기 위함

⑵ 상표권의 분할

① 개요

○ 정의 : 상표권이 둘 이상의 지정상품을 분할하는 제도

○ 상표의 분할 아님. 지정상품의 분할을 의미

○ (참고) 특허법에서 특허권의 분할은 인정되지 않음

② 요건

③ 효력

○ 상표권의 지정상품이 2 이상인 경우에는 그 상표권을 지정상품별로 분할할 수 있음

○ 무효심판이 청구된 때에는 심결이 확정되기까지는 상표권이 소멸한 후에도 분할할 수 있음

 

 

8. 변경출원제도 [목차]

⑴ 정의 : 출원의 형식만 바꾸는 것

⑵ 객체적 요건

① 상표등록출원, 단체표장등록출원, 증명표장등록출원 상호 간에 인정 : 지리적 표시는 제외

② 지정상품추가등록출원을 상표등록출원으로 변경할 수 있음

○ 단, 기초등록상표가 무효·취소심판이 청구되거나 소멸한 경우 제외

③ 지리적 표시, 업무표장은 변경출원의 대상이 아님

④ 존속기간갱신출원을 상표등록출원으로 변경 불가

⑤ 지정상품 간 동일성을 요함

⑶ 시기적 요건

① 원출원이 계속중일 것

② 원출원의 등록여부결정 또는 심결이 확정되기 전까지 출원해야 함

⑷ 절차적 요건

① 수권행위 : 임의대리인은 특별수권 필요

② 공동출원 : 공유자 전원이 출원해야 함

③ 출원시 상표견본을 첨부하지 않아도 됨

⑸ 효과

① 원출원일로 소급 : 원출원일을 기준으로 심사가 진행됨

② 변경출원 시 최초출원은 취하된 것으로 간주

 

 

9. 조약우선권제도 (46조) [목차]

⑴ 정의 : 제2국 출원 시 제1국 출원일로 소급하는 것

⑵ 요건

① 주체적 요건

○ 우선권 제도를 이용하기 위해서는 파리협약상의 권리능력이 인정돼야 함

② 객체적 요건

○ 제1국 출원은 최선출원에 한함

○ 제2국 출원 후 제1국 출원이 무효, 취하, 거절돼도 영향 없음

③ 시기적 요건 : 출원일 ≤ 최선출원일 + 6개월

○ (참고) 특허법 및 실용신안법은 12개월, 디자인보호법은 6개월

○ (주석) 특허법이 더 긴 기간을 보장하는 이유는 번역문 작성 시간을 보장하기 위함

④ 지리적 요건

○ 제1국과 제2국이 파리조약 체약국일 것

⑶ 절차

① 우리나라는 출원 시 우선권 주장을 해야 함 : 우선권은 잠재적인 권리이므로

② 조약 우선권 증명서류 제출일 ≤ 우선권 주장 출원일 + 3개월

○ 증명서류 미제출 시 우선권 효력 상실

③ (참고) 특허법·실용신안법 : 우선권 주장을 추가·보정하는 규정 있음

④ (참고) 상표법 : 우선권 주장을 추가·보정하는 규정 없음

⑷ 효력

① 선출원을 적용할 때 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 상표등록출원한 날로 봄

② (참고) 특허법·실용신안법·디자인보호법 : 조약우선권은 판단시점 소급의 의미만을 가짐

⑸ 응용

① 부분우선권(partial priority)

○ 정의 : 제1국 출원 또는 등록 → 제2국 출원 시 제1국 출원에 없는 새로운 지정상품이 있는 경우

○ 새로운 지정상품은 우선권 불인정 : 출원 자체가 무효가 되는 것은 아님

② 복수우선권(multiple priority)

○ 정의 : 제2국 출원의 여러 지정상품이 각기 다른 제1국 출원에 의해 조약우선권이 적용되는 경우

○ 각기 다른 주장기간이 적용

 

 

10. 출원시 특례[목차]

⑴ 정의 : 박람회 출품 상표에 특례를 부여하는 것

⑵ 요건

① 주체적 요건 : 상표등록을 받을 수 있는 자

② 객체적 요건 : 동일 상품 동일 상표

③ 시기적 요건 : 박람회 출품일(반입일)부터 6개월 이내

④ 절차적 요건

○ 출원 시 취지 기재 출원서 제출

○ 30일 내 증명 서류 제출

⑤ 국제상표등록출원

○ 국제상표등록출원 취지기재 서면 및 증명서류를 국제등록일부터 3개월 이내 제출

○ 사후지정의 경우 사후지정일부터 3개월 이내 위 2가지 서류를 제출

⑶ 효력 : 출품한 때에 출원한 것으로 봄

⑷ 응용 : 조약우선권제도와의 비교

① 공통점

○ 상표등록 출원 시 주장해야 함

○ 분할출원의 소급효를 인정하지 않음 : 출원 시 특례의 경우 출품을 한 때로 소급시키기 때문

② 소급효

○ 출원시 특례 : 출원일 자체가 소급

○ 조약우선권 제도 : 선출원주의 적용에 있어서만 소급효를 인정함

③ 주장기간

○ 출원시 특례 : 출품일로부터 6개월 이내

○ 조약우선권 제도 : 제1국 출원일로부터 6개월 이내

④ 증명서류 제출

○ 출원시 특례 : 출원일로부터 30일 이내

○ 조약우선권 제도 : 출원일로부터 3개월 이내

⑸ 응용 : 특허법의 공지예외적용과의 비교 : 디자인보호법상 신규성 상실의 예외는 공지예외적용과 상당히 유사함

① 동일성 요건

○ 출원시 특례 : 동일 상표를 동일 상품으로 하여 출원할 것을 요함

○ 공지예외적용 : 동일성 불문

② 시기적 요건

○ 출원시 특례 : 박람회 출품일(반입일)부터 6개월 이내 출원

○ 공지예외적용 : 공지 등이 된 날부터 12개월 이내 출원

③ 박람회의 종류

○ 출원시 특례 : 박람회의 대상을 한정하고 있음

○ 정부 또는 지방자치단체가 개최하는 박람회

○ 정부 또는 지방자치단체의 승인을 받은 자가 개최하는 박람회

○ 정부의 승인을 받아 국외에서 개최하는 박람회

○ 조약당사국의 영역에서 그 정부나 그 정부로부터 승인을 받은 자가 개최하는 국제박람회

○ 공지예외적용 : 박람회의 종류를 한정하고 있지 않음

④ 소급효

○ 출원시 특례 : 출원일 자체가 소급

○ 조약우선권 제도 : 선출원주의 적용에 있어서만 소급효를 인정함

⑷ 예외

① 국제상표등록출원 취지기재서면 및 증명서류를 max(국제등록일, 사후지정일) + 3월 이내에 제출

② (주석) 조약우선권제도에서 증명서류 제출일과 비슷한 느낌

 

 

11. 존속기간연장등록제도[목차]

⑴ 정의 : 상표권의 존속기간을 10년씩 연장하는 제도

⑵ 요건

① 주체적 요건 : 상표권자

② 시기적 요건 : 상표권 존속기간 만료 전 1년 ~ 만료 후 6개월

③ 요건 불만족 시 : 실무상 반려사유, 존속기간연장등록 무효심판 사유

⑶ 절차

① 신청서 제출과 등록료 납부만으로 존속기간 연장등록이 됨

② 실체심사를 하지 않음 : 거절결정, 등록결정 모두 없음

③ 공유 상표권인 경우 공유자 전원이 신청해야 함

④ 지정상품마다 별도로 존속기간 연장 불가

⑤ 지정상품 중 일부만 존속기간 연장 가능

 

 

12. 절차계속신청제도[목차]

⑴ 정의 : 출원인이 의견서 제출기간을 준수하지 못한 경우 구제수단

① 특허법, 디자인 보호법에는 없음

② 예 1. 상표등록출원의 거절이유에 대한 의견서 제출기간

③ 예 2. 지정상품추가등록출원의 거절이유에 대한 의견서 제출기간

④ (참고) 의견서 제출기간은 산업통상자원부령에서 정하며 일반적으로 2개월

⑵ 요건

① 의견서 제출기간 만료일로부터 2개월

② 어떤 사유라도 인정

 

 

13. 이의신청제도[목차]

⑴ 정의 : 출원공고가 있는 때에 출원내용에 거절이유가 있음을 이유로 당해 출원을 거절결정 하도록 요구하는 공중의 의사표시

⑵ 요건

① 주체적 요건 : 누구든지 특허청장에게 이의신청을 할 수 있음. 권리능력을 요하지 않음

② 객체적 요건 : 이의신청 내용은 거절이유와 동일

③ 시기적 요건 : 신청일 ≤ 출원공고일 + 2월

○ 법정기간이기 때문에 연장할 수 없음

○ (참고) 특허법에서는 이의신청제도가 없음

○ (참고) 디자인보호법에서 이의신청일은 등록공고일 + 3월까지임

④ 절차적 요건

○ 이의신청 이유를 보정하거나 증거를 제출하는 경우 이의신청기간 경과 후 30일 이내에 가능

○ (참고) 이의신청일로부터 30일이 아님을 유의

⑶ 효력

① 이의결정 : 이의가 적절하면 거절결정

○ 정의 : 보정기간 및 답변서 제출기간이 경과한 후 이의신청에 대한 결정을 하게 되는 것

○ 이의신청에 이유가 있다고 판단되는 경우 : 심사관 합의체는 결정으로 당해 출원에 대해 거절결정을 함

○ 이의신청에 이유가 없다고 판단되는 경우 : 심사관 합의체는 결정으로 당해 출원에 대해 등록결정을 함

○ 위 두 경우 모두 심사관 합의체는 당사자에게 통지해야 함

② 이의신청료

○ 1 상품류 구분마다 50,000원

③ 공고 후 출원이 거절결정되는 경우

○ 이의신청의 실익은 없어 이의신청이 무시됨

○ 이의신청인에게 등본을 송달하는 것으로 족함

 

④ 이의신청 불복 불가

○ 이유 : 거절결정불복심판 또는 무효심판을 하면 되기 때문

○ 이의신청 기간이 경과된 경우 특허심판원에 무효심판을 청구할 수 있음

 

 

입력 : 2019.07.16 10:39