【상표법】 3강. 소극적 등록요건

3강. 소극적 등록요건

 

추천글 : 【상표법】 상표법 목차

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▶ 개요 [본문]

▶ 요약 [본문]

▶ 34조 1항 1호 ~ 34조 1항 21호

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1. 개요 [목차]

⑴ 적극적 등록요건 : 제33조 제1항의 등록요건

⑵ 소극적 등록요건 : 제34조 제1항의 등록요건

⑶ 사용에 의한 식별력 취득(33조 2항)은 적극적 등록요건을 구제할 수 있지만 소극적 등록요건을 구제하지 못함

 

 

2. 요약 [목차]

⑴ 판단시점

① 원칙

○ 출원시 기준 : 사익적 성격

○ 등록여부 결정시 : 공익적 성격

○ 팁. 웬만하면 등록여부 결정시이므로 출원시 기준을 별도로 외우면 됨

② 출원시 기준 : 11호, 13호, 14호, 20호, 21호

○ 11호 : 저명상표의 출처혼동 또는 저명상표의 희석화

○ 13호 : 부정목적을 가지고 모방사용하는 상표 배제

○ 14호 : 13호와 유사

○ 20호 : 계약관계 등을 통하여 타인이 사용하는 상표 등을 출원한 상표

○ 21호 : 계약관계 등을 통하여 알게 된 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표

○ 팁. +1 + 3 = 4 × (0 + 1) 또는 13401로 외우자.

⑵ 법률효과 : 부등록 사유에 특유한 법률효과

① 상표등록 전 : 상표등록거절이유, 정보제공이유, 이의신청이유에 해당

② 상표등록 후 : 착오로 등록된 경우 무효사유를 구성

③ 제척기간 5년 : 34조 1항 6호 ~ 10호, 16호

○ 팁. 6 + 10 = 16 또는 6 ~ 10, 16으로 외우자.

④ 제척기간 없음 : 34조 1항 나머지

⑶ 34조 1항에서 예외적으로 상표등록을 받을 수 있는 경우

① 1호 다목에서 그 기관이 자기의 명칭, 약칭 또는 표장을 상표등록출원한 경우

② 1호 라목에서 그 국제기구가 자기의 명칭·약칭, 표장을 상표등록출원한 경우

③ 3호에서 그 국가 등이 자기의 표장을 상표등록출원한 경우

④ 5호에서 그 박람회에서 수상한 자가 상표의 일부로서 그 표장을 사용하는 경우

⑤ 6호에서 저명한 타인에게 승낙을 받은 경우

⑥ 16호에서 지리적 표시의 정당한 사용자가 일정 조건 하에 출원한 경우

⑷ 속지주의 예외 : 34조 1항 13호, 14호, 21호

⑸ 유명상표 보호규정 요약

 

 

3. 34조 1항 1호 : 국기 등과 유사한 표장

⑴ 개요

① 취지 : 국가 등의 존엄성 보호 + 수요자의 출처의 오인 혼동 방지

⑵ 객체적 요건

① 상표 : 동일·유사

○ 가목 : 대한민국의 국기, 국장, 군기, 훈장, 포장, 기장, 공공기관의 감독용·증명용 인장 및 기호

○ 나목 : 파리협약 동맹국, 세계무역기구 회원국 또는 상표법조약 체약국(이하 동맹국 등)의 국기

○ 다목 : 국제적십자, 국제올림픽위원회, 국제기관의 명칭, 약칭, 표장

○ 라목 : 동맹국 또는 동맹국 등이 가입한 정부 간 국제기구의 문장, 기, 훈장, 포장, 기장

○ 마목 : 동맹국 또는 그 공공기관의 감독용·증명용 인장 및 기호

○ 존엄을 해칠 염려가 있다면 비유사한 경우에도 본호가 적용될 수 있음

② 상품

○ 가목 : 상품의 제한이 없음

○ 나목 : 상품의 제한이 없음

○ 다목 : 상품의 제한이 없음

○ 라목 : 상품의 제한이 없음

○ 마목 : 동일 또는 유사한 상품에 한하여 거절이유를 구성

③ 나열된 국가

○ 다목 : 세계지식재산권기구로부터 통지받아 특허청장이 지정한 것에 한해 보호됨

○ 라목 : 세계지식재산권기구로부터 통지받아 특허청장이 지정한 것에 한해 보호됨

○ 모든 외국의 국기를 보호하는 게 아님

○ 우리나라가 승인한 국가가 대상이 된 것이 아님

⑶ 주체적 요건

① 다목 : 국제적십자, 국제올림픽위원회, 국제기관이 자기의 표장을 출원하면 등록받을 수 있음

② 라목 : 동맹국 또는 동맹국 등이 가입한 정부 간 국제기구가 자기의 표장을 출원하면 등록받을 수 있음

⑷ 판단시점 : 등록여부 결정 시 (∵ 공익적 사유)

⑸ 효력

① 다목, 라목에 해당하는 출원 또는 권리는 업무와 함께 양도할 수 있음

② 마목의 경우 동맹국 등의 허락을 받은 경우 상표로 사용할 수 있음

③ 착오등록 시 제척기간 없음 (∵ 공익적 사유)

 

 

4. 34조 1항 2호 : 국가 등과의 관계를 거짓으로 표시하거나 국가 등을 비방할 염려가 있는 상표 등

⑴ 객체적 요건

① 전단 : 국가, 인종, 민족, 공공단체, 종교 또는 저명한 고인과의 관계를 거짓으로 표시

○ 교황청 등은 외국에 준하므로 본호에 의해 보호돼야 함

○ 국가, 인종, 민족, 공공단체, 종교는 현존하는 것에 한함

② 후단 : 국가, 인종, 민족, 공공단체, 종교 또는 저명한 고인의 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 상표

○ 국내에서 저명한 고인인 경우 외국인을 포함함

○ 단순히 고인의 성명 자체를 상표로 사용한 경우 본호에 해당하지 않음

○ 예 : DARKIE의 경우 흑인비하의 염려가 있어 출원 불가. MOZARI의 경우 출원 가능

⑵ 구체적 요건 : 출원인의 주관적 의사 유무를 판단하지 않음

⑶ 판단시점 : 등록여부 결정 시 (∵ 공익적 사유)

⑷ 법률효과 : 착오등록 시 제척기간 없음 (∵ 공익적 사유)

 

 

5. 34조 1항 3호 : 국가, 공익법인 등의 저명한 업무표장과 동일, 유사한 상표

⑴ 개요

① 취지 : 존엄성 보호 + 수요자의 출처의 오인 및 혼동 방지

⑵ 객체적 요건

① 공익법인

○ 민법상 비영리 법인 중 공익을 주목적으로 하는 법인. 외국의 공익법인도 포함함

○ 부수적으로 영리사업을 하더라도 공익법인에 해당할 수 있음

② 상표 : 동일 또는 유사

○ 저명하지 않은 공공단체의 업무표장은 본호에 의해 보호되지 않음

○ 속지주의 원칙상 국내에서 저명할 것을 요함

③ 상품 : 유사 또는 견련관계를 요하지 않음

○ 이유 : 저명성은 특정 상품에만 국한되지 않음

⑶ 주체적 요건

① 국가 등이 자기의 표장을 출원한 경우 등록받을 수 있음

② 저명한 업무표장의 주체로부터 위임 또는 승낙을 얻어도 상표등록을 받을 수 없음

○ 이유 : 수요자의 출처 혼동을 야기할 수 있음

⑷ 판단시점 : 등록여부 결정 시 (∵ 공익적 사유)

⑸ 효과

① 저명한 업무표장과 관련된 상표권은 해당 표장과 관련된 업무와 함께 양도할 수 있음

○ 이유 : 업무표장을 양도할 때 관련된 업무와 함께 양도할 수 있음

② 착오등록 시 제척기간 없음 (∵ 공익적 사유)

 

 

6. 34조 1항 4호 : 공서양속에 반하는 상표

⑴ 개요

① 선량한 풍속에 어긋나는 공공질서를 해칠 우려가 있는 상표

⑵ 객체적 요건

① 상표 : 유사 관계를 요하지 않음

② 상품 : 유사 관계를 요하지 않음

③ 공서양속에 반할 것

○ 공공질서는 국가질서뿐만 아니라 상거래 질서도 포함함

○ 예시

○ 국가 간 신뢰관계 저해 우려 : "Yankee, Go Home!"

○ 과격한 슬로건 : "수류탄표 과자"

○ 형사상 범죄 용어

○ 공중도덕 감정 저해

○ 특정 직업 비하 : "딴따라바"

○ 성모마리아를 뜻하는 "MADONNA"라는 표장을 포도주에 사용한 경우

○ 부적 등의 표장이 출원된 경우 공서양속에 반함 : 비과학적, 비합리적 사고를 조장하므로

○ "NUDE TEXT"는 공서양속에 반하지 않는다고 봄

○ 타인 상표를 무단으로 출원하는 경우 본호가 적용되지 않음

○ 이유 1. 별도의 규정이 존재

○ 이유 2. 본호는 공서양속을 반하는 경우에 적용되지 절차적 하자에 적용되지 않음

○ 상표 등록이 특정 계약을 위반한 경우 본호가 적용되지 않음

○ 이유 : 당사자 사이의 문제이므로

⑶ 판단시점 : 등록여부 결정시 (∵ 공익적 사유)

⑷ 효과

① 착오등록 시 제척기간이 없음 (∵ 공익적 사유)

 

 

7. 34조 1항 5호 : 박람회의 상패, 상장 등과 유사한 상표

⑴ 개요

① 박람회는 전시회, 전람회, 품평회, 경진대회 등을 포괄하는 명칭

② 상패, 상장, 포장은 공로패, 표창장, 감사장 등을 포괄하는 명칭

③ 취지 : 권위 유지, 품질 오인으로부터 수요자 보호

⑵ 객체적 요건

① 상표 : 동일 또는 유사 또는 포함관계

○ 출원상표가 전체적으로 비유사해도 박람회의 상패, 상장 등을 일부분에 포함시키는 경우 본호를 적용

② 상품 : 유사 관계를 요하지 않음

○ 이유 : 박람회 표장을 무단으로 사용하는 경우 어떤 지정상품인지를 불문하고 문제가 될 수 있음

⑶ 판단시점 : 등록여부 결정시 (∵ 공익적 사유)

⑷ 효과

① 착오등록 시 제척기간 없이 무효사유 구성 (∵ 공익적 사유)

 

 

8. 34조 1항 6호 : 저명한 타인의 성명 등을 포함하는 상표

⑴ 개요

① 취지 : 출처 혼동의 방지, 타인의 인격권 보호 (다수설)

② 인격권은 퍼블리시티권이라고도 함

⑵ 객체적 요건

① 상표 : 동일 또는 유사 또는 포함관계

○ (주석) 법의 명칭에 '포함'이라는 말이 있음을 상기

② 상품 : 유사 관계를 요하지 않음

○ 이유 : 저명성이 특정 상품에만 국한되지 않음

③ 타인 : 현존하는 자연인, 법인, 법인격 없는 단체 등일 것

○ 저명한 고인은 본호의 적용이 없음

○ 외국인도 본호의 적용이 있음

④ 저명성

○ 타인 자체보다는 타인의 성명 등이 저명할 것을 요함

○ 저명성 요구 정도 : 초상 ＜ 성명 ＜ 약칭, 별칭

○ 법인의 성명인 상호는 자연인의 성명보다 저명성이 높아야 함

○ 판단방법 : 사용기간, 방법, 태양, 사용량 및 거래 범위와 상품거래의 실정 등을 고려하여 사회통념상 또는 지정상품과 관련한 거래사회에서 타인의 명칭 등이 널리 인식될 수 있는 정도에 이르렀는지 여부에 따라 판단해야 함 (2012후1033)

④ 저명한 타인의 승낙

○ 본호만 문제가 되는 경우 저명한 타인의 승낙이 있으면 본호가 적용되지 않음

○ 자기의 성명이 저명한 타인의 성명과 동일한 경우라도 저명한 타인의 승낙을 요함 (∵ 출처 혼동의 방지)

○ 저명한 타인의 승낙이 있다고 해도 부정경쟁의 목적이 있으면 부정경쟁방지법에 저촉될 수 있음

⑶ 판단시점 : 등록여부 결정시 (∵ 공익적 사유)

⑷ 효과

① 착오등록 시 5년의 제척기간 하에 무효사유 구성

○ (주석) 5년이 지났으면 타인의 성명 등이 저명하지 않았다는 의미로 보는 듯

⑸ 판례 : 2NE1

 

 

9. 34조 1항 7호 : 타인의 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표

⑴ 개요 : 35조 1항과의 차이점

① 34조 1항 7호 : 등록상표와 후출원 상표를 비교

② 35조 1항 : 등록결정이 되지 않은 선출원 상표와 후출원 상표를 비교

⑵ 주체적 요건

① 타인일 것

○ 동일인 간에는 어떤 경우라도 본호의 선출원주의가 적용되지 않음

○ 인용표장의 권리자가 2 이상이고 구성원 전부가 일치하지 않는 경우 타인에 해당

② 동일인이 동일 상표를 동일 상품에 출원한 경우 38조의 1 상표 1 출원주의에 의해 거절됨

⑶ 객체적 요건

① 선등록 상표 또는 표장

○ 등록상표가 유명상표 1,2 단계일 것

○ 판례 : 선등록 업무표장과 후출원 상표 간에 본호 적용 가능

② 출원 상표 또는 표장 : 선등록 상표와 동일 또는 유사

○ 출원상표가 주지상표일지라도 본호가 적용될 수 있음

○ 판례 : 선등록 상표와 후출원 업무표장 간에 본호 적용 가능

③ 상품 : 동일 또는 유사

○ 상품에 대한 상표와 서비스에 대한 상표 간에도 본호의 적용이 있음

○ 등록상표가 지리적 표시 단체표장이고 후출원이 상표등록출원인 경우 : 본호의 적용 없음

○ 등록상표가 지리적 표시 단체표장이 아니고 후출원이 지리적 표시 단체표장인 경우 : 본호의 적용 있음

○ 지리적 표시단체표장이 등록상표인 경우는 8호에서 별도로 보호를 함

④ 선 권리자의 동의가 있어도 중복등록이 될 수 없음 : 공익적 사유

⑤ 후출원 등록상표가 선등록된 경우 본호의 적용 없음

⑶ 판단시점 : 등록여부 결정시 (∵ 공익적 사유)

① 상표의 유사판단은 후출원 상표의 등록여부 결정시에 이루어짐

② 등록상표 또는 인용상표의 구성성분 중 일부가 자타상품의 식별력이 없는지 여부는 출원시를 기준으로 함

③ 출원 시 선등록상표가 존재해도 선등록상표가 무효, 무효, 취소, 포기, 존속기간 만료가 된 경우 본호의 적용이 없음

○ 이유 : 하자가 있는 선등록상표로 선량한 제3자가 불이익을 받는 것을 막기 위함

○ 실무적으로 유사 상표 출원 후 불사용취소심판을 통해 선 등록권리를 소멸시킨 후 출원등록하는 전략이 많음

④ 출원 시 타인이 아닐 지라도 등록여부 결정 시 타인에 해당한다면 본호가 적용됨

⑷ 효과

① 착오등록 시 5년의 제척기간 하에 무효사유 구성

○ 이유 : 선출원주의에 따른 하자가 있어도 오랫동안 문제가 없으면 문제가 없다고 본 듯

② A 출원 → B 출원 → B 등록 → A 등록

○ B 상표는 35조 1항에 따른 무효사유를 갖고 있음

○ A 상표는 B가 등록 무효된다면 본호에 따른 하자가 치유됨

③ 조약우선권 제도(46조)에서 소급효를 별도로 언급하지는 않으나 파리협약 4조 B에 의해 소급효가 인정됨

 

 

10. 34조 1항 8호 : 타인의 등록된 지리적 표시 단체표장과 동일 또는 유사한 상표

⑴ 개요

⑵ 객체적 요건

① 상표 : 타인의 등록된 지리적 표시 단체표장과 동일·유사

② 지정상품 : 동일하다고 인정되어 있는 상품

○ 7호의 규정과 별도로 둔 이유는 지리적 표시 단체표장의 소극적 효력은 동일범위이기 때문

③ 지리적 표시 증명표장 : 지리적 표시 단체표장을 준용하므로 본호의 적용이 있음

⑶ 효과

① 착오 등록 시 5년의 제척기간 하에 무효사유 구성

○ 이유 : 선출원주의에 따른 하자가 있어도 오랫동안 문제가 없으면 문제가 없다고 본 듯

 

 

11. 34조 1항 9호 : 주지상표

⑴ 개요

① 9호, 10호의 주지상표, 주지한 지리적 표시는 7호, 8호와 달리 등록을 요하지 않는다는 점에서 의미가 있음

⑵ 객체적 요건

① 인용 상표 : 유명상표 4단계인 주지상표일 것. (참고) 저명상표보다 약한 단계

○ 주지성이 인정되기 위하여 해당 상품에 관한 수요자의 대다수가 당해 상표를 특정 출처로 인식해야 함

○ 특정 출처 : 익명의 존재로서의 추상적 출처

○ 전국적으로 인식될 필요는 없음

○ 정당한 사용자를 보호하는 취지상 악의로 4단계 유명상표로 인식시킨 경우 본항의 적용이 없음 (다수설)

○ (참고) 악의로 3단계 유명상표로 인식시킨 경우 12호, 13호의 적용이 있음

② 출원 상표 : 동일 또는 유사

○ 지리적 표시가 아닐 것 : 지리적 표시는 10호에서 별도로 규정함

② 상품 : 동일 또는 유사

⑶ 판단시점 : 등록여부 결정시 (∵ 공익적 사유)

⑷ 효과

① 착오등록 시 5년의 제척기간 하에 무효사유 구성

○ (주석) 5년이 지났으면 인용상표가 주지하지 않았다는 의미로 보는 듯

② 주지상표 사용자는 제3자의 상표 등록 이후에도 선사용권이 인정됨

○ 적극적 효력 : 동일한 상표를 동일한 상품에 사용하는 것에 한함

③ (참고) 34조 1항 12호 후단에 의하여 34조 1항 9호는 사실상 사문화된 것으로 평가됨

 

 

12. 34조 1항 10호 : 주지한 지리적 표시

⑴ 개요

⑵ 객체적 요건

① 인용 상표 : 유명상표 4단계인 주지단계에 해당하고 지리적 표시일 것. (참고) 저명상표보다 약한 단계

○ 특정 출처 : 구체적 지역을 상기시키는 구체적 출처

② 출원 상표 : 동일 또는 유사

③ 상품 : 동일하다고 인정되는 상품

○ 9호의 규정과 별도로 둔 이유는 지리적 표시의 소극적 효력은 동일범위이기 때문

⑶ 판단시점

⑷ 효과

① 착오등록 시 5년의 제척기간 하에 무효사유 구성

 

 

13. 34조 1항 11호 전단 : 저명상표와 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표

⑴ 개요

⑵ 객체적 요건

① 인용 상표 : 유명상표 4단계인 저명상표

○ 저명성을 인정받이 위해서는 이종 상품이나 이종 영업에 걸친 일반 수요자의 대다수에게도 알려져야 함

○ 특정한 상표가 저명한지 여부는 상품별로 다를 수 있음

② 출원 상표 및 상품 : 비유사해도 본호가 적용됨

○ 이유 : 저명성이 특정 상품에만 국한되지 않음

○ 판례 표현 : 상표 자체로는 타인의 상표와 유사하지 않아도 양 상표 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 상품의 출처에 오인, 혼동을 불러 일으킬 염려가 있는 경우 본호가 적용됨

③ 판례 : 타인의 선사용상표의 저명 정도, 출원상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 사용상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표권자의 사업다각화의 정도, 양 상표의 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 출원상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명상표나 상품 등을 쉽게 연상하여 혼동을 일으키게 되는 경우 (CHANEL 사건)

 

⑶ 판단시점 : 출원시 (∵ 사익적 규정)

① (주석) 등록여부 결정 시에 판단하면 9호 규정이 무력화됨

② (주석) 등록여부 결정 시에 판단하면 부정학 목적으로 저명성을 확보하려는 경우가 많아짐

③ 타인에 해당하는지 여부는 상표등록여부결정시를 기준으로 함

⑸ 효과

① 착오 등록 시 제척기간이 없음

○ 이유 : 다른 유명상표와 달리 저명상표에 저촉되는 등록상표를 함부로 허여할 수 없음

② 상표 및 상품이 동일 또는 유사한 범위에 한하여 사용을 금지시킬 수 있음

○ 등록배제효의 범위와 사용금지효의 범위가 일치하지 않음

○ 부정경쟁방지법 2조 1호 다목으로 비유사한 상품에 대한 사용을 금지시킬 수 있음

⑸ 판례 : 현대

 

 

14. 34조 1항 11호 후단 : 저명상표의 희석화의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표

⑴ 개요 : 11호 전단에 비해 공익적 성격이 강한 규정

⑵ 객체적 요건

① 인용 상표 : 유명상표 5단계인 저명상표

② 출원 상표 및 상품 : 비유사해도 본호가 적용됨

○ 이유 : 저명성이 특정 상품에만 국한되지 않음

○ 판례 표현 : 상표 자체로는 타인의 상표와 유사하지 않아도 양 상표 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 상품의 출처에 오인, 혼동을 불러 일으킬 염려가 있는 경우 본호가 적용됨

③ 판례 : 타인의 선사용상표의 저명 정도, 출원상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 사용상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접한 정도, 선사용상표권자의 사업다각화 정도, 양 상표의 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 출원상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명상표나 상품 등을 쉽게 연상하여 혼동을 일으키게 되는 경우 (CHANEL 사건)

④ 저명상표의 희석화

○ 유형 1. 식별력 손상

○ 저명상표가 사용되는 상품과 전혀 비유사한 상품에 사용되는 것

○ 당해 상표의 고객흡인력, 양질감을 손상시키는 행위

○ 유형 2. 명성 손상

○ 저명상표를 부정적인 이미지를 가지는 상품이나 서비스에 사용하는 것

○ 반드시 희석화의 결과가 현실적으로 발생할 필요가 없음

○ 사용자의 주관적 의사를 요하지 않음

⑶ 판단시점 : 출원시 (∵ 사익적 규정)

⑷ 효과

① 착오등록 시 제척기간이 없음

○ 이유 : 다른 유명상표와 달리 저명상표에 저촉되는 등록상표를 함부로 허여할 수 없음

② 상표 및 상품이 동일 또는 유사한 범위에 한하여 사용을 금지시킬 수 있음

○ 등록배제효의 범위와 사용금지효의 범위가 일치하지 않음

○ 부정경쟁방지법 2조 1호 다목으로 비유사한 상품에 대한 사용을 금지시킬 수 있음

 

 

15. 34조 1항 12호 : 품질오인 또는 수요자 기만

⑴ 개요

⑵ 객체적 요건

① 인용 상표 : 유명상표 3단계일 것

○ 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있을 정도

○ 법인으로 된 출원인의 명칭과 다른 법인 명칭이 상표로 출원된 경우를 수요자 기만의 염려로 보지 않음 (92후2311)

○ 상표가 외국의 수요자에게 널리 알려졌다면 국내의 수요자에게 전혀 알려지지 않아도 적용될 수 있음

○ 악의로 3단계 유명상표로 인식시킨 경우 12호, 13호의 적용이 있음

○ (참고) 악의로 4단계 유명상표로 인식시킨 경우 9호의 적용이 없음

② 출원 상표 : 동일 또는 유사

③ 상품 : 동일 또는 유사 또는 일정한 경제적 견련관계

⑶ 판단시점 : 등록여부 결정시 (∵ 공익적 사유)

⑷ 효과

① 착오등록 시 제척기간 없음 (∵ 공익적 사유)

② 34조 1항 12호 후단에 의하여 34조 1항 9호는 사실상 사문화된 것으로 평가됨

⑸ 판례 : 소녀시대

⑹ 판례 : 송석

① 서. 등록상표가 특정 원재료로로 한정되어 사용되는 경우 특정인의 범위가 그 원재료 관련으로 한정되는지가 문제가 됨

② 판시 사항 : 특정 원재료로 한정된다고 하여 특정 시장에 한정되어 특정인의 범위를 한정할 것은 아니고 전체 시장에서 특정인의 출처표시로 인식될 것을 요한다고 판시함

 

 

16. 34조 1항 13호 : 부정한 목적의 상표

⑴ 개요

⑵ 객체적 요건

① 인용 상표 : 유명상표 3단계

○ 지리적 표시가 아닐 것 : 지리적 표시는 14항으로 별도로 명시

○ 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있는 정도

○ 악의로 3단계 유명상표로 인식시킨 경우 12호, 13호의 적용이 있음

○ (참고) 악의로 4간계 유명상표로 인식시킨 경우 9항의 적용이 없음

② 출원 상표 : 동일 또는 유사

③ 상품 : 동일 또는 유사 또는 일정한 경제적 견련관계

④ 부정한 목적

○ 판단방법 : 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 정도 등 상표·상품 자체의 속성과 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등 거래 전반의 속성을 종합적으로 고려해야 함 (2012후672)

○ 경우 1. 부당한 이익을 얻으려 하는 경우

○ 경우 2. 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 경우

○ 경우 3. 타인의 상표의 희석화를 목적으로 하는 경우

⑶ 판단시점 : 출원시. (주석) 12호와의 차별성을 두기 위함인 듯

⑷ 효과

① 착오등록 시 제척기간이 없음 (∵ 공익적 사유)

 

 

17. 34조 1항 14호 : 부정한 목적의 지리적 표시

⑴ 개요

⑵ 객체적 요건

① 인용 상표 : 유명상표 3단계

② 출원 상표 : 동일 또는 유사

③ 상품 : 동일 또는 유사 또는 일정한 견련관계

④ 부정한 목적

○ 판단방법 : 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 정도 등 상표·상품 자체의 속성과 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등 거래 전반의 속성을 종합적으로 고려해야 함 (2012후672)

○ 예 1. 부당한 이익을 얻으려 하는 경우

○ 예 2. 그 지리적 표시의 정당한 사용자에게 손해를 가하려고 하는 경우

○ 예 3. 타인의 상표의 희석화를 목적으로 하는 경우

⑶ 판단시점 : 출원시. (주석) 12호와의 차별성을 두기 위함인 듯

⑷ 효과

① 착오등록 시 제척기간이 없음 (∵ 공익적 사유)

 

 

18. 34조 1항 15호 : 기능을 확보하는 데 꼭 필요한 색채 등으로만 된 표장

⑴ 개요

① 기능성 이론이 상표법에 입법된 것

○ 기능성 이론 : 기능과 관련된 상표는 상표법이 아니라 특허법으로 보호해야 한다는 입장

○ 기능을 존속기간이 유한한 특허법이 아니라 이론적으로 무한한 상표법으로 보호하게 되면 부당하게 특정 기술적 사상의 독점력을 영구적으로 영위하게 되어 산업발전을 저해할 우려가 있으므로 바람직하지 않음

② 취지 : 독점을 허용하면 산업 발전을 저해

⑵ 객체적 요건

① 상표 : 유사 관계를 요하지 않음

② 상품 : 유사 관계를 요하지 않음

③ 기능을 확보하는 데 불가결한 표장

○ 상품 : 기능을 확보하는 데 꼭 필요한 입체적 형상, 색채, 소리, 냄새만으로 된 상표

○ 서비스 : 이용과 목적에 꼭 필요한 입체적 형상, 색채, 소리, 냄새만으로 된 상표

○ 상품 자체뿐만 아니라 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한 상표도 본호에 해당

○ 대체적인 형상이 존재하는 경우 본호에 해당하지 않음

○ 단, 그 형상이 본질적인 경우 본호를 적용

④ 사용에 의한 식별력이 있다고 하여 등록을 허용하지 않음

⑶ 판단시점 : 등록여부 결정시 (∵ 공익적 사유)

⑷ 효과

① 착오등록 시 제척기간 없음 (∵ 공익적 사유)

② 착오등록 시 90조 1항 5호에 따라 당연히 상표권의 효력이 발생하지 않음

○ 90조 1항 5호는 '만'에 대한 표현이 없어 34조 1항 15호 부등록사유보다 효력 제한 범위가 넓음

 

 

19. 34조 1항 16호 : WTO 회원국의 포도주 등의 산지에 관한 지리적 표시를 포함하는 상표

⑴ 개요

⑵ 주체적 요건

① 세계무역기구 회원국으로 국한 : 파리협약 동맹국으로 확장하지 않음

⑶ 객체적 요건

① 상표 : 동일 또는 유사 또는 그 지리적 표시를 포함하는 것

○ 특정 지리적 표시가 당해 국가에서 보호되지 않은 경우 본호를 적용하지 않음

○ 특정 지리적 표시가 당해 국가에서 보호가 중단된 경우 본호를 적용하지 않음

② 상품 : 포도주 또는 증류주

○ 이유 : TRIPs 협정을 충실하게 반영하기 위함

③ 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없는 경우에도 본호가 적용

⑷ 특례 : 지리적 표시의 정당한 사용자가 그 해당 상품을 지정상품으로 하여 지리적 표시 단체표장등록출원을 할 수 있음

⑸ 판단시점 : 등록여부 결정시 (∵ 포도주 보호 강화)

⑹ 효과

① 착오등록 시 제척기간은 5년 (∵ 6 ~ 10, 16에 해당)

○ (주석) 착오등록 되더라도 공익의 저하가 크지 않아 제척기간을 무제한으로 인정하지 않은 듯

② 착오등록 시 무효심판의 청구인은 이해관계인 또는 심사관

③ 세계무역기구에 따라 보호되는 지리적 표시는 사실상 등록에 의한 법적 효과와 동일한 효과를 가짐

 

 

20. 34조 1항 17호 : 식물신품종 보호법에 따라 등록된 품종명칭과 동일 또는 유사한 상표

⑴ 개요

① 식물신품종 보호법에 따라 등록된 품종명칭은 상표법상의 보통명칭에 해당

② 취지 : 보통명칭은 상표법상 등록될 수 없음

⑵ 주체적 요건

① 품종명칭의 권리자가 품종명칭을 출원한 경우에도 본호의 적용이 있음 (∵ 보통명칭이므로)

⑶ 객체적 요건

① 상표 : 동일 또는 유사

② 상품 : 식물신품종 보호법에 따라 등록된 품종명칭과 동일 또는 유사

⑷ 판단시점 : 등록여부 결정시 (∵ 공익적 사유)

⑸ 효과

① 착오등록 시 제척기간은 없음 (∵ 보통명칭을 제한하는 것은 공익적 사유)

 

 

21. 34조 1항 18호 : 농수산물 품질관리법에 따라 등록된 지리적 표시의 보호

⑴ 주체적 요건

① 타인 간에만 적용

○ 16호만 정당한 사용자도 제한이 됨

⑵ 객체적 요건

① 상표 : 동일 또는 유사 또는 지리적 표시를 포함하는 것

② 상품 : 동일 또는 동일하다고 인정되는 상품

○ 가공방법 등의 차이가 있어도 소비자가 상품의 출처를 동일 생산자에게 생산된 것으로 인식하는 상품

○ 지리적 특성에 따라 서로 다른 품종을 생산하는 경우 동일하다고 인정하기 어려움

⑶ 판단시점 : 등록여부 결정시 (∵ 공익적 사유)

⑷ 효과

① 착오등록 시 제척기간은 없음 (∵ 공익적 사유)

 

 

22. 34조 1항 19호 : 자유무역협정에 따라 보호하는 지리적 표시

⑴ 개요

① 자유무역협정에 따라 보호되는 지리적 표시는 사실상 등록에 의한 법적 효과와 동일한 효과를 가짐

⑵ 주체적 요건

① 타인 간에만 적용

○ 16호만 정당한 사용자도 제한이 됨

⑶ 객체적 요건

① 상표 : 동일 또는 유사 또는 그 지리적 표시를 포함하는 것

② 상품 : 그 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일 또는 동일하다고 인정되는 상품

③ 자유무역협정 : 한국과 EU의 FTA뿐만 아니라 기타의 자유무역협정도 해당

④ 지리적 표시

○ 당해 지리적 표시가 해당 국가에서 보호되지 않는 경우 본호의 적용이 없음

○ 당해 지리적 표시가 해당 국가에서 보호가 중단된 경우 본호의 적용이 없음

○ 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없는 경우에도 본호가 적용

⑷ 판단시점 : 등록여부 결정시 (∵ 공익적 사유)

⑸ 효과

① 착오등록 시 제척기간은 없음 (∵ 공익적 사유)

 

 

23. 34조 1항 20호 : 계약관계 등을 통해 타인이 사용하는 상표 등을 출원한 상표

⑴ 개요

① 취지 : 모방상표와 상표 브로커 제도의 악용현상 등에 적극적으로 대처하기 위함

② 등록주의에 대한 예외적 현상으로 볼 수 있음

③ (참고) 상표 브로커의 상표 선점행위를 전면적으로 금지하지는 못함

⑵ 주체적 요건

① 출원인이 동업, 고용 등 계약관계나 업무상 거래관계, 그 밖의 관계를 통해 타인의 상표임을 알게 됨 (악의)

○ 이와 같은 관계를 통틀어 신의관계라고도 함 : 동업자, 종업원, 대리점 주인 등

○ 계약관계, 거래관계가 계속 유지될 필요는 없음

○ 대중매체를 통해 특정 상표의 동향을 인지하고 출원한 것은 본호의 적용이 없음

○ 출원인이 대리점 체결을 강제하기 위하여 악의적으로 출원한 것이라면 본호의 적용이 없음

② 타인

○ 외국인이 포함될 수 있음

○ 타인이 해당 상표를 사용중이거나 사용 준비할 것을 요함

⑶ 객체적 요건

① 상표 : 동일 또는 유사

② 상품 : 동일 또는 유사

○ (주석) 만약 비유사한 상품이라면 출원인에게 악의적 목적이 없을 듯

⑷ 판단시점 : 출원시 (∵ 사익적 사유)

① 이유 : 선의의 출원인이 뒤늦게 악의의 상태가 되어 등록여부 결정시에 출원이 거절되는 것은 불합리함

⑸ 다른 법령과의 비교

① 34조 1항 4호 : 공서양속에 반하는 상표. 신의성실의 원칙 배반으로는 부족하고 사회적 타당성이 현저히 결여돼야 함

② 34조 1항 13호 : 부정한 목적의 상표. 3단계 인식도를 요구하고 상품의 유사관계를 요하지 않음

 

 

24. 34조 1항 21호 : 계약관계 등을 통하여 알게 된 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표

⑴ 개요

① 파리협약 제6조의7을 반영한 것

② 속지주의 원칙의 예외라고 할 수 있음

⑵ 주체적 요건

① 출원인이 동업, 고용 등 계약관계나 업무상 거래관계, 그 밖의 관계를 통해 타인의 상표임을 알게 됨 (악의)

○ 이와 같은 관계를 통틀어 신의관계라고도 함 : 동업자, 종업원, 대리점 주인 등

○ 계약관계, 거래관계가 계속 유지될 필요는 없음

○ (참고) 2016년 개정 전의 상표법에서는 출원인이 대리인 또는 대표자일 것을 요구

② 등록된 권리자의 동의가 없어야 함

⑶ 객체적 요건

① 상표 : 조약 당사국에 등록된 상표와 동일 또는 유사

○ 사용주의 국가인 경우 사용에 의하여 발생한 상표권도 포함함

○ (참고) 파리협약은 동일상표만 보호

② 상품 : 동일 또는 유사 함

⑷ 판단시점 : 출원시 (∵ 사익적 사유)

⑸ 효과

① 착오등록 시 제척기간 없음 (∵ 등록된 권리자의 이익 보호)

 

입력 : 2019.06.01 22:16
수정 : 2021.02.15 23:17