【상표법】 2강. 적극적 등록요건

2강. 적극적 등록요건

 

추천글 : 【상표법】 상표법 목차

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1. 개요 [본문]

2. 식별력 [본문]

3. 사용의사 [본문]

4. 보통명칭상표 [본문]

5. 관용표장 [본문]

6. 성질표시표장 [본문]

7. 현저한 지리적 명칭 [본문]

8. 흔한 성이나 명칭 [본문]

9. 간단하고 흔한 표장 [본문]

10. 기타 식별력이 없는 표장 [본문]

11. 식별력 확보 방안 [본문]

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1. 개요 [목차]

⑴ 신규성 및 진보성은 상표의 적극적 요건을 구성하지 않음

⑵ 이유 : 상표법은 창작이 아니라 영업상의 신용을 보호하기 때문

 

 

2. 요건 1. 객체적 요건 - 식별력 [목차]

⑴ 개요

① 식별력을 갖추지 못하는 경우를 구체적으로 제시하여 소극적으로 정의

② 입법취지 : 식별력을 갖추지 못하면 독점 배타적 권리를 부여하는 것은 공익상 부적절

③ 식별력(distinctiveness) : 자기의 상품과 타인의 상품을 구별하게 하는 힘

④ 상표의 동일 : 물리적 동일 ×, 거래사회 통념상의 동일 ○

⑵ 판단방법

① 판례 1. 상표 자체의 고유의 현저성, 상품 품질의 우수성 등 상표·상품 자체의 속성과 상표권자의 명성과 신용정도, 상표의 사용기간, 사용방법과 사용정도, 광고선전 활동 등 거래 전반의 속성을 종합적으로 고려하여 상대적으로 결정

② 판례 2. 그 상표가 가지고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하고 사회 통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없음

③ (참고) 고유의 현저성, 특별한 현저성은 사실상 식별력과 같은 의미

⑶ 판단시점

① 식별력 여부는 등록여부 결정시를 기준

② 사용에 의한 식별력도 포함

⑶ 효과

① 식별력이 없음에도 착오등록 된 경우 : 등록 후 사용에 의한 식별력을 취득해도 무효사유의 하자가 치유되지 않음

② 제척기간 없음

⑷ 학설 대립 : 어떠한 상표가 객체적 요건, 즉 등록적격성을 가졌는지가 문제가 됨

① 외관구성설

② 자타상품 식별력설 : 자타상품 식별력이 있어야 독점·배타적인 권리를 부여하다는 것이 적정하다는 학설

③ 독점적 응력설 : 상표법상 목적이 공익과 사익의 양면성을 가지고 있으므로 이 점을 고려해야 한다는 학설

④ 절충설 : 자타상품 식별력설과 독점적 응력설을 절충한 학설

⑤ 판례의 태도 및 다수설 : 절충설

 

 

3. 요건 2. 주체적 요건 - 사용의사 [목차]

⑴ 개요

① 취지 : 상표 브로커 등의 상표선점을 통하여 부당한 이익을 편취하는 등의 등록주의의 폐단을 방지하기 위함

② 근거 규정 (3조) : 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있음

○ 12년 상표법 개정법에서 추가됨 

③ 사용의사와 관계된 규정은 권리적격을 기술함

⑵ 객체적 요건

① 주관적, 내면적 의사로는 부족하고 객관적, 외형적으로 드러나야 함

② 수요자가 상표의 존재마저 확인하기 어려운 경우 상표라고 할 수 없음 (2005도1637)

③ 판례 : 사용의사가 없다는 점은 함부로 추정해서는 안되고 객관적이고 충분한 증거에 의해 명확하게 인정해야 함

○ 판례 : 지정서비스업에 관한 면허나 등록을 받은 바 없다는 사유로 사용의사가 없다고 추정 불가 (이스타 항공사건)

○ 판례 : 서비스표권자가 방송채널사용사업 등록신청을 하지 않았다고 사용의사가 없다고 추정 불가 (홈초이스 사건)

○ 검토 : 사용의사는 그 특징이 주관성이기 때문에 판례의 태도가 타당

④ 판례 : 사용의사의 구체적 확인은 지정상품의 포괄명칭 또는 견련관계가 있는 유사상품군에 포함된 1개 이상의 상품에 대한 사용 사실 또는 사용의사를 확인하면 됨

⑤ 판례 : 사용의사가 부정되는 경우

○ 예 1. 개인이 대규모 자본 및 시설이 필요한 상품이나 서비스업 지정 

○ 예 : 인공위성, 항공운송업 등

○ 예 2. 개인이 관련관계 없는 2 이상의 서비스업을 지정

○ 예 : 병원업, 법무서비스업, 건축설계업을 동시에 지정한 경우

○ 예 3. 법령상 일정 자격 등이 필요한 서비스와 관련하여 유사 관계가 없는 다수의 서비스업을 지정

○ 예 : 전자제품과 화장품을 동시 지정, 나홀로 사건, 타플란트 사건

○ 예 4. 상표의 선점이나 타인의 상표등록을 배제할 목적이라 의심되는 경우

⑶ 심사등록단계

① 실무상 출원시 적극적으로 사용의사를 입증할 필요 없음

② 상표법상 상표의 사용이 등록단계에서는 문제되지 않음

③ 사용의사가 없다는 사실을 함부로 추정하면 안됨

④ 심사단계에서 심사관이 사용의사에 대한 거절이유를 통지할 수 있음

⑤ 출원인은 거절이유 통지 후 의견서를 통해 사용증거를 제출하거나 사용의사를 입증할 수 있음

⑷ 등록이후 단계의 효력

① 상표를 사용할 의사 없이 상표등록을 출원한 것은 표장의 정의에 합치되지 않는 경우가 아님 (동남일보 사건)

② 다만, 다수 전문직 종사업을 지정서비스없으로 삼은 경우 객관적 사용 의사가 없어 표장 정의 불합치 (나홀로 사건)

③ 사용의사 없는 상표출원을 통한 등록주의 남용이 공공의 질서 또는 선량한 풍속 위반은 아님 (동남일보 사건)

④ 유일한 효력 : 등록 이후 일정기간 상표의 사용이 없으면 취소심판에 의하여 취소됨

⑤ 검토 : 상표법은 상표의 사용의 하자의 경우 취소심판으로 처리하려는 일관적인 태도를 보임

 

 

4. 식별력 없는 상표 1. 보통명칭 (33조 1항 1호) [목차]

⑴ 개요

① 정의 : 실제 사용되고 인식되어져 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등 (2001후2283)

② 일반 수요자 그리고 거래 업계에서 그 상품의 일반명칭으로 인식되고 사용돼야 함

③ 특수한 방법으로 표시한 표장은 보통의 명칭이 아니므로 미적용

⑵ 적용요건

① 요건 1. 문자로만 구성

○ 이유 : 명칭이라는 점에서 문자로만 구성돼야 함

○ 관용표장은 문자 이외에 기호나 도형도 가능

② 요건 2. 실제로 사용되는 것을 고려

○ 일반 수요자에게 보통명칭으로 인식될 우려만으로는 인정되지 않고 실제 보통명칭으로의 사용을 요함

③ 판단방법

○ 지정상품과의 관계 : 지정상품과 관련하여 그 상품의 보통명칭으로 직감되지 않으면 보통명칭이 아님 (예 : 애플)

○ 인적 판단 기준 : 평균적 지식을 가진 국내수요자 일반이나 거래업계의 객관적 인식을 기준으로 판단

○ 지역적 판단 기준 : 반드시 전국에 걸쳐 있을 필요 없음

○ 시간적 판단 기준 : 등록여부 결정시 (∵ 공익적)

④ 판단시점

○ 출원, 무효심판 및 무효심판의 심결취소소송 : 상표등록여부결정시

○ 권리범위확인심판 : 심결시

○ 상표권 침해사건, 침해 관련 손해배상청구사건 : 사실심 변론종결시 (Red Sandra 사건)

⑤ 식물신품종보호법상 명칭은 보통명칭으로 간주

○ 이유 1. 당해 식물을 지칭을 별개의 명칭이 없음

○ 이유 2. 상표출원이 가능하다면 오인·혼동을 초래할 수 있음

⑶ 효력

① 사용에 의한 식별력을 인정하지 않음

⑷ 예시 : 상표 - 상품

① CAR - 자동차

② Truck Lite - 자동차용 전구 (대판 96후986)

③ 청바지 - 피복

④ 비누 - 비누

⑤ 런닝 및 하이런닝 - 런닝 및 하이런닝

⑥ 랩 - 포장용 필름 (대판 96후1224)

⑦ 나일론 : 사용에 의한 보통명칭화, 상품명이 길고 불편하여 수요자가 상표를 상품명으로 사용

⑧ 아스피린(aspirin) : 사용에 의한 보통명칭화, 상표관리 소홀을 틈타 경업자가 무단사용

⑨ 초코파이 : 사용에 의한 보통명칭화, 상표관리 소홀을 틈타 경업자가 무단사용

⑩ 스테플러-호치키스 : 상표가 신상품과 더불어 유명해져 보통명칭으로 잘못 인식

⑪ Jeep - 박스형 자동차 : 저명해져서 동종상품의 대표가 됨

⑫ 종자산업법에 의해 품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록과 동시에 그 품종의 보통명칭으로 인정됨

⑬ 품질보증, 우, 량, 순정, 원조, 우수, new, KS 등은 전 상품에서 품질표시 표장에 해당함

⑸ 보통명칭의 유형

① 유형 1. 특정상품이 매우 저명해져서 그 상품의 상표가 동종 상품의 대명사로 된 경우

○ 예 : 박스형 자동차 - jeep

② 유형 2. 신제품 또는 특허품의 상표가 당해 상품의 보통명칭인 것으로 잘못 인식되고 사용되는 경우

○ 예 : 스테이플러 - 호치케스

③ 유형 3. 상표 관리 소홀을 틈타 동종업자가 편승하여 사용한 결과 보통명칭화되는 경우

○ 예 : 해열 진통제 - 아스피린

④ 유형 4. 상품명이 길고 불편하여 수요자가 상표를 상품명으로 사용하는 경우

○ 예 : 옥시테트라사이클린 - 테라마이신

⑹ 보통명칭화 방지책

① 상표 선정상 식별력이 강한 상표를 선택하고, 식별력이 약한 상표를 선정 시 보통명칭화에 대한 주의가 필요함

○ 상표의 형용사적 사용

② 내부관리상 방지책

○ 등록상표임을 표시하는 표기

○ 상표의 글자 도안, 색채를 통일하여 유지

○ 이종의 상품에도 병행 사용

○ 당해 상표가 보통명칭이 아니라는 설명문을 부착

○ 특허품의 독점 사용시에는 주의를 해야 함

③ 외부관리상 방지책

○ 등록상표를 제3자에게 사용 허락 시 : 부적당하고 부정한 사용 금지, 관리 감독 권한 명시

○ 경쟁업자 편승 사용 방지

○ 제3자의 무단 사용에 대해서 권리 행사

○ 사전, 정기 간행물 등에 당해 상표의 보통명칭의 사용을 방지 : 상품명으로 사용 시 삭제 요구

 

 

5. 식별력 없는 상표 2. 관용표장 (33조 1항 2호) [목차]

⑴ 개요

① 정의 : 특정 종류에 속하는 상품에 관하여 동종업자들 사이에서 관용적으로 사용되는 표장

② 즉, 동종업자들 사이에서 다년간 자유롭고 관용적으로 사용된 결과 자타상품식별력을 상실한 표장

③ 취지 : 상표권자가 상표 관리를 허술하여 동종업자 사이에서 자유롭고 관용적으로 사용하게 된 경우로 간주

④ 일반 수요자 또는 거래 업계에서 일반명칭으로 인식되고 사용돼야 함

⑵ 적용요건

① 기호, 문자, 도형, 입체적 형상의 모든 구성요소 포함

② 사용에 의한 식별력을 인정하지 않음

③ 외국의 여러 나라에 등록된 외국 상표로 하더라도 국내에서 관용상표가 될 수 있음

④ 사용 고려

⑶ 예시 : 상표 - 상품

① 인단 - 구중청량제

② 파크 - 관광호텔

③ 정종 - 청주

④ LAN 또는 LON - 견직물, 면직물, 모직물, 합성직물

⑤ NET - 통신업

⑥ NAPOLEON - 프랑스에서 생산된 꼬냑

⑦ 코롱 - 방향제

⑧ 깡 - 과자

 

 

6. 식별력 없는 상표 3. 성질표시표장 (기술적 표장) (33조 1항 3호)[목차]

⑴ 정의

① 정의 1. 상품의 성질 또는 특성을 직감시키는 표장

② 정의 2. 실제 거래업계에서 성질표시로 사용하는 경우

③ 이 사유로 식별력을 잃는 경우가 가장 많음

⑵ 적용요건

① 주체적 요건

○ 당해 상품에 관한 일반 수요자의 직관적 인식을 기준으로 판단

○ 다만, 지정상품이 전문가에 의해 취급되면 전문가를 기준으로 함

② 객체적 요건

○ 요건 1. 보통의 방법으로 성질을 표시하여 자타상품 출처표시로서의 식별력이 없을 것

○ 문자인식력을 압도하면 성질표시표장 아님 (JAZZ CLASSIC 사건, PREMIER 사건)

○ 지리적 표시 단체표장, 지리적 표시 증명표장은 성질표시표장 : 예외적으로 등록 가능

○ 성질표시표장이 거래사회에서 실제로 사용되는지는 불문

○ 간접적, 암시적 성질표시표장이 거래사회에서 실제로 사용되면 성질표시표장

○ 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 제외

○ 요건 2. 지정상품과의 관계에서 원재료 등을 상기시킬 것

○ 판례 : 직관적으로 그 의미를 직감해야 하는 것이지 심사숙고 하거나 사전을 찾아보고 비로소 그 뜻을 찾아볼 수 있는 경우는 본호 적용이 없음 (PARADENT HEALTH 사건)

○ 예 : 상표 '애플' 지정상품 '주스'는 사과를 직감하여 자타상품 출처표시로서 기능하기 어렵고 지정상품과의 관계에서 원재료를 상기시키므로 33조 1항 3호의 부등록 상표에 해당한다고 할 수 있외

○ 실제로 쓰이고 있거나 장래 필연적으로 사용될 개연성은 고려되지 않음

③ 지역적 요건 : 속지주의

④ 구체적 요건 : 지정상품과의 관계에서 상대적으로 판단

○ 애플 컴퓨터는 성질표시표장 아님

○ BEST, No 1, NICE, SUPER, DELUXE, SPECIAL 등의 절대적 품질표시는 지정상품과 무관하게 성질표시표장임

⑶ 효력

① 33조 1항 3호가 사용에 의한 식별력(33조 2항)에 의해 등록됐다 하더라도 34조 1항 12호 전단 규정에 해당할 수 있음

② 이유 : 33조 2항에 의해 구비된 것은 자타상품식별력일 뿐 품질오인의 가능성을 배제할 수 있는 것은 아니므로

⑷ 예시 : 상표 - 상품

① 금산인삼, 강화인삼 - 인삼

② 마산아구찜 - 식당업

③ 종이나라 - 색종이

④ 생명물 - 광천수

⑤ 클립 & 클리어 - 화장비누, 미용비누

⑥ nofile - 페인트

⑦ GOLE BLEND - 커피, 인스턴트 커피

⑸ 응용 : 서적의 제호

① 단행본 서적의 제호

○ 제호가 직접 서적의 내용을 나타내는 경우

○ 예 : 「민법총칙」의 경우 기술적 표장으로 봄

○ 그렇지 않은 경우

○ 예 : 「토지」 등의 소설제목은 기술적 표장으로 보지 않음

② 정기간행물의 제호 : 단행본 서적의 제호와 동일 (주간만화 판례)

③ 서적의 제호를 사용하는 경우

○ 원칙 : 제호로서의 사용은 저작권법에 저촉되지 않는 한 그 서적의 품질을 나타내는 것으로서 누구나 사용할 수 있는 것이 원칙 (90조 1항 2호, 영절하 사건, 녹정기 사건)

○ 예외 : 다만, 후속 시리즈, 정기 간행물 등의 특별한 사정이 있는 경우 지정상품과의 관계, 제호의 사용태양, 제호의 주지저명성 및 제호 사용자의 의도·경위 등을 종합하여 판단하여야 함 (영절하 사건)

⑹ 응용 : 창작물에 관한 표장

① 표장이 특정 관념을 상기시키고 창작물에 수록된 내용이 원재료 등을 직감하면 33조 1항 3호 기술적 표장에 해당

② 표장이 특정 관념을 상기시킨다고 해도 창작물에 수록된 내용이 원재료 등을 암시하는 데 그치면 본호 적용 없음

 

 

7. 식별력 없는 상표 4. 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 상표 (33조 1항 4호) [목차]

⑴ 정의 : 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장

⑵ 적용요건

① 주체적 기준 : 통상적인 일반인의 평균적 인식

② 시기적 요건 : 등록여부결정시

③ 지역적 요건 : 속지주의

④ 구체적 요건

○ 지정상품 불고려 : 지정상품에 대해 상대적으로 결정되는 게 아님

○ 다른 지역에 소재한 시설의 이름으로 반사적으로 지명이 잘 알려지면 현저한 지리적 명칭 아님 (용평 사건)

○ 외국 지역명칭도 해당 : 현저한지 여부는 국내 수요자 기준

○ 특정 지역의 옛이름도 해당

○ 한라, 백두 등은 현저한 지리적 명칭이 아님

○ 지정학적 관념, 추상적 관념, 과거의 지명은 현저한 지리적 명칭이 아님

○ 단순한 저명한 문화재 명칭(예 : 첨성대)은 현저한 지리적 명칭이 아님

⑶ 효력

① 원칙 : 현저한 지리적 명칭에 해당하는 경우 상표등록을 받을 수 없음

② 예외 : 지리적 명칭 외의 식별력 있는 문자나 도형이 결합돼 있다면 그 식별력 있는 부분에 의해 등록받을 수도 있음

③ 현저한 지리적 명칭에 해당하는 경우 지리적 표시 단체표장으로 등록받을 수 잇음

⑷ 예

① 종로학원

② 장충동 왕족발

③ GEORGIA

④ 천마산

⑤ 뉴욕

⑥ 시, 군, 구의 명칭

 

 

8. 식별력 없는 상표 5. 흔한 성이나 명칭 (33조 1항 5호) [목차]

⑴ 정의

① 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용한 상표

② 즉, 현실적으로 다수가 존재하거나 관념상 다수가 존재하는 것으로 인식되고 있는 자연인의 성, 법인, 단체, 상호

⑵ 적용요건

① 흔히 있는 성 또는 명칭 : 관념상으로 다수가 존재하는 것으로 인식되는 경우도 포함

○ 전화번호부 또는 인명록 등에 상당수가 있는지를 참고하여 판단

② 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장일 것

③ 그것만으로 된 상표 : 단순히 부기적·보조적 표장이 결합된 경우도 이에 해당

④ 지정상품 불고려

⑤ 흔한 성과 흔하지 않은 성이 결합된 경우 본호가 해당하지 않음

⑶ 예

① 윤씨농방

② President

③ 상사, 상점, 공업사, 회장, 사장

 

 

9. 식별력 없는 상표 6. 간단하고 흔한 표장 (33조 1항 6호) [목차]

⑴ 정의 : 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표

⑵ 적용요건

① 간단하고 흔히 있는 표장 : 간단하거나 또는 흔히 있는 표장만으로 된 상표는 등록 가능

② 그것만으로 된 상표 : 단순히 부기적·보조적 표장이 결합된 경우도 이에 해당

③ 지정상품 불고려

④ 특정인의 출처표시로 직감되는 경우를 제외하고 유사여부 판단에 있어 외관을 기준으로 판단

⑶ 유형

① 문자상표 : 1자의 한글, 1자의 한자, 2자 이내의 기타 외국문자

② 숫자상표 : 2개의 숫자를 결합하여 표시한 것, 1자의 외국문자와 1자의 숫자를 결합한 것

③ 도형상표 : 흔히 사용되는 원형, 삼각형, 사각형, 마름모형이나 삼태극 모양 등

④ 입체상표 : 흔히 있는 공, 정육면체, 직육면체, 원기둥, 삼각기둥 등

⑷ 효력

① 이 경우에도 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률이 적용될 수 있음 (A6 CITY SPIRIT 사건)

⑸ 예시

① 간단하고 흔한 표장의 예

○ OMEGA (Ω)

○ ALPHA (α)

○ 22+35

○ 50/25

○ 123

○ 345

② 간단하고 흔한 표장의 예가 아닌 것

○ CP

○ NH, KT, LG, CJ, GS, SK, HP

○ A&Z

○ 22&&35

○ 123&45, 777 및 888

 

 

10. 식별력 없는 상표 7. 기타 식별력이 없는 표장 (33조 1항 7호)[목차]

⑴ 개요

① 1호 ~ 6호를 요약하는 것이 아님

② 1호 ~ 6호까지에서 다루지 못한 상황을 보충하는 규정

③ 다만, 심사실무는 1호 ~ 6호와 7호를 동시에 거절이유로 할 수 있음

⑵ 요건

① 상표의 실제 사용상태는 고려사항이 아님

⑶ 유형 1. 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 것

① 구호, 표어, 인사말, 인칭대명사, 유행어, 일반적인 구호

○ 해당하는 경우

○ 우린 소중하잖아요

○ GOODMORNING

○ Believe IT or Not

○ Be Smart

○ 해당하지 않는 경우

○ WE'VE

○ engineering your competitive edge는

② 단기 또는 서기로 연도 표시 또는 해당 표시로 인식될 수 있는 표장

③ 사람, 동식물, 자연물, 문화재 등을 사진, 인쇄 또는 복사하는 등의 형태로 구성된 표장

④ 장소적 의미가 있는 표장으로 식별력 없는 표장

○ Land, Mart, Plaza, World, Outlet, 마을, 마당, 촌 등

⑤ 표장이 지정상품의 외부 표면이나 원재료에 흔히 사용되는 장식적 무늬나 디자인적 요소로 인식되는 경우

⑥ 외관상, 사회통념상 식별력을 인정하기 곤란한 경우

○ http://, www, @

○ 서적의 한 면을 그대로 복사한 경우

⑦ 다수인이 현실적으로 사용하고 있어 식별력이 없는 표장

○ 통신 : CYBER, NET, COM, TEL, WEB

○ 정보자료제공 : NEWS, DATA

○ 금융 : CASH, CARD, PASS

⑧ 34조 1항 1호 내지 6호 중 어느 하나의 항목에 해당함이 분명하지 않은 표장 중 34조의 식별력에 관한 취지로 보아 등록을 거부하는 것이 합리적이라고 판단되는 경우

⑷ 유형 2. 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않다고 인정되는 경우

① 다수가 사용하는 종교단체의 명칭이나 긴급안내 전화번호로 인식될 수 있는 숫자

② 의약품의 국제적 비독점명칭

⑸ 예

① 상형문자, 아랍어 : 대한민국 기준으로 식별력이 없는 표장

② http://, www, @

③ CYBER - 통신업

④ NEWS - 자료제공업

⑤ 몬테소리

⑥ CASH

⑦ It's MAGIC

⑧ Believe it or not

⑨ SUPER 8

⑩ 우리은행

⑪ MART, PLAZA

⑫ SMART

 

 

11. 식별력 확보 방안[목차]

⑴ 방법 1. 도안화

⑵ 방법 2. 식별력 있는 부분과의 결합 : 식별력 있는 부분에만 상표권의 효력이 미침

⑶ 방법 3. 사용에 의한 식별력 취득 (33조 2항)

① 개요

○ 정의 : 원래 식별력이 없는 상표라도 특정인이 일정기간 계속하여 사용한 결과 식별력을 획득한 경우

○ 식별은 인식보다 높은 단계

② 취지

○ 더 이상 경업자 간의 자유사용을 보장할 공익상의 필요성이 사라짐

○ 오히려 상표등록을 허락함으로써 제3자의 부정경쟁 목적의 사용을 방지하여 상표 사용자의 신용 보호

○ 일반수요자로 하여금 상품의 품질 오인이나 출처 혼동을 방지

③ 주체적 요건

○ 원칙 : 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단

○ 판례 : 출원 전 실제 사용자로부터 상표에 관한 권리를 양수한 경우 그 실제 사용자의 상표사용실적도 고려 가능

④ 객체적 요건

○ 33조 1항 3호 ~ 33조 1항 7호까지에 해당하는 상표일 것

○ 1호 보통명칭상표 및 2호 관용표장은 사용에 의한 식별력을 인정하지 않음

○ 이유 : 보통명칭 상표 및 관용표장은 너무 식별력을 많이 취득하여 무효사유를 구성하는 상황이기 때문

○ 판례 : 33조 1항 7호는 명문의 규정은 없으나 판례는 7호의 사용에 의한 식별력 취득을 긍정함

○ 상표등록출원 전부터 상표를 사용

○ 자기의 상표로서 상당기간 계속적, 독점적으로 사용

○ 지정상품의 특징이나 광고선전 실적, 매출 실적에 따라 단기간 식별력 취득 가능

○ 출원인이 아닌 자의 사용도 인정됨

○ 일반 거래자나 수요자가 특정인의 상품에 관한 출처를 식별할 수 있음

○ 구법상 표현 : 현저하게 인식될 것

○ 개정법 취지 : 인식도 요건을 완화하여 권리자의 진정한 권리 실현을 도모함

○ 수요자 : 해당 상품의 일반 수요자와 거래자

○ 특정인의 상품에 관한 출처 : 익명의 존재로서 추상적인 출처 정도

○ 식별할 수 있게 된 정도 : 유명상표 3단계 이상

○ 동일 상표 및 동일 상품에 대한 출원일 것

○ 엄격한 동일성을 부여하여 권리자의 권리침해를 미연에 방지하고자 함

○ 거래통념상 동일성보다는 범위가 좁음 : 실사용 상표라는 용어 선택이 적절함

○ 판례 표현 : 실제 사용한 상표와 동일 범위에 한하며, 유사 상표까지 포함하는 것은 아님

○ 판례 : 형상 및 기호 등이 실사용 상표이고 외관, 크기, 부착 위치 등을 고려하여 별도로 그리고 독립적으로 형상이 기능하면 형상 출원상표에 사용에 의한 식별력 취득을 인정함

⑤ 시기적 요건

○ 등록여부결정 시 기준

○ 등록 후 사용에 의한 식별력 취득은 등록 전 사용에 의한 식별력 취득을 선결로 함 (?)

⑥ 지역적 요건

○ 원칙적으로는 전국적으로 알려져 있을 것을 요함

○ 지정상품의 특성상 일정지역에서 알려져 있는 경우에만 인정 가능

○ (참고) 2014년 개정 전 구법은 전국적 인식을 요함

○ (주석) 지역적 요건이 엄격하며, 이는 등록주의를 채택한 상표법상 사용에 의한 식별력 취득을 엄격히 적용하기 위함

⑦ 구체적 요건 - 판단방법

○ 판례 1. 상표 자체의 고유의 현저성, 상표의 사용기간, 사용방법과 사용정도, 광고선전 활동, 상품 품질의 우수성, 상표권자의 명성과 신용정도 등을 종합적으로 고려하여 상대적으로 결정

○ 판례 2. 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하고 사회 통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없음

○ 사용에 의한 식별력 취득 여부는 증거에 의하여 명확하게 판단

⑧ 효력

○ 사용에 의한 식별력을 취득한 상표는 독점배타적인 권리를 가짐

○ 사용에 의한 식별력을 취득하는 경우 90조 1항 효력 제한 사유에 해당하지 않음 (GOLD BLEND 사건)

○ 위 경우 동일 또는 유사 상표를 동일 또는 유사 상품에 사용하는 타인의 행위에 영향을 미침

○ 사용에 의한 식별력 취득이라고 하여 품질 오인의 염려가 사라지는 것은 아님

○ 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 부분은 그 부분은 요부가 될 수 있음 (전원합의체, 뉴발란스 사건)

○ 식별력 판단 시점은 유사 판단시점과 일치해야 함

○ 유사 판단은 심결시를 기준으로 하므로 사용에 의한 식별력도 심결시를 기준으로 해야 함

⑨ 예 : K2, SUPERIOR, emart, 새우깡, 서울우유

⑷ 방법 4. 현저한 지리적 명칭의 경우 지리적 표시 단체표장으로 출원함 (33조 3항)

① 취지 : 한·EU FTA 반영

② 주체적 요건 : 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산, 제조, 또는 가공하는 자가 공동으로 설립한 법인

③ 객체적 요건 : 상품의 산지 또는 현저한 지리적 명칭

○ 상표법상 식별력이 없는 상표이므로 원칙적으로 상표등록이 인정되지 않음

○ 다만, 지리적 표시 단체표장으로 등록 가능

④ 효력 1. 동종상품. 동일상품보다 다소 넓은 보호범위

⑤ 효력 2. 사용주체 : 법인, 소속 단체원

 

입력 : 2019.05.29 22:54