【특허법】 7강. 특허권

7강. 특허권

 

추천글 : 【특허법】 특허법 목차

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1. 개요 [본문]

2. 특허권의 발생 [본문]

3. 특허권의 효력 [본문]

4. 특허권의 변동 [본문]

5. 특허권의 소멸 [본문]

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1. 개요 [목차]

⑴ 정의 : 무체물에 대한 관념적 지배를 내용으로 하는 무체재산권

⑵ 성질 : 독.공.총.탄.유.무로 암기 

① 독점배타성 (사익성)

② 공익성

③ 총괄적 지배성 : 권리자가 마음대로 특허권이 지니는 모든 이익을 누릴 수 있음

④ 탄력성 : 실시권이 소멸되면 당연히 원권리상태로 복귀하는 것

⑤ 유한성 : 존속기간, 효력범위

⑥ 무체성

⑶ 예 : 스마트폰과 특허권 

① 스마트폰을 하나 만드는 데 600 ~ 2000개의 부품이 들어감 

② 스마트폰을 하나 만드는 데 2만 ~ 20만 개의 특허가 사용됨 

 

 

2. 특허권의 발생 [목차]

⑴ 특허권의 발생

① 특허출원에 대한 심사관의 특허결정

② 특허청장은 특허결정등본을 출원인에게 송달해 주어야 함

③ 특허출원인이 법정기간(3월) 내에 최초 3년분의 특허료를 납부

④ 특허청장이 직권으로 특허원부에 설정등록을 함

⑤ 심사가 늦어지는 경우 미리 공개하는 예고공개를 하기도 함

⑥ (참고) 특허원부에 등록할 것을 효력발생요건으로 하는 것

○ 전용실시권의 설정

○ 특허권을 목적으로 하는 질권의 설정

○ 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정

○ 특허권의 포기에 의한 소멸

⑦ (참고) 특허원부에 등록할 것을 효력발생요건으로 하지 않는 것

○ 통상실시권의 설정

○ 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정

⑵ 특허증

① 특허증을 교부하는 것은 반드시 특허청장임

② 특허권의 설정등록이 있을 때 교부됨

③ 특허증이 특허원부 및 기타 서류와 부합하지 않는 경우 재교부를 신청할 수 있음

④ 정정 심결이 확정되고 그 등록이 있는 경우 새로운 특허증이 교부됨

⑤ 특허증은 증표 이상의 의미를 가지지 않기 때문에 특허권 이전 시 같이 이전해야 하는 것은 아님

⑶ 등록공고

① 정의 : 심사를 거쳐 특허가 확정된 발명의 내용을 일반에게 공표하는 것

② 2001. 7. 2. 이후 인터넷공보서비스를 시행함으로써 설정등록 후 등록공고일까지 약 일주일이 소요됨

③ 특허청장은 등록공고일 + 3월간 출원서 및 그 부속물건을 공중의 열람에 제공해야 함 (87조 5항)

④ 공익상 비밀취급을 요하는 특허발명은 비밀취급의 해제 시까지 등록공고를 보류해야 함 (87조 4항)

⑤ 비밀취급이 해제된 경우 지체없이 그 명세서 및 도면을 특허공보에 게재해야 함

⑷ 특허료 및 수수료

① 특허료 = 설정등록료(3년분) + 연차등록료

○ 설정등록료 : 최초 3년분

○ 연차등록료 : 4년째 특허료부터는 매년 1년분씩 그 전년도에 납부

○ 특허법상 수수료는 '특허료 등의 징수규칙'을 따름

 

출원료	전자출원	기본료 46,000원 (외국어 73,000원)
	서면출원	기본료 66,000원 (외국어 93,000원) 가산료 (명세서, 도면, 요약서의 합이 20면을 초과시 1면마다 1,000원 가산)
심사청구료	기본료	143,000원
	가산료	청구범위 1항마다 44,000원 가산
특허료	기본료(1~3년분)	매년 15,000원씩 45,000원
	가산료	청구범위 1항마다 매년 13,000원씩 39,000원 가산

 

Table. 1. 특허료 등의 징수규칙

 

○ 수수료 등의 면제 또는 감면

 

권리범위확인심판 청구료 ▷ 면제대상자, 개인, 소기업, 중기업, 전담조직에 한함

100% 면제 : 전부 면제 ▷ 국가(지방자치단체 제외)에 속하는 특허출원 ▷ 심사관의 무효심판청구에 대한 수수료 및 이와 관련된 수수료

100% 면제 : 출원료, 심사청구료, 3년분의 특허료 ▷ 국민기초생활보장법상 수급자 ▷ 국가유공자와 유족 및 가족 ▷ 장애인복지법상 등록장애인 ▷ 학생 : 초, 중, 고의 재학생에 한함 ▷ 만 6세 이상 만 19세 미만인 자 ▷ 군 복무 중인 일반 사병, 공익근무요원, 전투경찰대원, 의무소방대원 등 전환복무수행자

85% 감면 : 출원료, 심사청구료, 3년분의 특허료 ▷ 만 19세 이상 만 30세 미만인 자 ▷ 만 65세 이상인 자

70% 감면 : 출원료, 심사청구료, 3년분의 특허료 ▷ 개인 ▷ 소기업, 중기업

50% 감면 : 출원료, 심사청구료, 3년분의 특허료 ▷ 대기업과 중소기업 공동연구 ▷ 전담조직 ▷ 공공연구 기관 ▷ 지방자치단체

30% 감면 : 출원료, 심사청구료, 3년분의 특허료 ▷ 중견기업

30% 감면 : 4-6년분의 특허료 ▷ 개인 ▷ 공공연구기관, 전담조직, 중견기업 ▷ 소기업, 중기업

Table. 2. 수수료 등의 감면 대상

 

○ 수수료가 독립항, 종속항을 구분하는 것은 아님

② 납부 주체

○ 원칙 : 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자

○ 이해관계인(예 : 미등록 통상실시권자)은 특허료를 내야할 자의 의사에 반하여 특허료를 낼 수 있음

○ 의사에 반하여 납부한 경우 납부자는 납부 의무자가 현재 이익을 받는 한도에서 그 반환을 청구할 수 있음

○ 의사에 기하여 납부한 경우 납부자는 납부 의무자가 납부해야 할 비용 전액의 반환을 청구할 수 있음

③ 납부기간 ≤ 특허결정등본을 송달받은 날 + 3월 (법정기간)

○ 설정등록료 납부기간 미준수

○ 납부기간이 경과한 경우, 기존 납부액의 2배 이내의 범위에서 차등납부

○ 연차등록료 납부기간 미준수

○ 납부기간이 경과한 경우, 6월 이내에 특허료 추가납부 가능

○ 납부하여야 할 특허료의 2배 이내의 범위에서 차등납부

○ 분할출원일, 특허료 납부는 심사와 관련되기 때문에 결정등본을 송달받은 날과 관련됨

○ 등록 지연에 따른 존속기간 연장은 권리와 관련되기 때문에 설정등록일과 관련됨

○ 특허청이 송달한 날로부터 3월이 아님

④ 추가납부기간 ≤ 납부기간 만료일 + 6월

○ 납부액 : 기존 납부액의 2배 이내의 범위에서 차등납부

○ 설정등록료 추가납부기간 미준수

○ 특허출원 포기 간주

○ 추후보완의 예외 인정

○ 연차등록료 추가납부기간 미준수 : 아래의 수수료 불납을 참고

○ 특허출원 소급 소멸

○ 추가납부 기간 만료일부터 3월 이내에 특허료의 2배를 납부하고 권리소멸의 회복신청 가능

⑤ 보전명령

○ 수수료 일부 불납은 보정명령사유가 아닌 보전명령사유 (81조 2항) : 보전명령은 심사관이 아니라 특허청장이 함

○ 보전명령을 받은 자는 명령을 받은 날로부터 1월 이내에 특허료를 보전할 수 있음 : 30일이 아니라 1월임

○ 납부기간이나 추가납부기간을 경과하여 특허료를 보전하는 경우 미납액의 2배 이내를 납부해야 함 (81의 2 3항)

⑥ 추후보완 규정

○ 추가납부기간에 납부하지 못해도 천재지변과 같은 사유를 참작

○ 청구일 ≤ min(사유 소멸일 + 2월, max(추가납부기간 만료일, 보전기간 만료일) + 1년)

⑦ 특허출원의 회복

○ 특허출원인이 책임질 수 없는 사유로 심사청구 또는 재심사청구를 하지 못한 경우 구제제도

○ 청구일 ≤ min(사유 소멸일 + 2월, 기간 만료일 + 1년)

⑧ 특허권 소멸 후 회복

○ 추가납부기간 미납 또는 보전기간에 미보전 시 특허권은 소멸

○ 추가납부기간 또는 보전기간 만료일로부터 3월 이내에 2배의 특허료를 내고 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있음

○ 설정등록을 받고자 하는 특허출원, 즉 최초로 특허료를 납부하는 경우는 해당 사항 없음

○ 특허료의 추가납부기간 경과 후에 회복한 특허권 등에 대한 통상실시권이 발생할 수 있음 (유상)

⑨ 수수료 불납

○ 특허권의 설정등록을 받으려는 자 : 특허출원은 포기한 것으로 간주

○ 특허권자의 특허권 : 특허료에 해당하는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 간주

○ 설정등록료 납부 시 청구항별 포기 가능

⑩ 특허료 및 수수료 반환 : 출원인의 청구가 있어야 반환

○ 반환 대상인 경우

○ (자명) 잘못 납부된 특허료 및 수수료

○ (자명) 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 연도의 다음 연도부터의 특허료 해당분 : 청구가 있어야 함

○ (취소) 존속기간 연장등록거절결정이 거불심의 심결로써 취소된 경우 : 전액을 반환받을 수 있음

○ (특례) 특허 출원 후 1월 이내에 해당 출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 납부된 수수료 중 특허출원료, 심사청구료 및 우선권주장 신청료

○ (자명) 심사청구 이후 출원을 취하하거나 포기한 경우 : 원칙적으로 이미 낸 심사청구료

○ (자명) 특허권을 포기한 경우 : 다음 해부터의 특허료 해당분

○ (취소) 특허거절결정 또는 존속기간연장등록거절결정이 취소된 경우 : 이미 낸 수수료 중 심판청구료

○ (심판) 심판청구가 결정으로 각하되고 그 결정이 확정된 경우 : 이미 낸 심판청구료의 1/2에 해당하는 금액

○ (심판) 심리가 종결되기 전 참가신청을 취하한 경우 : 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 1/2에 해당하는 금액

○ (심판) 참가신청이 결정으로 거부된 경우 : 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 1/2에 해당하는 금액

○ (심판) 심리 종결을 통지받기 전까지 심판청구를 취하한 경우 : 이미 낸 수수료 중 심판청구료의 1/2에 해당하는 금액

○ 반환 대상이 아닌 경우

○ 분할출원, 변경출원 : 출원료 및 심사청구료를 반환하지 않음. 절차적으로 복잡하기 때문

○ 우선심사 신청이 있는 출원 : 출원료 및 심사청구료를 반환하지 않음. 이미 호혜적이기 때문

○ 위의 경우 반환받기 위해서는 반환대상에 해당한다는 취지를 통지받은 날로부터 3년 이내에 청구해야 함

⑪ 학설 : 특허료의 성질이 무엇인지가 문제가 된다.

○ 공공이익보호설 (다수설) : 특허료를 설정등록요건 내지 존속요건으로 보아 독점권을 제한하고자 하는 학설

○ 수수료설 : 특허료를 특허제도의 수수료로 보는 학설

○ 특허료의 일부 미납의 경우 보전 기회를 주는 것은 수수료설의 입장에 가까움

○ 독점대가설 : 특허료를 독점에 대한 대가로 보는 학설

○ 특허료를 해가 지날수록 고액화하고 있는 것은 독점대가설에 가까움

○ 조세설 : 수수료설과 성격이 유사함

⑫ 학설 : 특허료 대납의 법적성질이 문제가 됨

○ (참고) 명문상 이해관계인은 특허료를 대납할 수 있으며 납부인은 특허권자에게 현존이익 한도로 구상권을 행사 가능

○ 특허료 납부채무의 대위변제설 : 국가와 특허권자의 채권·채무관계가 존재하지 않으므로 부적절

○ 공법상 채무의 대위변제설 : 국가와 특허권자의 채권·채무관계가 존재하지 않으므로 부적절

○ 사무관리설 : 변제자가 자기의 이름으로 타인의 채무를 변제한 것이 아닌, 제3자가 특허권자의 이름으로 납부

○ 검토 : 그러므로 특허료 대납은 특허법상의 특수한 제3자의 변제라고 할 수 있음

 

 

3. 특허권의 효력 [목차]

⑴ 개요

① 출원전 : 특허부여청구권, 발명자게재권

② 출원후 ~ 등록전 : 후출원 배제효, 보상금청구권

③ 등록후

○ 특허권의 설정·이전·포기·처분은 등록하여야 효력이 발생

○ (참고) 전용실시권의 설정·이전·변경·소멸·처분은 등록하여야 효력이 발생

○ 적극적 효력 : 특허권자가 업으로서 특허발명을 실시할 수 있는 권리

○ 소극적 효력 : 타인의 실시를 배척할 수 있는 권리

⑵ 효력범위 - 지역적 범위

① 속지주의 원칙에 따라 우리나라의 영토 내에서만 미침

② 북한도 우리나라 일부이므로 특허권의 효력이 당연히 미치나 그 실효성이 제한됨

③ 수출·수입 활성화를 위해 조약을 체결

⑶ 효력범위 - 시간적 범위

① 원칙 : 설정등록일 ~ 출원일 + 20년

○ 존속기간 만료일이 휴일인 경우 그 다음날에 만료되지 않고 공휴일에 만료됨

○ 설정등록일 : 특허원부 생성시점. 등록료 납부 시점이 아님 (판례의 변경)

○ (참고) 공휴일 이후의 평일로 연장되는 기간은 존속기간이 유일함

② 특수출원

○ 정당권리자의 출원 : 존속기간은 무권리자 출원일 기준

○ 분할출원 및 변경출원 : 존속기간은 원출원일 기준

○ 조약우선권 및 국내우선권 : 제1국 출원일(선출원일)로 판단시점만 소급. 존속기간은 후출원일 기준

○ (주석) 판단시점만 소급한다는 의미는 존속기간이 소급하지 않는다는 점에서 기인한 것으로 추정

○ 국제특허 출원의 경우 : 국제출원일 기준. 우선일이 아님

○ (주석) 우선권제도에서 존속기간이 소급하지 않는 것과 유사함

③ 허가 또는 등록에 의한 특허권의 존속기간 연장

 

Figure. 1. 허가 또는 등록에 의한 특허권의 존속기간 연장등록 제도^]

 

○ 취지 : 타법의 유효성 시험 또는 안전성 시험으로 장기간 소요돼 특허 실시를 충분히 하지 못함

○ 안전성 : 부작용, 침습성(invasiveness)을 의미하는 것이지 그 파생 결과가 국민 건강에 미치는 것은 미포함

○ 유효성 : 정확성(exactness) 등. 그 파생 결과가 국민 건강에 미치는 것을 포함

○ 주체적 요건

○ 특허권자 : 공유인 경우 공유자 모두가 신청해야 함

○ 허가 등을 받는 행위는 특허권자, 전용실시권자, 등록 통상실시권자가 할 수 있음

○ 미등록 통상실시권자가 한 시험으로 인해 존속기간이 연장된 경우 존속기간연장등록무효심판 사유

○ 미등록 통상실시권자가 허가를 받았더라도 심사관의 연장등록결정 등본이 송달되기 전에 통상실시권자가 등록을 했다면 적법함

○ 객체적 요건 (89조)

○ 약사법에 의하여 품목허가를 받아야 하는 의약품 발명

○ 농약관리법에 의하여 등록을 받아야 하는 농약, 농약원제 발명

○ 하나의 허가 또는 등록에 대해 복수의 특허가 있는 경우 특허권 존속기간 연장등록을 개별적으로 가능

○ 하나의 특허와 관련하여 복수의 허가 또는 등록이 있는 경우 최초의 허가 또는 등록만 연장이 인정

○ 시기적 요건 : 신청일 ≤ min(시험 완료일 + 3월, 존속기간 만료일 - 6월)

○ 실시할 수 없었던 기간에 대한 최소 제한은 없음

○ (참고) 존속기간 만료 전 6월 이후에는 특허권 소멸예정 공고가 있음 (∵ 기술의 적극적 이용 장려)

○ 절차적 요건 : 존속기간연장등록출원

○ 특징 : 심사청구 ×, 정보제공 ×, 출원공개 ×, 실체보정 ×

○ 내용 : 연자대상청구범위의 표시, 연장신청의 기간, 허가 등의 내용, 연장이유

○ 실체적 사항이 반영되지 않음

○ 출원의 효과 : 존속기간 연장간주 (단, 거절확정시 불인정)

○ 절차

○ 출원서 제출

○ 특허공보 게재 : 특허청장은 존속기간 연장등록출원이 있는 때 그 사항을 특허공보에 게재함

○ 허가 등에 따른 연장등록출원서의 보정 : 실체보정은 인정하지 않지만 형식보정은 인정함

○ 자진보정 : 거절결정등본을 송달하기 전까지

○ 거절이유 통지 : 거절이유가 있으면 의견서 제출기간에만 보정할 수 있음

○ 심사절차 : 별도의 심사청구를 요하지 않음

○ 거절결정 및 불복 (91조)

○ 등록결정

○ 거절이유

○ 타 법령에 의한 허가 등을 받을 필요가 없는 경우

○ 허가를 받지 않고 존속기간연장등록출원한 경우

○ 연장신청기간이 실시할 수 없는 기간을 초과한 경우

○ 연장등록출원인이 당해 특허권자가 아닌 경우

○ 특허권이 공유인 경우 공유자 모두가 공동으로 출원하지 않은 경우

○ 등록 통상실시권자가 일정한 허가를 받은 경우는 거절결정 이유가 아님

○ 효력

○ 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에 대해 5년의 기간 내 1차례만 존속기간 연장

○ 존속기간 연장에서 추가의 연장은 허용되지 않음

○ 여러 특허가 있는 경우 한 특허에 한 번씩만 가능함

○ min(5년, 시험 완료일 - 특허권 등록일 - 허가를 받는 자의 귀책사유로 지연된 기간)만큼 존속기간 연장

○ 제척·기피로 인해 중지된 기간은 출원인으로 인해 지연된 기간이 아님

○ 거절결정을 받은 날부터 재심사에 따른 특허결정일까지가 허가를 받는 자의 귀책사유

○ 심사 실무태도의 변경 : 기존에는 거절결정을 받을 날부터 재심사 신청일까지가 귀책사유였음

○ 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미침 (95조)

○ 존속기간 연장등록출원

○ 존속기간은 존속기간 연장등록출원이 있는 때에 연장된 것으로 간주

○ 위 간주의 효과는 연장등록출원의 거절결정이 확정된 경우 그러하지 않음

○ 존속기간연장등록 출원 심사 시 일부무효 불인정

○ 존속기간연장등록 결정이 있는 경우에만 특허청장은 존속기간 연장을 특허원부에 등록해야 함 (92조 2항)

○ 존속기간 연장 기산점

○ PCT 존속기간 연장등록은 서면 제출일부터 기산

○ 존속기간 연장등록 무효심판은 일부무효 인정

○ 특허료는 연장 전의 경우와 동일한 방식으로 그 전년도에 납부하면 됨

○ 학설 : 허가 등의 대상의 대상물건의 범위가 문제가 됨

○ 95조 : 특허권 연장의 효력은 허가 등의 대상물건에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미침

○ 유효성분설

○ 요건 1. 유효성분 + 의약용도 + 효과에 연장등록의 효력이 미침 (판례 표현)

○ 요건 2. 유효성분설은 쉽게 선택할 수 있으면 확인대상발명에 연장된 특허권의 효력이 미침

○ 효과는 용법·용량을 지칭하는 개념

○ 제품설 : 당해 제품에만 연장등록의 효력이 미침

○ 주성분설 : 유효성분에 염까지 고려한 주성분에 연장등록의 효력이 미침

○ 판례의 태도 : 유효성분설

○ 검토 : 유효성분설에 따르면 특허권자의 권리를 지나치게 확장하여 염 변경 등에 있어 산업 발전을 저해할 우려가 있고, 제품설에 따르면 특허권자의 권리를 지나치게 축소하므로 절충의 태도인 주성분설이 타당하다.

④ 등록지연에 따른 특허권의 존속기간 연장

○ 개요 : 한미 FTA 협정사항을 반영하여 신설

○ 주체적 요건

○ 특허권자 : 공유인 경우 공유자 모두가 신청해야 함

○ 객체적 요건

○ 무효심판이 계속 중인 경우에도 연장등록출원은 인정됨

○ 시기적 요건 : 등록일 ≥ max(출원일 + 4년, 심사청구일 + 3년)

○ 일반적으로 출원일로부터 4년 이내에 등록이 됨

○ 일반적으로 청구일로부터 3년 이내에 등록이 됨

○ 존속기간 만료 전 6개월 조건은 없음

○ 정당 권리자 주장 출원, 분할출원, 변경출원이라 해도 출원일이 소급되지 않음

○ 출원일 비소급 이유 : 존속기간이 과도하게 연장되는 경우 방지 목적

○ (주석) 재정에 의한 통상실시권에서 특허발명의 불실시 기간과 동일

○ 절차적 요건 : 신청일 ≤ 설정등록일 + 3월

○ 내용 : 연장신청의 기간, 연장이유

○ 분할출원일, 특허료 납부는 심사와 관련되기 때문에 결정등본을 송달받은 날과 관련됨

○ 등록 지연에 따른 존속기간 연장은 권리와 관련되기 때문에 설정등록일과 관련됨

○ 절차

○ 출원서의 제출

○ 등록지연에 따른 연장등록출원서의 보정

○ 심사절차

○ 거절결정 및 불복

○ 등록결정 및 특허공보 게재

○ 거절이유 : (주석) 일반 특허와 크게 다르지 않음. 연장신청 기간이 법정기간 미준수와 다름을 주의할 것

○ 연장신청 기간이 연장가능 기간을 초과한 경우

○ 연장등록출원인이 특허권자가 아닌 경우

○ 특허권이 공유인 경우 공유자 모두가 출원하지 않은 경우

○ 효과

○ 등록일 - max(출원일 + 4년, 심사청구일 + 3년) - 출원인으로 지연된 기간만큼 존속기간이 연장

○ 5년의 제한이 없음

○ 특허공보 게재 및 연장 간주는 없음 : 신청 이후 충분히 시간적 여유가 있어서 심사가 제때에 끝나므로

○ 연장 간주가 없다는 의미 : 특허권 존속기간의 연장등록출원이 있는 때 존속기간이 연장된 것으로 간주되지 않음

○ 존속기간연장등록 출원 심사 시 일부무효 불인정 : 하나라도 거절이유가 있으면 출원 전체 거절

○ 존속기간연장등록 무효심판은 일부무효 인정

○ 존속기간연장등록 결정이 있는 경우 특허청장은 존속기간의 연장을 특허원부에 등록해야 함 (92조 2항)

○ 특허료는 연장 전의 경우와 동일한 방식으로 그 전년도에 납부하면 됨

⑷ 효력범위 - 내용적 범위

① 중심한정주의 : 핵심(essence)을 포함하는 모든 집합(확장해석)을 특허권의 범위로 간주

○ A+B+C 발명이 A+B를 핵심으로 한다면 A+B에도 미침

○ 장점 : 특허권자의 권리 보호가 용이

○ 단점 : 제3자의 보호범위를 파악하기 곤란하여 분쟁이 빈발

○ 1970-80년은 중심한정주의가 우세했으나 주변한정주의로 변화

○ 심판에서 중심한정주의를 주장하는 것은 허용되지 않음

② 주변한정주의 : 청구범위에 의해 정해지는 경계를 보호범위로 파악하여 경계 내부를 보호범위로 축소해석

○ 판례 표현 : 각 대상과 그 유기적 결합관계를 그대로 포함해야 문언 범위에 속한다고 할 수 있음

○ A+B+C 발명의 보호범위는 A+B+C+D에 미치지만 A+B에는 미치지 않음

○ 진보성이 인정된 특허가 선특허발명의 보호범위에 속할 수 있음 (저촉관계)

○ A+B는 진보성 상실로 침해를 구성하지 않지만 특허요건 불성립

○ (참고) 회피설계이론의 기본은 생략을 하는 것

○ 장점 : 보호범위 명확, 침해판단 용이

○ 단점 : 청구범위에 기재되지 않은 발명 보호 미흡, 청구항 기재가 많아져 심사가 어려워짐

○ 별명 : 구성요소완비의 원칙(AER, all elements rule), 문언침해이론, 다기재 협범위의 원칙

○ 다기재 협범위의 원칙 : 기재를 많이 할수록 보호범위가 좁아짐

○ 상표법에서는 오인혼동 가능성을 채택한다는 점에서 차이가 있음

③ 현재의 원칙 : 효력은 특허청구범위에 기재된 발명과 균등범위까지 미침

○ 원칙 1. 특허청구범위 기준의 원칙 (문언해석)

○ 발명의 상세한 설명에만 기재된 발명은 효력이 미치지 않음 (2001후2856)

○ 청구범위 해석에 있어 제한해석은 인정되지 않음

○ 권리범위 해석에 있어 제한해석은 인정됨

○ 판례 1. 청구항이 발명의 설명으로 뒷받침되지 않거나 의식적 제외 등 특단의 사정이 있는 경우 가능

○ 판례 2. 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 명백히 불합리할 때에는 출원된 기술 사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한해석 할 수 있음

○ 원칙 2. 발명의 상세한 설명 참작의 원칙

○ 청구범위가 불명료한 경우 발명의 상세한 설명을 이용

○ 그럼에도 청구범위가 불분명하거나 추상적인 경우 권리범위 부정 (97후1344, 2000후235)

○ 보호범위는 발명의 설명에 기재된 실시 예에 한정되지 않음

○ 요약서는 특허권의 보호범위를 판단하는 데 참작하지 않음

○ 원칙 3. 인식한도론

○ 특허발명의 보호범위는 발명자가 발명에 대해 인식하고 있는 범위 내에서만 인정

○ 아직 판례는 나오지 않음

○ 원칙 4. 권리남용의 항변 (2000다69194)

○ 착오등록된 특허발명의 권리를 부정하지 않음 : 행정절차의 신뢰성 보장 목적

○ 특허는 일단 등록이 된 이상 무효사유가 있더라도 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효임

○ 신규성을 위반하여 착오등록된 특허발명의 권리범위는 부정

○ 진보성을 위반하여 착오등록된 특허발명의 권리범위는 부정할 수 없음

○ 무효사유가 명백한 특허권의 권리행사는 권리를 남용하는 것으로 봄

○ 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대해 판단할 수 있음

○ (주석) 진보성 위반 여부는 시간에 따라 달라지므로 진보성 위반을 주장하는 게 사실은 비합리적임

○ 원칙 5. 자유기술의 항변 (자유실시의 항변)

○ 개요

○ 자유기술 : 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있었던 기술

○ 자유기술은 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않음

○ 취지 : 신속한 권리 구제 목적

○ 소송실무

○ 진보성을 위반하여 착오등록된 특허발명은 자유기술의 항변이 적용됨 : 권리남용의 항변 우회 목적

○ 일부 구성요소(a)가 공지돼도 공지부분을 제외하면 안 됨 : 일체(a+b+c)로서 출원등록된 것이므로

○ (참고) 무효심판 전의 법리를 다투는 것

○ 입증책임 : 침해자

○ 판례 변경 : 자유기술로서 특허청구범위의 발명구성에 대비되는 확인대상 발명으로 한정할 것인지가 문제가 됨

○ 하급심의 자유실시기술 여부 판단

○ 직접침해 : 특허청구범위의 발명구성에 대비되는 확인대상 발명으로 한정

○ 이유 : 구성의 부가로 인하여 새로운 효과가 발생할 수 있어 자유기술의 범위가 지나치게 넓어짐

○ 간접침해 : 특허청구범위의 발명구성에 한정할 것은 아니다 확인대상 발명 전체로서 자유기술이 적용

○ 이유 : 1) 간접침해는 침해의 개연성이 높은 실시 행위를 미연에 방지하는데 그 취지가 있어 단순 대비를 통한 한정은 부적절하다 할 것이고, 2) 전용품의 의미상 사실상 특허청구범위의 발명구성과 달라도 성립할 수 있는 성질의 것이기 때문이다.

○ 대법원의 자유실시기술 여부 판단

○ 직접침해, 간접침해 모두 확인대상발명을 한정할 것은 아니고 전체로서 봐야 함

○ 취지 : 자유실시기술을 폭넓게 인정하여 신속한 권리를 도모하기 위함

○ 원칙 6. 의식적 제외 이론

○ 정의 : 이를 테면, 금속에서 구리로 보정을 한 경우 다른 유형의 금속에 대해서는 권리범위 불인정

○ 의식적 제외가 성립하는 경우

○ 특허성 관련 거절이유 극복을 위한 감축 등

○ 기재불비 거절이유 극복을 위한 감축 등

○ 심판에서 특허무효항변 극복을 위한 감축 등

○ 보정, 등록 후 청구범위의 정정, 보정 없이 의견서만 제출, 분할출원

○ 의식적 제외가 성립하지 않는 경우

○ 우선심사 신청

○ 유연한 규준의 입장 : 의식적 제외가 있어도 일정 한도 내에서 권리범위의 확장 해석을 인정 (2001후171)

○ 입증책임 : 침해자

○ 효력 : 의식적 제외는 권리범위를 제한하는 게 아니고 침해 판단 시 효력범위를 제한하는 것임

④ 균등론(doctrine of equivalents)

○ 정의 : A+B+C₁의 특허발명의 보호범위에 A+B+C₂ (등가관계 : C₁ ≒ C₂)가 속함

○ 특징 : 특허발명의 보호범위를 확장 해석하는 이론. 보호범위 해석에 있어 예외적 규정

○ 균등론의 적극적 요건 : 보호범위를 균등범위까지 확장 허용

○ 요건 1. 과제 : 특허 발명의 과제 해결원리가 동일 

○ 요건 2. 효과 : 작용효과가 실질적으로 동일할 것 (치환 가능성)

○ 요건 3. 구성 : 통상의 기술자가 용이하게 떠올릴 수 있을 정도로 자명할 것 (치환 용이성)

○ 치환된 부분이 특허발명의 본질적인 부분이면 과제 해결원리가 동일하지 않음

○ 치환 용이성 판단시점은 침해시 기준 : 침해시 기준은 출원시에 비해 선진국에게 유리하다는 단점이 있음

○ 균등론의 소극적 요건 : 보호범위를 균등범위까지 확장 불허

○ 요건 1. 자유실시기술에는 균등론을 적용하지 않음

○ 요건 2. 의식적 제외에는 균등론을 적용하지 않음 : 금반언의 원칙 또는 출원경과 참작의 원칙 때문

○ 침해자에게 주장 및 입증책임이 있음

○ 학설 : 균등론을 생략발명에 적용할 수 있는지 여부

○ 균등론에 취지에 비추어 특허 발명의 생략이 특허 발명의 과제 해결원리가 동일하고 작용효과가 실질적으로 동일하며 통상의 기술자가 용이하게 떠올릴 수 있을 정도로 자명하면 균등론을 적용할 수 있는 견해가 존재

○ 현행 법령성 침해 여부를 판단할 때에는 모든 구성요소가 완비될 것을 요하므로 균등론을 생략발명에 적용하는 데 한계가 있음  

⑤ 역균등론(reverse doctrine of equivalents)

○ 정의 : A+B+금속의 특허발명의 보호범위에 A+B+철이 속하지 않을 수 있음

○ 보충 : 금속의 경우 Fe를 포함하므로 구성요소가 완비돼 있으나 발명의 설명상 구리를 언급

○ 균등론과의 비교

○ 균등론 : 구성요소 완비 ×, 보호범위 ○

○ 역균등론 : 구성요소 완비 ○, 보호범위 ×

○ 대한민국에서 판례는 아직 없음

○ (주석) 금반언의 원칙(prosecution history estoppel)

⑸ 청구항별 특허권의 효력

① 1 청구항마다 이전이 가능한 것은 아님

② 1 청구항마다 특허무효심판 청구가 가능

③ 1 청구항마다 권리범위확인 심판청구가 가능

④ 1 청구항마다 포기가 가능

⑤ 1 청구항마다 정정심판을 청구할 수 없음

⑹ 적극적 효력의 제한

① 전용실시권의 설정에 의한 제한

○ 특허권자라도 특약이 없는 한 업으로서 실시할 수 없음

② 특허권의 포기, 정정 또는 정정심판 청구 (119조 1항, 136조 7항)

○ 전용실시권자, 허락실시권자, 직무발명에 대한 통상시권자 또는 질권자의 동의를 요함

③ 이용·저촉관계에 의한 제한

○ 경우 1. 특허발명, 등록실용신안, 등록디자인(동일 또는 유사)을 이용

○ 경우 2. 등록 디자인, 등록상표와 저촉

○ 예 : 종이컵 선특허발명과 종이컵 코팅 후특허발명

○ 동일자에 출원된 이용·저촉 발명의 경우 양자 모두 자유롭게 실시 가능

④ 특허권의 공유에 의한 제한

○ 특허권의 공유는 민법의 합유와 유사

○ 지분의 이전, 질권 설정 및 실시권 설정 시 다른 공유자의 동의 필요

○ 공유자는 특약이 없는 한 특허권을 자유롭게 실시할 수 있고 수익을 얻을 수 있음

⑤ 타법에 의한 제한

○ 의약품 발명 : 약사법에 의한 품목허가 필요

○ 농약/농약원제 발명 : 농약관리법에 의한 등록 필요

⑺ 소극적 효력의 제한

① 특허권의 효력이 미치지 않는 범위 (96조)

○ 범위 1. 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시

○ 정의 : 안전성·유효성 시험 등 특허발명 자체의 연구나 시험을 의미하는 것

○ 특허발명 '조성물을 분석하는 방법'을 이용한 신조성물 연구행위는 침해를 구성함

○ 특허권 만료 시 약사법에 따른 허가를 위해 특허권 존속기간 중에 시험 또는 연구를 하는 것도 포함

○ (주석) 특허권이 특허권 만료 시를 대비한 실시 행위에 효력이 미치면 특허권이 부당하게 연장되기 때문

○ 범위 2. 국내를 통과하는 데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계 등의 물건

○ 취지 : 원활한 국제교통 도모

○ 운항에 필수적이지 않은 적재 기계 등에는 특허권의 효력이 미침

○ 국내를 통과하는 데 불과한 물건에 관한 방법에는 특허권의 효력이 미침

○ 범위 3. 특허 출원시부터 국내에 있는 물건 : 권리의 안정을 위해

○ 범위 4. 약사법에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약

○ 조제행위 : 인체에 투약하기 위해 2 이상의 의약을 혼합하여 하나의 의약을 만드는 행위

○ 취지 : 약사의 조제권 보호, 국민의 건강 증진

○ 방법발명, 조합발명에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 않는다는 의미

○ 약 자체가 신약이거나 (물질발명) 화학반응을 이용하는 경우 특허권의 효력이 미침

② 실시권의 존재에 의한 제한

③ 추가납부기간 경과 후에 납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허권의 효력 제한

④ 재심에 의해 회복한 특허권의 효력 제한

⑤ 공지기술에 의한 제한

⑥ 업으로서의 실시가 아닌 경우

⑻ 특허권자의 의무

① 의무 1. 실시 - 실시의무

○ 1-1. 실시보고의무

○ 1-2. 특허표시 : 특허권자는 특허품이나 그 포장에 특허표시를 할 의무를 짐

② 의무 2. 실시 - 실시협조의무

○ 특허권자가 허락을 구해야 하는 자

○ 전용실시권자

○ 허락에 의한 통상실시권자

○ 직무발명에 의한 법정실시권자

○ 질권자

○ 통상실시권 허락 심판

○ 재정실시권

③ 의무 3. 금전 - 특허료 납부의무

④ 의무 4. 금전 - 수수료 납부의무

⑤ 의무 5. 비밀 - 특허발명의 비밀유지의무

⑥ 의무 6. 비밀 - 특허문헌 제출의무

⑦ 의무가 아닌 것

○ 특허권자가 재외자인 경우 특허관리인의 선임, 등록에 대한 의무를 지는 것은 아님

 

 

4. 특허권의 변동 [목차]

⑴ 특허권의 승계 (특허권의 이전, 양도)

① 특허권의 주체인 특허권자를 변경하는 것

② 분류

○ 특정승계와 일반승계

○ 법률행위에 의한 이전과 법률규정에 의한 이전

○ 질권 행사로 인한 이전과 그렇지 않은 이전

③ 방법

○ 상속, 기타 일반승계는 등록이 없어도 즉시 효력 발생

○ 상속, 기타 일반승계를 제외한 특허권의 이전은 등록을 해야 효력이 발생

○ 특허권의 이전 등록에는 공신력이 인정되지 않음 : 민법의 이중매매와 유사함

○ 특허권의 청구항별 이전은 인정되지 않음

○ 출자는 사실상 특허권의 양도에 해당함

○ 전용실시권자 등의 자에게 동의를 구할 필요 없음

④ 판례

○ 특허를 받을 수 있는 권리의 양도가 무효인 경우

○ 양도인은 양수인에게 등록 특허권의 이전등록을 청구할 수 있음

○ 무권리자의 등록 특허권

○ 정당 권리자는 특허법상의 구제절차를 거치지 않고 직접 특허권의 이전등록을 청구할 수 없음

○ (주석) 특허법상의 구제절차가 사문화되지 않은 이유

⑵ 특허권 이전청구 : (주석) 정당권리자 출원과 비교할 것

① 개요

○ 정당권리자 출원의 모인자의 출원과 공동발명자 중 일부의 무단 출원 상황이 실무상 많이 겹침

○ 발명자의 정당한 권리 실현에 있어 정당권리자 출원과 특허권 이전청구권이 중첩하여 존재

② 근거법령

○ 정당권리자 출원 : 34조 (무권리자 출원 중), 35조 (무권리자 특허 등록 후)
○ 특허권 이전청구 : 99조의2 (무권리자 특허 등록 후)
○ 특허권 이전청구는 출원 중인 타 발명자에게 권리를 행사할 수 없다는 한계가 있음
○ 위 한계를 극복하기 위해 특허출원 명의변경 청구를 도입하자는 논의가 있음 : 부당이득 반환 유추 적용

③ 효력의 성질

○ 정당권리자 출원 : 출원의 소급효. 구권리 소멸 후 신권리 생성

○ 제3자의 불이익을 방지하기 위해 기간 제한 규정, 즉 효력 제한 규정이 있음 (104조)

○ 특허권 이전청구 : 권리의 소급효

○ 특허권 이전청구 : 타 발명자의 권리가 계속적으로 존속하므로 기간 제한이 없음

④ 권리 행사 방법

○ 정당권리자 출원 : 특허심판원에 모인자의 특허권의 무효심판을 제기함

○ 특허권 이전청구 : 법원에 특허권 이전소송을 제기 → 확정된 판결문을 특허청에 제시 → 특허권의 이전등록

⑤ 선의의 무권리자 보호 : 중용권이라는 법정실시권을 부여함

○ 정당권리자 출원 : 104조 무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권

○ 특허권 이전청구 : 103조의2 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권

⑶ 특허권이 공유인 경우

① 정의 : 하나의 특허권을 다수인이 공동으로 소유하는 것

○ 공유 지분은 일반적으로 동등하게 분배함

② 특징

○ 판례는 특허권의 공유를 민법상 공유로 간주

○ 다만, 특허권이 무체재산권이기에 타 지분권자의 불이익 방지를 위해 공동사유 존재 (특별법 우선의 원칙)

○ 단독 사유 : 특허권 분할청구, 1인의 소송 제기, 1인의 실시, 지분 포기, 일기관의 관계

○ 공동 사유 : 심판 청구, 지분을 타인에게 이전하는 행위

○ 일기관의 관계 : 공유자의 자기실시의 범위 확장

○ 공유자 1인이 타인에게 하청을 준 경우 일기관의 관계가 성립되면 공유자의 실시행위로 인정

○ 일기관의 요건 : 계약존재, 실질적 지휘·감독, 전부 인도

○ 타 공유자의 동의를 얻어야 할 때 그 공유자가 행방불명인 경우 공시송달에 의한 법원의 확정판결을 통해 가능

○ 특허권 분할청구 (2013다41579)

○ 특허권의 성질상 현물분할은 허용되지 않음

○ 특허권의 분할은 타 공유자의 동의가 없어도 불이익이 발생할 염려가 없으므로 단독이 할 수 있음

○ 불이익이 발생할 염려가 없는 이유 : 특허권의 경매 절차에서 본인이 매수할 수 있으므로

③ 공동사유

○ 공유 특허권자의 의무 : 공유 특허권의 관리, 보존에 필요한 의무는 각자가 공동으로 부담

○ 지분양도의 제한 : 타 공유자 동의 없이 지분을 양도하는 행위는 무효 (∵ 합유와 유사)

○ 질권설정의 제한 : 타 공유자 동의 없이 질권을 설정한 행위는 무효

○ 실시권 설정의 제한 : 타공유자의 동의 없이 전용실시권 또는 허락에 의한 통상실시권을 허락할 수 없음

○ 이유 : 실시권자의 재력, 기술력에 의해 공유자 간 이해관계가 변화

○ 법정실시권의 경우 타공유자의 동의를 요하지 않음

○ 존속기간연장등록출원 : 성질상 보존행위이지만 공유자 모두가 공동으로 출원. 위반 시 거절이유 및 무효사유

○ 심판청구상의 제한

○ 심판 청구인 : 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 심판을 청구한 경우 공동으로 심판 청구

○ 심판 피청구인 : 공유인 특허권에 대해 심판을 청구한 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 해야 함

○ 취지 : 지분별 심결이 없기 때문에 특별히 민법상 공유의 법리를 따르지 않음 (특별법 우선의 법칙)

○ 공동 심판 청구인 중 1인에게 중단사유가 있을 때 그 효력은 전원에게 발생 (139조 4항)

○ 위반 시 : 심결각하

④ 단독사유 : 공유자 전원에게 이익이 되는 경우

○ 특허발명의 자유실시

○ 원칙 : 자유실시

○ 예외 : 특약이 있으면 자유실시가 제한됨

○ 공유자의 이용발명 : 공유자 중 1인이 이용발명을 한 경우 타 공유자 동의 없이 그 이용발명을 실시할 수 있음

○ (참고) 현실적으로 지분의 비율보다 상대방의 실시 역량이 중요

○ 공유물의 분할 : 공유 특허권자는 다른 공유자를 상대로 공유 특허권의 분할을 청구할 수 있음

○ 현물분할 불인정

○ 특허권을 처분한 이후 지분 비율에 따른 대금분할 인정

○ 일반적으로 위 대금분할은 경매에 의한 대금분할임

○ 지분의 상속 : 다른 공유자의 동의없이 가능

○ 지분의 포기 : 다른 공유자의 동의없이 가능 (∵ 타 공유자에게 해가 되지 않은 행위이므로)

○ 침해금지청구권 행사 (통설)

○ 심리의 방식 : 특허취소신청절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 효력 발생

 

 

5. 특허권의 소멸 [목차]

⑴ 존속기간의 만료

⑵ 특허료의 불납

⑶ 상속인의 부존재

① 특허권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우 당해 특허권은 소멸함 (124조)

② 특허권자가 공유인 경우 공유특허권자 1인이 상속인 없이 사망한 경우 그 지분은 타 공유자에게 지분비율로 귀속

③ (참고) 디자인권의 경우 디자인권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우 당해 디자인권은 소멸함 (디자인보호법 111조)

④ (참고) 상표권의 경우 : 상표권자 사망일 + 3년이 되는 날의 다음날에 소멸 (상표법 106조 1항)

⑤ (주석) 상표권에 더 많은 기간을 허용하는 것은 오인·혼동을 방지하는 공익적 사유에서 기인하는 것으로 보임

⑷ 권리의 포기 : 장래를 향하여 소멸

① 외국출원금지, 비밀취급명령 위반은 권리의 포기로 간주

② 특허권의 상속인이 없을 때 소멸함 : 국유로 하지 않음

③ 특허권 포기 또는 특허권 정정에서 동의를 요하는 경우

○ 전용실시권자

○ 허락에 의한 통상실시권자

○ 직무발명에 의한 법정실시권자

○ 전용실시권의 허락에 의한 통상실시권자

○ 등록 질권자

○ 전용실시권에 대한 질권자

○ 통상실시권에 대한 질권자

④ 특허권 포기 또는 특허권 정정에서 동의를 요하지 않는 경우

○ 타 공유자

○ 선사용에 의한 법정사용권자

○ 미등록 질권자

⑤ 특허권은 말소 등록이 이루어져야 소멸

⑥ 특허권은 포기한다는 의사표시만으로 소멸하지 않음 (∵ 소유권의 포기와 유사)

⑸ 무효심판에 의한 무효

⑹ 특허권이 소멸하지 않는 경우

① 특허권이 수용된 경우

② 특허발명이 계속하겨 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 않은 경우

 

입력 : 2019.05.25 22:44