【특허법】 8강. 실시권 및 질권

8강. 실시권 및 질권

 

추천글 : 【특허법】 특허법 목차

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1. 실시권 [본문]

2. 전용실시권 [본문]

3. 통상실시권 [본문]

4. 질권 [본문]

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1. 실시권 [목차]

⑴ (참고) 발명의 실시

① 물건발명

○ 실시 : 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 양도·대여의 청약

○ 입증이 상대적으로 용이하므로 특허로서의 가치가 가장 높음

② 방법발명

○ 유형 1. 단순 방법발명 : 실시는 그 특허 방법을 사용하는 행위

○ 유형 2. 제법발명 : 방법발명 중 방법을 실행하면 필연적으로 물건이 생산되는 것

○ 실시 1. 방법의 사용

○ 실시 2. 그 방법으로 생산된 물건에 대한 사용, 양도, 대여, 수입, 양도·대여의 청약

○ 그 방법으로 생산됐는지에 대한 입증이 어려움 → 특허로서의 가치가 높지 않음

③ 용도발명

⑵ 정의 : 특허권자 이외의 자가 실시할 수 있는 권리

① 전용실시권 : 적극적 효력 ○, 소극적 효력 ○

② 통상실시권 : 적극적 효력 ○, 소극적 효력 ×

⑶ 실시권 공통 요건

① 특허권의 이전에 대해 실시권자의 동의를 요하지 않음

○ 이유 : 등록 실시권자의 권리를 해하지 않음

⑷ 실시권 공통 효력

① 특허권의 적극적 효력이 확장, 소극적 효력이 제한된 결과

② 특허권의 일부 지분에 대한 실시권 설정은 불가능함 : 상식적으로 불가능

③ 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능에 빠짐

○ 이유 : 계약은 채권행위에 불과하기 때문에 정말로 물권적 권리가 있을 것을 요하지 않음

 

 

2. 전용실시권 [목차]

⑴ 개념

① 특허권자 이외의 제3자 설정행위로 정한 범위 내에서 업으로서 특허발명을 독점배타적으로 실시할 수 있는 권리

② 시기, 지역, 실시내용이 중복될 수 없는 물권적 권리

⑵ 성질

① 허락실시권 : 특허권자와의 약정에 의해서만 발생

② 물권적 성질 : 독점배타적 권리

③ 부수적 권리 : 특허권의 종된 권리

⑶ 발생

① 전용실시권의 설정·이전·변경·소멸·처분은 등록하여야 효력이 발생

○ (참고) 특허권의 설정·이전·포기·처분은 등록하여야 효력이 발생

② 전용실시권의 설정 : 설정계약 + 특허청 등록

○ 설정계약 : 적극적 효력의 발생요건

○ 특허청 등록 : 소극적 효력의 발생요건

○ 전용실시권 설정등록 신청서

 

출처 : 이미지 클릭

Figure. 1. 전용실시권 실시등록 신청서^]

 

○ 전용실시권 설정등록 : 제3자 대항요건. 효력발생요건이 아님 (2017나2004)

○ 전용실시권 이전등록 : 제3자 대항요건. 효력발생요건이 아님

○ 전용실시권 등록은 효력 발생 요건 : 미등록 전용실시권은 전용실시권으로서의 효력이 없고 통상실시권으로 간주

○ 전용실시권의 범위에 관한 제한이 있어도 등록하지 않으면 범위를 넘은 전용실시권의 실시가 특허권 침해를 구성하지 않음

○ (주석) 등록을 하지 않은 특허권자의 귀책사유가 있음

③ 전용실시권자와 특허권자가 공동으로 신청

④ 특허권자는 미등록 통상실시권을 설정한 후 이와 중복되는 범위에서 대한 전용실시권을 설정 가능

○ 기존 통상실시권자와의 채무불이행 문제를 야기함

○ 원래 통상실시권자가 등록을 한 경우 전용실시권자에 대항하여 정당한 실시 권원이 생김

⑤ 특허권자는 전용실시권을 설정한 후 이와 중복되는 범위에서 통상실시권을 설정할 수 없음

○ 그러나 시기, 지역, 실시내용 등을 달리 하여 2 이상의 전용실시권을 설정할 수 있음

⑥ 질권과의 관계

○ 전용실시권 설정의 경우 질권자의 동의를 요하지 않음

○ 이유 : 담보물권은 사용·수익할 권능을 제한하지 않음

○ 질권이 먼저 등록돼 있다면 질권자가 질권의 효력을 전용실시권자에게 대항할 수 있음

⑷ 효력

① 적극적 효력 : 특허발명을 실시할 권리를 가짐

② 소극적 효력 : 민·형사상 구제조치를 취할 수 있음. 특허권자에게도 소극적 효력이 미침

③ 이전

○ 원칙 : 특허권자의 동의를 얻어야 전용실시권을 이전할 수 있음 (∵ 특허권자의 이익을 해할 수 있으므로)

○ 예외 1. 전용실시권을 이전사업과 함께 이전

○ 예외 2. 상속, 그 밖의 일반승계

○ 전용실시권이 공유인 경우 다른 공유자의 동의가 없으면 그 지분을 양도할 수 없음 (100조 5항)

④ 질권, 통상실시권 설정

○ 특허권자의 동의를 받아야 전용실시권에 대해 질권 및 통상실시권을 설정할 수 있음

○ 이유 : 전용실시권의 실시 역량이 달라지면 특허권자의 이익을 해할 수 있음

○ 전용실시권에 대한 통상실시권자는 특허권자 및 전용실시권자의 동의를 얻어야 당해 통상실시권의 질권 설정 가능

○ 이유 : 위 질권자, 통상실시권자의 이익을 해하지 않기 위함

○ 전용실시권자의 권리 포기 시 위 질권자, 통상실시권자의 허락을 얻어야 함

○ 이유 : 위 질권자, 통상실시권자의 이익을 해하지 않기 위함

⑤ 전용실시권이 공유인 경우 : 특허권이 공유인 경우와 유사함

○ 각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 그 지분을 양도할 수 없음

○ 각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없음

○ 타 공유자의 동의 없이 단독으로 실시할 수 있음

⑸ 소멸

① 혼동에 의한 경우를 제외하고는 등록하지 않으면 효력이 발생하지 않음 (101조 1항 2호)

○ (참고) 상속 및 기타 승계는 '이전'으로 분류함

② 전용실시권자는 특허권자의 동의 없이 전용실시권을 포기할 수 있음 (∵ 특허권자의 이익을 해하지 않으므로)

③ 특허권 무효심결의 확정에 의해 전용실시권이 소멸된 후 재심에 의해 특허권이 부활할 때 전용실시권도 부활

 

 

3. 통상실시권 [목차]

⑴ 개요

① 정의 : 특허권자 이외의 자가 비배타적으로 특허발명을 실시할 권리

② 설정자 : 오직 특허권자

③ 성질

○ 채권적 권리 : 독점배타성이 없는 권리

○ 부수적 권리 : 특허권의 종된 권리

④ 효력

○ 적극적 효력 인정 : 특허발명을 실시할 권리를 가짐

○ 소극적 효력 불인정 : 민·형사상 구제조치를 취할 수 없음

○ 통상실시권자는 특허권자나 전용실시권자의 권리를 대위 행사할 수 없음

○ 독점적 통상실시권 : 통상실시권자가 특허권자와 사실상 동일하다고 할 수 있는 경우 (예 : 미국 화이자 vs 한국 화이자) 통상실시권자에게 손해배상청구권 등 소극적 효력을 인정함

⑤ 이전 (102조)

○ 허락에 의한 통상실시권, 법정실시권, 정부 등에 의한 강제실시권

○ 규칙 1. 특허권자의 동의를 얻는 경우 통상실시권을 이전할 수 있음 (∵ 특허권자의 이익을 해할 수 있으므로)

○ 전용실시권자가 통상실시권을 허락한 경우 특허권자 및 전용실시권자 모두의 동의를 얻어야 이전 가능

○ 규칙 2. 통상실시권을 이전사업과 함께 이전

○ 규칙 3. 상속, 그 밖의 일반승계

○ 재정에 의한 통상실시권 : 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있음

○ (주석) 재정에 의한 통상실시권은 정말 제한적인 상황에서만 허여되는 느낌

○ 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권 : 원권리자의 권리와 함께 이전되고 함께 소멸됨 (부종성)

⑥ 질권 설정

○ 허락에 의한 통상실시권, 법정실시권은 특허권자의 동의를 얻으면 통상실시권에 질권을 설정할 수 있음

○ 재정에 의한 통상실시권, 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권에 질권을 설정할 수 없음 (102조 6항)

○ (주석) 재정에 의한 통상실시권은 정말 제한적인 상황에서만 허여되는 느낌

○ (주석) 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권에 질권을 설정한 뒤 제3자에게 이전되면 설정자 권리 침해

⑵ 유형 1. 허락에 의한 통상실시권 : 계약에 의해 실시권이 성립

① 개요

○ 설정계약에 의해 발생

○ 전용실시권자는 특허권자의 동의 하에 통상실시권을 설정할 수 있음

○ 통상실시권 등록은 제3자 대항요건 : 특허권자 또는 전용실시권자에게도 유효

○ 통상실시권에 다시 통상실시권을 설정할 수 없음

② 등록 통상실시권

○ 허락에 의한 통상실시권자는 특허권자에게 통상실시권의 등록에 대한 등록청구권을 가짐

○ 등록 통상실시권자는 특허권자가 바뀌어도 통상실시권을 주장할 수 있음

○ 등록 통상실시권자는 미등록 통상실시권자와 달리 존속기간 연장등록을 위한 허가나 등록을 대신 받을 수 있음

○ 이유 : 법원의 서류가 도달할 수 있으므로

○ 등록 통상실시권자에게도 소극적 효력이 인정되지 않음

⑶ 유형 2. 법정실시권 : 법률규정에 의해 실시권이 성립

① 개요

○ 정의 : 법률규정을 만족할 때 당연히 발생하는 실시권

○ 등록의 효력 : 등록이 없어도 제3자에게 대항 가능

○ 최초의 법정실시권자에 한함

○ (참고) 허락실시권, 강제실시권은 등록이 제3자 대항요건임

○ 법정실시권의 이전

○ 허락에 의한 통상실시권과 같음

○ 일정 요건 하에서 특허권자의 동의를 요하지 않음

○ 법정실시권을 목적으로 하는 질권의 설정

○ 특허권자의 동의를 필요로 함

○ 이를 등록해야 제3자에게 대항할 수 있음

○ 특허권자가 정정청구를 하거나 포기함에 있어 동의를 구해야 하는 경우

○ 직무발명에 의한 법정실시권자가 유일함

○ (참고) 그 외에도 전용실시권자, 허락실시권자, 질권자 등이 있음

② 종류 1. 직무발명에 대한 통상실시권

○ 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명에 대하여 종업원 등이 특허를 받았거나 또는 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에 사용자 등에게 인정되는 통상실시권

○ 특허발명 전체에 대하여 효력 발생

○ 대가 : 무상

③ 종류 2. 선사용권 : 선사용에 의한 통상실시권 (103조)

○ 정의 : 선사용자에게 부여하는 통상실시권

○ 취지 : 최선발명자와 선출원자 간 공평을 유지, 선발명주의를 간접적으로 적용

○ 요건 1. 출원시에 사업실시 또는 이를 준비할 것

○ 사업실시 또는 이를 준비한 것으로 보는 경우 : 사업을 일시 중지한 경우, 사업규모를 확장한 경우

○ 사업실시 또는 이를 준비한 것으로 보지 않는 경우 : 업종을 변경한 경우, 출원시 사업을 폐지한 경우

○ 그 실시나 준비가 국내일 것

○ 선사용권 실시 준비는 발명 완성으로는 부족하고 이를 입증 가능해야 함

○ 조약에 의한 우선권 주장의 경우 제1국 출원시를 기준으로 할 것 (자명)

○ 국제출원의 경우 우선일을 기준으로 할 것 (자명)

○ 요건 2. 선사용자가 선출원에 대해 선의일 것

○ 별개 루트설

○ 특허출원 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명자로부터 지득한 자

○ 출원 발명자로부터 발명을 지득한 자를 제외함

○ 종업원으로부터 특허발명을 알게 된 선사용자에게는 통상실시권 불인정 (대구고법92라7)

○ 공지예외적용 관련하여 발명자의 공지 사실을 보고 선사용을 하는 경우 선사용권 불인정 (빈출 유형)

○ 대가 : 무상 (∵ 진정한 권리자인 선발명자를 보호하기 위함)

○ 효력 : 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(96조 1항 3호)은 선사용권의 보완적 규정

○ 학설 : 양적 확장은 당연히 허용되지만 실시 형식의 변경이 허용되는지 여부가 문제가 됨

○ 통상의 기술자가 생각할 수 있는 범위 내에서 실시 형식의 변경이 허용된다는 판례의 태도를 확인

○ 실시형식설 : 출원 당시의 실시형식을 엄격히 지켜야 한다는 학설

○ 발명범위설 : 선사용한 발명으로부터 통상의 기술자가 당연히 생각해낼 수 있는 범위를 포함한다는 학설

○ 판례 : 발명범위설의 태도를 취함

○ 검토 : 선사용권의 취지는 선의의 발명자의 산업설비를 보호하여 특허법상의 독점적 권리가 산업발전을 저해하는 것을 발명하기 위함으로 실시의 범위를 너무 엄격하게 적용하면 선사용권 법리의 취지를 몰각할 위험이 있어 판례의 태도가 타당함

④ 종류 3. 중용권 : 무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권 (104조, 103조의2)

○ 개요

○ 104조 : 등록특허 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 모르고 실시한 자에게 부여하는 통상실시권

○ 103조의2 : 특허권 이전청구의 피고로서 특허권을 잃은 선의의 실시권자에게 부여하는 통상실시권

○ 104조 명칭 : 무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권

○ 103조의2 명칭 : 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권

○ 취지 : 행정처분을 신뢰한 자를 보호

○ 35조 특허권자가 무권리자인 경우는 104조와 관련 있음

○ 99조의2 특허권 이전청구는 103조의 2와 관련 있음

○ 요건 1. 무효심판청구등록 전에 사업 실시 또는 이를 준비하고 있을 것

○ 등록은 예고등록을 의미

○ 사업을 일시 중지한 경우에도 인정

○ 업종 변경은 허용하지 않음

○ 그 실시나 준비가 국내일 것

○ 사업규모 확장은 문제되지 않음

○ 요건 2. 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유임에 대해 선의일 것

○ 일단 실시에 따른 과실추정이 적용됨

○ 통상실시권을 얻게 될 자는 자신이 선의임을 입증할 책임이 있음

○ 특허출원이 거절결정이 된 경우 중용권을 인정하지 않음

○ 요건 3. 주체적 요건 (독립적 취득)

○ 원특허권자 및 원실용신안권자

○ 선의의 무권리자의 등록특허가 무효가 된 경우

○ 무효심판청구 등록 당시 등록된 전용실시권자, 등록된 통상실시권자, 법정실시권자

○ 무효심판청구 등록 당시 실시권자 중 법정실시권자만 등록을 요하지 않음

○ 기타 요건

○ 일부 청구항만 무효로 된 경우에도 중용권의 취지상 중용권이 인정됨

○ 36조 선출원주의 위반에 의한 중용권도 성립할 수 있음

○ 대가 : 유상

○ 취지 1. 악용의 여지 (예 : 무권리자의 특허권)

○ 취지 2. 실체적 권리를 부여할 정당성은 없음

○ 학설 : 36조 선출원주의 위반에 따른 104조 중용권이 파리조약 4조 B와 저촉되는지가 문제가 됨

○ 서 1. 파리조약 4조 B : 타 동맹국에 낸 후출원은 그 기간 중에 행하여진 행위, 특허, 타출원, 당해 발명의 공표 또는 실시, 당해 의장으로 된 물품의 판매 또는 당해 상표의 사용으로 인하여 무효로 되지 아니하며 또한 이러한 행위는 제3자의 권리 똔느 여하한 개인 소유의 권리를 발생하지 아니함

○ 서 2. 후출원이 선출원보다 빠르게 특허권을 획득한 뒤 사업 준비 또는 실시를 하고 있던 중 선원 특허권이 발생하고 이에 따라 후출원 특허발명이 무효심판에 청구되어 심결확정된 경우 후원 선등록 특허권자에게 법정실시권을 주는 게 파리조약 4조 B와 저촉되는지가 문제가 됨

○ 검토 : 선출원주의와 104조 중용권은 기술수명이 점점 짧아짐에 따라 불가피한 심사기간 단축에 따른 구제 수단으로서 중용권을 부여하지 않음은 선의의 발명자를 해쳐 산업상 기술발전을 저해한다고 할 것이고, 대한민국 특허법의 유권해석상 파리조약 4조 B의 '권리'는 특허권으로만 한정하는 게 타당하여 36조 선출원주의 위반은 파리조약 4조 B에 저촉되지 않다고 봄이 타당

⑤ 종류 4. 후용권 : 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권

○ 정의 : 무효심판 → 무효심결확정 → 제3자의 실시 → 재심에 의한 특허권 회복 시 제3자에게 부여하는 통상실시권

○ 연장등록무효심판, 거절결정불복심판, 연장등록거절결정불복심판, 소극적 권리범위확인심판에도 준용

○ 효력제한기간 : 원심결 확정 ~ 재심청구등록

○ 권리범위에 속하지 않는다는 심결, 거절결정에 대한 확정심결, 존속기간연장등록무효심판도 포함함

○ 정정심판, 통상실시권허여심판은 관련 없음

○ 특허를 허여할 수 없다는 결정 이후 이와 상반되는 심결이 있는 경우 재심과 관련 없으므로 특허권의 효력제한기간이 성립하지 않음

○ (주석) 재심 청구일이 아닌 이유는 등록을 통한 공시가 없으면 불측의 손해를 줄 수 있기 때문

○ 취지 : 행정처분을 신뢰한 자를 보호

○ 요건 1. 당시 심결확정 후 재심 청구 등록 전 사업실시 또는 이를 준비할 것

○ 사업을 일시 중지한 경우에도 인정

○ 그 실시나 준비가 국내일 것

○ 사업규모 확장은 문제되지 않음

○ 심결번복 전이 아님

○ 재심청구등록 후가 아님

○ 요건 2. 당해 심결에 재심사유가 있음에 대해 선의일 것

○ 효과 : 실시 또는 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위

○ 대가 : 무상 (∵ 국가기관을 신뢰한 실시자를 보호하기 위함)

⑥ 종류 5. 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권

○ 상황 : 통상실시권허여심결 확정 → 재심에 의해 특허권허여심결 기각 → 확정을 믿은 통상실시권자의 권리 보호 필요

○ 요건 : 통상실시권허여심결에 재심사유가 있음을 알지 못하고 국내에서 그 발명의 실시사업 또는 사업준비를 한 자

○ 효과 : 원통상실시권자의 사업목적의 범위 및 발명의 범위

○ 대가 : 유상 (∵ 애초에 권리가 없는 자에게 실시권을 부여하는 것이므로)

⑦ 종류 6. 특허료의 추가납부기간 경과 후에 회복한 특허권 등에 대한 통상실시권 (81조의 3)

○ 개요

○ 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자에게 추후보완 규정 인정

○ 추후보완 규정 : 추가납부기간에 특허료를 납부하지 못해도 천재지변과 같은 사유를 참작하는 것

○ 출원인은 min(사유 소멸일 + 2월, max(추가납부기간 만료일, 보전기간 만료일) + 1년)에 청구를 해야 함

○ 효력제한기간 = 추가납부기간 만료일 ~ 청구일

○ 요건 : 효력제한기간중 국내에서 특허권이 소멸되었음을 신뢰하고 특허발명을 실시한 자

○ 법문상 실시자의 선악을 요하지 않음

○ 효과 : 실시 또는 준비하고 있는 발명 또는 사업목적의 범위

○ 대가 : 유상 (∵ 기회주의적인 실시권자에게 무상의 혜택을 제공할 이유는 없음)

⑧ 종류 7. 디자인권 존속기간 만료 후의 통상실시권

○ 정의 : 디자인 출원 → 특허출원 → 디자인권 존속기간 만료 시 디자인권자에게 부여하는 통상실시권

○ 디자인 출원과 특허 출원 사이에는 선출원주의가 적용되지 않음

○ 특허권자는 디자인 출원의 존속기간 만료 전에 실시하기 위해서는 동의를 얻거나 통상실시권허여심판을 청구하여 실시권을 획득해야 함

○ 요건

○ 디자인과 특허가 저촉관계에 있을 것

○ 디자인등록출원이 특허출원일 전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원될 것

○ (주석) 디자인이 후출원인 경우 디자인권자에게 통상실시권을 부여할 이유가 전혀 없음

○ 디자인권자, 등록된 전용실시권자, 등록된 통상실시권자, 법정실시권자에 한함

○ 디자인권이 반드시 존속기간 만료에 의해 소멸된 경우에 한함 : 등록료 미납은 해당 사항 없음

○ 디자인과 특허가 이용관계에 있는 경우 본조의 적용 없음

○ 효과 : 원디자인권의 범위

○ 원디자인권자 : 무상 (∵ 진정한 권리자인 원디자인권자를 보호하기 위함)

○ 실시권자 : 유상

○ (참고) 특허권과 상표권의 경합

○ 경우 1. 특허권 ≥ 상표권 : 상표권자에게 법정실시권 불인정 (∵ 존속기간 갱신등록출원을 하면 되므로)

○ 경우 2. 특허권 ≤ 상표권 : 특허권자에게 법정사용권 인정

○ 단, 경우 2의 경우 원 특허권과 동일·유사 범위일 것을 요하고 부정경쟁목적이 없어야 함

⑨ 종류 8. 질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권 (122조)

○ 정의 : 특허권 실시 → 질권설정 → 경매 → 특허권 상실 시 원특허권자에게 부여하는 통상실시권

○ 요건

○ 질권 설정 이전에 특허발명을 실시할 것

○ 특허권자, 등록된 전용실시권자, 등록된 통상실시권자, 법정실시권자

○ 실시준비를 하고 있는 경우에는 인정되지 않음

○ 학설 1. 제한설 : 특허권자가 질권설정 이전에 현실로 실시하고 있던 특허발명의 범위

○ 학설 2. 무제한설 : 특허발명의 전범위

○ 효과

○ 특허권자에게 법정실시권이 부여딤

○ 실시권자에게 법정실시권이 부여되지 않음
○ 질권 행사에 따른 새로운 특허권자의 동의를 얻으면 질권을 설정할 수 있음

○ 대가 : 유상 (∵ 질권 설정을 받은 건 특허권자 본인의 책임)

⑷ 유형 3. 강제실시권 : 행정처분에 의해 실시권이 성립

① 개요

○ 특허청장의 행정처분 또는 특허심판원의 심판에 의해 발생

○ 강제실시권 모두 그 실시에 대한 대가나 보상금의 지급이 강제됨 (∵ 국민의 재산권 보호)

○ 이전 - 정부 등에 의한 통상실시권, 통상실시권 허락심판에 의한 통상실시권

○ 원칙 : 특허권자의 동의를 얻어야 통상실시권을 이전할 수 있음 (∵ 특허권자의 이익을 해할 수 있으므로)

○ 예외 1. 통상실시권을 이전사업과 함께 이전

○ 예외 2. 상속, 그 밖의 일반승계

○ 이전 - 재정에 의한 통상실시권

○ 재정에 의한 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있음 (102조 3항)

○ (주석) 재정에 의한 통상실시권은 특허권자가 아니라 국가의 허락을 얻어야 하는 것임 : 국가의 허락 = 법정요건 충족

○ 강제실시권은 질권의 목적이 될 수 없음 (102조 6항)

○ 특허청장이 직권으로 등록 : 강제실시권은 제3자 대항요건을 당연히 갖춤

② 종류 1. 정부 등에 의한 통상실시권 (106조 2항)

○ 정의 : 국가비상사태 등에서 특허발명을 비상업적으로 실시해야 하는 경우 강제로 실시하게 할 수 있는 실시권

○ 타인의 특허권이 존재한다는 사실을 알았거나 알 수 있었을 때 : 실시를 특허권자 또는 실시권자에게 신속하게 통지

○ 특허발명을 실시하는 경우 : 특허권자 또는 실시권자에게 정당한 보상금 지급

○ 특허권자나 다른 실시권자 또한 특허발명을 실시할 수 있음

③ 종류 2. 재정에 의한 통상실시권

○ 개요

○ 정의 : 재정사유가 있는 경우 재정청구와 특허청장의 재정을 통해 허락하는 통상실시권

○ 전제 : 특허권자 또는 전용실시권자와 협의를 할 수 없는 경우. 통상실시권자는 해당 없음

○ 재정 절차 : 재청 청구 → 의견서 제출 → 외부 의견 검토 → 재정 결정 → 재정 취소 / 재정 실효

○ 재정사유 1. 특허권자가 정당한 이유 없이 특허발명의 불실시 또는 불충분 실시를 하는 경우

○ 정의 : 정당한 이유 없이 3년 이상 국내에서의 불실시

○ 청구일 ≥ max(출원일 + 4년, 설정등록일 + 3년)

○ 정당한 불실시 1. 특허권자의 심신장애 (주체적)

○ 정당한 불실시 2. 원료 또는 시설이 국내에 없거나 수입이 금지된 경우 (객체적)

○ 정당한 불실시 3. 수요가 없거나 적어 영업적 규모로 실시할 수 없는 경우 (경제적)

○ 정당한 불실시 4. 타법에 의한 제한 (법률적)

○ 조약 우선권 주장출원의 경우 후출원일 기준 (∵ 우선권 주장 출원은 별개의 출원이므로)

○ (주석) 등록지연에 따른 특허권의 존속기간 연장에서 시기적 요건과 동일

○ 재정사유 2. 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우

○ 요건

○ 통상실시권은 국내 수요 충족을 위한 공급을 주목적으로 해야 함

○ 문제를 해결하기 위한 유일한 수단일 것을 요함

○ 2-1. 공익을 위해 상업적으로 실시하는 경우 : 재정을 청구하려면 협의를 요함

○ 2-2. 공익을 위해 비상업적으로 실시하는 경우 : 협의 없이도 재정을 청구할 수 있음. 반도체 기술 보호 요건

○ (주석) 재정 청구 시 협의를 요하지 않는 건 급한 상황을 떠올리면 될 듯

○ 재정사유 3. 특허청장의 권리남용에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위한 경우

○ 협의 없이도 재정을 청구할 수 있음

○ (주석) 재정 청구 시 협의를 요하지 않는 건 급한 상황을 떠올리면 될 듯

○ 재정사유 4. 수입국으로 의약품을 수출하기 위한 경우

○ 취지 : 인도주의적 관점에서 국제적 배려가 요구됨

○ 수입국에서 당해 특허발명의 경제적 가치를 고려해야 함

○ 요건 1. 수입국이 원조를 요청할 것 (107조 7항)

○ 수입국이 WTO 회원국인 경우 WTO 또는 대한민국 정부에 관련 사항을 통보

○ 수입국이 WTO 회원국이 아닌 경우 대한민국 정부에 관련 사항을 통보

○ 이때 통지를 하면 족하지 승인을 요하는 것은 아님

○ 요건 2. 수출 허가 품목일 것

○ 요건 3. 생산된 의약품 전략을 수입국에 수출할 것을 조건으로 재정을 청구했을 것

○ 반도체 기술 보호 (107조 6항)

○ 공익을 위하여 비상업적으로 실시하는 경우 또는 불공정거래행위를 바로잡기 위한 경우에만 재정청구 가능

○ 재정사유 2에 비상업적 조건이 부가되므로 더 엄격한 조건임

○ 피청구인 : 특허권자, 전용실시권자

○ 방식

○ 재정청구가 있는 경우 특허청장은 직권으로 예고등록을 해야 함

○ 특허청장은 재정을 함에 있어 매 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토해야 함 (107조 3항)

○ 특허청장은 재정을 함에 있어 산업재산권분쟁조정위원회, 관계부처의 장 등의 협조를 요청할 수 있음

○ 특허청장은 반드시 이해관계인의 의견을 들어야 함

○ 특허청장은 재정 청구일로부터 6개월 이내에 재정을 결정해야 함 (110조 3항)

○ 정당한 사유가 있는 경우 6월 이후에도 재정을 결정할 수 있음

○ 재정에 대한 결정은 1가지 사유를 제외하고 특허청장의 재량사항

○ 1가지 사유 : 재정사유 4의 경우 요건이 충족된다면 정당한 사유가 있는 경우 외에 통상실시권 재량을 해야 함

○ 특허청장은 재정을 한 경우 당사자 및 특허권자에게 재정서 등본을 송달해야 함 (111조)

○ 효과

○ 당사자에게 재정서 등본이 송달된 때에 재정서에 명시된 바에 따라 당사자 사이에 협의가 성립한 것으로 간주

○ 대가 지급 또는 공탁 : 대가를 지급하지 않은 경우 그 재정은 효력을 상실

○ 재정서의 변경 (111조 1항) : 재정을 받은 자는 재정서에 명시된 대가와 지급방법, 지급시기의 변경이 필요 시 그 원인에 관한 서류를 첨부하여 특허청장에게 첨부할 수 있음

○ 대가의 공탁 (112조) : 대가의 지급을 갈음하는 수단

○ 사유 1. 대가의 수령을 거부하거나 대가를 수령할 수 없는 경우

○ 사유 2. 대가에 관한 소송이 제기된 경우

○ 사유 3. 해당 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정됐고 질권자의 동의가 없는 경우

○ 재정의 실효 (113조)

○ 재정을 받은 자가 지급시기까지 대가를 지급하지 않거나 공탁을 하지 않은 경우

○ 재정의 취소와 구분할 것

○ 재정의 취소 (114조 1항)

○ 사유 1. 재정을 받은 목적에 적합하도록 특허발명을 실시하지 않은 경우

○ 사유 2. 통상실시권을 재정할 사유가 없어지고 장차에도 없을 거라고 생각되는 경우

○ 사유 3. 정당한 사유 없이 재정서에 적혀 있는 재정의 방식을 위반한 경우

○ 재정실시권은 이해관계인의 신청 또는 특허청장의 직권으로 취소할 수 있음

○ 재정에 의한 통상실시권은 장래를 향하여 소멸함 (∵ 절차법적 취소이므로 장래효만 있음)

○ 통상실시권자의 이익이 보호되는 경우에 한해 재정의 취소가 가능함

○ 실시사업과 함께가 아니라면 그 통상실시권을 이전할 수 없음

○ 불복

○ 재정의 본질은 특허청장의 행정처분임 : 행정심판이나 행정소송에 의해서만 불복할 수 있음

○ 재정의 대가만에 대해서는 법원에 소송을 제기하여 다툴 수 있음 (190조)

④ 종류 3. 통상실시권 허락심판에 의한 통상실시권

○ 정의 : 이용·저촉관계가 있는 경우 허락하는 통상실시권

○ (참고) 이용발명 : 타인의 발명, 고안, 디자인(동일 또는 유사)을 이용하는 발명 (단, 상표는 해당 없음)

○ 이용발명인 경우

○ 단순히 촉매를 부가한 경우

○ 이용발명이 아닌 경우

○ 특허발명에 공지의 기술을 부가하여 새로운 효과가 발생한 경우

○ 학설 : 실시상의 이용을 이용발명으로 볼지가 문제가 됨

○ 사상상의 이용 : 선출원발명이 A+B+C, 후출원발명이 A+B+C+D

○ 실시상의 이용 : 후출원발명이 선출원발명의 용도발명, 제법발명

○ 그대로설 : 선출원발명의 요지를 그대로 포함하고 있어야 이용발명이 성립한다는 학설

○ 침해가능성설 : 선출원발명을 침해할 우려가 있으면 이용발명이 성립한다는 학설

○ 판례의 태도 : 실시상의 이용관계에 관한 판례는 따로 없으므로 사상상의 이용만을 이용발명으로 봄

○ 추가 판례 : 균등범위에 구성요소를 부가해도 이용관계라고 보아 침해불가피설에 근사한 태도도 취한 적 있음

○ 선출원발명과 후출원발명이 동일자 출원인 경우 이용발명이 성립하지 않음

○ 동일인 간에는 이용발명 관계가 성립하지 않음

○ 특허권 침해를 구성

○ (참고) 저촉발명 : 타인의 디자인(동일 또는 유사), 상표와 완전히 동일한 발명

○ 예 1. 특허권과 디자인권 : 미끄럼 방지기능을 갖는 타이어와 요철 무늬를 특징으로 하는 타이어의 디자인

○ 예 2. 특허권과 상표권 : 입체상표(예 : 바나나맛 우유 용기)가 특허임과 동시에 상표인 경우

○ 타인의 특허, 실용신안과 완전히 동일한 발명은 무효사유를 구성함

○ 동일인 간에는 저촉발명 관계가 성립하지 않음

○ (참고) 이용·저촉관계의 효력

○ 진보성과 권리범위는 무관하므로 수율의 현저한 상승이 있어도 이용관계가 성립

○ 적극적 효력은 제한되지만 소극적 효력은 제한되지 않음

○ 동일인 간에는 성립하지 않음

○ 동일일 출원인 경우 양자 모두 자유롭게 실시 가능

○ 주체적 요건

○ 청구인 : 선출원 특허권자, 선출원 실시권자, 후출원 특허권자, 후출원 실시권자

○ 피청구인 : 선출원 특허권자, 선출원 실시권자, 후출원 특허권자, 후출원 실시권자

○ 크로스 라이선스(cross-license) : 선출원 권리자 또는 선출원 전용실시권자가 청구하는 경우

○ 객체적 요건

○ 통상실시권허여심판에 의한 강제실시권의 범위는 후출원발명의 실시를 위해 필요한 범위에 한함

○ 상표권과 저촉하는 경우 통상사용권허여심판을 청구할 수 없음 : 상표의 출처표시 기능을 보호하기 위함

○ 시기적 요건

○ 선출원권리의 존속 중에만 청구할 수 있음

○ 특허권이 소멸하면 통상실시권허여심판을 청구할 필요 없이 자유롭게 실시하면 됨

○ 절차적 요건

○ 타인이 정당한 이유 없이 허락을 하지 않거나 그 타인의 허락을 받을 수 없는 경우

○ 허락을 구한 적 없이 심판을 청구한 경우 부적법한 심판청구로서 심결각하됨 (142조)

○ 선원 특허·실용신안보다 후원 특허·실용신안이 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보여야 함

○ 이유 : 통상실시권허여심판의 남용을 방지하기 위함

○ 상표권자를 상대로 통상실시권 허락심판을 허용하지 않음

○ 원디자인권과 후출원 특허권의 관계에서 기술적 진보 요건이 적용되지 않음 (138조 2항)

○ 효과

○ 심판비용은 심판의 승패에 관계없이 청구인이 부담함

○ 통상실시권에 대한 대가는 실시 후에 지급되거나 공탁될 수 있음

○ 대가가 지급되거나 공탁되지 않은 경우 실시할 권능이 부여되지 않음

○ 부종성 : 이 실시권은 당해 특허권에 수반하여 이전함

○ 그 특허권이 소멸하면 함께 소멸

○ 통상실시권을 유보한 채 특허권만 이전할 수 없음

 

 

4. 질권 [목차]

⑴ 서론

① 채권자는 채무의 변제가 있을 때까지 채무자나 제3자의 물건이나 재산권을 유치

② 채권자는 채무의 변제를 간접적으로 강행

③ 채권자는 채무의 변제가 없을 때 목적물로부터 우선변제를 받음

⑵ 요건

① 객체적 요건

○ 특허를 받을 수 있는 권리에 대해서 질권 설정 불가

○ 특허권에 대해서 질권 설정 가능 : 일부 청구항에 대해서 질권 설정 불가

○ 원칙 : 실시권에 대해서 질권 설정 가능

○ 예외 : 강제실시권

○ 국방상 필요에 의한 통상실시권

○ 통상실시권 허여심판에 의한 통상실시권

○ 재정에 의한 통상실시권

② 제한

○ 전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻지 않고 질권을 설정할 수 없음 (100조 4항)

○ 통상실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자의 동의를 얻지 않고 질권을 설정할 수 없음 (102조 6항)

○ 특허권, 전용실시권, 통상실시권이 공유인 경우 다른 공유자의 동의를 얻지 않고 질권을 설정할 수 없음

⑶ 효력

① 효력 1. 우선변제권

○ 등록 질권자는 후순위 채권자보다 우선하여 변제받을 수 있음

○ 특허권은 무체재산권이기 때문에 물건의 인도로 인한 유치적 효력은 없음

② 효력 2. 실시 불가

○ 원칙 : 질권자는 당해 특허발명을 실시할 수 없음

○ 예외 : 질권자가 계약으로 특별히 약정한 경우 당해 특허발명을 실시할 수 있음

③ 효력 3. 법정실시권

○ 특허권자가 질권 설정 이전에 특허발명을 실시한 경우 경매 등에 의해 이전돼도 법정실시권을 가짐 (122조)

○ 위 경우 원래 특허권자는 실시를 하려면 새로운 특허권자에게 대가를 지급해야 함

④ 효력 4. 물상 대위

○ 질권은 특허법에 의한 보상금, 특허발명의 실시료에 대해서도 행사할 수 있음

○ 단, 그 지급 및 인도 전에 압류를 해야 함

⑤ 효력 5. 동의권

○ 특허권자는 질권자의 동의 없이 특허권의 포기, 특허의 정정 및 정정심판 청구를 할 수 없음

○ 전용실시권자 및 통상실시권자는 질권자의 동의 없이 당해 실시권을 포기할 수 없음

⑥ 효력 6. 심판장의 통지의무

○ 무효심판이 청구된 경우 등록 질권자는 심판장으로부터 이를 통지받아 심판에 참가할 수 있음

⑦ 등록의 효력

○ 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정, 이전, 변경, 소멸, 처분의 제한은 등록이 효력 발생 요건

○ (참고) 민법상 질권의 경우 점유가 공시방법이므로 등기 없이도 질권의 효력이 발생함

○ 특허권의 점유가 불가능하기 때문에 특허법상 질권은 등록을 통한 공시를 하여야 질권의 효력이 발생함

○ 질권의 상속, 기타 일반승계의 경우 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고해야 함

○ 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정, 이전, 변경, 소멸, 제한은 등록이 제3자 대항 요건 (118조 3항)

⑷소멸

① 사유 1. 채무 변제

② 사유 2. 설정 계약 해제

③ 사유 3. 특허권의 소멸

④ 사유 4. 상속인 부존재

⑤ 사유 5. 질권의 포기 : 질권의 목적이 되는 권리자의 동의 불요 (∵ 권리자의 이익을 해하지 않으므로)

 

입력 : 2019.08.30 15:35