9강. 특허권 침해
추천글 : 【특허법】 특허법 목차
1. 개요 [본문]
2. 직접침해 [본문]
3. 간접침해 [본문]
4. 침해에 대한 민사적 조치 [본문]
5. 침해에 대한 형사적 조치 [본문]
6. 침해에 대한 행정적 조치 [본문]
7. 역공격 [본문]
1. 개요 [목차]
⑴ 개요
① 정의 : 특허권의 존속 중에 정당한 권원이 없는 제3자가 그 특허발명을 업으로서 실시하는 행위
② 특허권 침해의 특수성
○ 특허권은 무체재산권 → 침해사실의 발견이 곤란
○ 기술의 고도성, 전문성, 복잡성 등으로 침해여부의 입증이 곤란
○ 손해액 산정, 침해시 회복이 곤란
⑵ 특허권 침해의 성립요건
① 요건 1. 정당한 권원이 없는 자의 실시일 것 (주체)
○ 실시권자와 같은 정당한 권원을 가진 자의 실시는 침해 미구성
○ 전용실시권 설정 시 특허권자의 실시는 침해를 구성함
○ 소모이론 : 특허권자 또는 적법한 제조권을 가진 자로부터 구입한 물건의 사용은 침해를 구성하지 않음
○ 판례 : 채무불이행으로 손해회수 가능한 상황에서까지 계약위반으로 정당권원이 없다고 보지 않음
○ 최신 전원합의체 상표법 판례 : 정당권원 있는 자의 사용도 침해를 구성할 수 있음. 유사범위와 관련 있는 듯
② 요건 2. 유효한 특허의 권리범위 내 발명 (객체)
③ 2-1. 유효한 특허권의 존재
○ 특허출원 중의 실시
○ 존속기간의 만료
○ 특허료의 불납
○ 특허권의 포기 등으로 인해 특허권이 소멸된 후의 실시
○ 무효심판이 청구된 특허권은 무효심판 심결 전에는 유효한 것으로 간주
④ 2-2. 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시할 것
○ 구성요소 완비의 원칙, 균등론, 간접침해 등을 판단
○ 실무상 가장 먼저 판단하는 부분
○ 생산방법의 추정 (129조) : 침해자가 생산하는 물건은 그 물건의 유일한 방법발명으로 생산된 것이라고 추정 (129조)
○ 외국의 방법발명으로 생산된 물건을 수입하는 행위 또한 생산방법의 추정이 적용됨
○ 단, 발명이 공지되면 생산방법의 추정이 복멸됨
○ (참고) 제법발명 구제 : 생산방법 추정 (129조) → 자료 제출 (132조) → 구체적 행위태양 제시 의무 (126조의2)
○ 완구 특허에 대해 완구 조립에 필요한 부품 전체를 판매하는 행위는 직접 침해를 구성
⑤ 요건 3. 업으로서의 실시일 것 (방식)
○ 취지 : 특허권의 권리범위는 산업상 이용가능성 있는 발명에만 국한됨
○ 개인적·가정적 실시는 침해를 구성하지 않음
○ 비영리 사업도 침해를 구성
○ 단 1회의 실시라 하더라도 침해를 구성
○ BM 발명의 경우 가정적 실시라도 침해를 구성할 수 있음 : 행위의 영향을 고려
⑥ 판단시점 : 침해시를 기준으로 함
○ 피고인의 행위가 특허권 침해에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 특허정정의 소급적 효력이 미치지 않음
⑦ 특허권의 침해가 되는 데 있어 침해자의 고의 또는 과실을 요하지 않음
○ (참고) 고의 또는 과실 : 손해배상청구의 성립요건
○ (참고) 고의 : 침해죄의 성립요건
2. 직접침해 [목차]
⑴ 개요
① 정의 : 정당한 권원이 없는 자가 유효한 특허권 내 권리범위의 발명을 업으로서 실시하는 것
② 특허권 침해의 전형
⑵ 요건
① 직접침해의 요건은 일반 불법행위의 요건 중 가해행위의 요건을 구성함
○ 가해행위가 있을 것
○ 귀책사유가 있을 것
○ 위법성이 있을 것
○ 상대방에게 손해가 있을 것
○ 가해행위와 손해의 상당인과관계가 있을 것
○ 가해자에게 책임능력이 있을 것
② 요건 1. 정당한 권원이 없는 자 (주체)
○ 전용실시권이 설정된 경우 특허권자의 특허권을 침해하지 않음
○ 판례 : 채무불이행으로 손해회수 가능한 상황에서까지 계약위반으로 정당권원이 없다고 보지 않음
○ 최신 전원합의체 상표법 판례 : 정당권원 있는 자의 사용도 침해를 구성할 수 있음. 유사 범위와 관련 있는 듯
③ 요건 2. 유효한 특허권 내 권리범위의 발명 (객체)
○ (참고) 간접침해는 이 부분 대신 전용품일 것을 요함
③ 요건 3. 업으로서 실시 (방식)
④ 과실책임 : 침해자의 고의 또는 과실과 무관 (학설 대립)
○ 검토 : 생간건데, 손해배상청구권의 요건으로 위법성이 있으면 족하지 가해행위의 요건일 필요는 없음
⑶ (참고) 특허권의 내용적 범위
① 중심한정주의 : 핵심(essence)을 포함하는 모든 집합(확장해석)을 특허권의 범위로 간주
○ A+B+C 발명이 A+B를 핵심으로 한다면 A+B에도 미침
○ 장점 : 특허권자의 권리 보호가 용이
○ 단점 : 제3자의 보호범위를 파악하기 곤란하여 분쟁이 빈발
○ 1970-80년은 중심한정주의가 우세했으나 주변한정주의로 변화
② 주변한정주의 : 청구범위에 의해 정해지는 경계를 보호범위로 파악하여 경계 내부를 보호범위로 축소 해석
○ A+B+C 발명의 보호범위는 A+B+C+D에 미치지만 A+B에는 미치지 않음
○ 진보성이 인정된 특허가 선특허발명의 보호범위에 속할 수 있음 (저촉관계)
○ A+B는 진보성 상실로 침해를 구성하지 않지만 특허요건 불성립
○ (참고) 회피설계이론의 기본은 생략을 하는 것
○ 장점 : 보호범위 명확, 침해판단 용이
○ 단점 : 청구범위에 기재되지 않은 발명 보호 미흡, 청구항 기재가 많아져 심사가 어려워짐
○ 발명 : 구성요서완비의 원칙(AER, all elements rule), 문언침해이론, 다기재 협범위의 원칙
○ 다기재 협범위의 원칙 : 기재를 많이 할수록 보호범위가 좁아짐
③ 현재의 원칙 : 효력은 특허청구범위에 기재된 발명과 균등범위까지 미침
○ 원칙 1. 특허청구범위 기준의 원칙
○ 발명의 상세한 설명에만 기재된 발명은 효력이 미치지 않음 (2001후2856)
○ 원칙 2. 발명의 상세한 설명 참작의 원칙
○ 청구범위가 불명료한 경우 발명의 상세한 설명을 이용
○ 그럼에도 청구범위가 불명료한 경우 권리범위 부정
○ 보호범위는 발명의 설명에 기재된 실시 예에 한정되지 않음
○ 요약서는 특허권의 보호범위를 판단하는 데 참작하지 않음
○ 원칙 3. 인식한도론
○ 특허발명의 보호범위는 발명자가 발명에 대해 인식하고 있는 범위 내에서만 인정
○ 아직 판례는 나오지 않음
○ 원칙 4. 권리남용의 항변 (2000다69194)
○ 무효사유가 있는 특허권자의 권리 행사는 권리를 남용하는 것으로 봄
○ (참고) 실무상 침해소송이 있으면 거의 백퍼 무효사유의 항변이 있음
○ 착오등록된 특허발명의 권리를 부정하지 않음 : 행정절차의 신뢰성 보장 목적
○ 신규성을 위반하여 착오등록된 특허발명의 권리범위는 부정
○ 진보성을 위반하여 착오등록된 특허발명의 권리범위는 부정할 수 없음
○ 법원은 침해소송에서 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대해 판단할 수 있음
○ 신규성 : 판단할 수 있음
○ 진보성 : 판단할 수 없음 → 판단할 수 있음 (전원합의체)
○ 다만, 법원은 권리범위확인심판이 신규성만 판단할 수 있고 진보성은 판단할 수 없다고 판시
○ 이 경우 권리범위확인심판의 존재 자체를 부정하게 되어 모순에 이른다고 할 수 있음
○ 원칙 5. 자유기술의 항변 (공지기술 참작의 원칙)
○ 개요
○ 자유기술 : 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있었던 기술
○ 자유기술은 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않음
○ 취지 : 신속한 권리 구제 목적
○ 소송실무
○ 진보성을 위반하여 착오등록된 특허발명은 자유기술의 항변이 적용됨 : 권리남용의 항변 우회 목적
○ 일부 구성요소(a)가 공지돼도 공지부분을 제외하면 안 됨 : 일체(a+b+c)로서 출원등록된 것이므로
○ (참고) 무효심판 전의 법리를 다투는 것
○ 입증책임 : 침해자
○ 판례 변경 : 자유기술로서 특허청구범위의 발명구성에 대비되는 확인대상 발명으로 한정할 것인지가 문제가 됨
○ 하급심의 자유실시기술 여부 판단
○ 직접침해 : 특허청구범위의 발명구성에 대비되는 확인대상 발명으로 한정
○ 이유 : 구성의 부가로 인하여 새로운 효과가 발생할 수 있어 자유기술의 범위가 지나치게 넓어짐
○ 간접침해 : 특허청구범위의 발명구성에 한정할 것은 아니다 확인대상 발명 전체로서 자유기술이 적용
○ 이유 : 1) 간접침해는 침해의 개연성이 높은 실시 행위를 미연에 방지하는데 그 취지가 있어 단순 대비를 통한 한정은 부적절하다 할 것이고, 2) 전용품의 의미상 사실상 특허청구범위의 발명구성과 달라도 성립할 수 있는 성질의 것이기 때문이다.
○ 대법원의 자유실시기술 여부 판단
○ 직접침해, 간접침해 모두 확인대상발명을 한정할 것은 아니고 전체로서 봐야 함
○ 취지 : 자유실시기술을 폭넓게 인정하여 신속한 권리를 도모하기 위함
○ 원칙 6. 의식적 제외 이론
○ 정의 : 이를 테면, 금속에서 구리로 보정을 한 경우 다른 유형의 금속에 대해서는 권리범위 불인정
○ 의식적 제외가 성립하는 경우
○ 특허성 관련 거절이유 극복을 위한 감축 등
○ 기재불비 거절이유 극복을 위한 감축 등
○ 심판에서 특허무효항변 극복을 위한 감축 등
○ 보정, 등록 후 청구범위의 정정, 보정 없이 의견서만 제출, 분할출원
○ 의식적 제외가 성립하지 않는 경우
○ 우선심사 신청
○ 유연한 규준의 입장 : 의식적 제외가 있더라도 일정 한도 내에서 권리범위의 확장 해석을 인정 (2001후171)
○ 입증책임 : 침해자
○ 효력 : 의식적 제외는 권리범위를 제한하는 게 아니고 침해 판단 시 효력범위를 제한하는 것임
④ 균등론(doctrine of equivalence)
○ 정의 : A+B+C1의 특허발명의 보호범위에 A+B+C2 (등가관계 : C1 ≒ C2)가 속함
○ 특징 : 특허발명의 보호범위를 확장 해석하는 이론. 보호범위 해석에 있어 예외적 규정
○ 균등론의 적극적 요건 : 보호범위를 균등범위까지 확장 허용
○ 요건 1. 특허 발명의 과제 해결원리가 동일
○ 요건 2. 치환 가능성 : 실질적으로 동일한 작용효과
○ 요건 3. 치환 용이성 : 통상의 기술자가 용이하게 떠올릴 수 있을 정도로 자명
○ 치환된 부분이 특허발명의 본질적인 부분이면 과제 해결원리가 동일하지 않음
○ 치환 용이성 판단시점은 침해시 기준 : 침해시 기준은 출원시에 비하여 선진국에게 유리하다는 단점이 있음
○ 균등론의 소극적 요건 : 보호범위를 균등범위까지 확장 불허
○ 요건 1. 자유기술은 균등론 미적용
○ 요건 2. 의식적 제외는 균등론 미적용 (∵ 금반언의 원칙 = 출원경과 참작의 원칙)
○ 침해자에게 주장 및 입증책임이 있음
⑤ 역균등론
○ 정의 : A+B+금속의 특허발명의 보호범위에 A+B+철이 속하지 않을 수 있음
○ 보충 : 금속의 경우 Fe를 포함하므로 구성요소가 완비돼 있으나 발명의 설명상 구리를 언급
○ 균등론과의 비교
○ 균등론 : 구성요소 완비 ×, 보호범위 ○
○ 역균등론 : 구성요소 완비 ○, 보호범위 ×
○ 대한민국에서 판례는 아직 없음
⑷ 사례
① 이용발명 : 타인의 발명, 고안, 디자인(동일 또는 유사)을 이용하는 발명 (단, 상표는 해당 없음)
○ 이용발명인 경우
○ 단순히 촉매를 부가한 경우
○ 이용발명이 아닌 경우
○ 특허발명에 공지의 기술을 부가하여 새로운 효과가 발생한 경우
○ 학설 : 실시상의 이용을 이용발명으로 볼지가 문제가 됨
○ 사상상의 이용 : 선출원발명이 A+B+C, 후출원발명이 A+B+C+D
○ 실시상의 이용 : 후출원발명이 선출원발명의 용도발명, 제법발명
○ 그대로설 : 선출원발명의 요지를 그대로 포함하고 있어야 이용발명이 성립한다는 학설
○ 침해가능성설 : 선출원발명의 요지를 그대로 포함하고 있어야 이용발명이 성립한다는 학설
○ 판례의 태도 : 실시상의 이용관계에 관한 판례는 따로 없으므로 사상상의 이용만을 이용발명으로 봄
○ 추가 판례 : 균등범위에 구성요소를 부가해도 이용관계라고 보아 침해불가피설에 근사한 태도도 취한 적 있음
○ 선출원발명과 후출원발명이 동일자 출원인 경우 이용발명이 성립하지 않음
○ 동일인 간에는 이용발명 관계가 성립하지 않음
○ 특허권 침해를 구성
② 생략발명
○ 정의 : 특허발명의 구성요소 중 중요성이 낮은 요소를 생략하여 특허발명의 작용효과보다 열등한 경우
○ 특허권 침해가 아님
③ 불완전이용발명
○ 정의 : 생략발명에 일정한 요소를 부가한 발명
○ 특허권 침해가 아님
④ 우회발명
○ 정의 : 특허침해를 벗어나기 위하여 무의미한 부가공정을 부가하는 방법 및 실시
○ 특허권 침해를 구성
⑤ 공동침해
○ 요건 1. 침해가 성립
○ 요건 2. 지배·관리 관계에 있거나 주관적 공동관계가 있을 것을 요함 (통설·판례)
3. 간접침해 (침해로 보는 행위) (127조) [목차]
⑴ 개요
① 정의 : 직접침해의 전 단계이므로 침해는 아니지면 침해의 개연성이 높아 침해행위로 보는 행위
② 특허법상 '침해로 보는 행위'로 명명돼 있음
③ 취지 : 방치할 경우 침해의 개연성이 높음
⑵ 유형
① 물건발명 : 그 물건의 생산에만 사용되는 물건을 생산, 양도, 대여, 수입, 양도·대여의 청약하는 행위
○ 그 물건의 생산에만 사용되는 물건을 전시하는 행위도 간접침해를 구성
○ 그 물건의 생산에만 사용되는 물건의 사용 : 간접침해가 아니라 직접침해를 구성
② 방법발명 : 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여, 수입, 양도·대여의 청약하는 행위
○ 그 방법의 실시에만 사용되는 물건의 사용 : 간접침해가 아니라 직접침해를 구성
③ 특허발명의 생산이 국외에서 일어나는 경우
○ 판례 : 특허발명의 생산에만 사용하는 물건을 생산하더라도 간접침해가 성립할 수 없음
○ 그러나 위 판례는 간접침해가 직접침해로부터 독립적이라는 법리에 모순이라는 지적이 있음
⑶ 성립요건
① 간접침해의 성립요건은 일반 불법행위의 요건 중 가해행위 요건을 기술함
○ 가해행위가 있을 것
○ 귀책사유가 있을 것
○ 위법성이 있을 것
○ 상대방에게 손해가 있을 것
○ 가해행위와 손해의 상당인과관계
○ 가해자에게 책임능력이 있을 것
② 요건 1. 정당한 권원이 없을 것 (주체)
○ 전용품을 실시하더라도 전용품이 권리소진이론에 해당하면 효력이 미치지 않음
○ 판례 : 채무불이행으로 손해회수 가능한 상황에서까지 계약위반으로 정당권원이 없다고 보지 않음
○ 최신 전원합의체 상표법 판례 : 정당한 권원이 있어도 침해를 구성할 수 있음. 유사 범위와 관련 있는 듯
③ 요건 2. 전용품일 것 (객체)
○ 전용품 : 타용도가 없는 물건
○ 물건발명의 전용품 : 특허발명인 물건의 생산에만 사용되는 물건
○ 방법발명의 전용품 : 특허발명인 방법의 실시에만 사용되는 물건
○ 전용품일 것만을 요할뿐 전용품의 공지 여부는 중요하지 않음
○ 실시 대상이 물건이 아니면 간접침해가 성립하지 않음
○ 전용품인지 여부는 침해행위 당시를 기준으로 함
○ 전용품에 구성요소를 추가해야 비로소 타용도가 생기더라도 그러한 타용도를 인정할 수 없음
○ 감광드럼 토너 카트리지 사건 : 소모품일지라도 전용품이라고 할 수 있음
○ 입증책임 : 특허권자에게 있음
○ 검토 : 법률요건 분류설에 따라 침해행위의 성립요건은 침해를 주장하는 당사자가 입증해야 함
○ 한계 : 타용도가 있는 것을 증명하는 것은 쉬워도 타용도가 없는 것을 증명하는 것은 어려움
○ 학설 : 타용도에 통용성과 사용가능성을 요하는 판례의 태도를 확인
○ 당해물건설 : 이 법의 타용도란 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적 사용 가능성이 있을 때 인정
○ 사용가능성설 : 이 법의 타용도란 경제적, 상업적 내지 실용적 타용도가 없을 때 인정 (가격 등을 고려)
○ 사용사실성설 : 이 법의 타용도란 사회통념상 통용되고 경제적, 상업적 내지 실용적 타용도가 없을 때 인정
○ 유통설 : 이 법의 타용도란 통용성, 사용가능성뿐만 아니라 유통가능성까지 있어야 인정
○ 판례 : 사용사실성설의 태도를 취함
○ 검토 : 당해물건성설, 사용가능성설은 타용도 여부가 너무 넓어져 특허권자의 권리를 보호하기 어려울 우려가 있으며 유통설은 입증책임이 곤란하다는 문제가 있어 사용사실성설의 태도가 타당
○ 구성요소를 부가하여 타용도가 생긴 것을 참작하지 않음
④ 요건 3. 업으로서 실시 (방식)
○ 개인용, 가정용의 실시는 침해를 구성하지 않음
○ 다만, 반드시 공장 내 실시일 것을 요하지 않음
⑤ 위법성 : 침해자의 고의 또는 과실과 무관 (학설대립)
○ 검토 : 생간건데, 손해배상청구권의 요건으로 위법성이 있으면 족하지 가해행위의 요건일 필요는 없음
⑥ 학설 : 간접침해의 성립에 있어서 직접침해가 전제되는지가 문제가 됨
○ 독립설 : 직접침해와 무관하게 간접침해의 독립적 성립이 가능함
○ 종속설 : 직접침해가 선결되어야 간접침해가 성립함
○ 주요 판례 : 독립설의 태도
○ 문제 판례 : 해외수출을 위한 국내 전용품 생산은 간접침해가 아님
○ 검토 : 간접침해는 직접침해가 일어날 것을 방지하는 규정이므로 직접침해가 일어날 것을 전제하는 건 취지에 맞지 않다. 따라서 위 판례는 타당하지 않다.
⑷ 구제수단
① 보상금청구권 : 간접침해 행위에 대해 보상금청구권 규정이 준용됨 (65조 5항)
② 민사상 구제조치
○ 직접침해에 준하는 민사상 구제조치를 취할 수 있음
○ 침해금지청구권, 신용회복청구권, 손해배상청구권, 과실추정 인정
○ 손해배상청구권, 과실추정은 견해대립이 있음
③ 권리범위 확인심판의 청구
○ 전용품을 확인대상발명으로 권리범위 확인심판 청구 가능 (2003후1109)
④ 침해죄 인정여부 : 죄형법정주의 원칙상 간접침해는 처벌되지 않음
⑤ 실시권 설정여부 : 특허권자는 전용품에 대해 실시권을 설정할 수 없음
4. 침해에 대한 민사적 조치 [목차]
⑴ 침해금지청구권 (126조)
① 정의 : 침해자 또는 침해우려자에게 침해의 금지 또는 예방을 청구하는 것
○ 민법에서의 물권적 청구권과 유사
○ 침해예방청구권을 포함하는 개념
② 요건
○ 침해자의 고의 또는 과실과 무관하게 청구 가능
○ 대리인의 특별수권 불요
○ 공유자 1인이 단독으로 청구 가능 : 보존행위이므로
○ 시기적 요건 : 사실심변론종결시 기준 (∵ 민사소송법의 원칙)
○ 침해예방청구권은 침해를 요건으로 하지 않음 : 침해의 개연성만 있으면 청구할 수 있음
③ 폐기·제거 청구권 : 침해행위를 조성한 물건, 설비를 폐기하거나 침해 예방에 필요한 행위 청구 가능 (126조 2항)
○ 침해 행위를 조성한 물건
○ 예 1. 타이어의 공기압 측정방법의 발명에 관해서 특허가 돼 있을 때 그 방법을 실시하는 데에만 사용되고 현재 판매되고 있는 압력 변환기
○ 예 2. 휠이 부착한 마우스에 대해 특허가 돼 있을 때 휠이 부착된 마우스에 버튼을 하나 더 추가하여 진보성이 인정되는 마우스를 생산하는 경우 상품으로서의 마우스
○ 폐기·제거 청구권은 단독으로 행사할 수 없음 : 반드시 침해금지청구와 함께 제기해야 함
④ 몰수 및 교부
○ 법원은 침해 행위를 조성한 물건 또는 그 행위로부터 생산 물건을 몰수하거나 피해자에게 교부하도록 명할 수 있음
○ 물건을 생산하는 방법의 발명에 관한 특허의 경우 특허권자는 그 방법에 따라 생산한 물건의 폐기도 청구할 수 있음
○ 특허법은 피해자가 직접 침해행위를 조성한 물건의 반환을 청구할 수 있음을 명시하지 않았음
○ 피해자의 신청이 있는 경우에 한해 법원은 피해자에게 침해물 등을 교부할 것을 선고할 수 있음 (231조 1항)
○ 단지 교부받은 경우에 한하여 그 물건의 가액을 초과하는 손해액에 대해서 손해배상을 청구할 수 있음 (231조 2항)
⑤ 침해금지 가처분신청
○ 본안소송과 병행하여 침해금지 가처분을 신청할 수 있음
○ 취지 : 신속한 권리구제 (3개월). (참고) 소송은 6개월이 걸림
○ 판단기준 : 시급성, 이해득실관계, 승패관계, 기타제반사항 등을 고려 (판례)
○ 효력 1. 가처분의 효력은 특정된 침해행위로 국한됨 : 임시적 효력
○ 효력 2. 침해금지 가처분신청 후 특허권이 소급 무효되면 전 특허권자의 과실이 추정됨
○ 효력 3. 공탁금
○ (참고) 실무적으로 이용하는 경우가 많지 않음
⑵ 손해배상청구권
① 개요
○ 정의 : 침해자에게 손해의 배상을 청구할 수 있음
○ 민법상 손해배상 : 채무불이행에 기한 손해배상, 불법행위에 기한 손해배상
○ 특허법상 손해배상은 불법행위에 기한 손해배상을 의미
○ 특허 침해 소송의 원고 승소율은 한국 기준 20%, 미국 기준 2/3
② 손해의 종류
○ 적극적 손해
○ 소극적 손해(일실이익)
○ 정신적 손해 : 아직 이를 인정한 판례가 없음
③ 성립요건
○ (참고) 일반 불법행위의 요건
○ 가해행위가 있을 것
○ 귀책사유가 있을 것
○ 위법성이 있을 것
○ 상대방에게 손해가 있을 것
○ 가해행위와 손해 간 상당인과관계
○ 가해자에게 책임능력이 있을 것
○ 요건 1. 침해행위가 있을 것 : '가해행위가 있을 것' 및 '위법성이 있을 것'을 구성함
○ 요건 2. 고의 또는 과실이 있을 것 : '귀책사유가 있을 것'을 구성함
○ 과실추정 : 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 과실이 있는 것으로 추정됨 (130조)
○ 입증책임의 전환 : 침해자가 무과실임을 입증해야 함
○ 특허권자가 특허된 물건에 특허의 표시를 하였는가에 불문하여 과실이 추정됨 (간주 ×)
○ 과실추정의 법리는 정정을 전후로 그대로 유지됨
○ 설명서, 타인의 지시, 변리사 감정 등은 과실추정을 복멸시키지 않음
○ 현재까지 과실추정을 복멸시킨 사례는 없음 : 특허는 공개된 특질이 있어 공중의 주의의무 존재 (판례)
○ 요건 3. 위법할 것
○ 요건 4. 손해가 발생할 것 : '상대방에게 손해가 있을 것'을 구성함
○ 적극적 손해 : 변리사에게 지급한 금전
○ 소극적 손해 : 침해자의 특허발명 실시로 인해 입은 손해
○ 정신적 손해 : 통설·판례는 이를 무시함
○ 피청구인은 손해의 발생이 없음을 입증하면 배상책임을 면할 수 있음
○ 침해자가 동종의 영업을 하고 있는 경우 피해자가 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정됨
○ 소극적 손해를 의미함 : 특허권자가 침해의 제거 또는 방지를 위해 지출한 비용 등의 적극적 손해는 해당 없음
○ 요건 5. 손해발생과 침해행위 간 인과관계가 있을 것 (추정됨) : '가해행위와 손해 간 상당인과관계'를 구성함
○ 판단시점 : 침해행위 당시 기준 (∵ 손해배상청구의 특수성)
○ 검토 : 판단컨데, 특허권 침해는 일반 불법행위를 준용하여 가해행위 시점인 침해행위를 기준으로 함이 타당
④ 손해액 계산 : 특허권자가 입증하기 용이한 것으로 청구
○ 학설 : 손해액의 성격이 문제가 됨
○ 차익설 (보존설) : 침해가 없었을 때와 있었을 때의 특허권자가 받게 될 이익액의 차액이 손해액이라는 학설
○ 징벌설 : 침해자에게 징벌적 손해액을 물어야 한다는 학설
○ 128조 2항부터 7항은 차익설을 따름
○ 128조 8항은 징벌설을 따름
○ 128조 2항 : 손해액 산정 가능액 (도입배경 : 입증책임의 추가 경감)
○ 취지 : 차익설을 따름. 단, 128조 2항 2호는 징벌설적 요소가 있음
○ 손해액 산정 가능액 = 특허권자의 생산능력 내 × 특허권자의 단위수량당 이익액 + 생산능력 밖 × 로열티
○ 2항 1호 : 손해액 산정 가능액 = min(①, ②) + α
○ ① = (침해자의 양도수량 - 특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량) × 침해행위가 없었을 때 특허권자의 단위수량당 이익액
○ ①은 원고인 특허권자가 주장해야 함 (성립요건의 존재)
○ ①에서 특허권자의 단위수량당 이익액을 쓰는 이유 : 자료의 구조적 편재 때문
○ ② = (특허권자가 생산할 수 있었던 물건 수량 - 실제 판매한 물건 수량) × 특허권자의 단위수량당 실제 이익액
○ ②은 피고인 침해자가 주장해야 함 (효력요건의 부존재)
○ 2항 2호 : α = max (③, 0)
○ 개정법 : 2항 1호에 더불어 2항 2호에 따른 금액을 더 청구할 수 있음
○ ③ = (침해자의 양도수량 - 2항 1호에서 고려했던 양) × 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액
○ ③ 계산 시 특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량도 포함됨을 유의
○ 요건 : 특허권자가 실시권을 설정 또는 허락할 수 있었다고 인정되는 경우가 아니어야 함
○ 금액 : 통상실시권 청구액보다 많음 (∵ 통상실시권은 계약은 우호계약인 경우가 많으므로)
○ 예제
○ 침해자 양도 수량 : 500개
○ 특허권자가 생산할 수 있었던 물건 수량 : 100개
○ 특허권자의 단위수량당 실제 이익액 : 10원
○ 특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량 : 50개
○ 실시권 설정 불가 수량 : 0개
○ 2항 1호에 따른 손해 산정 가능액 : min((500개 - 50개) × 10원, 100개 × 10원) = 1000원
○ 2항 2호에 따른 손해 산정 가능액 : (500개 - 100개 - 0개) × 단위수량당 로열티
○ 총 손해 산정 가능액 : 100 × 10원 + 400 × 단위수량당 로열티
○ 128조 3항 : 삭제
○ 128조 4항 : 손해액 추정액 (가장 먼저 만들어진 조항)
○ 취지 : 차익설
○ 손해액 = 침해자의 이익액 (기여분을 고려함)
○ 손해의 발생에 관한 입증은 경업관계 등으로 손해의 발생 염려 내지 개연성이 있음을 입증하면 족함
○ 특허권자에게 손해 자체가 없는 경우 이 조항이 적용될 수 없음
○ 학설 : 128조 4항에서 언급하는 단위수량당 이익액의 의미가 문제가 됨
○ 한계이익설 : 이윤을 생산량에 대하여 미분한 것을 단위수량당 이익액으로 보자는 학설
○ 순이익설 : 이윤을 생산량으로 나누어 평균 이윤을 구한 것을 단위수량당 이익액으로 보자는 학설
○ 통설 : 한계이익설
○ 검토 : 생산량이 커질수록 비용이 감소하여 한계이익이 점차 증가하기 때문에 침해자로부터 더 많은 손해액을 청구할 수 있어 순이익설보다 한계이익설이 타당
○ 128조 5항 : 손해액 청구 가능액 (최저배상액으로서의 의미)
○ 취지 : 차익설. 단, 통설은 징벌설적 요소를 인정함 (아래 참고)
○ 손해액 청구 가능액 = 특허발명의 실시에 대해 합리적으로 받을 수 있는 금액
○ 128조 2항, 4항과 달리 추정이 아닌 사실상 간주의 성격을 가짐 (∵ 최저배상액의 의미를 가지므로)
○ 손해액이 합리적으로 받을 수 있는 금액을 초과하는 경우 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있음
○ 통상적으로 받을 수 있는 금액 → 합리적으로 받을 수 있는 금액 : 통상 실시권 계약은 우호계약인 경우가 많아 특허권자를 보호하기 위해 합리적으로 받을 수 있는 금액으로 금액을 상향 조정
○ 이 경우 침해자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 경우 그 초과액에 대해서 참작할 수 있음
○ 상표법과 달리 실제 손해가 없어도 배상받을 수 있음 (다수설, 징벌설적 요소)
○ 128조 7항 : 자유심증주의
○ 상황 : 손해의 발생은 인정되나 손해액 증명이 극히 곤란한 경우
○ 법원은 변론의 전 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정
○ 법관에게 자유재량을 부여한 것은 아님 (2010다58728)
○ 128조 8항 : 징벌적 손해배상액
○ 취지 : 징벌설
○ 침해자의 행위가 고의적인 경우 손해인정금액의 최대 3배 이내
○ 판단 고려사항 : 다음과 같이 시간 흐름으로 암기
○ 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
○ 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
○ 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모
○ 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
○ 침해행위의 기간·횟수
○ 침해행위에 따른 벌금
○ 침해행위를 한 자의 재산상태
○ 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도
○ 기타
○ 특허권자는 손해액 산정 가능액, 손해액 추정액, 손해액 청구 가능액 중 입증하기 용이한 것을 주장할 수 있음
○ 손해배상액의 증액을 위해서는 침해자에게 고의가 있어야 함
○ 침해행위로 인해 얻을 이익액의 계산방식은 자백의 대상이 아님 : 직접 필요한 주요 사실이 아니므로
○ 침해 소송에서 법원이 서류에 한하지 않고 자료의 제출을 명할 수 있는 법률은 특허법·실용신안법뿐 : 그만큼 특허권 보호에 힘이 실려 있음
○ 특허권 침해자는 정당한 이유가 있을 시 손해액 계산을 위해 서류를 제출하도록 한 법원의 명령에 응하지 않을 수 있음
○ 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때 피고는 감정인에게 필요한 사항을 설명해야 함
○ 위 감정사항 설명의무를 규정한 법률은 특허법·실용신안법뿐 : 그만큼 특허권 보호에 힘이 실려 있음
○ 손해배상 인정액은 미국이 한국의 약 200배
○ 예제 (2021 개정법 기준으로 각색)
○ 甲은 매년 20,000개를 생산할 수 있는 공장시설을 완공
○ 甲은 1년간 특허품 10,000개를 제조·판매. 개당 판매액은 11,000원이고 개당 이익액은 1,000원임
○ 乙은 1년간 甲의 특허품 15,000개를 제조·판매. 개당 판매액은 10,000원이고 개당 이익액은 2,000원임
○ 甲의 특허품 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액은 매출액의 5%
○ 손해액 산정 가능액 = min(①, ②) + max(① - ②, 0) × 10,000 × 0.05 = min(15000 × 1000, (20000 - 10000) × 1000) + 5,000 × 10,000 × 0.05 = 12,500,000원
○ 손해액 추정액 = 15,000 × 2,000 = 30,000,000원
○ 손해액 청구 가능액 = 15,000 × 10,000 × 0.05 = 7,500,000원
⑤ 효과
○ 손해배상청구권 소멸시효 = min(손해 및 가해자를 안 날 + 3년, 침해행위가 있은 날 + 10년)
⑶ 신용회복청구권
① 정의 : 침해자에게 손해배상과 함께 업무상의 신용회복을 위해 필요한 조치를 명하도록 하는 것
② 요건
○ 청구인은 특허권자 또는 전용실시권자
○ 고의 또는 과실이 있을 것 : 손해배상청구권과 유사
○ 업무상의 신용이 실추될 것
③ 효과 : 법원은 손해배상에 대신하여 명령하거나 손해배상과 함께 침해자에게 명령할 수 있음
④ 신용회복조치
○ 법원은 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의해 손해배상에 갈음할 수 있음
○ 법원은 사죄권고 명령을 명할 수 있음
○ 헌법재판소는 양심의 자유에 반한다는 한정 위헌 결정 (헌법재판소 1991.04.01)
⑷ 부당이득 반환청구권
① 정의 : 침해자로부터 원인없는 이득(부당이득)을 반환할 수 있음
② 민법상 부당이득 반환청구권을 준용함 : 선악, 과실 여부를 불문함
③ 손해배상청구권에 대한 실익
○ 손해배상청구권은 "안 날로부터 3년 이내"라는 소멸시효에 걸림
○ 부당이득 반환청구권은 "채권 성립일로부터 10년 이내"라는 소멸시효에 걸림
⑸ (참고) 보상금청구권
① 개요
○ 정의 : 특허등록 전의 침해에 대해 보상금을 청구할 수 있는 권리
○ 취지 : 출원공개로 인한 제3자의 침해를 방지하기 위함
○ (주석) 보상금은 유효한 특허권에 대한 권리가 아니므로 '침해'에 대한 민사적 조치라고는 할 수 없음
② 특징
○ 채권적 권리
○ 해제조건부 권리 : 출원계속상태가 종료되거나 특허권이 소멸하면 보상금청구권은 소급하여 소멸
○ 권리의 독립성 : 특허 등록 이후에는 민사적 구제 방법이 따로 있음
③ 객체적 요건
○ 요건 1. 특허출원이 출원공개될 것
○ 보상금 청구권의 신속한 발생을 위해 조기공개신청 가능
○ 국어로 출원된 국제특허출원 : 국제공개 후 서면 경고가 가능함
○ 외국어 국제특허출원 : 출원공개 후 서면 경고가 가능함
○ 요건 2. 제3자가 특허출원 발명을 업으로서 실시하고 있을 것
○ 비영리적 사업도 해당함
○ 요건 3. 제3자에게 서면으로 경고할 것 : 제3자의 악의가 입증되면 경고가 필수요건이 아님
○ 보상금청구권 행사 취지의 사실의 통지
○ 통상 내용증명우편을 이용
○ 청구항이 확장되거나 변경된 경우 서면으로 재경고를 해야 함
○ 청구항이 축소된 경우 재경고를 하지 않아도 됨
○ 보상금청구권 행사 취지의 사실의 통지가 실시 중단의 요구를 의미하지 않음
○ 보상금청구권 행사 취지의 사실의 통지 후 실시자가 실시를 중단하고 거절결정이 확정 시 실시자는 출원인에게 손해배상을 청구할 수 없음
○ 정보제공을 하였다는 사실만으로 제3자의 악의를 추정할 수 없음
○ 요건 4. 경고받은 후 설정등록 시까지 위법한 실시일 것
○ 예 : 선사용자의 법정실시권은 위법성을 조각함
④ 절차적 요건
○ 특허권 설정등록 후에 보상금 청구권을 행사할 수 있음
○ 공동불법행위의 책임
○ 민법의 부진정연대책임 준용 (민법 760조)
○ 공동행위자 중 누구에 대해서도 연대책임을 물을 수 있음
⑤ 시기적 요건
○ 소멸시효 = min(설정등록일 + 3년, 불법행위일 + 10년)
○ (참고) 민법 규정을 준용
○ (참고) 취소권의 제척기간 = min(법률행위 성립 + 10년, 추인 가능 시점 + 3년)
○ (참고) 실무적으로 불법행위일 + 10년이 중요한 경우는 드묾
○ (참고) 설정등록일 대신 결정등본을 송달받은 날로 오답을 내는 경우가 빈번
⑥ 효력
○ 특허법상 간접침해, 생산방법의 추정, 서류의 제출, 민법상 공동불법행위, 소멸시효에 관한 규정이 준용
○ 침해금지청구권 (126조), 손해배상청구권 (128조), 과실 추정 규정을 준용하지 않음
○ 보상금액 : 통상실시료 상당액. 손해액 산정액 중 가장 낮은 수준
○ 소멸시효 : 3년. 설정등록일부터 기산
○ 특허권에 기한 특허침해소송 등과 별개
○ 출원공개 후 제3자의 양도로 인한 물건의 실시에 대해 제3자의 보상금이 지급돼도 특허권 침해를 구성
○ 위 경우 권리의 소모이론이 적용되지 않음 : 보상금청구권과 특허권은 별개의 것
○ 보상금청구권은 죄형법정주의에 의해 형사죄의 대상이 되지 않음
⑦ 소멸
○ 소멸사유
○ 출원의 무효, 취하, 포기, 거절결정 확정
○ 설정등록 시 특허료 불납
○ 소멸시효 완성, 특허취소결정 확정
○ 특허권 무효 또는 일부 무효 : 후발적 무효는 제외함
○ 정정심판에 의한 청구범위 감축 : 관련 청구항의 보상금청구권 소멸
○ 삭제보정에 의한 일부 소멸
○ 소멸의 효과
○ 특허권자는 고의 또는 과실이 있다고 추정
○ 특허권자에게 손해배상청구 가능
○ 출원인이 보상금청구권을 행사한 후 특허 무효 심결이 확정 시
○ 출원인의 고의나 과실이 없는 경우 : 손해배상 책임이 없음
○ 출원인의 고의나 과실이 있는 경우 : 손해배상 책임이 있음
○ (참고) 손해배상은 당사자의 고의 또는 과실을 요함
⑧ 국제특허출원의 특례 : 속지주의를 따름
○ 국제사무국에서 행해지는 국제공개에 의해서 보상금 청구권이 인정되지 않음
○ 국내단계에서 출원 공개가 되어야 보상금 청구권이 인정됨
○ 특허권이 등록되어야 보상금 청구권을 행사할 수 있음
5. 침해에 대한 형사적 조치 [목차]
⑴ 특허권 침해죄
① 요건 1. 반의사불벌죄
○ (참고) 친고죄 : 고소기간 ≤ 범인을 안 날 + 6개월 (형사소송법 230조)
○ 친고죄에서 반의사불벌죄로 법이 개정됨 (2020. 10. 20)
○ 취지
○ 피해자의 고소 없이도 수사기관이 직권수사를 개시할 수 있음 (절차의 신속성)
○ 피해자의 고소 없이도 수사기관의 처벌이 가능함 (절차의 효율성)
○ 피해자에게 고소의 부담을 지우지 않아 피해자를 보호할 수 있음 (절차의 공정성)
○ 타법과의 비교
○ 디자인보호법상 침해죄는 친고죄에 해당함
○ 상표법상 침해죄는 비친고죄에 해당함
○ 실용신안법은 아직 개정되지 않아서 친고죄에 해당함
② 요건 2. 침해자의 고의 : 과실로는 부족함
③ 요건 3. 침해행위시 기준
④ 기타 요건
○ 통상실시권에 대한 침해는 침해죄를 구성하지 않음
○ 침해자가 재산상의 이득을 얻었는가와는 무관
○ 특허청구범위를 정정하는 심결이 확정된 경우라도 피고의 침해 여부는 정정 전의 청구범위를 기준으로 함
○ 여러 청구항을 침해하더라도 하나의 죄를 구성
○ 죄형법정주의에 의해 간접침해는 특허권 침해죄를 구성하지 않음
⑤ 양벌규정 : 민법의 사용자 책임과 유사한 규정
○ 침해자 : 7년 이하의 징역 또는 1억 이하의 벌금
○ 침해자의 사용자 또는 침해자가 대리하는 본인이 개인인 경우 : 해당 조문의 벌금형
○ 침해자의 사용자 또는 침해자가 대리하는 본인이 법인인 경우
○ 특허침해죄 : 3억원 이하의 벌금
○ 허위표시의 죄 또는 거짓행위의 죄 : 6천만 원 이하의 벌금
○ 법인 또는 개인은 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 않은 경우 양벌규정에 대한 책임을 면할 수 있음
○ (주석) 실용신안법, 디자인보호법, 상표법의 경우 양벌규정이 동일함
⑵ 기타 벌칙
6. 침해에 대한 행정적 조치 [목차]
⑴ 종류 1. 산업재산권분쟁조정위원회
① 특허청은 특허침해와 분쟁에 대해 산업재산권분쟁조정위원회를 설치
② 산업재산권분쟁조정위원회는 당사자 간 원만한 합의를 유도해 나갈 수 있도록 조정제도를 운영
⑵ 종류 2. 수입금지 (통관압류)
① cease and desist order : 이미 수입된 침해제품의 판매 금지
② limited exclusive order : 당사자에 대해서만 효력
③ general exclusive order : 수입 금지 회피 방지, 출처 확인 불가의 침해 패턴 등 예외적 경우에 한해 대세효를 부여
7. 역공격 [목차]
⑴ 종류 1. 특허법 내 절차 : 이의신청, 권리범위확인심판, 무효심판
⑵ 종류 2. 침해부존재확인소송
⑶ 종류 3. 명예훼손소송
⑷ 종류 4. 허위사실유포소송
⑸ 종류 5. 업무방해소송
⑹ 종류 6. 반독점소송
⑺ 종류 7. 침해소송
입력 : 2019.08.31 19:48
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