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【특허법】 6강. 특허법 제도 2부

 

6강. 특허법 제도 2부

 

추천글 : 【특허법】 특허법 목차 


1. 등록 전후 발명의 동일성 판단 [본문]

2. 공지예외적용주장출원 [본문]

3. 정당한 권리자의 출원 [본문]

4. 분할출원 [본문]

5. 변경출원 [본문]

6. 조약우선권제도 [본문]

7. 국내우선권제도 [본문]


 

1. 등록 전후 발명의 동일성 판단 [목차]

 

  내용 본원발명 비교대상
등록 전 신규성 청구범위 발명 각 호 발명
확대된 선출원주의 당해출원 청구범위 발명 타출원의 최명도
무권리자 정당권리자 청구범위 발명 무권리자 청구범위 발명
선출원주의 청구범위 발명 청구범위 발명
분할출원 명세서 도면 발명 원출원 최명도
변경출원 명세서 도면 발명 원출원 최명도
조약우선권 청구범위 발명 선출원 최명도
국내우선권 청구범위 발명 원출원 최명도
등록 후 보호범위 청구범위 발명 확인대상발명(침해발)

Table. 1. 등록 전후 발명의 동일성 판단

 

 

2. 공지예외적용주장출원 [목차]

⑴ 정의 : 기술적 사상이 합리적인 사유로 공지된 경우 공지되지 않은 것으로 보는 제도

⑵ 취지 : 발명을 공개한 자에게 독점 배타권을 부여하는 것은 특허법의 목적과 부합

종류 1. 본인의 의사에 기한 공지

요건 1. 최초의 공지일로부터 12월 이내 출원

○ 예 : 2016년 3월 3일 발명 A가 공지됐으면 2017년 3월 3일까지 출원을 해야 함

요건 2. 출원서에 취지 기재

○ 원칙 : 출원시 취지 기재 출원서를 제출

○ 출원 시 취지를 기재하지 않아도 증명서 제출처럼 추후보완 가능 (아래 참고)

○ 취지 기재는 체크 박스에 표시를 하면 되지 공지 사실을 특정할 필요는 없음

요건 3. 증명서류 제출의 시기적 요건

시기 1. 공지 관련 증명서류 제출일 ≤ 출원일 + 30일

○ 조문 표현 : "서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다"

시기 2. 추후보완 제도 : 출원 시 취지를 기재하지 않아도 보완수수료를 납부하면 공지예외주장 증명서류를 제출할 수 있는 시기가 두 가지 존재함

시기 2-1. 실체보정 기간

○ 2015. 1. 28. 신설 조항 (30조 3항 1호)

○ 의견제출통지서를 송달받은 경우 공지예외 적용을 받으려는 취지를 적은 서류 또는 증명서류를 제출할 수 있음

○ 보완수수료를 납부해야 함

시기 2-2. 제출일 ≤ min(특허결정 또는 거절결정 취소심판 인용심결 등본을 송달받은 날 + 3월, 설정등록일)

○ 2015. 1. 28. 신설 조항 (30조 3항 2호)

○ 의견제출통지서를 송달받은 경우 공지예외 적용을 받으려는 취지를 적은 서류 또는 증명서류를 제출할 수 있음

○ 보완수수료를 납부해야 함

○ 분할출원에도 비슷한 규정이 있음

④ 기타 요건

○ 공개자와 출원인 또는 발명자가 일치하지 않아도 됨

○ 복수의 공개행위가 있는 경우 각각의 공개행위에 대해 증명서류를 제출해야 함

○ 2차 이후의 공지에 대해 불가분성이 있는 경우 증명성류의 제출을 생략할 수 있음

○ 본인의 의사에 대한 적용요건이 완화되어 웬만하면 공지예외적용주장이 인정됨

○ 단, 출원공개 또는 등록공고의 경우 본인의 의사에 기한 공지라고 할 수 없음

⑤ 효과

○ 일부 청구항에 대한 공지예외적용 주장은 인정되지 않고 출원 일체로서만 인정됨

공지예외적용주장 없이 착오등록 시에 무효사유를 구성하지 않음 (국내 기준) : 실체에 부합하기 때문

○ 공지예외적용주장이 이루어지면 EU와 중국에서 출원할 수 없음

종류 2. 의사에 반한 공지

① 정의 : 협박, 사기, 강박, 비밀유지의무가 있는 자의 부주의로 공지된 경우

요건 1. 최초 공지일로부터 12월 이내 출원

○ 예 : 2016년 3월 3일 발명 A가 공지됐으면 2017년 3월 3일까지 출원을 해야 함

요건 2. 취지기재서면 및 증명서류는 차후 문제가 제기된 경우에 제출하면 됨

○ 의사에 반한 공지는 본인이 그 공지가 있었다는 사실을 모를 개연성이 크므로 서류 제출일 규정이 없음

○ 일반적으로 신규성, 진보성 위반에 따른 거절이유가 있을 때 의견서 제출을 통해 소명함

요건 3. 본인의 의사에 반한 공지

예 1. 특허청이 착오로 특허공개공보를 발행한 경우 의사에 반한 공개로 간주

예 2. 무권리자에 의한 출원은 본인의 의사에 반한 공지

예 3. 출원인의 의사에 기한 공지를 제3자가 악용하여 공지한 경우

⑸ 특수출원과의 관계

① 분할출원

○ 공지일로부터 12개월 이내에 공지예외적용주장을 한 원출원이 있는 경우 분할출원을 할 수 있는 시기에 한 분할출원에도 공지예외주장 효과가 인정됨

○ 분할출원 시 취지 기재 서면 제출

○ 분할출원일부터 30일 내 증명서류 제출 (분할출원은 원출원과 별개의 출원이므로)

② 변경출원

○ 공지일로부터 12개월 이내에 공지예외적용주장을 한 원출원이 있는 경우 변경출원을 할 수 있는 시기에 한 변경출원에도 공지예외주장 효과가 인정됨

○ 변경출원 시 취지 기재 서면 제출

○ 변경출원일부터 30일 내 증명서류 제출 ( 변경출원은 원출원과 별개의 출원이므로)

③ 조약우선권주장출원

○ 공지일로부터 12개월을 초과하여 우선권 주장출원이 있는 경우 공지예외적용을 받을 수 없음

○ 공지예외 증명서류를 우선권주장출원일로부터 30일 이내에 다시 제출해야 함

○ (주석) 차이가 발생하는 이유 : 속지주의 원칙의 여부

④ 국내우선권주장출원

○ 공지일로부터 12개월 이내에 공지예외적용주장을 한 선출원이 있는 경우 우선권주장을 할 수 있는 시기에 한 우선권주장출원에도 공지예외주장 효과가 인정됨

○ 공지예외 증명서류를 우선권주장출원일로부터 30일 이내에 다시 제출해야 함

제특허출원

○ 공지예외적용을 받기 위해서는 공지 등이 된 날로부터 12월 이내에 국제특허출원을 해야 함

○ 공지예외적용을 받기 위해서는 기준일 경과 후 30일 이내에 취지기재 및 증명서류를 제출해야 함 (200조)

○ (참고) 기준일 = min(우선일 + 2년 7월, 심사청구일)

○ (참고) 기준일은 국내단계 진입일임

⑹ 효과

① 신규성, 진보성 판단을 하지 않음

② 출원일이 소급하는 것은 아님

③ 방식위반 시 특허청장은 지정기간을 정하여 보정을 명함

④ 지정기간 내에 흠결이 치유되지 않으면 특허청장은 공지예외주장절차를 무효처분

예 1. 신규성 예외 아님

○ 甲 A 공지 → 乙 A 공지 → 甲 A 출원

○ 甲의 출원은 乙의 공지로 인한 신규성 상실로 거절결정

○ 乙의 출원은 甲의 공지로 인한 신규성 상실로 거절결정

○ 최대한 빨리 출원하는 게 좋은 이유

○ 乙의 공지가 甲의 공지로부터 지득한 발명의 공개가 명백한 경우 신규성을 상실하지 않음

예 2. 선출원주의 예외 아님

○ 甲 A 공지 → 乙 A 선출원 → 甲 A 후출원에서 후출원이 기각될 수 있음

○ 최대한 빨리 출원하는 게 좋은 이유

예 3. 진보성과 공지예외적용 주장

○ 甲 A 공지 → 甲 A' 출원 + A 공지예외적용 주장

○ 甲의 출원은 신규성 뿐만 아니라 진보성에도 하자가 없음

⑺ 해외출원시 유의사항 

 

국가 기간 사유 출원시 주장
제한 박람회 논문발표 특허공개
미국, 캐나다 1 × ×
한국 1 × ×
일본, 독일 6 ×
유럽, 중국 6 × ×

Table. 2. 해외출원시 유의사항

 

① 미국 (35 USC 102조 b항)

② 일본 (일본 특허법 30조)

중국 (중국 특허법 24조)

○ 중국 정부가 주관하거나 승인한 국제전람회에 최초로 전시한 경우

○ 규정된 학술회의 또는 기술회의에 최초로 발표한 경우

○ 타인이 출원인의 동의를 얻지 않고 그 내용을 누설한 경우

④ 유럽 (EPC 55조)

○ 특허출원인 또는 그 승계인에 관하여 명백한 해악인 경우

○ 특허출원인 또는 그 승계인이 공식적인, 공식적으로 승인된, 또는 국제적인 박람회에 전시한 경우

⑤ 대부분의 국가(예 : 러시아, 유럽, 중국(일부 예외))에서는 신규성 의제 제도가 없음

 

 

3. 정당한 권리자의 출원 [목차]

⑴ 개요

① 정당권리자 : 발명을 한 자 또는 그 자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계받은 자

② 무권리자 : 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 정당한 승계인이 아닌 자

유형 1. 정당권리자 모르게 제3자가 출원하는 경우

유형 2. 정당권리자의 출원 이후 제3자가 무단으로 출원인 명의변경을 한 경우

유형 3. 공동발명에서 공동발명자 1인이 단독 명의로 출원하는 경우

⑵ 취지

취지 1. 무권리자의 출원이나 특허를 배척

취지 2. 정당권리자의 출원일을 무권리자의 출원일로 소급시켜줌으로써 정당권리자 보호

취지 3. 선출원주의 하에서 선발명주의적 개념 도입

⑶ 객체적 요건

① 출원 범위를 벗어난 정당한 권리자의 출원이 있는 경우 정당한 권리자의 출원의 출원일은 소급되지 않음

⑷ 시기적 요건

경우 1. 정당권리자 출원일 ≤ 무권리자 특허출원 거절결정 확정일 + 30일 (34조)

 

무권리자의 특허출원 거절결정과 정당한 권리자의 출원
출처 : 이미지 클릭

Figure. 1. 무권리자의 특허출원 거절결정과 정당한 권리자의 출원]

 

경우 2. 정당권리자 출원일 ≤ 무권리자 특허 무효심결 확정일 + 30일 (35조)

 

무권리자의 특허출원 무효심판과 정당한 권리자의 출원
출처 : 이미지 클릭

Figure. 2. 무권리자의 특허출원 무효심판과 정당한 권리자의 출원]

 

③ 심사청구 기간 : 출원일 ≤ 청구일 ≤ max(무권리자 출원일 + 3년, 정당권리자 출원일 + 30일)

⑸ 절차적 요건

① 거절결정, 거절결정의 불복심판에 대한 기각심결, 특허무효심결이 확정된 경우 정당한 권리자에게 서면 통지해야 함

② 정당권리자 출원이 무권리자 특허출원 거절결정 또는 무효심결 확정 전에 이루어진 것이어도 소급효를 인정함

⑹ 효과

① 정당권리자 출원이 적법한 경우

출원일 소급 : 무권리자의 출원일로 소급

특허권의 존속기간 소급 : 무권리자의 출원일의 다음날부터 기산

○ 존속기간이 부당하게 연장되는 것을 막기 위해 무권리자 출원일의 다음날부터 기산

② 정당권리자 출원이 부적법한 경우

출원일 소급 : 정당권리자의 출원일이 출원일이 됨

○ 정당권리자의 출원일을 기준으로 다른 거절이유가 있으면 거절될 수 있음 (예 : 선출원주의)

특허권의 존속기간 비소급

○ 정당권리자 출원이 무권리자 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것인 경우 소급효 없음. 진보성 인정

③ 특허를 받을 수 있는 발명이 공유인 경우 공유자 1인이 단독으로 특허권을 등록받은 경우

○ 해당 특허는 무효사유 구성

○ 타 공유자는 특허권자에게 단독으로 자신의 지분의 이전을 청구할 수 있음

④ 무권리자 법적취급

○ 거절이유, 정보제공사유, 무효사유

○ 무권리자의 출원의 선출원의 지위가 인정되지 않음

○ 무권리자의 출원의 확대된 선출원의 지위가 인정됨

○ 정당한 권리자는 무권리자에게 직접 특허권의 이전을 청구할 수 있음

(구별개념) 특허권 이전청구

① 개요

○ 정당권리자 출원의 모인자의 출원과 공동발명자 중 일부의 무단 출원 상황이 실무상 많이 겹침

○ 발명자의 정당한 권리 실현에 있어 정당권리자 출원과 특허권 이전청구권이 중첩하여 존재

② 근거법령

○ 정당권리자 출원 : 34조 (무권리자 출원 중), 35조 (무권리자 특허 등록 후)
○ 특허권 이전청구 : 99조의2 (무권리자 특허 등록 후)
○ 특허권 이전청구는 출원 중인 타 발명자에게 권리를 행사할 수 없다는 한계가 있음
○ 위 한계를 극복하기 위해 특허출원 명의변경 청구를 도입하자는 논의가 있음 : 부당이득 반환 유추 적용

③ 효력의 성질

○ 정당권리자 출원 : 출원의 소급효. 구권리 소멸 후 신권리 생성

○ 제3자의 불이익을 방지하기 위해 기간 제한 규정, 즉 효력 제한 규정이 있음 (104조)

○ 특허권 이전청구 : 권리의 소급효

○ 특허권 이전청구 : 타 발명자의 권리가 계속적으로 존속하므로 기간 제한이 없음

권리 행사 방법

○ 정당권리자 출원 : 특허심판원에 모인자의 특허권의 무효심판을 제기함

○ 특허권 이전청구 : 법원에 특허권 이전소송을 제기 → 확정된 판결문을 특허청에 제시 → 특허권의 이전등록

⑤ 선의의 무권리자 보호 : 중용권이라는 법적실시권을 부여함

○ 정당권리자 출원 : 104조 무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권

○ 특허권 이전청구 : 103조의2 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권

(구별개념) 무권리자 출원(34조 1항)과 공동발명 위반(44조)

① 실무상 심판에서 같이 청구하는 일이 많을 뿐 동일한 개념으로 볼 것은 아님

 

 

4. 분할출원 [목차]

⑴ 정의 : 최초의 특허출원에 2 이상의 발명이 포함된 경우 그 일부의 발명을 별개의 특허출원으로 분할하는 것

⑵ 취지 : 출원인의 이익 보호

① 1 출원 범위를 위반하는 경우

② 일부 청구항에만 거절이유가 있어서 흠결없는 청구항에 대해서 먼저 특허등록을 도모하는 경우

③ 보호범위를 확대하기 위한 경우

④ 출원인의 절차적 이익을 보호하기 위한 경우 : (주석) 출원인이 별개의 특허권을 원하는 경우 이해해줘야 함

⑤ 특허그물 형성 : 인터 디지털 사의 멀티 클래임 전략

⑶ 주체적 요건

① 원출원과 동일인 또는 적법한 승계인

② 분할 후 출원인이 상이해도 분할출원의 소급효에 영향 없음

③ 공동출원인 경우 공유자 모두가 출원해야 함 : 원출원인과 분할출원인이 동일해야 하므로

④ 임의대리인에게 특별수권 불요 : 공동 출원 = 특별수권의 유일한 예외

⑷ 객체적 요건

① 원출원의 최명도에 2 이상의 발명이 포함될 것

○ 청구항에 둘 이상의 발명이 기재되어 있어야 하는 것은 아님

② 발명의 동일성이 있을 것

○ 동일성이 인정되지 않으면 분할출원은 거절결정 사유를 구성

○ (참고) 디자인보호법에서 동일성이 인정되지 않으면 분할출원서는 소급효를 인정하지 않음

③ 분할출원의 명세서 또는 도면은 원출원의 최명도에 포함될 것

④ 청구범위 기재유예제도

보정일 ≤ max(min(출원일 + 1년 2개월, 심사청구 취지 통지 수령일 + 3개월), 분할·변경 출원일 + 30일)

⑤ 외국어특허출원

○ 그 특허출원에 대해 국어번역문에 제출된 경우에만 가능

○ 출원인이 명세서 또는 도면을 보정한 경우 새로운 국어번역문을 제출할 수 없음

○ 이유 : 도면의 보정은 마지막으로 제출된 국어번역문을 기준으로 한 것이므로

분할출원을 기초로 분할출원을 하는 것은 허용됨

⑸ 시기적 요건

분할출원
출처 : 이미지 클릭

Figure. 3. 분할출원]

 

시기 1. 보정 가능 시기

○ 원출원을 보정할 수 있는 시기. 특허청이 특허결정등본을 송달하기 전

○ 등록결정 전, 거절결정 후 의견서 제출기간

○ 최초거절이유통지, 최후거절이유통지를 구분하지 않음

○ 보정할 수 있는 기간을 경과하여 한 분할출원은 불수리 처분

시기 2. 거절결정불복심판 청구 기간

분할출원일 ≤ 원출원 거절결정등본을 송달받은 날 + 30일

○ 순서에 상관없이 분할출원과 거절결정불복심판 청구 절차 진행 가능

○ 거절결정에 대해 재심을 청구 시 거절결정은 취소되므로 분할출원 불가

○ 분할출원과 거절결정 불복심판을 동시에 신청한 경우 심판 결과를 기다린 뒤 분할출원을 심사함

시기 3. 특허권의 설정 등록 기간

분할출원일 ≤ min(특허결정등본을 송달받은 날 + 3월, 설정등록일)

특허료 납부일 = 설정등록일 ≤ 특허결정등본을 송달받은 날 + 3월(납부일)인 것과 관련

등록 지연에 따른 존속기간 연장은 권리와 관련되기 때문에 설정등록일과 관련됨

○ 이 규정으로 인해 보정가능기간 ≠ 분할가능기간이 됨

○ 디자인보호법, 상표법 : 보정가능기간 = 분할가능기간

④ 거절결정에 대해 재심사를 청구하는 경우 거절결정은 취소되므로 분할출원을 할 수 없음

분할출원을 재심사 청구와 동시에 하는 것은 가능

⑹ 절차적 요건

① 원출원이 계속중일 것 : 분할출원 이후 원출원이 취하돼도 분할출원의 적법성에 영향이 없음

② 청구항으로부터 분할출원 : 삭제보정 필요 ( 선출원주의가 여지가 있기 때문)

③ 발명의 설명으로부터 분할출원 : 삭제보정 불요 ( 선출원주의의 여지가 없기 때문)

(참고) 디자인보호법, 상표법 : 언제나 보정을 요함

⑺ 효과

원칙 : 특허요건 판단시점, 출원공개일, 심사청구기간, 존속기간이 원출원일로 소급

② 분할출원의 독립성

원출원에 대해 밟은 절차는 그대로 승계되지 않음

: 원출원에 대해 심사청구가 돼 있어도 분할출원에 대해 심사하지 않음

분할출원에 대해 심사청구가 돼 있는 경우 분할출원의 심사 순서는 원출원의 심사 청구 순서를 따름

출원공개일 = max(최선출원일 + 1년 6월, 분할출원일)

○ 우선권 주장을 수반하는 분할출원의 경우 최선출원일 + 1년 6월에 출원이 공개됨

심사청구의 특례

심사청구일 ≤ max(원출원일 + 3년, 분할출원일 + 30일)

분할출원의 심사순서는 원출원의 심사청구 순으로 됨

예외 1. 확대된 선출원주의 : 절차의 복잡성을 방지하기 위함

甲 출원 (a, b) → 乙 출원 (b) → 甲 분할출원 (b, c) → 甲 출원공개 (a, b, c) → 丙 출원 (c) → 甲 거절결정 (c)

○ a, b에 대한 甲의 출원에서 甲은 b를 삭제보정해야 함

○ a : 甲의 원출원일을 기준으로 출원공개일부터 확대된 선출원의 지위를 가짐

○ b : 甲의 분할출원일을 기준으로 출원공개일부터 확대된 선출원의 지위를 가짐

○ c : 甲의 분할출원일을 기준으로 출원공개일부터 확대된 선출원의 지위를 가짐

○ 乙의 출원 : 甲의 원출원의 최명도에 乙의 발명이 포함되므로 등록받을 수 없음

○ 丙의 출원 : 확대된 선출원의 지위를 갖는 c 발명으로 인해 등록받을 수 없음

예외 2. 공지예외주장 : A 공지 → 12개월 이내 AB 출원 → A 분할출원

포인트 1. 공지일로부터 12개월 이내에 공지예외적용주장을 한 원출원이 있는 경우 분할출원을 할 수 있는 시기에 한 분할출원에도 공지예외주장 효과가 인정됨

포인트 2. 분할출원은 원출원과 별개의 출원이므로 공지예외주장 서류를 분할출원일로부터 30일 이내에 다시 제출해야 함

○ 원출원 시 공지예외주장을 하지 않고 분할출원 시에 공지예외주장을 하는 것은 불인정 (자명)

예외 3. 조약우선권, 국내우선권 주장 : A 제1국 출원 → AB 제2국 출원 → 제2국에서 A 분할출원

분할출원, 변경출원을 기초로 국내우선권주장을 할 수 없음

우선권주장출원을 기초로 분할출원, 변경출원을 할 수 있음

조약우선권 주장 : 서류 제출일 ≤ max(최선일 + 1년 4개월, 분할출원·변경출원일 + 3개월)

원칙 : 분할출원은 원출원과 별개의 출원이므로 우선권 주장 서류를 다시 제출해야 함

취지 : 분할출원, 변경출원을 한 경우 추가로 시간을 더 부여함

서류제출기간 기산은 분할출원 기준 2단계 소급

증명서의 내용이 원출원과 동일한 경우 첨부 서류란에 그 취지를 기재하고 증명서류를 생략 가능 (시행규칙 10조)

○ 국내우선권 주장 : 기초출원이 계속중이므로 증명서류를 제출하지 않아도 됨

예외 4. 등록지연 기간 기산시

등록일 - max(출원일 + 4년, 심사청구일 + 3년)중 출원인과 관련 없는 기간만큼 존속기간 연장

분할출원 : 출원일 + 4년에서 출원일은 분할출원일 기준

 

 

5. 변경출원 [목차]

⑴ 개요

① 정의 : 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경하는 것

② 특허출원과 디자인등록출원 간에는 인정되지 않음

③ (참고) 특허출원 → 실용신안등록출원 : 실용신안법 상 변경출원에 해당

④ (참고) 실용신안법은 특허법과 거의 유사

⑵ 취지

① 특허출원과 실용신안등록출원은 고도성의 차이 및 보호대상에 차이가 있음

○ 예 : 물질발명의 경우 실용신안등록 불가, 특허등록 가능

② 출원인이 이를 파악하기가 매우 힘듦으로 이에 구제할 방안이 필요함

⑶ 주체적 요건

① 원출원의 출원인 또는 적법한 승계인

② 공동출원인 경우 공유자 모두가 출원해야 함 : 선출원이 취하되므로

③ 임의대리인은 특별수권을 필요로 함 : 선출원이 취하되므로

⑷ 객체적 요건

① 원출원이 계속 중

② 변경출원이 원출원의 최명도에 포함

③ 분할출원을 원출원으로 하여 변경출원을 할 수 있음

○ 다만, 하나의 절차에서 출원의 분할과 변경출원이 동시에 이루어질 수 없음

⑸ 시기적 요건

 

변경출원
출처 : 이미지 클릭

Figure. 4. 변경출원]

 

실용신안등록출원일 ≤ 변경출원일 ≤ 최초거절결정등본을 송달받은 날 + 30일 + α

② +α : 재내자에 한해 30일이 연장될 수 있음

최후거절결정등본에 대해서는 변경출원을 허용하지 않음

○ 이유 : 최후거절이유통지에 대한 변경출원은 최초출원과의 동일성을 손상시키기 때문

○ (참고) 새로운 거절이유가 있는 경우 최초거절이유통지를 함

④ 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장됐다고 하여 그 연장된 기간에 변경출원을 할 수 있는 것은 아님

⑹ 효과

① 원출원일로 소급 : 특허요건, 출원공개, 심사청구, 존속기

출원공개일 = max(최선출원일 + 1년 6월, 변경출원일)

○ 우선권 주장을 수반하는 분할출원의 경우 최선출원일 + 1년 6월에 출원이 공개됨

③ 심사청구의 특례

심사청구일 ≤ max(원출원일 + 3년, 변경출원일 + 30일)

○ 변경출원의 심사순서는 원출원의 심사청구 순으로 됨

예외 1. 확대된 선출원주의 : 절차의 복잡성을 방지하기 위함

甲 출원 (a, b) → 乙 출원 (b) → 甲 변경출원 (a, b) → 甲 출원공개 (a, b) → 甲 거절결정 (c)

○ 甲의 원출원은 변경출원 즉시 취하 간주됨

○ a : 甲의 변경출원일을 기준으로 출원공개일부터 확대된 선출원의 지위를 가짐

○ b : 甲의 변경출원일을 기준으로 출원공개일부터 확대된 선출원의 지위를 가짐

○ 乙의 출원 : 등록받을 수 있음

예외 2. 공지예외주장 : A 공지 → 12개월 이내 A 출원 → A 변경출원

포인트 1. 공지일로부터 12개월 이내에 공지예외적용주장을 한 원출원이 있는 경우 변경출원을 할 수 있는 시기에 한 변경출원에도 공지예외주장 효과가 인정됨

포인트 2. 변경출원은 원출원과 별개의 출원이므로 공지예외주장 서류를 변경출원일로부터 30일 이내에 다시 제출해야 함

○ 원출원 시 공지예외주장을 하지 않고 변경출원 시에 공지예외주장을 하는 것은 불인정 (자명)

예외 3. 조약우선권, 국내우선권 주장 : A 제1국 출원 → AB 제2국 출원 → 제2국에서 A 분할출원

분할출원, 변경출원을 기초로 국내우선권주장을 할 수 없음

○ 우선권주장출원을 기초로 분할출원, 변경출원을 할 수 있음

조약우선권 주장 : 서류 제출일 ≤ max(최선일 + 1년 4개월, 분할출원·변경출원일 + 3개월)

원칙 : 변경출원은 원출원과 별개의 출원이므로 우선권 주장 서류를 다시 제출해야 함

○ 취지 : 분할출원, 변경출원을 한 경우 추가로 시간을 더 부여함

○ 서류제출기간 기산은 변경출원 기준 2단계 소급

○ 증명서의 내용이 원출원과 동일한 경우 첨부 서류란에 그 취지를 기재하고 증명서류를 생략 가능 (시행규칙 10조)

국내우선권 주장 : 기초출원이 계속중이므로 증명서류를 제출하지 않아도 됨

예외 4. 등록지연 기간 기산시

등록일 - max(출원일 + 4년, 심사청구일 + 3년)중 출원일과 관련 없는 기간만큼 존속기간 연장

변경출원 : 출원일 + 4년에서 출원일은 변경출원일 기준

원출원 취하 간주

변경출원과 동시에 실용신안등록출원은 취하된 것으로 간주

선출원주의의 규정이 적용되는 것을 회피하기 위함

별도로 취하서를 제출해야 하는 것은 아님

분할출원과 변경출원의 비교

차이 1. 특별수권의 유무

○ 분할출원의 경우 특별수권을 필요로 하지 않음

○ 변경출원의 경우 원출원을 취하하므로 특별수권을 필요로 함

차이 2. 거절결정불복심판

○ 분할출원은 거절결정불복심판과 양립할 수 있음

○ 변경출원은 거절결정불복심판과 양립할 수 없음

차이 3. 국제특허출원

○ 분할출원은 수수료 납부, 번역문 제출, 기준일 경과 후에 가능

○ 변경출원은 수수료 납부와 번역문 제출 후라면 기준일 전이라도 가능 (209조)

⑻ 특수출원과의 관계

① 조약우선권 주장 출원 : A 제1국 출원 → AB 제2국 출원 → A 분할출원

변경출원은 원출원과 별개의 출원이므로 우선권 주장 서류를 다시 제출해야 함

조약우선권 주장 : 서류 제출일 ≤ min(최선일 + 1년 4개월, 분할출원·변경출원일 + 3개월)

국내우선권 주장 : 기초출원이 계속중이므로 증명서류를 제출하지 않아도 됨

(주석) 서류제출기간 기산은 변경출원 기준 + 2단계 소급

(참고) 변경출원 시 우선권 주장을 하지 않으면 1단계 소급에 그침

② 국내우선권 주장 출원

PCT 국제출원

PCT 국제출원을 원출원으로 하여 실용신안으로 국내법상 변경출원을 할 수 있음

위 경우 번역문과 수수료 납부 후에 할 수 있음 (209조)

(참고) 변경출원은 기준일 전에 할 수 있는 절차

(참고) 분할출원인 기준일 후에 할 수 있는 절차

 

 

6. 조약우선권제도 [목차]

⑴ 정의 : 파리조약 동맹국에 출원을 한 자가 다른 동맹국에 출원하여 우선권을 주장하는 경우 출원일을 소급시켜주는 제도

⑵ 취지

① 외국 출원은 시간적, 지역적, 비용적, 법률적 어려움을 유발

② 선출원의 지위를 국제적으로 보호하기 위함

⑶ 우선권

우선권은 양도의 대상이 될 수 있음

② 우선권은 최초로 출원한 자에게 인정되는 권리

우선권은 포기할 수 있음

④ 우선권은 일단 행사하면 독립성을 잃음

⑤ 우선권은 출원과 운명을 같이하게 됨

⑷ 주체적 요건

동맹국 국민, 준동맹국 국민

준동맹국 국민 : 비동맹국 국민 중 동맹국 내에 주소 또는 영업소를 가진 자

② 우선권 기초출원의 출원인 또는 적법한 승계인

○ 승계인이 원 권리자와 국적이 달라도 됨 

③ 공동출원인 경우 단독으로 절차를 밟을 수 있음

다른 특수출원과 차별성이 있음

(주석) 동맹국 국민, 준동맹국 국민이 아닌 자가 포함된 경우 출원 자체과 좌절될 수 있기 때문으로 여겨짐

④ 임의대리인에게 특별수권 불요

객체적 요건

제1국 출원의 정규성

제1국 출원은 그 나라에서 정규출원으로 인정된 것이어야 함

일단 정규출원이 인정되면 그 출원이 무효, 취하, 취소, 거절돼도 영향 없음 : 출원의 계속성 불요

제1국 출원이 반려된 경우 조약 우선권의 기초가 될 수 없음

청구범위 기재유예제도에 따라 청구범위를 기재하지 않은 출원도 정규출원으로 인정됨

○ 예 : A 출원을 선출원을 기초로 B 국제출원과 C 후출원 (국내우선권 주장)을 한 경우 A가 C에 의해 자동 취하가 되더라도 B는 A 출원일을 우선일로 할 수 있음 : 조약우선권제도에서 제1국 출원의 정규성에 기반 

② 제1국 출원의 최선성

제1국에서 최선출원이 분할출원, 변경출원을 한 경우에서 최선출원일이 기준

③ 출원 내용의 동일성

제2국 출원은 제1국 출원의 최명도에 포함돼야 함

⑹ 시기적 요건

 

조약우선권제도
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Figure. 5. 조약우선권제도

 

특허출원일, 실용신안등록출원일 ≤ 최선출원일 + 12개월

출원공개일 = 최선출원일 + 1년 6개월

③ (참고) 디자인등록출원일, 상표등록출원일 ≤ 최선출원일 + 6개월

④ (참고) 특허, 실용신안은 명세서 번역기간으로 인해 충분한 시간이 필요

⑤ 후출원 모두가 최선출원과 함께 공개됨

⑥ 후출원일 요건에 대한 추후보완 구제절차는 전혀 없음

⑺ 절차적 요건

① 출원시 우선권 주장

○ 원출원의 출원인과 후출원의 출원인이 동일하지 않은 경우 추후 일치시키더라도 우선권 주장을 인정받지 못함

○ 조약 우선권 주장을 할 수 있는 권리를 각기 다른 승계인에게 이전할 수 있음

② 우선권증명서류 제출

서류 제출일 ≤ 최우선일 + 1년 4월

데이터베이스를 공유하는 경우 간략제출 : 출원번호만 기재하면 됨 (예 : 일본, 유럽 특허청)

공지예외적용 주장 출원 또한 제출해야 함

선출원이 둘 이상인 경우를 대비하기 위해 최우선일로 기산함

○ 우선권증명서류의 번역문 : 의무 제출 아님. 특허청장이 심사를 위해 2월의 기간을 정하여 제출하도록 명할 수 있음

우선권 주장의 보정 또는 추가

주체적 요건 : 우선권 주장을 한 자

시기적 요건 : 보정·추가일 ≤ 최우선일 + 1년 4월

○ 우선권 주장의 추가 : 이중 우선권주장 출원의 금지를 해소함에 있어서 실익이 있음

(참고) 1년 4월은 서류 제출일 만기일이기도 함. 연관시켜서 외우면 됨

분할출원의 특례

최우선일 + 1년 4월이 지난 후에도 분할출원일 + 3월 이내에 우선권증명서류를 제출할 수 있음

2013년 개정 이후 분할출원일 + 3월 이후 최우선일 + 1년 4월이 도래한 경우 최우선일 + 1년 4월까지 서류 제출 가능

 

조약우선권주장출원의 분할출원
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Figure. 6. 조약우선권주장출원의 분할출원

 

효과

① 원칙 :단시점 소급

○ 예 : 선출원주의 판단시점, 선사용권 판단시점, 이용관계·저촉관계 판단시점, 분할·변경 출원시 이중 소급, 출원공개

특허요건 등 일정 사항에 한해 판단시점이 소급할 뿐 실제 출원일이 소급하는 게 아님

예외 1. 심사청구의 기산일 : 심사청구일 ≤ 후출원일 + 3년

이유 1. 선출원일을 기준으로 하면 심사청구기간이 너무 짧음

이유 2.사청구는 한 번에 이루어짐. 그러나 기초출원은 여러 개이고 각각 출원일이 다를 수 있음

(참고) 분할출원, 변경출원에서 심사청구일은 선출원일을 기준으로 함

예외 2. 공지예외적용 주장 출원의 증명서류제출기간

포인트 1. 공지일로부터 12개월을 초과하여 우선권 주장출원이 있는 경우 공지예외적용을 받을 수 없음

포인트 2. 우선권 주장 출원은 별개의 출원이기 때문에 공지예외서류를 우선권주장출원일로부터 30일 이내에 다시 제출해야 함

(참고) 국내우선권주장 출원의 경우 12개월 이내에 공지예외적용주장을 한 선출원이 있는 경우 우선권주장을 할 수 있는 시기에 한 우선권주장출원에도 공지예외주장 효과가 인정됨

(주석) 차이가 발생하는 이유 : 속지주의 원칙의 여부

예외 3. 존속기간 만료일의 기준 : 소급되지 않고 우리나라 출원일을 기준으로 함 ( 속지주의 원칙)

이유 1. 출원일 소급이 아니라 판단시점 소급이라고 불리는 가장 중요한 이유는 존속기간 때문으로 여겨짐

이유 2. 우선권 제도를 이용함에 있어 불이익이 없어야 하기 때문

예외 4. 재정에 의한 통상실시권에서 불실시 또는 불충분 실시 요건 ( 선출원일이 기준이면 불실시자가 너무 많아짐)

청구일 ≥ max(후출원일 + 4년, 설정등록일 + 3년)

이유 : 실시는 국내에 한하므로 속지주의 원칙상 불실시 또는 불충분 실시는 후출원일을 기준으로 하는 게 타당함

(주석) 그러한 사정이 없는 변경출원, 분할출원은 불실시 또는 불충분 실시에 있어 판단시점이 소급함

⑥ 조약우선권주장출원과 분할출원, 변경출원

조약우선권 주장을 한 자에게 분할출원, 변경출원 허용

분할출원, 변경출원을 기초 출원으로 한 조약우선권 주장은 허용되지 않음 : 너무 복잡함

(주석) 우선권 주장이 있는 상황은 너무 어렵기 때문에 우선권 주장 출원이 변수가 아니라 상수가 돼야 함

⑦ 부적법한 경우

소급효만 없어지는 것에 그침

일부 소급, 일부 비소급 가능

⑼ 응용

① 제1국 출원 내용의 일부에 대해 우선권 주장 출원을 하는 경우

② 제1국의 하나의 출원을 분할하여 2 이상의 우선권 주장 출원을 하는 경우

③ 동맹국의 2 이상의 출원에 의하여 하나의 우선권 주장 출원을 하는 경우 (복합우선)

시기적 요건 : 제2국 출원일 ≤ 최우선일 + 12개월

청구항의 내용에 따라 각 선출원과 동일한 내용은 그 선출원의 출원일로 각각 소급하여 판단

어느 선출원에도 동일하지 않은 내용은 후출원일로 판단

④ 우선권 주장 출원이 제1국 출원에 포함돼 있지 않은 부분을 포함하는 경우 (부분우선)

 

 

6. 국내우선권제도 [목차]

⑴ 개요

정의 : A 선출원 → 12개월 이내 A+B 후출원 → 선출원 취하 및 후출원이 선출원시로 소급효

② 선출원 : 특허출원, 실용신안등록출원, PCT 출원

③ 후출원 : 특허출원, 실용신안등록출원

⑵ 취지

이용발명, 개량발명 보호

② 외국인에게 유리한 조약우선권 제도와의 균형 : 선출원발명을 하나의 출원에 포함시켜 후출원하는 선택권을 부여

③ PCT 출원제도 활성화 : PCT 출원과 국내우선권제도 출원은 시기적 요건이 동일하므로 동시에 많이 함

⑶ 주체적 요건

선출원의 출원인과 동일인 또는 적법한 승계인 : 출원시점에만 동일하면 됨

○ 취지 : 선∙후출원 권리자가 다르면 부당하게 권리자가 늘어나서 이해관계인에게 부당함

○ 판례에 따르면 실질적으로 승계한 자에게도 주체 적격을 인정함 (2017후1274) : 조약우선권과 다름

② 공동출원인 경우 공유자 모두가 출원해야 함 : 선출원이 취하되므로

③ 임의대리인은 특별수권을 필요로 함 : 선출원이 취하되므로

⑷ 객체적 요건

선출원이 계속중일 것

조약우선권제도는 출원이 계속중일 것을 요하지 않음

특허 결정이 확정된 선출원은 우선권 주장의 기초가 될 수 없음

선출원이 분할출원, 변경출원이 아닐 것 : 심사지연 방지

③ 제1국 → 제2국 조약우선권 → 국내우선권 : 조약우선권 권장 목적으로 인정함

④ 후출원이 선출원의 최명도에 포함될

선출원의 최명도에 기재돼 있었으나 보정에 의해 삭제된 발명을 기초로 국내우선권주장을 할 수 있음

⑸ 시기적 요건

국내우선권제도
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Figure. 7. 국내우선권제도

 

후출원 출원일 ≤ 선출원일 + 12개월

출원공개일 = 선출원일 + 1년 6개월

③ 후출원 전부가 최선출원과 함께 공개됨

④ 후출원일 요건에 대한 추후보완 구제절차는 전혀 없음 : 선출원 이후 충분한 시간적 여유가 있기 때문

⑹ 절차적 요건

출원과 동시에 취지 및 선출원 표시 (55조 2항)

원출원의 출원인과 후출원의 출원인이 동일하지 않은 경우 추후 일치시키더라도 우선권 주장을 인정받지 못함

국내우선권주장을 수반하지 않은 출원의 경우 우선권 주장을 할 수 없음

② 우선권 주장 증명서류 불요 : 선출원이 국내에 있는 출원이므로 조약우선권과 다름

③ 선출원의 취하간주

각각의 선출원일 + 1년 3월에 자동 취하 (56조)

여러 개의 선출원이 기초가 된 경우 각각은 각각의 선출원일로부터 1년 3월이 경과한 때 취하간주

○ (참고) 출원공개의 경우 후출원 전부가 최선출원과 함께 공개됨

선권 주장의 추가·보정일 ≤ 최우선일 + 1년 4월 (55조 7항)

○ 우선권 주장의 보정 : 명백한 오기정정

○ 우선권 주장의 추가 : 이중 우선권주장 출원의 금지를 해소함에 있어서 실익이 있음

○ (주석) 조약 우선권 제도와의 동일성 유지 : 조약 우선권의 서류 제출일이 1년 4개월

국내 우선권 주장의 취하 간주

우선권 주장 출원이 선출원일 + 1년 3월 이내에 취하되면 그 우선권 주장도 취하 간주

국내 우선권 주장의 취하 금지

선출원일 + 1년 3월 이후 우선권 주장을 취하할 수 없음 : 선출원이 자동 취하됐으므로

이유 : 이미 선출원이 취하 간주되므로 우선권 주장 취하의 실익이 없음

선출원일 + 1년 3월 ~ 최우선일 + 1년 4월에 우선권 주장을 추가하는 것도 허용됨

이유 : 최초에 우선권 주장을 했으므로

⑺ 효과

① 원칙 : 판단시점 소급

○ 예 : 선출원주의 판단시점, 선사용권 판단시점, 이용관계, 저촉관계 판단시점

특허요건 등 일정 사항에 한해 판단시점이 소급할 뿐 실제 출원일이 소급하는 게 아님

○ 최명도를 기준으로 하므로 청구항이 실질적으로 확장될 수 있음 

예외 1. 심사청구 기산일 : 심사청구일 ≤ 후출원일 + 3년

이유 1. 선출원일을 기준으로 하면 심사청구기간이 너무 짧음

이유 2. 사청구는 한 번에 이루어짐. 그러나 기초출원은 여러 개이고 각각 출원일이 다를 수 있음

○ (참고) 분할출원, 변경출원에서 심사청구일은 선출원일을 기준으로 함

예외 2. 공지예외적용 주장

포인트 1. 공지일로부터 12개월 이내에 공지예외적용주장을 한 선출원이 있는 경우 우선권주장을 할 수 있는 시기에 한 우선권주장출원에도 공지예외주장 효과가 인정됨

포인트 2. 우선권 주장 출원은 별개의 출원이기 때문에 공지예외서류를 우선권주장출원일로부터 30일 이내에 다시 제출해야 함

(참고) 조약우선권주장 출원의 경우 12개월을 초과하여 우선권 주장출원이 있는 경우 공지예외적용을 받을 수 없음

(주석) 차이가 발생하는 이유 : 속지주의 원칙의 여부

예외 3. 존속기간 만료일의 기준일 : 후출원일 기준

이유 1. 출원일 소급이 아니라 판단시점 소급이라고 불리는 가장 중요한 이유는 존속기간 때문으로 여겨짐

이유 2. 우선권 제도를 이용함에 있어 불이익이 없어야 하기 때문

예외 4. 재정에 의한 통상실시권 중 불실시 또는 불충분 실시 요건

청구일 ≥ max(후출원일 + 4년, 설정등록일 + 3년)

이유 : 조약우선권과의 통일성을 위함

(참고) 그러한 사정이 없는 변경출원, 분할출원은 불실시 또는 불충분 실시에 있어 판단시점이 소급함

⑥ 확대된 선출원의 지위 인정

상황 : 甲 A 출원 → 乙 A 출원 → 甲 AB 후출원 + 국내우선권 주장

우선권 주장으로 선출원일 + 1년 3개월에 선출원(A)의 취하

출원공개는 선출원일 + 1년 6개월 : 선출원(A)이 공개되지 않음. 후출원(AB)이 공개됨

乙의 출원은 선출원 최명도 ∩ 후출원 최명도 = A에 의해 확대된 선출원으로 취하

선출원에 포함되지 않는 후출원 내용은 1국 출원 + 1년 6개월에 공개되지만 확선원 지위 불인정

선출원에 포함되지 않는 후출원 내용은 선출원주의로 취하될 수 있음 : 후출원 전체가 취하될 수 있어 삭제보정 고려

⑦ 국내우선권주장출원과 분할출원, 변경출원

국내우선권주장출원의 분할출원, 변경출원은 출원일 + 1년 3월 이내에 할 수 있음

이유 : 선출원일 + 1년 3월 이후 선출원은 취하간주되므로

○ 분할출원, 변경출원을 기초출원으로 하여 우선권 주장 출원을 할 수 없음

(주석) 우선권 주장이 있는 상황은 너무 어렵기 때문에 우선권 주장 출원이 변수가 아니라 상수가 돼야 함

⑻ 응용

① 국내 출원과 파리조약 동맹국 외국 출원을 기초로 한 복합우선도 가능

② 국제특허출원이 기초출원인 경우

상황 : 선출원이 대한민국과 일본을 지정국으로 한 국제출원, 후출원이 대한민국 내 우선권 주장 출원

선출원은 max(국제출원일 + 1년 3월, 기준일)에 취하 간주됨 (55조 4항)

지정국에 우리나라를 포함시켰으므로 번역문 제출을 요하지 않음 (202조 3항 전단)

③ 국제특허출원이 우선권 주장출원인 경

국제출원일은 기초출원일로 소급 : 이때 기초 출원일을 우선일이라고 함

우선권을 주장하고자 하는 자는 그 신청을 출원서로 할 수 있음

④ 선출원을 기초로 국내 우선권 주장 출원과 국제특허출원을 동시에 진행하는 경우

 A 출원을 선출원을 기초로 B 국제출원과 C 후출원 (국내우선권 주장)을 한 경우 A가 C에 의해 자동 취하가 되더라도 B는 A 출원일을 우선일로 할 수 있음 : 조약우선권제도에서 제1국 출원의 정규성에 기반 

⑤ 확대된 선출원주의

국제출원이 국내 우선권 제도에서 기초출원인 경우 : 국제출원의 최명도 ∩ 우선권 주장출원의 최명도 범위에 한해 확대된 선출원주의 인정

국제출원이 국내 우선권 제도에서 우선권 주장 출원인 경우 : 기초출원의 최명도 ∩ 국제출원의 원문의 최명도 ∩ 국제출원의 번역문의 최명도에 한해 확대된 선출원주의 인정

 누적적 국내우선권

상황 : 당해출원이 선출원을 기초로 우선권 주장. 선출원은 선선출원을 기초로 우선권 주장

이중우선 (55조 3항)

정의 : 선선출원, 선출원, 당해출원에 공통된 발명 A

○ 효과 : A의 소급효를 인정하지 않음

○ 이유 : 우선기간의 실질적 연장을 막기 위함

당해출원은 선출원일 + 1년 6월에 출원공개됨

(주석) 이중우선의 소급효 불인정은 당해출원의 빠른 출원공개로 인해 크게 문제되지 않음

⑼ 조약 우선권 제도와 국내 우선권 제도의 비교

① 특별수권

통상의 임의대리인이 조약 우선권 주장 출원을 하는 경우 특별수권을 얻지 않아도 됨

통상의 임의대리인이 국내 우선권 주장 출원을 하는 경우 특별수권을 얻어야 함

② 선출원의 증명서류

조약 우선권 주장 출원의 경우 선출원의 증명서류를 제출해야 함

국내 우선권 주장 출원의 경우 선출원의 증명서류를 제출할 필요 없음 : 선출원이 계속중이기 때문

③ 선출원의 취하간주

조약 우선권 주장의 선출원은 취하간주되지 않음

국내 우선권 주장의 선출원은 취하간주됨

④ 누적적 우선권주장출원

조약 우선권 주장 출원의 경우 최선성이 있는 한 개의 기초출원만 인정 : 이중우선이 불가능함

국내 우선권 주장 출원의 경우 이중 우선의 경우 판단시점의 이중 소급을 인정하지 않음

 

입력 : 2019.08.25 23:23