11강. 특허심판
추천글 : 【특허법】 특허법 목차
1. 특허 관련 심급구조 [본문]
2. 특허심판 총론 [본문]
3. 특허심판 종류 [본문]
4. 특허심판 절차 [본문]
5. 거절결정불복심판 [본문]
6. 특허무효심판 [본문]
7. 존속기간연장등록무효심판 [본문]
8. 권리범위확인심판 [본문]
9. 정정심판 [본문]
10. 정정무효심판 [본문]
11. 통상실시권허여심판 [본문]
12. 재심 [본문]
1. 특허 관련 심급구조 [목차]
⑴ 우리나라
① 행정처분
○ 정의 : 무효, 불수리, 재정 등
○ 과정 : 특허청 → 행정법원 (행정심판) → 고등법원 (행정소송) → 대법원 (상고)
○ 특허권에 대한 재정에 대해 불복하는 경우 행정법원의 행정심판을 제기할 수 있음
② 심결취소소송
○ 정의 : 심결 또는 각하 결정에 대한 소송
○ 과정 : 특허청 → 특허심판원 (심판) → 특허법원 (특허소송) → 대법원 (상고)
○ 심판 : 특허심판원을 통해 최초에 청구되는 심판
○ 특허소송 (심결취소소송) : 심판의 심결 또는 심판의 각하결정에 대해 불복하고자 하는 경우 제기하는 소송
○ 상고 : 특허법원의 판결에 불복하는 자가 법률심을 받기 위해 대법원에 제기하는 소송
③ 침해소송
○ 과정 : 지방법원 → 고등법원 → 대법원
○ 민·형사 법원이 관할함
④ 응용
○ 재정은 일반 행정처분
○ 행정심판 전치주의에서 임의적 전치주의로 전환
○ 행정심판을 거치지 않고 곧바로 행정소송을 제기할 수 있음
○ 특허무효심판에 대한 심판비용에 대한 심결만을 불복하는 소송은 민사법원, 행정법원 관할
○ 대가에 관한 불복의 소는 민사법원 관할
⑵ 미국
① 결정계, 당사자계 : USPTO → BAPI → (버지니아주 동부지방법원) → CAFC → 연방대법원
② 침해소송 : 연방지방법원 → CAFC → 연방대법원
③ 실질적으로 CAFC가 최종심
⑶ 일본
① 심결취소소송 : 특허청 → 특허청 심판부 → 동경고등재판소 → 최고재판소
② 기술형 사건 : 동경/오사카 지방재판소 → 동경고등재판소 → 최고재판소
③ 비기술형 사건 (예 : 상표) : 지방재판소 → 동경고등재판소 → 최고재판소
⑷ 넓은 의미의 특허소송
① 특허침해소송 : 침해금지청구, 손해배상청구 등
② 행정상 처분에 관한 소송
③ 심결 취소소송, 결정 취소소송
④ 보상금 또는 대가에 대한 불복 소송
2. 특허심판 총론 [목차]
⑴ 정의 : 심사관이 행한 처분이나 특허권에 관한 분쟁을 해결하기 위해 심판관합의체가 행하는 특별행정심판
① 준사법적 행정행위 : 사법과 비슷한 행정행위
⑵ 용어 정리
① 심사 : 특허청에서 출원을 심사하는 것. 행정부 관할
② 심판 : 특허심판원에서 심판을 하는 것. 행정부 관할
③ 특허소송 : 특허법원에서 소송을 하는 것. 사법부 관할
④ 심사관 : 특허청에서 출원 심사를 하는 자
⑤ 심판관 : 특허심판원에서 특허심판을 하는 3~5인의 합의체
⑥ 심판장 : 여러 명으로 구성된 심판관 중 대표자
⑦ 심판원장 : 특허심판원을 대표하는 자. 심판청구 전에 각종 서류를 받아주는 당사자
⑧ 심결 : 심판의 결과
⑨ 판결 : 재판의 결과
⑩ 인용 : 청구인의 주장대로 심결하는 것
⑪ 기각 : 청구인의 주장에 반하여 심결하는 것
⑫ 각하 : 불수리
⑬ 결정각하 (심판청구서의 각하) : 방식 심리에서의 각하. 보정이 가능한 경우
⑭ 심결각하 (심판청구의 각하) : 적법성 심리에서의 각하. 보정이 불가능한 경우. 반려사유와 유사
⑮ 청구취지 : 청구항
(16) 청구이유 : 신규성 결여, 진보성 결여 등
(17) 사실심 : 1심, 2심의 심리. 당사자의 의견의 타당성을 확인하는 것
(18) 법률심 : 3심의 심리. 법리 적용의 타당성을 확인하는 것
⑶ (참고) 심사관 : 특허심사를 진행한 자
① 심사업무지연 등을 고려하여 심사관에 대한 기피는 인정되지 않음
⑷ 심판관(심판관합의체) : 3인 ~ 5인의 심판원, 실체심사, 적법성심리를 담당
① 심판원은 기피의 대상이 될 수 있음
② 특허청장은 3인 또는 5인의 심판관 합의체로 심판을 진행하게 함 (146조 1항)
③ 1인의 심판관이 심결을 하는 경우는 없음
④ 심판관은 일반 행정에 대해서 심판장의 지휘를 받음
⑤ 심판관은 심판에 한해서 누구의 간섭도 받지 않음
⑥ 심판은 심판관 합의체에서 과반수의 결정에 의해 이루어짐 : 합의는 공개하지 않음
⑦ (참고) 승진한 심사관은 심판관이 됨
⑸ 심판장 : 심판관합의체의 대표자, 방식심사를 담당
① 심판장은 심판에 대해 심판에 관한 사무를 총괄
⑹ 심판관의 제척, 기피
① 주체적 요건
○ 당사자 또는 참가인 (149조)
○ 공동으로 심판을 청구한 경우 심판관의 제척 신청은 청구인 1인으로도 가능
② 객체적 요건 - 제척 (148조)
○ 1, 2, 3, 5호. 심판관 등이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인 등인 경우 혹은 그에 준하는 경우
○ 4호. 심판관이 사건에 대한 증인, 감정인이거나 감정인이었던 경우
○ 6호. 전심관여 : 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우
○ 거절결정 자체가 다른 심사관에 의해 이루어진 경우 의견제출통지서를 발송할 뿐인 심사관이자 심판관은 제척사유를 갖지 않음
○ 정정심판과 무효심판은 동일사건이라 할 수 없으므로 전심관여에 해당하지 않음. 제척사유 없음
○ 7호. 심판관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우
○ 제한열거적 사유 : 위에 열거된 사유 이외에는 제척이 아님
③ 객체적 요건 - 기피
○ 제척사유에 해당하는 사항을 기피신청할 수 없음
○ 제척 원인 ⊂ 기피 원인 : 기피 원인 중 제척 원인이 아닌 것이 있음
○ 기술심리관 또한 심판관, 법관에 대한 제척·기치 규정을 준용
④ 시기적 요건
○ 제척신청은 심결 전이면 언제나 할 수 있음
○ 이유 : 제척사유는 그 하자가 중대하고 그 심판이 확인적 심판에 지나지 않으므로
○ 기피신청은 심판관에게 서면 또는 구술로 진술한 후 심판관을 기피할 수 없음
○ 다만, 그 원인이 있는 것을 알지 못한 때 또는 그 원인이 그 이후에 발생한 때에는 그러하지 아니함
○ 제척은 언제나 할 수 있음 (∵ 확인적 심판이기 때문)
○ 제척 또는 기피의 원인은 신청한 날부터 3일 이내에 소명해야 함
○ 3일의 유예기간을 두어 당사자의 절차적 이익을 도모함
⑤ 절차적 요건
○ 원칙 : 제척·기피 신청서를 제출
○ 예외 : 구술심리 진행 중에는 구술로 기피신청을 할 수 있음
○ 제척신청에 대한 결정은 신청을 당한 심판관을 제외한 합의체의 심판에 의해 결정 (152조 1항)
○ 제척 또는 기피신청에 대한 결정에 불복할 수 없음
○ 제척 또는 기피 신청이 있는 경우 그 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지해야 함
○ 단, 긴급을 요하는 경우 그러하지 않음
⑥ 효력
○ 심판관은 제척사유, 기피사유에 해당하는 경우에 한해 특허심판원장의 허가를 받아 회피를 할 수 있음
○ 제척신청이 없어도 제척사유가 있으면 위법한 판결 : 제척사유 있는 심판 심결 확정 시 재심사유가 존재함
○ 기피신청이 없고 기피사유가 있으면 위법하지 않은 판결
○ 제척·기피로 인해 중지된 기간은 출원인으로 인해 지연된 기간으로 보지 않음
⑺ 공동심판
① 이해관계인 : 유사필수적 공동소송. 공동으로 심판을 청구할 수 있음 (139조 1항)
○ 유사필수적 공동소송이기 때문에 1인이 탈퇴할 수 있음
○ 청구취지가 같다면 청구이유가 다르더라도 공동심판을 청구할 수 있음 (139조 1항)
○ 청구취지가 다르더라면 공동심판 청구 불가능
② 공유 특허권자 : 고유필수적 공동소송. 전원을 청구인, 피청구인으로 해야 함 (139조 2항, 3항)
○ 고유필수적 공동소송이기 때문에 1인이 탈퇴할 수 없음
○ (참고) 심결취소소송은 유사필수적 공동소송으로 보아 공유자 중 1인의 제기가 가능
③ 1인에게 정지의 원인 : 전원에게 효력이 있음 (139조 4항)
④ 공동심판 청구인이 비용을 부담하는 경우 심판관은 부담비율을 정할 뿐임 : 부담액을 정하지 않음
⑻ 이해관계인
① 개요
○ 정의 : 상대방의 권리의 존부로 인해 이득을 보거나 손해를 면할 위치에 있는 자
○ 무효심판과 권리범위확인심판의 당사자 적격으로 이해관계인을 요구함
○ 이유 : 심판청구의 난립을 방지하기 위함
② 판단
○ 판례 : 사실상, 감정상, 경제상 이해관계인은 인정되지 않고, 오직 법률상 이해관계만 인정됨
○ 심판관이 직권으로 조사해야 함 (∵ 직권탐지주의)
○ 이해관계 여부는 심결 시에 구비되면 족함
○ 이해관계가 있었다가 심결 시에 이해관계가 없으면 심판청구를 각하해야 함 (142조)
③ 이해관계인인 자
○ 거절결정을 받은 자
○ 침해와 관련하여 소송단계에 있거나 소송 당할 것이 우려되는 자
○ 동종업자
○ 특허권자로부터 침해의 경고를 받은 자
○ 상대방의 권리를 인정하고 그 권리에 위반되는 행위를 하지 않는 약정만으로 이해관계가 소멸하지 않음
○ 실시권자 (∵ 판례 변경. 실시권자 또한 실시계약을 파기하고 자유기술을 사용하고자 할 이해관계가 인정)
④ 이해관계인이 아닌 자
○ 청구인이 심판의 대상인 권리를 양도받음으로써 혼동이 있는 경우
○ 심판 계속 중에 당사자의 합의가 있거나 화해를 한 경우 (77후50)
○ 종업원 개인
○ 법인의 대표자 (∵ 법인에게 이해관계가 있는 것이지 대표자 개인에게 있는 게 아님)
○ 심사관
⑤ 효력
○ 무효심판과 권리범위확인심판에서 이해관계가 없는 경우 심결로써 각하됨
○ 이해관계가 없다는 이유로 심판청구에 대해 각하심결을 받은 경우 특허법원에 심결취소 소송을 제기할 수 있음
○ 심판 계속 중 당사자가 화해계약을 체결한 경우 이해관계가 소멸하여 심판을 각하
○ (참고) 민사소송법에서는 화해, 포기 등에 의해 심판 절차를 종료시킬 수 있음
⑼ 심판의 참가인 (155조)
① 개요
○ 정의 : 제3자가 일방 당사자의 심판을 보호하거나 스스로 심판청구의 당사자가 되어 심판절차에 관여하는 것
○ 취지 : 심판의 공평성 도모. 절차의 신속성 도모
○ 종류 1. 당사자 참가
○ 정의 : 당사자 적격자가 타인 간의 계속중인 심판에 참가하는 것
○ 청구인 측에만 참가 가능
○ 청구를 취하해도 절차를 속행할 수 있음
○ 종류 2. 보조 참가
○ 정의 : 당사자 일방을 보조하기 위해 심판에 참가하는 것
○ 청구인측, 피청구인측 모두에 참가 가능
○ 청구를 취하하면 절차를 속행할 수 없음
○ 피참가인의 행위에 저촉되는 행위를 할 수 없음
② 주체적 요건
○ 이해관계가 있을 것
○ 당사자 참가 : 심판 청구인 적격자로서의 이해관계가 요구됨
○ 보조 참가 : 그 심판의 결과에 대해 받을 구체적 이해관계가 요구
○ 이해관계 유무의 판단시점은 참가 허부 결정시
○ 절차능력이 있을 것
③ 객체적 요건
○ 당사자계 심판 (∵ 결정계 심판의 경우 행정기관에게 맡기면 됨)
○ 통상실시권허여심판의 경우 보조 참가만 인정
○ 거절결정에 대한 심판의 심결취소소송에서는 보조참가가 인정됨 (판례)
④ 시기적 요건
○ 타인 간의 심판 절차가 계속중
○ 참가신청 : 심리 종결 전
○ 심결 확정시까지라면 참가인이 할 수 있는 게 없음
○ 당사자로 참가자 적격이 있는지 여부는 당해 심판의 심결시를 기준으로 함
○ 참가신청의 취하 : 심결 확정 전
⑤ 절차적 요건
○ 1st. 심판에 참가하고자 하는 자는 심판장에게 참가신청서를 제출
○ 2nd. 심판장은 당사자 및 타 참가인에게 신청서 부본을 송달
○ 3rd. 심판장은 기간을 정하여 의견서 제출기회를 부여
○ 4th. 심판관 합의체는 서면으로 이유를 붙여 결정
○ 5th. 그 결정에 대해서 불복 불가 (∵ 심결취소소송이라는 대체적 수단이 있으므로)
⑥ 효과
○ 절차의 중지 : 참가인에 대해 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있을 때 그 효력은 피참가인에게도 미침
○ 절차의 중지에서의 참가인은 당사자 참가와 보조 참가를 모두 포함함
○ 당사자 참가인은 일체의 심판절차를 행할 수 있음 : 그런데 피참가인이 심판청구를 취하해도 지위 상실 없음
○ 보조 참가인은 일체의 심판절차를 행할 수 있음 : 그러나 피참가인이 심판청구를 취하하면 참가인의 지위를 상실
⑦ 참가신청이 거부된 자
○ 참가신청이 거절돼도 불복할 수 없음 : 심결취소소송에 참가할 기회를 주기 때문
○ 심판장은 심결이 확정된 경우 심결등본을 그 자에게 송달해 주어야 함
○ 그 자는 당해 심결에 대해 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있음 : 심결등본송달일로부터 30일 이내
⑧ 참가신청의 취하
○ 심결 확정 전까지 취할 수 있음
○ 원칙적으로 피참가인의 이익을 해하지 않으므로 당사자의 동의를 요하지 않음 (예외 존재)
○ 참가신청이 취하되면 참가신청이 없었던 것으로 간주
⑽ 일사부재리 규정 (163조)
① 개요
○ 정의 : 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의해 다시 심판을 청구할 수 없음
○ 즉, 하나의 사건에 심리를 두 번하지 않는다는 원칙
○ 취지 : 모순저촉 금지 (상호 모순, 저촉되는 심결의 발생을 방지 → 법적 안정성 도모)
② 주체적 요건 : 누구든지
③ 객체적 요건 : 동일사실 및 동일증거
○ 심결을 번복할 수 있을 정도의 유력한 증거가 아닌 증거를 부가하는 것도 동일증거에 포함
○ 동일사실에 의한 심판청구라도 다른 증거에 의한 경우 허용됨
○ 동일증거에 의한 심판청구라도 다른 사실에 관한 경우 허용됨
○ 확정된 심결의 결론을 뒤집을 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우 일사부재리 원칙에 저촉하지 않음 (2012후1057)
④ 객체적 요건 : 동일한 심판 청구
○ 적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판은 동일심판으로 간주
○ 확정 심결과 확정 판결 사이에 일사부재리 원칙이 적용되지 않음
○ 일부무효심판과 전부무효심판은 동일심판
⑤ 학설 : 동일증거의 의미가 문제 됨
○ 형식, 증거가치, 쟁점, 법규 등을 가지고 학설이 대립함
○ 형식증거설 : 동일사실을 증명하기 위한 증거가 형식적으로 완전히 동일한 것
○ 중요증거설 : 전 확정심결을 번복할 수 있을 정도로 중요한 증거가 아닌 증거
○ 쟁점증거설 : 전심에서 이미 인정받은 쟁점에 관한 증거는 새로운 증거라도 동일증거가 되지만 전심에서 배척된 쟁점을 인정할 수 있는 성질의 증거라면, 그 증거가치의 경중을 묻지 않고 동일증거에 해당하지 않음
○ 동일법규 내 증거설 : 동일법규 내의 구성요건 사실을 증명하기 위하여 사용되는 증거인 한 증거의 내용만이 다르다고 하여도 동일 증거에 해당한다고 봄
○ 판례의 태도 : 중요증거설 (96후1840)
○ 검토 : 심결의 모순·저촉 방지의 취지상 실질적 동일을 기술하는 중요증거설이 타당
⑥ 객체적 요건 : 당사자계 심판일 것
○ 특허무효심판 (133조), 존속기간연장등록무효심판 (134조), 권리범위확인심판 (135조), 정정심판 (136조), 정정무효심판 (137조), 통상실시권허여심판 (138조)
○ 소수설 : 정정심판, 통상실시권허여심판에 일사부재리가 적용되지 않는다고 봄
⑦ 객체적 요건 : 전 심판의 본안심결(각하심결 제외)이 확정된 경우에만 적용
○ (참고) 2001. 2. 3 개정 전에는 심결이 확정 등록될 것을 요건으로 하였음
○ 각하심결이 확정된 경우에는 적용되지 않음
○ 제척·기피에 대한 결정, 참가허부에 관한 결정 등은 심결의 형식이 아니므로 일사부재리 대상이 아님
○ 확정 심결과 확정 판결 사이에는 일사부재리 원칙이 적용되지 않음
⑧ 시기적 요건 - 동일 사실, 동일 증거, 동일 심판 : 후 심판의 심결시를 기준으로 판단
⑨ 시기적 요건 - 본안심결 확정 사실 : 후 심판의 심판 청구시를 기준으로 판단
○ 이유 : 뒤늦은 제3자의 심판으로 인해 환송심을 진행하고 있는 진정한 권리자의 심판 제기가 일사부재리에 적용되는 것을 막기 위함
○ 무효심결이 확정되어 특허권이 소급하여 소멸한 경우 일사부재리 원칙이 적용될 여지가 없음
⑩ 효력
○ 일사부재리 원칙에 위반된 경우 심결각하됨
○ 일사부재리로 각하된 심결의 심결취소소송은 심결시에 제출된 증거를 기준으로 판단 (무제한설의 예외)
⑪ (구별개념) 재심
○ 재심과 일사부재리는 요건이 유사함
○ 양자는 심판 청구의 이유가 다름
⑫ (구별개념) 중복심판 청구 금지 : 민사소송법상 중복심판 청구 금지가 특허법에 준용
○ 정의 : 특허심판원에 계속되어 있는 사건에 대해서 당사자는 다시 심판을 청구하지 못함 (154조 8항)
○ 취지 1. 심판 경제 : 절차의 번잡성 방지
○ 취지 2. 모순저촉 금지 (상호 모순, 저촉되는 심결의 발생을 방지 → 법적 안정성 도모)
○ 요건 1. 전심판 계속 중
○ 전심판에 상소 법원도 포함함
○ 요건 2. 후심판의 당사자 및 심판의 대상이 동일한 것
○ 기판력에 비해 객체적 요건은 더 넓음
○ 시기 : 후심판의 심결시 기준
○ 이유 : 전심판이 각하되거나 취하될 경우 심판 경제 원칙상 후심판이 계속되는 게 맞음
○ 차이 1. 중복심판 청구 금지는 전심판이 계속중이라는 점에서 다름
○ 차이 2. 중복심판 청구 금지는 당사자가 동일하다는 점에서 다름
⑬ (구별개념) 민사판결의 기판력
○ 차이 1. 일사부재리는 대세적 효력이 있지만 기판력은 당사자 사이에만 미침
○ 차이 2. 일사부재리는 동일사실이더라도 다른 증거이면 재차 심판청구가 가능한데 반해 기판력은 소송물이 같은 한 새로운 다른 증거에 의하더라도 재차 소송을 제기할 수 없음
⑭ (구별개념) 재소금지의 원칙
○ 취지 1. 심판경제
○ 취지 2. 모순·저촉방지
○ 취지 3. 제재적 의미 : 원고가 스스로 소를 취하한 경우 당사자에게 더 이상 심판받을 기회를 줄 필요가 없음
○ 직권심리주의를 채택하는 특허심판의 경우 당사자 제재의 의미가 강한 재소금지의 원칙을 채택하는 것은 불합리
⑾ 심판비용
① 부담 책임
○ 심판관이 심결문을 작성할 때 심판비용액이 아니라 심판비용의 부담자까지만 정함
○ 심판이 심결에 의하여 종결할 때에는 그 심결로써 비용부담자를 결정해야 함
○ 심판이 심결에 의하지 아니하고 종결할 때에는 결정으로써 비용부담자를 결정해야 함
○ 당사자계 심판 : 패심자가 비용을 부담하는 패심자 부담의 원칙을 따름
○ 예외 1. 통상실시권허락심판에서 심판비용은 언제나 청구인이 부담함
○ 예외 2. 일부패심의 경우 각 당사자가 부담할 심판비용은 심판부가 정해야 함
○ 예외 3. 심판비용의 부담을 명령받은 당사자는 상대방의 지출비용도 법정범위 내에서 변상해야 함
○ 예외 4. 심판비용을 패심자가 아닌 제3자에게 부담시키는 경우도 있음 (165조 2항, 민소법 107조, 99조)
○ 예외 5. 소극적 권리범위확인심판에 있어서 피청구인이 경고 등 권리행사가 없고 방어도 하지 아니한 때에는 청구인이 승소한 경우에도 승소자가 부담
○ 예외 6. 특허무효심판 청구 후 특허발명의 명세서가 정정심판에 의하여 정정된 결과 무효사유가 소멸된 경우 피청구인인 승소자인 경우에도 비용의 일부나 전부를 부담시킬 수 있음
○ 예외 7. 심판청구가 권리이전, 실시권 설정을 이유로 심결로써 각하된 경우 심판비용은 각자부담으로 할 수 있음
○ 예외 8. 신청에 의한 증인심문 결과 증인 또는 증언이 입증사항과 관계가 없는 자 또는 사항인 것이 판명된 경우 그 증인심문에 소요된 비용은 신청한 당사자가 승소자인 경우에도 그 자에게 일부나 전부를 부담시킬 수 있음
○ 결정계 심판 : 심판청구비용은 심판청구인이 부담
○ 심판청구를 취하한 경우 취하한 자를 패심자로 보아 심판 비용 전액을 부담시킴
② 심판비용 (165조)
○ 심판에 관한 비용액은 청구에 의해 심결 또는 결정이 확정된 후 특허심판원장이 결정함
○ 심판비용액 결정 청구는 심결확정일로부터 10년 이내에 청구 가능 (∵ 민법의 소멸시효 규정 준용)
○ 변리사의 보수는 심판비용뿐만 아니라 소송비용도 포함
○ 특허심판원장이 정한 심판비용액 또는 심판관이 정한 대가에 관한 결정은 집행력 있는 집행권원과 같은 효력 존재
○ 집행력 있는 정본은 특허심판원 소속 공무원이 부여함
③ 공동심판청구
○ 민사소송법에 따라 비용은 공동심판청구인이 균등하게 부담하는 게 원칙
○ 예외로서 연대부담하는 경우도 있음
⑿ 심판은 1년, 우선심판은 6월, 신속심판은 3월
3. 특허심판 종류 [목차]
⑴ 종류 1. 당사자계 심판
① 정의 : 독립적 심판 중 청구인과 피청구인이 서로 대립구조를 취하는 심판
② 종류
○ 특허무효심판
○ 연장등록무효심판
○ 정정의 무효심판
○ 적극적 권리범위확인심판, 소극적 권리범위확인심판
○ 통상실시권허락심판
③ 실익
○ 심판청구서 부본 송달 ○, 답변서 제출 ○ (∵ 답변서를 제출하기 위해 부본을 송달함)
○ 심판비용은 패심자 부담
○ 예외 : 통상실시권허락심판에서 심판비용은 청구인이 부담함
○ 일사부재리 적용 ○
○ 참가제도를 인정함 (∵ 이해관계인이 관여할 여지가 있음)
○ 예고통지 ×
○ 인용심결 및 기각심결에 대한 불복 ○
⑵ 종류 2. 결정계 심판
① 정의 : 독립적 심판 중 청구인만 존재하는 심판
② 종류
○ 거절결정불복심판
○ 연장등록 거절결정불복심판
○ 정정심판
③ 심판청구기간 : 청구일 ≤ 거절결정등본을 송달받은 날 + 30일
④ 실익
○ 심판청구서 부본 송달 ×, 답변서 제출 × (∵ 답변서를 제출할 필요가 없기 때문에 부본을 송달하지 않음)
○ 심판비용은 청구인 부담
○ 일사부재리 적용 ×
○ 참가제도를 인정하지 않음 (∵ 이해관계인이 관여할 여지가 없음)
○ 예고통지 ○
○ 인용심결에 대한 불복 × : 기각심결에 대한 불복은 가능
⑶ 종류 3. 부수적 심판
① 정의 : 독립된 본안심판의 청구사항에 부수하거나 본안심판의 청구를 전제로 하는 심판
② 종류
○ 보정의 결정각하 불복
○ 심판관의 제척, 기피심판 (152조 1항) : 제척신청에 관한 결정에는 불복신청을 하지 못함
○ 참가심판 (156조 3항)
○ 증거보전심판 (157조)
○ 심판비용심판 (165조)
③ 실익 : 독립하여 불복하는 것을 허여하지 않음
4. 특허심판 절차 [목차]
⑴ 절차 1. 심판의 청구
① 법정사항
○ 청구인, 대리인, 피청구인 : 성명, 주소
○ 심판 사건의 표시
○ 청구의 취지 및 이유
② 심판청구기간
○ 정의 : 심판청구서를 특허심판원장에게 제출할 수 있는 기간
○ 원칙 : 연장할 수 없음
○ 예외 : 특허심판원장은 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 청구 또는 직권으로 거불심 청구기간 연장 가능
③ 추후보완(17조)
○ 정의 : 책임질 수 없는 사유로 심판 또는 재심 청구를 하지 못했을 때 구제하기 위한 제도
○ 청구일 ≤ min(사유 소멸일 + 2월, 만료일 + 1년)
○ 대리인의 과실은 본인의 과실로 의제되어 추후보완 불가
○ (참고) 대리권 수권행위에 흠결이 있을 때 재심사유를 구성
④ 심판 청구의 취하
○ 정의 : 심판청구가 처음부터 없었던 것으로 보는 것
○ 심판 청구를 취하한 경우 다시 심판청구를 할 수 있음 : 단, 심판청구기간을 지켜야 함
○ 심판 청구는 심결이 확정되기 전까지 취하할 수 있음 (161조)
○ 상대방이 답변서를 제출한 경우 상대방의 동의를 얻어야 심판청구를 취하할 수 있음 (161조 1항)
○ 특허무효심판의 대상이 다수인 경우 청구항마다 취하할 수 있음
○ 권리범위확인심판의 대상이 다수인 경우 청구항마다 취하할 수 있음
⑤ 청구서 보정
○ 원칙 : 심판청구서의 보정은 요지변경이 되지 않는 범위 내에서 허용됨
○ 심판청구서의 보정이 요지변경에 해당하지 않는 경우 : 권범심 판례에서 그 기준이 판시됨
○ 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서의 명백한 오기를 바로잡는 것
○ 또는 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것
○ 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 않는 것
○ 그리하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 인정될 것
○ 청구취지와 청구이유
○ 청구취지는 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 허용됨
○ 청구이유는 제한없이 보정이 가능함
○ 예 1. 무효심판 : 청구항을 변경시키는 보정은 요지변경으로서 허용되지 않음
○ 예 2. 적극적 권리범위확인심판의 청구인이 확인대상발명을 특정하기 위한 설명서 및 도면의 보정은 요지변경이라도 허용됨. 그 이외에는 보정 시 요지를 변경하면 안 됨
○ 당사자 보정
○ 원칙 : 당사자의 보정은 요지변경이므로 허용되지 않음
○ 예외 : 공유 특허권자 중 일부만 심판 당사자로 한 경우, 심판청구기간이 경과하지 않은 채 공동출원인을 추가하는 보정은 요지변경에 해당하지만 허용됨 (2003후182)
○ 적극적 권리범위확인심판
○ 확인대상발명을 특정하기 위한 설명서 및 도면의 보정은 요지변경이라도 허용
○ (참고) 실용신안법의 청구서 보정 규정은 특허법의 청구서 보정 규정과 동일
⑵ 절차 2. 방식심사 및 결정각하
① 정의 : 형식상의 흠결을 심리하는 것
② 주체 : 심판장 (∵ 비교적 간단한 사항이므로)
③ 대상
○ 사유 1. 심판청구서 기재방식 위반
○ 사유 2. 보정명령 사유 : 행위능력 위반, 대리권 범위 위반, 수수료 불납, 방식 위반
○ 방식 위반 : 권리범위확인심판은 확인대상발명의 설명서/도면, 정정심판은 정정전 명세서/도면
○ 청구이유를 기재하지 않은 심판청구서에 대해 특허심판원장이 보정을 명하는 경우가 있음
④ 위에 해당할 경우 심판장은 기간을 정하여 보정을 명함 (강행규정)
⑤ 보정하지 않을 경우 심판청구서 각하 결정 (강행규정)
○ 결정각하는 서면으로 해야 하며 그 이유를 붙여야 함
○ 결정각하에 불복이 있는 자는 소송을 제기할 수 있음
○ 심판청구서의 결정각하에 대한 소송은 특허법원의 전속관할
○ (참고) 방식심사 단계이므로 심결각하가 아니라 결정각하
⑥ 불복 : 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 소 제기
○ 원고 : 청구인
○ 피고 : 특허청장
○ (참고) 심결취소소송
⑦ (참고) 방식심사는 강행규정은 아님
⑶ 절차 3. 부분송달 및 답변서 제출 : 당사자계 심판 한정
① 심판장은 심판청구서 부본을 피청구인에게 송달
○ 부본 : 청구서의 복사본
○ 부본을 발송하는 이유 : 답변서 제출 시 참고하기 위함
○ 부본을 피청구인 이외의 자에게 송달하지 않음 (∵ 답변서를 작성하지 않기 때문)
○ 심판장은 무효심판 청구가 있으면 그 취지를 전용실시권자 등에게 통지해야 함
② 기간을 정하여 답변서 제출기회 부여
③ 특허심판은 직권탐지주의가 원칙이므로 답변서 제출기회를 반드시 부여하지 않아도 됨
④ 결정계 심판의 경우 답변서 제출 기회를 전혀 부여하지 않음
⑷ 절차 4. 심판장의 통지의무 : 당사자계 심판 한정
① 피청구인이 특허권자인 경우 한정
② 심판장은 특허권의 전용실시권자 등에게 통지해야 함
⑸ 절차 5. 적법성 심리
① 정의 : 실질적인 흠결을 심리하는 것
○ 특허 출원절차에서는 없는 절차
② 주체 : 심판관합의체 (∵ 비교적 복잡한 사항이므로)
③ 대상
○ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 전원인 청구인/피청구인이 아니고 추가도 하지 않은 경우
○ 공유자 전원을 청구인으로 추가하는 경우 동의를 필요로 함
○ 공유자 전원을 피청구인으로 추가하는 경우 동의를 필요로 하지 않음
○ (주석) 청구 행위는 안 해도 되는 행위이므로
○ 일사부재리의 원칙에 위반된 심판청구
○ 이해관계 없는 자의 심판청구
○ 이해관계를 판단하는 것은 형식을 확인하는 것을 넘어 실체적인 정보를 요함
○ 예 : 전용실시권자의 무효청구
○ 실존하지 않은 자를 당사자로 하는 심판청구
○ 불복할 수 없는 대상에 대한 불복심판청구
○ 불복할 수 없는 대상 : 부수적 절차
○ 예 : 보정각하결정, 우선심사결정, 참가허부결정, 제척기피결정
○ 심판청구기간이 지난 후의 심판청구
○ 심판의 대상물이 존재하지 않는 경우
○ 거절결정불복심판 청구 후 출원 취하
○ 특허권 소멸 후 권리범위확인심판을 청구 : 판례의 태도. 논란의 여지가 있음
○ 정정심판 중 특허가 무효가 된 경우
○ 재심사 청구 후 거절결정불복심판 청구
○ 중복심판 청구
○ (주석) 방식심사와 같은 기계적 절차가 적용될 수 없는 대상은 적법성 심리를 함
④ 위에 해당할 경우 심결 각하
○ 적법성 심리는 보정의 기회를 주지 않음
○ 보정이 불가능하여 심결각하를 하는 경우
○ 특허 심판원에 계속되고 있는 사건에 대해 당사자가 다시 심판을 청구하는 경우
○ 심판청구기간이 경과한 후의 심판청구
○ 제척·기피 심판의 불복심판청구
○ 이해관계가 없는 자의 무효심판 청구
○ 심결이 확정되기 전 청구된 재심청구는 보정이 불가능하므로 심결로써 각하 가능
○ 보정이 가능한 경우 보정을 명한 후가 아니면 심결각하를 할 수 없음
○ 명문의 규정은 없지만 판시사항
⑤ 불복 : 심결등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 소 제기
○ (참고) 심결취소소송
⑹ 절차 6. 본안심리
① 정의 : 심판청구가 이유 있는지 여부 심리
② 주체 : 심판관합의체
③ 심리방식 : 서면심리, 구술심리
○ 서면심리가 원칙
○ 서면에 의한 심리가 더 정확하다고 봄
○ (참고) 민사소송법은 구술심리가 원칙
○ 당사자가 구술심리를 신청한 경우 구술심리를 해야 하는 게 원칙 (154조 1항)
○ 예외 : 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우
④ 직권심리주의 : 당사자가 아닌 심판관의 직권에 의해 심판절차의 주도권을 가지는 것. 당사자주의와 대비
○ 정의 : 당사자가 신청하지 않은 청구의 취지에 대해서 심리할 수 없으나 당사자가 신청하지 않은 이유에 대해서는 직권으로 심리할 수 있음
○ 취지 : 공익성
○ 청구취지는 직권심리를 못함 : 청구되지 않은 다른 특허는 심사하지 않음
○ 청구이유는 직권심리 대상 : 진보성의 흠결만을 주장해도 직권으로 기재불비, 산업상 이용가능성 등을 심리 가능
○ 직권심리를 한 경우 당사자에게 통지 후 의견진술기회를 부여해야 함 : 절차권 보호 목적. 강행규정
○ 직권심리주의에 의해 당사자 등이 일정기간 내에 절차를 밟지 않아도 심판을 진행할 수 있음
○ 민사소송과 달리 당사자가 불출석 하더라도 의제자백 등의 불이익 처분을 부여하지 않음
○ 이유 : 특허심판원에서는 자백 또는 자백 간주를 인정하지 않음
○ 특허소송에서는 직권심사주의가 아니라 민사소송법의 변론주의가 적용됨
○ (주석) 의견을 꼭 물어보긴 하는데 판단은 알아서 하는 듯
⑤ 직권탐지주의 (157조 1항)
○ 심판관이 당사자의 주장에 구속되지 않고 심판에 필요한 사실을 적극적으로 탐지할 수 있는 것
○ 즉, 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있음
○ 직권탐지주의는 의무사항이 아님
⑥ 증거보전 및 증거조사
○ 민사소송법상 증거조사 및 증거보전과의 차이 : 심판관은 과태료 결정, 구인 명령, 보증금 공탁 명령 불가 (157조 2항)
○ 심판청구 전 증거보전 : 특허심판원장에게 신청
○ 심판계속 중 증거보전 : 심판장에게 신청
○ 심판청구 전 증거조사 : 불가능
○ 심판청구 후 증거조사 : 심판장에게 신청
○ 신청에 의해 증거조사를 한 경우 의견진술의 기회를 주지 않아도 됨 (157조 5항) (∵ 직권탐지주의)
○ 직권에 의해 증거조사 또는 증거보전을 한 경우 그 결과를 당사자 등에게 송달하고 의견서 제출 기회 부여 (강행규정)
○ 당사자가 철회한 조사방법도 조사할 수 있음 (∵ 직권탐지주의)
○ 증거보전신청에 대한 결정은 부수적 심판으로서 이에 대해 불복할 수 없음
⑦ 기타
○ 심판관은 동일한 2 이상의 심판에 대하여 병합하여 심리할 수 있음
○ 특허소송에서는 당사자가 변론기일에 출석하지 않는 경우 취하간주와 같은 불이익 처분을 받을 수 있음
○ 특허심판에서는 이러한 불이익 처분을 받지 않음 (∵ 직권심리주의)
⑺ 절차 7. 심리의 재개 (162조 4항)
① 상황 : 당사자, 참가인 또는 직권으로 심리 재개 필요성이 제기된 경우
② 심판장은 필요하다고 인정되면 심리 재개 가능
⑻ 절차 8. 심리종결통지
① 주체 : 심판장
② 훈시적 규정 : 생략을 하더라도 위법하지 않음
○ 이유 : 심리종결 통지는 심리의 진행상황을 주지시켜 절차의 공정과 촉진을 기하고자 함에 불과하기 때문
③ 심리종결 통지의 대상 : 당사자, 참가인 (162조 3항)
○ 심리종결통지를 발송한 날 심결을 하는 것은 위법하지 않음
○ 심리종결통지일과 동일한 날에 심결을 해도 위법하지 않음
○ 심판참가신청을 했으나 그 신청이 거부된 자에게는 심리종결을 통지하지 않음
④ 예고통지 : 결정계 심판에만 한정됨
⑼ 절차 9. 심결 (심리종결)
① 심결의 시기
○ 원칙 : 심리종결통지 후 20일 이내 심결을 해야 함
○ 훈시적 규정 : 시기를 지키지 않아도 위법하지 않음
○ 심리종결통지일과 동일한 날에 심결을 해도 위법하지 않음
② 심결의 주문 : 청구의 취지 및 심결의 이유가 포함돼야 함
○ 인용심결 : 심판청구가 이유 있는 경우
○ 기각심결 : 심판청구가 이유 없는 경우
○ 심결은 서명으로 하여야 하고 심판관은 이에 기명날인을 해야 함
③ 심결등본의 송달 : 심판장은 심결 또는 결정이 있으면 등본을 송달해야 함
○ 대상 : 당사자, 참가인, 심판에 참가신청을 했으나 그 신청이 거부된 자
○ 심판에 참가신청을 했으나 그 신청이 거부된 자 : 심결취소소송의 기회를 부여하기 위함
④ 일사부재리의 원칙 : 심결이 확정되면 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 심판을 청구할 수 없음
⑤ 대가의 심결
○ 통상실시권을 허여하는 심판에서 그 대가에 대해서도 심결을 해야 함
○ 통상실시권을 허여받은 자가 상대방에게 대가를 지급할 수 없는 경우 당해 특허권을 실시하려면 공탁을 해야 함
○ 대가에 대한 확정심결은 민사소송법상 집행명의와 동일한 효력 : 강제집행을 할 수 있음
○ 통상실시권을 허여하는 심결 중 대가만 불복하는 경우 : 법원에 민사소송을 제기하여 다퉈야 함
⑽ 절차 10. 심결에 대한 불복 (심결취소소송)
① 정의 : 특허심판원의 심결의 취소소송 또는 특허법원의 심결(재심 심결)의 취소소송
② 주체적 요건 : 원고적격
○ 당사자, 참가인, 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자
○ 결정계 심판에 대한 심결취소소송의 경우 : 심판청구인
○ 당사자계 심판에 대한 심결취소소송의 경우 : 패심자
③ 주체적 요건 : 피고적격
○ 결정계 심판의 심결, 그 재심의 심결, 심판 및 재심청구서의 각하결정 : 특허청장
○ 당사자계 심판의 심결, 그 재심의 심결 : 심판의 청구인 또는 피청구인
④ 객체적 요건
○ 보정각하결정, 특허여부결정, 심결, 심판청구서나 재심청구서의 각하결정은 불복할 수 없음
⑤ 시기적 요건
○ 심결등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 소를 제기해야 함
⑥ 절차적 요건
○ 항소에 이르러 새로운 사실을 주장하는 것은 가능 (무제한설) : 특허청장이 피고인 경우는 제외
○ 상고에 이르러 새로운 사실을 주장하는 것은 불가능 (제한설)
○ 변론주의 적용 : 자백 또는 자백 간주 인정
○ (참고) 특허심판원에서는 자백 또는 자백 간주를 인정하지 않음
5. 거절결정불복심판 : 결정계 심판 [목차]
⑴ 개요
① 정의 : 거절결정을 받은 자가 불복하여 거절결정처분을 취소하여 줄 것을 요구하는 심판 (132조 17항)
② 거불심 : 거절결정불복심판의 약자
③ 특허심사의 거절이유통지서 명세서의 보정, 보정각하, 거절이유통지, 특허결정, 정보제공 등을 준용
④ 실무상 활용도가 높음
⑵ 주체적 요건 - 청구인
① 출원인만 가능
② 공동출원인 경우 전원이 절차를 밟아야 함
③ 임의대리인의 경우 특별수권 필요
⑶ 객체적 요건
① 심사에서 밟은 특허에 관한 절차는 거절결정에 관한 심판에서도 그 효력이 있음
② 재심사 청구 전에 한 보정각하에 대해서는 이미 재심사 단계에서 다툰 것이므로 불복심판 대상이 아님
⑷ 시기적 요건
① 청구일 ≤ 거절결정등본을 송달받은 날 + 30일 또는 60일
② 심판 청구기간은 법정기간이지만 특허청장은 청구 또는 직권으로 1회에 한하여 30일 이내에서 연장할 수 있음
○ (주석) 거불심은 많이 이용하는 제도이므로 시기적 요건을 완화하여 출원인의 이익을 보호하는 듯
○ (주석) 거절결정 ~ 심판 청구까지는 특허청의 영역이므로 특허청장 관할
③ 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우 청구 또는 직권으로 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있음
④ 추후보완 제도 이용 가능
○ 추후보완 제도 : 책임질 수 없는 사유로 심판 또는 재심 청구를 하지 못했을 때 구제하기 위한 제도
○ 청구일 ≤ min(사유 소멸일 + 2월, 만료일 + 1년)
⑸ 절차
① 특허청 : 출원심사에서 보정각하 또는 거절결정
○ 보정각하는 독립하여 불복할 수 없음 : 거절결정불복심판이라는 대체적 수단이 있기 때문
② 특허청은 출원인에게 거절결정등본송달
③ 출원인은 거절결정에 불복하기 위해 심판 청구서를 특허심판원에 제출
○ 청구일 ≤ 등본 도달일 + 30일 (+30일)
○ 거불심 외에 재심사청구, 변경출원, 분할출원을 할 수도 있음
○ 거불심과 분할출원은 양립할 수 있음
○ 거불심과 변경출원은 양립할 수 없음
○ 거불심과 재심사청구는 양립할 수 없음
○ 거불심은 청구기간이 경과하면 심판을 청구할 수 없으므로 일사부재리 원칙이 적용될 여지가 없음
○ 거불심은 출원 단위로 해야 함 : 청구항별로 심판 청구할 수 있는 것은 무효심판과 권리범위확인심판뿐
④ 심판의 청구
○ 청구취지 : "원결정을 취소한다 - 특허출원 2015-12345호는 특허로 한다"
○ 심판청구 취하
○ 심판청구는 없었던 것으로 봄
○ 취하 당시 이미 거절결정등본 송달일로부터 30일이 경과됐기 때문에 출원은 거절결정이 확정됨
○ 심판청구 기간이 경과한 후에도 거절결정불복심판 청구인의 추가 보정이 가능함
⑤ 실체보정
○ 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음
○ 존속기간연장등록출원에 대한 거절결정은 보정할 수 없음
○ 심사관이 최후거절이유통지 또는 각하결정(보정각하)을 하는 경우
○ 심사관은 특허청장에게 보고
○ 특허청장이 특허심판원장에게 보고
○ 특허심판원장은 심판관을 지정
○ 심판관 합의체에 의해 당해 명세서 및 도면이 심리됨
○ 심사관이 특허결정을 하는 경우
○ 심사관은 특허거절결정을 취소해야 함
○ 특허청장은 특허결정등본을 심판청구인에게 송달해 주어야 함
○ 특허심판원장에게 보고할 필요 없음
○ 심판관 합의체를 구성하기 전이므로 거불심은 심결각하 대상이 아님 : 입법적으로 거불심이 소멸된 것으로 봄
⑥ 특허심판원은 심판관 합의체를 구성 : 그 중 1인은 심판장이 됨
⑦ 본안심리
○ 보정각하 타당여부 심리
○ 원거절이유 타당여부 심리
○ 원거절이유가 타당 : 기각심결
○ 원거절이유가 부당 : 원거절결정 취소 → 환송하여 다시 출원심사를 하도록 하거나 자판할 수 있음
⑧ 경우 1. 환송 (원칙)
○ 특허청 심사국으로 환송
○ 심사관은 동일 증거, 동일 청구이유로 거절결정을 할 수 없음 (속심적 성격)
○ 새로운 거절이유 : 출원절차와 유사. 의견서제출기회를 부여
○ 거절이유 해소 → 특허결정
⑨ 경우 2. 자판
○ 환송이 지나치게 반복되는 경우 등에 있어 심판관은 파기환송 없이 특허결정을 할 수 있음
○ 거절결정불복심판은 기 통지거절결정을 위주로 심판하나 자판을 허여하여 재심사의 성격을 가짐
⑹ 심결의 효과
① 심사관의 기속
○ 특허심판원의 거절결정불복심판 심결은 특허청의 심사관을 기속함 (176조 3항)
○ 심사관은 새로운 거절이유가 있는 경우 기속력을 벗어날 수 있음
② 심결에 대한 불복 (상고)
○ 소송 제기일 ≤ 심결문 등본을 도달받은 날 + 30일
○ 특허법원에 심결취소소송을 제기하여 그 당부를 다툴 수 있음
○ 특허거절결정의 이유 중 심사관이 통지하지 않았던 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지한 경우
○ 당해 심결은 위법사유를 구성
○ 취지 : 심사관이 그 거절이유를 통지하지 않음으로써 출원인의 절차적 이익이 손상됨
6. 특허무효심판 (133조) : 당사자계 심판 [목차]
⑴ 정의 : 일단 유효하게 설정등록된 특허권의 효력을 소급하여 소멸시키는 행정처분
⑵ 주체적 요건 - 청구인 : 이해관계인 또는 심사관
① 심사관 : 공익의 대변자
○ 심판 제기 당시 출원에 대한 심사를 담당하고 있는 자이면 족함 (86후171)
○ 반드시 당해 특허를 심사하여 등록 결정한 심사관일 필요는 없음
○ 반드시 심결 당시에 심사관의 지위에 있었던 자일 필요는 없음
○ 심판관이 청구하는 게 아님 (∵ 심판관은 판결의 주체인데 청구인이 될 수는 없는 법)
② 이해관계인 : 심결시에 구비되면 족함
○ 유사필수적 공동소송 (통설·판례)
○ 무권리자 출원 또는 공동출원 규정 위반 : 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 이해관계인으로 인정
○ 일반적으로 사업자 등록증은 법률적 관계자를 입증시켜 이해관계인 적격을 부여함
○ 구 판례 : 실시권자는 실시권 이외의 범위에 한정하여 이해관계인 적격을 부여함
○ 최신 판례 : 실시권자에게도 제한 없이 이해관계인 적격을 부여 (∵ 자유로운 실시가 실시권자에게 좋을 수 있음)
○ 이해관계가 인정되는 법인의 대표자일 뿐인 개인
⑶ 주체적 요건 - 피청구인 : 특허권자
① 특허권이 공유인 경우 공유자 모두를 피청구인으로 함
② 전 특허권자를 피청구인으로 하는 경우 심결각하됨
⑷ 시기적 요건 : 언제라도 청구할 수 있음
① 특허권이 소멸한 후에도 청구할 수 있음 (∵ 손해배상청구권 등 소송의 이익이 있음)
② 단, 소급소멸한 특허에 대해서는 특허무효심판을 청구할 수 없음 (∵ 소송의 이익이 없음)
⑸ 구체적 요건
① 청구범위 : 청구항별로 청구할 수 있음
○ (참고) 청구항별로 청구할 수 있는 것은 무효심판과 권리범위확인심판뿐
② 특허권 설정 후의 사유 또한 특허 무효원인이 될 수 있음
○ 예 : 외국인의 권리능력 상실, 조약 위반
⑹ 절차적 요건
① 입증책임 : 청구인에게 있음
② 특허무효심판이 구술심리에 의하는 경우 이를 공개하는 것이 원칙
③ 단, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 경우 공개하지 않을 수 있음 (154조 3항)
⑺ 정정청구 (133조의2)
① 개요
○ 정의 : 특허권자가 무효심판절차 내에서 명세서 또는 도면의 정정을 청구하는 것
○ 취지 : 무효심판에 대한 방어적 기능을 제공하여 형평성 도모
○ (참고) 거절결정불복심판 등 다른 심판에서는 없는 개념
③ 주체적 요건 : 특허권자
○ 특허권이 공유인 경우 공유자 전원의 동의를 요함
○ 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자, 질권자의 동의를 요함
④ 객체적 요건
○ 특허 청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 않은 기재를 명확히 하는 경우에 한해 인정
○ 특허 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것은 인정하지 않음
○ 경우 1. 특허 청구범위의 감축 : 현재 명세서 또는 도면의 범위 이내
○ 경우 2. 잘못된 기재의 정정 : 출원서의 최명도 범위 이내에서 해야 함
○ 경우 3. 분명하지 않은 기재를 명확히 하는 경우 : 현재 명세서 또는 도면의 범위 이내
○ (참고) 특허의 보정은 감잘명빼박이었음을 주의
○ (참고) 원칙 : 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 당해 특허를 출원한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 함
○ 무효심판이 청구된 항에 대한 정정의 경우 이를 요하지 않음 (∵ 상식적으로 타당함)
○ 정정은 일체로서 적법해야 함
○ 특허무효심판이 청구된 청구항과 상관없이 특허의 정정을 청구할 수 있음
○ 이유 : 일관성을 위해 다른 청구항의 정정 인정
⑤ 시기적 요건
○ 심판청구에 대한 답변서 제출기간
○ 심판관의 직권심리에 의한 의견서 제출기간
○ 청구인의 무효 주장으로 인해 정정 청구를 허용할 필요가 있다고 인정된 경우 그 지정기간
⑥ 절차적 요건
○ 심판장은 정정청구가 있는 경우 그 취지를 심판 청구인에게 송부, 송달해야 함 (133의2조 3항)
○ 전용실시권자 등 다른 권리자에게까지 송부할 필요 없음
○ 이유 : 특허무효심판의 피청구인은 특허권자이므로
○ 복수의 정정청구가 있는 경우 마지막 정정청구 전의 정정청구는 취하된 것으로 간주
○ 정정청구의 인정 여부는 전체로서 판단해야 함
○ 특허심판원장은 정정심결이 있는 경우 특허청장에게 그 내용을 통보해야 함
○ (주석) 심판장은 직책이 낮아 직접 특허청장에게 통보할 수 없음 (아닐 수도 있음)
○ 정정청구 후 특허무효심판 또는 정정무효심판이 취하된 경우 특허의 정정은 불인정
○ 이유 : 정정청구는 심결이 확정된 때에 함께 확정되므로
⑦ 효력
○ 정정청구를 한 경우 정정만 따로 확정되는 게 아니라 무효심결이 확정된 때에 함께 확정
○ 정정을 한다는 결정이 확정된 경우 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의해 출원된 것으로 봄
○ 정정이 불인정되는 경우 독립하여 불복의 소를 제기할 수 없음
⑧ 정정심판과의 비교
○ 공통점
○ 특허의 정정과 정정심판이 적법한 경우 정정된 내용으로 특허출원이 된 것으로 봄
○ 특허의 정정 또는 정정심판이 간과된 경우 둘 다 정정무효사유에 해당
○ 차이 1. 정정의 시기
○ 특허의 정정의 경우 의견서 제출기간 내 정정한 명세서 또는 도면을 재보정할 수 있음
○ 정정심판의 경우 심리종결통지 전까지 재보정할 수 있음
○ 차이 2. 정정의 타당성
○ 무효심판절차에서 특허의 정정은 정정 후 청구범위가 특허출원 시 특허를 받을 수 있어야 한다고 명시하지 않음
○ 정정심판에서의 정정은 정정 후 청구범위가 특허출원 시 특허를 받을 수 있어야 함 (136조 5항)
○ 차이 3. 정정의 확정
○ 특허의 정정은 무효심결과 함께 확정됨
○ 정정심판의 정정은 정정심판의 심결과 함께 확정됨
○ 차이 4. 부적법한 정정의 취급
○ 특허의 정정이 부적법한 경우 별도의 각하 결정 없이 심결의 이유란에 특허의 정정 불채택 이유를 기재
○ 정정심판에서 정정이 부적법한 경우 기각심결
⑻ 효력
① 심결확정
○ 기각심결 : 특허권은 유효
○ 인용심결 : 특허권은 무효 (무효심결)
○ 일부인용 및 일부기각심결 인정 : (참고) 출원일체의 원칙은 출원시만 적용
○ 무효사유가 존재하더라도 무효심판의 무효심결이 확정되기 전까지는 유효한 권리로 추정
② 무효사유에 따라 효력상실 기산점이 다름
○ 원시적 무효 : 특허권은 소급 소멸
○ 후발적 무효 : 특허권은 무효 사유에 해당하는 때부터 무효
○ 후발적 무효심결이 확정된 청구항에 원시적 무효심결이 확정되는 경우도 있음
③ 실시료 반환의무는 없음
○ 원칙 : 실시료의 반환 의무는 없다고 봄
○ 예외 : 무효가 된 특허권의 특허권자와 실시권자가 특약이 있는 경우 특허권자는 실시료 반환 의무를 짐
④ 손해배상금 반환의무는 있음
○ 무효가 된 특허권을 행사하여 상대방으로부터 손해배상금을 지급받은 경우 그 배상금을 상대방에게 반환해야 함
○ 예 : 특허권자는 보상금 청구권 행사 등으로 손해배상채무를 짐
⑤ 무효심결이 확정된 경우 특허에 관해 심리하는 법원을 구속함
○ 예 : 무효로 인해 이미 소급적으로 소멸된 특허권에 대한 침해 소송은 의미가 없어짐
⑼ (구별개념) 특허취소신청 제도
① 개요
○ 정의 : 이의신청제도가 소멸 후 부활한 형태
○ 결정계 심판의 한 종류
○ (참고) 무효심판은 당사자계 심판의 한 종류
② 주체적 요건 : 누구든지 신청할 수 있음. 비법인도 가능
○ (참고) 무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 신청할 수 있음
③ 객체적 요건 : 신규성 (29조 1항 1호 제외), 진보성 흠결, 선출원주의 위반, 확대된 선출원주의 위반
○ 신청범위 : 청구항마다 신청 가능
○ 공지·공연 실시 발명에 기초한 신규성·진보성 흠결을 제외함
○ 이유 : 공지·공연 실시의 입증에 상당한 시간이 소요될 수밖에 없으므로 절차의 신속성을 위한 특허취소신청 제도의 취지상 맞지 않음
○ 특허공보에 게재된 선행기술에 기초한 신규성·진보성 흠결을 제외함
○ 이유 : 사후에 공지된 특허공보 게재 기술이 취소사유를 구성하는 것은 부당함
○ 무권리자의 출원이라는 사유 자체만으로 취소사유를 구성하지 않음
○ 청구항마다 신청할 수 있음
④ 절차적 요건
○ 특허심판원장에게 청구 : (주석) 무효심판 같은 느낌으로 이해
○ 3인 또는 5인의 심판관으로 구성된 합의체가 심리·결정
○ 심리방식 : 서면심리에 한함 (∵ 결정계 심판이므로)
○ (참고) 특허무효심판은 서면심리 또는 구술심리에 한함 (∵ 당사자계 심판이므로)
○ 참가제도 인정
⑤ 시기적 요건 : 설정등록일 ≤ 신청일 ≤ 등록공고일 + 6개월
○ (참고) 무효심판은 특허권이 소멸한 후에도 가능. 단, 소급소멸이 아닐 것
⑥ 구체적 요건
○ 특허권자는 지정된 기간에 명세서 또는 도면에 대해 정정청구를 할 수 있음
○ 특허취소신청 절차가 진행중인 특허에 대한 정정청구 시 : 지정기간 만료일 + 1월까지만 정정 취하 가능
○ 30일이 아니라 1월임
○ 특허취소신청은 특허취소신청 결정등본 송달되기 전에만 취하할 수 있으며 특허권자 및 참가자에게 취소이유가 통지된 후에는 취하할 수 없음
○ min(등록공고일 + 6월, 취소이유통지일)까지 취소이유를 통지하는 보정이 가능함
○ 부적법한 특허취소신청 : 결정으로 특허 취소 신청 각하 가능. 불복 불가
○ 이유 : 특허취소신청은 충분히 호혜적인 제도이므로
○ 특허취소신청이 심판원에 계속중인 경우 : 정정심판 청구 불가
⑦ 효력 : 특허권 소멸. 특허무효심판과 동일함
⑧ 불복 : 특허청장을 피고로 함
7. 존속기간연장등록무효심판 [목차]
⑴ 개요
① 정의 : 존속기간이 연장등록된 특허권이 법정무효사유에 해당하는 경우 그 연장등록의 효력을 소급 소멸시키는 행정처분
② 취지 1. 일반 공중의 자유실시이익 보호
③ 취지 2. 특허권자에 대한 부당한 보호 방지
⑵ 주체적 요건
① 청구인 : 이해관계인, 심사관 (∵ 공익의 대변자)
② 피청구인 : 특허권자. 특허권이 공유인 경우 공유자 전원 (139조 3항)
⑶ 객체적 요건
① 연장등록출원의 무효사유는 거절이유와 동일
⑷ 시기적 요건
① 특허권이 존속하거나 장래를 향해 소멸된 후에도 청구 가능
② 특허권이 소급하여 소멸된 후에는 청구 불가능
⑸ 절차적 요건
① 연장등록무효심판은 청구항별로 청구할 수 없음
② 존속기간연장등록출원을 할 수 있는 기간을 경과하여 출원한 경우 이는 불수리 사유임
③ 심판장은 존속기간 연장등록 무효심판이 청구된 경우 그 취지를 당해 특허권의 권리자에게 통지해야 함
⑹ 효과
① 존속기간연장이 처음부터 없었던 것으로 보는 경우
② 실시할 수 없었던 기간을 초과하여 연장된 기간에 대하여만 연장이 없었던 경우로 보는 경우 (134조 3항)
8. 권리범위확인심판 : 당사자계 심판 [목차]
⑴ 개요
① 정의 : 특허권의 효력이 미치는 범위에 대한 확인을 구하는 심판
② 취지 : 특허권의 침해여부를 판단하는 선결문제
○ 상대방의 실시기술을 특정할 수 있음
○ 민사적, 형사적 소송에서 유리한 고지를 점할 수 있음
○ 상대방이 로열티 협상에 응하도록 유인할 수 있음
③ 적극적 권리범위확인심판 : 특허권의 권리범위에 속한다는 취지의 심결을 구하는 심판
④ 소극적 권리범위확인심판 : 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 심결을 구하는 심판
⑵ 주체적 요건
① 적극적 권리범위확인심판
○ 청구인 : 특허권자 또는 전용실시권자
○ 피청구인 : 확인대상발명을 실시하고 있는 이해관계인
○ 통상실시권자는 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 없음 (∵ 확인의 이익이 없음)
○ 실시할 예정인 자를 피청구인으로 할 수 없음
○ 과거에 실시했으나 현재는 실시하지 않는 자를 피청구인으로 할 수 있음 (∵ 확인의 이익이 있음)
② 소극적 권리범위확인심판
○ 청구인 : 실시하고 있거나 실시할 예정인 이해관계인
○ 피청구인 : 특허권자 (단, 전용실시권자 아님)
○ 청구인이 확인대상발명을 실시할 계획이 없음을 스스로 자인하는 경우 심판청구는 각하됨
○ (주석) 전용실시권자에게 피청구인 적격을 인정하는 경우 전용실시권자와 실시자가 담합할 수 있음
③ 이해관계인 : 고유필수적 공동소송 (다수설)
⑶ 객체적 요건
① 요건 1. 확인의 이익
○ 권리소진이론의 항변 : 확인의 이익이 인정되지 않음 (2010후289)
○ 선사용권의 항변 : 확인의 이익이 인정되지 않음
○ 자유실시기술의 항변 : 확인의 이익이 인정됨
○ 확인대상 발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부를 판단할 때에는 확인대상발명 전체를 특허발명과 비교하여 판단
○ 판례 변경 : 하급심에서는 직접침해와 간접침해에 다른 태도를 취했으나 대법원은 모두 전체를 대상으로 한다고 판시
○ 의식적 제외의 항변 : 확인의 이익이 인정됨 (2018허1820)
○ (주석) 실시자 특유의 사유는 확인의 이익이 인정되지 않고 실시자 공통의 사유는 확인의 이익이 인정됨
② 요건 2. 확인대상발명의 특정성
○ 2-1. 사회통념상 확인대상발명이 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 구체적으로 특정돼야 함
○ 2-2. 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정
○ 즉, 당해특허발명과 확인대상발명이 사실적 관점에서 일치하는지를 보아야 함
○ 특허심판의 적법 요건으로서 당사자의 주장이 없더라도 의심이 있을 경우 직권 조사사항 : 법원에도 해당함
○ 흠결시 취급 : 확인의 이익이 인정되지 않아 결정각하됨
③ 이용관계에 대한 권리 대 권리 간 권리범위확인심판 : 권리범위확인심판이 허용됨
④ 저촉관계에 대한 권리 대 권리 간 권리범위확인심판
○ 적극설 : 심판경제의 원칙상 저촉관계에 대해서도 권리범위확인심판을 허용하는 게 타당
○ 소극설 : 권리범위 확인심판의 권한 배분에 따라 권리범위확인심판을 허용하지 않는 게 타당
○ 즉, 무효심판의 확정 전에 후등록 권리의 효력을 부정하여 특허권의 무효를 인정하는 것과 다름이 없음
○ 즉, 권리범위 확인심판이 무효심판의 기능을 해서는 안 됨
○ 절충설 : 적극적 권리범위확인심판의 저촉관계는 불허하고 소극적 권리범위확인심판의 저촉관계는 허여
○ 판례의 태도 : 절충설
○ 검토 : 후행출원자가 자신의 발명에 대한 판단을 받을 방법이 없으므로 그 경우는 타당
○ 권리 대 권리 간 적극적 권리범위확인심판은 확인의 이익이 없다고 함
⑤ 권리 대 권리 간 권리범위확인심판인지 여부는 심결 당시의 사실상태와 법령을 기준으로 함
⑥ 간접침해에 대해서도 권리범위확인심판 청구 가능 (98후2580, 2003후2164)
⑦ 권리범위 확인심판에서 신규성, 진보성을 심리할 수 있는지 여부
○ 기존 판례
○ 권리범위 확인심판은 신규성, 진보성을 심리할 수 있음
○ 심결취소소송은 진보성을 판단할 수 없음 (∵ 법원의 전문성 결여)
○ 최신 판례
○ 권리범위 확인심판은 진보성을 심리할 수 없음 (∵ 권리범위 확인심판의 권한배분)
○ 심결취소소송은 신규성, 진보성을 판단할 수 있음 (∵ 법원의 전문성 신장)
○ 최신 판례에 대한 비판 : 권리범위 확인심판에서 신규성도 심리할 수 없는 게 타당함
⑷ 시기적 요건
① 특허권이 소멸된 이후 심판청구 불가 (94후2223)
② 문제가 많은 판례 : 청구인이 과거에 지불한 로열티 등과 관련하여 특허권 소멸 이후에도 청구이익이 있기 때문
⑸ 절차적 요건
① 청구인 절차
○ 청구항마다 청구할 수 있음
○ (참고) 청구항마다 청구할 수 있는 것은 권리범위확인심판과 특허무효심판만 해당
○ 특허발명과 대비되는 확인대상발명은 대응되는 구성은 반드시 제출. 나머지는 선택
○ 확인대상발명을 다른 대상으로 변경하는 것은 요지변경으로 불허
○ 확인대상발명의 설명서 또는 도면을 보정하는 것은 요지변경이지만 허용 (140조 2항) (∵ 청구인의 이익 보호)
○ 적극적 권리범위확인심판에서 특허발명을 실시주장발명으로 변경하는 것은 허용
○ 확인대상고안의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 설명부분을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 않음
② 심판원 절차
○ 확인대상발명이 적법하게 특정됐는지 여부는 심판의 적법요건으로 심판원이나 법원의 직권조사사항임
○ 특허발명의 권리범위 중 공지부분은 권리에서 제외시킨 후 심리해야 함 (판례)
○ 적극적 권리범위확인심판에서 피청구인인 실시자가 특허권자와 합의하고 인정한 경우 심판 청구는 각하됨
⑹ 각하 또는 심결
① 결정각하
○ 적극적 권리범위확인심판에 있어 발명 사이에 동일성이 인정되지 않으면 심판이 부적법하므로 결정각하됨
○ 이유 : 확인의 이익이 없으므로
② 심결각하
○ 적극적 권리범위확인심판의 경우 확인대상이 현재 실시하고 있는 것이어야 함
○ 적극적 권리범위확인심판의 경우 상대방이 확인대상발명을 실시하고 있음을 청구인이 입증해야 함
○ 청구인이 입증하지 못하는 경우 그 심판청구를 심결로써 각하함
○ 선사용권의 존재가 적법한 항변사유가 될 수 없음
③ 인용심결, 기각심결
○ 적극적 권리범위확인심판의 인용심결 : 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속함
○ 적극적 권리범위확인심판의 기각심결 : (주석) 권리범위에 속하지 않거나 증거불충분
○ 소극적 권리범위확인심판의 인용심결 : 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않음
○ 소극적 권리범위확인심판의 기각심결 : (주석) 권리범위에 속하거나 증거불충분
○ 기각심결 시 청구를 심결할 수 없는 것은 변론주의가 아닌 직권심리주의를 채택하기 때문
○ 무효임이 명백한 특허권에 대한 권리범위확인심판을 각하해서는 안 됨. 심결을 해야 함
○ 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정함 : 요지만 같아서는 안 됨
⑺ 효력
① 특허발명의 보호범위를 공적으로 확인
② 법원을 구속하지 않음
○ 그저 판단의 기초자료(유력한 증거)로 간주
○ (주석) 특허법원이 더 상급기관이므로 특허심판원의 판단이 법원을 기속하지 않음
○ 같은 맥락으로 권리범위확인심판 심결과 상반되는 민·형사판결에 대해서 재심사유가 되지 않음
③ 심판비용은 패심자 부담의 원칙에 따라 패심자가 부담함
9. 정정심판 : 결정계 심판 [목차]
⑴ 개요
① 정의 : 심판절차에 의해 정정을 구하는 심판
② 취지 : 무효사유 제거, 보호범위 보강
⑵ 주체적 요건 - 청구인
① 특허권자만 가능 : 특허권이 이전된 경우 양수인이 청구해야 함
② 특허권이 공유인 경유 공유자 전원이 공동으로 청구해야 함
③ 당해 특허에 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자, 질권자가 있으면 동의를 요함
○ 동의를 얻지 않고 정정심판을 청구한 경우 심결로써 각하함
⑶ 객체적 요건 : 정정의 요건
① 1단계 요건 : 청구범위의 감축, 오기의 정정, 불명료 기재를 명확히 하는 경우만 허용
② 2단계 요건 : 현재의 명세서와 도면
○ 요건 1. 특허 청구범위의 감축
○ 현재 명세서 또는 도면의 범위 이내
○ 이유 : 등록공고된 현재의 특허에 관한 심판이기 때문
○ 요건 2. 또는 잘못된 기재의 정정 : 출원서의 최명도 범위 이내에서 해야 함
○ 요건 3. 또는 분명하지 않은 기재를 명확히 하는 경우
○ 다음은 해당 사항 없음 : 특허출원의 정정과의 차이점
○ 최명도에 벗어난 보정에 대해 보정 전으로 돌아가면서 요건 1 ~ 3 내에서 다시 보정하는 경우
○ 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 당해 특허를 출원한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 함
○ 단, 특허 청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정인 경우에만 해당
○ (주석) 분명하지 않은 기재를 명확히 하는 경우 이해를 돕기 위해 현재 용어를 쓰는 느낌으로 이해함
○ (참고) 무효심판이 청구된 항에 대한 정정의 경우 이를 요하지 않음 (∵ 상식적으로 타당함)
③ 3단계 요건 : 청구범위의 실질적 확장, 변경의 금지
○ a+b+c를 a+b+c+d로 보정하는 경우 청구범위는 감축된 것으로 명세서·도면 이내이면 허용됨
○ a+b+c를 a+b+d로 보정하는 경우 청구범위는 변경된 것으로 허용되지 않음
④ 4단계 요건 (독립특허요건)
○ 청구범위의 감축 또는 오기의 정정은 출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 함
○ 일반적으로 정정심판에서 판단하지 않음 : 신속성 도모
○ (주석) 현실적인 이유로 불명료 기재를 명확히 하는 경우에는 당해 시점을 기준으로 하는 듯
⑷ 시기적 요건
① 특허권이 존속기간 만료로 소멸된 후에도 정정심판 청구 가능
○ 이유 : 손해배상청구권 등의 보장
② 특허권에 관한 무효심결이 확정된 경우
○ 특허권이 소급 소멸 후 정정심판 청구 불가능
○ 후발적 무효사유로 심결된 특허권에 대해서 정정심판 청구 가능
○ (주석) 소수 학설 : 특허무효 심결이 확정되어도 조약우선권의 기초가 될 수 있어 정정심판을 구할 이익 있음
③ 특허무효심판이 특허심판원에서 계속중인 기간
○ 정정심판 청구 불가능 (136조 2항 2호)
○ 이유 : 특허무효심판 절차 내에 정정청구를 할 수 있기 때문 (133의2조) → 행정력 낭비 방지
○ 특허심판이 특허법원 또는 대법원에 계속 중인 경우 정정심판을 청구할 수 있음
○ 정정심판이 청구된 후 무효심판이 청구된 경우 무효심판과 정정심판이 동시에 계속됨
④ 특허취소신청이 특허심판원에서 계속중인 기간 : 정정심판 청구 불가능
⑤ 정정의 무효심판이 계속 중인 기간
○ 정정심판 청구 불가능 (136조 2항 2호)
○ 이유 : 정정의 무효심판 절차 내에 정정청구를 할 수 있기 때문
⑥ 정정심판을 청구한 후 무효심판이 청구된 경우
○ 정정심판을 우선 심리·판단하는 게 바람직하지만 의무 사항은 아님
○ 무효심판을 먼저 심리하는 경우 정정심판을 청구하기 전의 특허발명에 관해 무효심판이 진행
○ 정정심판 계속 중 무효심판 심결이 확정되어 특허권이 소급 무효된 경우 정정심판은 각하됨
⑸ 절차적 요건
① 청구
○ 도면에 대해서만 정정을 청구할 때 정정도면만 첨부하면 족함
○ 명세서에 대해서만 정정을 청구할 때 정정한 명세서만 첨부하면 족함
○ 정정심판의 청구가 있는 경우 심판장은 그 취지를 특허권에 관한 권리자에게 통지하지 않음
② 결정계 심판이므로 심사참가제도가 인정되지 않음
③ 심리 종결 통지 전이라면 정정명세서 등을 다시 보정할 수 있음
⑹ 심결
① 정정이 적법한 경우 심판관은 인용심결을 함
② 인용심결에 대해 불복할 수 없으므로 심판장이 인용심결등본을 송달한 즉시 인용심결이 확정됨
③ 인용심결이 있는 경우 특허심판원장은 그 내용을 특허청장에게 통보 (136조 10항)
④ 특허청장은 이를 특허공보에 게재 (136조 11항)
⑺ 효력
① 특허공보 게재
② 정정의 소급효
○ 정정된 것으로 특허출원(선출원주의), 출원공개, 특허결정, 심결, 설정등록을 한 것으로 간주
○ 정정의 소급효는 신규성 인용참증, 진보성 인용참증, 특허권 침해여부에 영향을 주지 않음
○ 과실추정의 법리는 정정을 전후로 그대로 유지됨
○ 정정 전의 특허권 행사에 따라 지급받은 손해배상이 정정 후의 특허권으로 받을 수 없는 것
○ 특허권자에게 고의 또는 과실이 있는 경우 : 손해배상으로 반환해야 함
○ 특허권자에게 과실책임이 없는 경우 : 부당이득으로 반환해야 함
③ 일부인용, 일부기각 불인정
○ (참고) 청구항별로 일부인용, 일부기각을 인정하는 것은 무효심판, 권리범위확인심판밖에 없음
⑻ 특허의 정정과의 비교
① 공통점
○ 특허의 정정과 정정심판이 적법한 경우 정정된 내용으로 특허출원이 된 것으로 봄
○ 특허의 정정 또는 정정심판이 간과된 경우 둘 다 정정무효사유에 해당
② 차이 1. 정정의 시기
○ 특허의 정정의 경우 의견서 제출기간 내 정정한 명세서 또는 도면을 재보정할 수 있음
○ 정정심판의 경우 심리종결통지 전까지 재보정할 수 있음
③ 차이 2. 정정의 타당성
○ 무효심판절차에서 특허의 정정은 정정 후 청구범위가 특허출원 시 특허를 받을 수 있어야 한다고 명시하지 않음
○ 정정심판에서의 정정은 정정 후 청구범위가 특허출원 시 특허를 받을 수 있어야 함 (136조 5항)
④ 차이 3. 정정의 확정
○ 특허의 정정은 무효심결과 함께 확정됨
○ 정정심판의 정정은 정정심판의 심결과 함께 확정됨
⑤ 차이 4. 부적법한 정정의 취급
○ 특허의 정정이 부적법한 경우 별도의 각하 결정 없이 심결의 이유란에 특허의 정정 불채택 이유를 기재
○ 정정심판에서 정정이 부적법한 경우 기각심결
⑼ 응용
① 심결취소소송
○ 무효심결취소소송이 특허법원에 계류 중에 정정심판이 심리계속 중 확정되면 무제한설에 따라 정정된 내용으로 다시 무효사유가 있는지를 판단함 (99허7971)
○ 무효심결취소소송이 대법원의 상고심 계류 중에 정정에 대한 인용심결이 확정된 경우 정정 전의 특허발명을 대상으로 무효 여부를 판단한 원심판결에 소정의 재심사유가 있어 파기(취소)환송해야 한다고 판시 (99후598)
10. 정정무효심판 [목차]
⑴ 개요
① 정의 : 정정을 무효로 하는 심판
② 정정무효심판의 정정에는 정정심판의 정정, 무효심판의 정정청구의 정정 등을 포함
③ 취지 : 제3자의 불측의 손해 방지
⑵ 주체적 요건 - 청구인
① 이해관계인 (136조 1항)
② 심사관 (137조 1항)
○ 정정무효심판청구 대상인 정정심판에 참여한 심판관이 정정무효심판에 관여하는 경우 전심관여에 해당 : 제척사유
⑶ 시기적 요건 : 정정무효심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있음
⑷ 절차
① 정정무효심판은 청구항마다 청구할 수 없음
② 심판장은 정정무효심판의 청구가 있는 경우
○ 청구서 부본을 특허권자에게 송달
○ 심판장은 정정무효심판의 청구가 있는 경우 그 취지를 특허권에 대한 실시권자 등에게 송달
③ 피청구인에게 정정의 기회를 부여
○ 정정의 허용범위는 정정심판에서와 같음
○ 현재의 명세서 및 도면 기준
○ 잘못된 기재의 정정은 최초의 명세서 및 도면을 기준
○ 시기 1. 심판청구서 부본의 송달에 대한 답변서 제출기간
○ 시기 2. 직권심리에 의한 의견서 제출기간
○ 피청구인에게 다른 정정의 기간을 허용하지 않음
○ 정정심판에서 특허권자는 심리종결통지 전에 자유롭게 정정을 할 수 있음
④ 특허권자의 재정정 청구가 있는 경우
○ 심판장은 재정정 청구서의 부본을 정정무효심판의 청구인에게 송달해야 함 (137조 4항)
○ 심판장이 재정정 청구서의 취지를 다른 권리자에게 통지해야 한다는 규정은 없음
⑸ 효과
① 인용심결이 확정된 경우 정정 전부를 무효로 함
○ (참고) 청구항별 일부인용, 일부기각은 무효심판, 권리범위확인심판에 한함
② 정정의 효과는 소급하여 소멸
11. 통상실시권허여심판 [목차]
⑴ 정의 : 이용·저촉관계가 있는 경우 허락하는 통상실시권
⑵ (참고) 이용발명 : 타인의 발명, 고안, 디자인(동일 또는 유사)을 이용하는 발명 (단, 상표는 해당 없음)
① 학설 : 실시상의 이용을 이용발명으로 볼지가 문제가 됨
○ 사상상의 이용 : 선출원발명이 A+B+C, 후출원발명이 A+B+C+D
○ 실시상의 이용 : 후출원발명이 선출원발명의 용도발명, 제법발명
○ 그대로설 : 선출원발명의 요지를 그대로 포함하고 있어야 이용발명이 성립한다는 학설
○ 침해가능성설 : 선출원발명의 요지를 그대로 포함하고 있어야 이용발명이 성립한다는 학설
○ 판례의 태도 : 실시상의 이용관계에 관한 판례는 따로 없으므로 사상상의 이용만을 이용발명으로 봄
② 선출원발명과 후출원발명이 동일자 출원인 경우 이용발명이 성립하지 않음
③ 동일인 간에는 이용발명 관계가 성립하지 않음
④ 특허권 침해를 구성
⑶ (참고) 저촉발명 : 타인의 디자인(동일 또는 유사), 상표와 완전히 동일한 발명
① 특허권과 디자인권 : 미끄럼 방지기능을 갖는 타이어와 요철 무늬를 특징으로 하는 타이어의 디자인
② 특허권과 상표권 : 입체상표(예 : 바나나맛 우유 용기)가 특허임과 동시에 상표인 경우
③ 타인의 특허, 실용신안과 완전히 동일한 발명은 무효사유를 구성함
⑷ (참고) 이용·저촉관계의 효력
① 진보성과 권리범위는 무관하므로 수율의 현저한 상승이 있어도 이용관계가 성립
② 적극적 효력은 제한되지만 소극적 효력은 제한되지 않음
③ 동일인 간에는 성립하지 않음
④ 동일일 출원인 경우 양자 모두 자유롭게 실시 가능
⑸ 주체적 요건
① 청구인 : 선출원 특허권자, 선출원 실시권자, 후출원 특허권자, 후출원 실시권자
② 피청구인 : 선출원 특허권자, 선출원 실시권자, 후출원 특허권자, 후출원 실시권자
③ 크로스 라이선스(cross-license) : 선출원 권리자 또는 선출원 전용실시권자가 청구하는 경우
⑹ 객체적 요건
① 통상실시권허여심판에 의한 강제실시권의 범위는 후출원발명의 실시를 위해 필요한 범위에 한함
② 상표권과 저촉하는 경우 통상사용권허여심판을 청구할 수 없음 : 상표의 출처표시 기능을 보호하기 위함
⑺ 시기적 요건
① 선출원권리의 존속 중에만 청구할 수 있음
② 특허권이 소멸하면 통상실시권허여심판을 청구할 필요 없이 자유롭게 실시하면 됨
⑻ 절차적 요건
① 타인이 정당한 이유 없이 허락을 하지 않거나 그 타인의 허락을 받을 수 없는 경우
② 허락을 구한 적 없이 심판을 청구한 경우 부적법한 심판청구로서 심결각하됨 (142조)
③ 선원 특허·실용신안보다 후원 특허·실용신안이 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보여야 함
④ 이유 : 통상실시권허여심판의 남용을 방지하기 위함
⑤ 상표권자를 상대로 통상실시권 허락심판을 허용하지 않음
⑥ 원디자인권과 후출원 특허권의 관계에서 기술적 진보 요건이 적용되지 않음 (138조 2항)
⑦ 크로스 라이선스를 하려면, 먼저 선원 특허권자가 후원 특허권자에게 심판에 의해 통상실시권을 허여해야 함
⑼ 효과
① 심판비용은 심판의 승패에 관계없이 청구인이 부담함 : 청구인에게만 이익이 되는 심판이므로
② 통상실시권에 대한 대가는 실시 후에 지급되거나 공탁될 수 있음
③ 대가가 지급되거나 공탁되지 않은 경우 실시할 권능이 부여되지 않음
④ 부종성 : 이 실시권은 당해 특허권에 수반하여 이전함. 그 특허권이 소멸하면 함께 소멸
12. 재심 [목차]
⑴ 개요
① 정의 : 심결에 중대한 하자(심결사유)가 있는 경우 다시 심판할 것을 구하는 비상의 불복신청절차
② (주석) 말 그대로 특허심판원에서 동일한 심판을 다시하는 것
⑵ 객체적 요건 : 재심사유는 법률로 규정돼 있음
① 주요 재심사유 : 민사소송법 451조를 준용. 11가지
○ 제척사유가 있는 심판관이 심판에 관여한 때
○ 대리인 수권행위에 흠결이 있을 때
○ 심판관이 그 사건에 관하여 직무에 관한 죄를 범한 때 (예 : 뇌물수수)
○ 전의 심결이 후의 심결에 의해 소급변경될 때
○ 전의 확정심결과 저촉
○ 중대한 사항의 판단누락
○ 심결의 기초로 된 행정처분의 변경
○ 증인의 허위진술이 증거로 될 때
○ 이해관계 없는 자의 심판 청구가 간과되어도 재심사유에 해당하지 않음
○ 시기상 나중에 행해진 다른 심판의 확정심결과 저촉한다는 이유로 재심을 청구할 수 없음
○ 대리인의 과실은 본인의 과실로 의제되어 추후보완 불가
② 사해심결에 대한 재심사유 (179조 1항)
○ 심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리나 이익을 사해할 목적으로 심결을 한 경우
③ 보충성 (민사소송법 451조 1항 단서)
○ 일반재심사유에 해당하는 사실을 상소로서 주장하였으나 기각된 경우 불인정
○ 심결취소소송을 할 수 있음에도 소송기간 후 재심을 청구한 경우 불인정
④ 재심의 대상은 확정된 심결로서 적법한 송달이 없는 심결은 확정되지 않아 재심 대상이 아님
⑶ 주체적 요건
① 일반재심
○ 청구인 : 심결의 불리한 효력을 받는 당사자
○ 결정계심판에서 심판청구인이 재심의 청구인
② 사해심결에 대한 재심
○ 상황 : 심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리 또는 이익을 해할 목적으로 심결을 한 경우
○ 청구인 적격 : 제3자
○ 피청구인 적격 : 재심청구는 사해심결의 청구인 및 피청구인을 공동 피청구인으로 해야 함 (192조 2항)
⑷ 절차적 요건
① 특허법상 재심은 심판의 확정심결에 대해서만 가능
② 심결이 확정되기 전에 이루어진 재심 청구는 부적법한 심판청구로 심결각하됨 (142조)
③ 재심의 확정심결에 대해서도 다시 재심을 청구할 수 있음 (180조 5항)
⑸ 시기적 요건
① 원칙
○ 청구일 ≤ min(재심사유를 안 날 + 30일, 심결 확정일 + 3년)
○ 심결 확정일 + 3년 : 권리의 안정화를 위해 심결 이후 무제한적인 기간을 보장하지 않음
○ 재심청구기간의 연장은 인장되지 않음 : (참고) 심판에서는 거불심만 가능함
○ 판단누락을 이유로 한 재심 : 그 심결등본을 대리인이 송달받은 날의 다음 날부터 당사자가 안 날로 봄
○ 대리권의 흠결을 이유로 한 재심 : 그 심결등본을 청구인 또는 대리인이 송달받은 날의 다음 날부터 당사자가 안 날로 봄
② 추후보완 (17조)
○ 정의 : 책임질 수 없는 사유로 심판 또는 재심 청구를 하지 못했을 때 구제하기 위한 제도
○ 청구일 ≤ min(사유 소멸일 + 2월, 원래 만료일 + 1년)
③ 재심사유가 심결확정 이후에 발생한 경우
○ 청구일 ≤ min(재심사유를 안 날 + 30일, 재심사유 확정일 + 3년)
④ 전의 확정심결과 저촉하는 경우 : 재심청구기간 제한 없음
⑹ 절차
① 성질에 반하지 않는 한 재심의 원인이 된 원심판의 절차에 관한 규정이 준용됨
○ 심판의 규정이 준용되므로 당사자계 심판인 경우 참가신청이 가능함
② 절차 1. 청구서 제출
○ 특허법상 재심은 특허심판원에 제기해야 함
③ 절차 2. 방식심리
④ 절차 3. 적법성 심리
○ 심결이 확정되기 전에 이루어진 재심 청구는 부적법한 심판청구로 심결각하됨 (142조)
⑤ 절차 4. 재심사유 존부심리
○ 재심사유가 불인정시 재심청구를 기각하는 심결을 내림
○ 결정각하나 심결각하가 아님
⑥ 절차 5. 본안심리
○ 직권심리의 배제 : 재심청구인이 주장한 청구취지와 청구이유에 대해서만 심리할 수 있음 (185조)
○ 이유 : 재심은 민사소송의 성격을 띰
○ 심판절차규정의 준용
⑦ 절차 6. 심결
○ 재심사유가 있다고 인정되는 이상 재심의 대상이 되는 원심결을 파기하고 다시 심결을 해야 함
○ 경우 1. 원심결 또는 원결정을 취소하고 번복심결
○ 경우 2. 원심결 또는 원결정을 취소하고 동일심결
○ (주석) 재심사유가 있으면 심결을 세탁할 필요가 있음
입력: 2019.05.25 23:48
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