13강. PCT 국제출원(patent co-operation treaty)
추천글 : 【특허법】 특허법 목차
1. 해외출원 방법 [목차]
⑴ 해외출원의 결정요소
① 요소 1. 시장
○ 특허제품을 판매할 국가를 고려하여 선택
○ 현존 시장은 물론 잠재적인 시장까지 고려
○ 대부분의 제품에 있어서 미국이 세계 최대의 시장이기 때문에 일반적으로 해외출원 시 미국을 최우선적으로 고려
② 요소 2. 제조국가
○ 경쟁제품을 생산할 수 있는 기업이 있는 국가 고려
○ 이유 : 주요 제조국가의 특허권을 획득 시 상대적으로 저렴한 비용으로 경쟁기업을 효과적으로 제압할 수 있음
③ 요소 3. 시간 및 비용
○ 제품의 라이프 사이클과 특허를 받기까지의 시간
○ 특허출원 및 특허획득까지의 비용
○ 특허획득으로 얻을 수 있는 경제적 이익
④ 권리의 유효성 및 권리구제의 실효성
○ 자신의 기술이 어느 국가에서 특허를 받을 수 있는지를 판단
○ 특허권의 설정등록 후 특허권을 제대로 보호받을 수 있는 국가인지 고려
⑵ 방법 1. 외국 특허청 직접 출원
① 특허권을 획득하고자 하는 국가의 특허청에 직접 출원
② 특허권을 획득하고자 하는 국가가 1~2개국이거나 신속한 심사결과를 원하는 경우에 가능
③ 파리조약에 우선권주장(제1국 출원일로부터 1년 이내에 우선권주장)을 하면 효과적임
④ 대만은 PCT 가입국이 아니므로 대만에서는 직접 출원하여야 특허권을 확보할 수 있음
⑶ 방법 2. 유럽 특허청에 출원
① 유럽 특허청에서 등록결정을 받은 후 출원인이 개별국에 등록료만 납부하면 개별국에서 유효한 특허권 확보
② 유럽에서 특허권을 확보하고자 하는 국가가 3~4개국 이상일 경우 유럽 특허청에 출원을 하는 것이 개별국가에 직접 출원하는 경우보다 비용이 저렴함
③ 다만, 이 경우 상대적으로 심사기간이 오래 걸리는 단점이 있음
⑷ 방법 3. PCT 국제출원 : 방식심사에 대한 통일조약이라고 생각하면 됨
① 정의 : PCT(특허협력조약)에 의해 하나의 방식 및 언어로 PCT 동맹국에 동시에 특허출원하는 것
② 연혁
○ 여러 국가에 출원하는 데 있어 파리조약에 한계가 있음이 대두됨
○ 1970년 PCT가 워싱턴에서 조인됨
○ 1978년 1월 24일 발효
③ 절차 : PCT 출원은 국제단계를 거쳐 국내단계로 진입하게 됨
○ 국제단계 : 국제조사, 국제공개, 국제예비심사
④ 장점
○ 출원인의 입장
○ 국제출원절차의 통일성으로 인하여 시간적 노력 및 비용 절감 효과
○ 국제조사기관의 국제조사보고서나 국제예비심사기관의 국제예비심사보고서에 따라 출원을 취하할 수 있으므로 불필요한 절차나 비용 절감
○ 조약에 의한 우선권(1년)보다 시간적 여유가 있음
○ 각국 특허청의 입장
○ 국제조사보고서, 국제예비심사보고서에 의해 심사관의 심사부담 경감
○ 이에 대한 활용으로 심사결과의 객관성 담보 및 특허제도 신뢰
○ 기업의 입장
○ 선진국과의 특허정보교류의 기회 확대, 산업재산권 분야의 국제적 협력에 기여, 외국 기술정보의 활용
⑤ 단점
○ 국제출원의 국내단계 진입 시 과다한 비용 지출
○ PCT 국제출원의 내용이 복잡하고 어려움
○ 국제단계로 인해 국내단계의 절차가 지연됨에 따라 존속기간이 단축됨
○ 국내단계에서 과도한 유보조항 존재
2. PCT 국제출원 개요 [목차]
⑴ 우선일 : 우선권 주장을 한 경우 최선일. 그렇지 않은 경우 max(접수일, 도면 도달일, 보완일)
① 우선일을 우선권 주장의 실체적 효력 유무에 따라 달리 볼 것은 아님
⑵ 국제출원일 확정일 = max(접수일, 도면 도달일, 보완일)
⑶ 국내서면제출기간 = 우선일 ~ 우선일 + 2년 7월 (201조)
① (참고) 일반적으로 30개월
② (참고) 31개월로 인정하는 경우 : 한국, 유럽
③ (참고) 30개월 + 2개월 : 중국
④ (참고) 한국은 31개월이 아니라 31개월 + 1개월
⑷ 기준일 = min(우선일 + 2년 7월, 심사청구일). 국내단계 진입일
⑸ 국제공개일 = 우선일 + 1년 6월
① 조기국제공개의 경우 우선일 + 1년 6월 전에도 국제공개가 가능
⑹ 국내 출원공개일 = max(국제공개일, min(국내서면제출기간 만료일, 심사청구일))
⑺ 국제출원 존속기간 : 국제출원일 ~ 국내단계 등록일 + 20년
① 존속기간 산정 시 우선일을 기준으로 하지 않음
② (참고) 비슷하게 심사청구일도 국제출원일을 기준으로 함
⑻ 관청
① 상황 1. 한국인이 A를 미국, 일본, 캐나다, 중국, 멕시코에서 특허를 받고자 대한민국 특허청에 PCT 국제출원서를 접수
② 상황 2. 그 자는 국제예비심사기관에 청구하면서 이 심사 결과를 활용할 나라로 미국, 중국을 선택함
③ 수리관청 : 한국 특허청
④ 지정관청 : 미국, 일본, 캐나다, 중국, 멕시코 특허청
⑤ 선택관청 : 미국, 중국 특허청
⑥ 국제출원서에 특별한 의사표시를 하지 않은 경우 PCT 체약국 모두가 지정관청, 선택관청이 됨
3. 국제단계 [목차]
⑴ 단계 1. 출원인 적격
① PCT 체약국의 거주자 또는 국민
② 파리 조약 체약국의 거주자 또는 국민 : PCT 총회의 결정 필요
③ 출원인 적격 : 대한민국 특허청을 수리관청으로 하는 경우
○ i. 대한민국 국민
○ ii. 재내자인 외국인
○ iii. i, ii의 자를 대표자로 하여 출원하는 경우
○ iv. i, ii의 자와 공동으로 출원하는 경우
○ (참고) iv가 iii를 포함
○ 팁. 재외자이고 외국인인 자만 대한민국 특허청을 수리관청으로 할 수 없음
④ 공동으로 국제출원을 하는 경우
○ 출원인 중 1인이 대한민국 국민 또는 대한민국에 주소 또는 영업소가 있는 자
○ (참고) 디자인보호법, 상표법의 경우 출원인 모두가 출원인 적격일 것을 요함
○ 대표자 미정 : 특허청장은 첫 번째로 기재된 자를 대표자로 간주 (국내출원에는 없는 규정)
○ 대표자는 2인 이상이라도 무방
⑤ 대리인
○ 국제출원에 관한 절차를 대리인이 밟는 경우 법정대리인 또는 변리사를 대리인으로 하여야 함
○ 공동출원인 전원의 대리인뿐만 아니라 공동출원인 각각의 대리인을 선임하여 절차를 밟을 수 있음
⑵ 단계 2. 국제출원서류
① 출원서
○ 해당 출원이 「특허협력조약」에 따른 국제출원이라는 취지
○ 해당 출원된 발명의 보호가 필요한 「특허협력조약」 체약국의 지정
○ 지정국 중 「특허협력조약」에 따른 지역특허를 받으려는 경우 그 취지
○ 출원인 사항 : 성명 또는 명칭 + 주소 또는 영업소 + 국적
○ 대리인이 있으면 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소
○ 발명의 명칭
○ 발명자의 성명 및 주소
② 발명의 설명
○ 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재
○ 발명의 설명과 청구범위는 별개의 서류
③ 청구범위
○ 보호를 받으려는 사항을 명확하고 간결하게 기재
○ 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되어야 함
○ PCT 국제출원에는 청구범위 기재유예제도가 적용되지 않음
④ 도면 : 필요한 경우에 한함
⑤ 요약서 : 기술정보로서만 사용. 보호범위로서는 미사용
○ 발명의 장점, 가치, 발명의 추론적 적용 등을 기재하면 안됨 (PCT 규칙 8)
⑥ 언어 : 국어, 영어, 일본어 (시행규칙 91조, 193조 1항)
○ 국제조사용 번역문 제출 (시행규칙 95조의2) : 국제조사기관이 인정하지 않는 언어로 작성 시 접수일 + 1월 이내에 제출
○ 제출기간 내에 번역문을 제출하지 않은 경우 국제출원번역문 제출 및 가산료 납부요구를 받게 됨
○ 이 경우 max(통지일 + 1월, 국제출원의 접수일 + 2월)까지 제출해야 하고, 익일까지 가산료를 납부하면 됨
○ (참고) 영어, 일본어로 대한민국 특허청에 출원하는 경우 국내서면제출기간에 국어 번역문을 제출해야 함
○ (참고) 디자인보호법, 상표법의 경우 사용 가능 언어는 영어, 불어, 스페인어
○ (참고) 디자인보호법, 상표법의 경우 특허청을 지정관청으로 하는 경우 영어만 제출할 수 있음
⑦ 보정 : PCT 출원서류에서 잘못된 기재에 대한 정정은 인정되지 않음
○ 이유 1. WIPO 관할이라 서류를 접수한 지정관청 등의 권한이 아님
○ 이유 2. 특허권자는 지정국 절차에서 정정할 수 있으므로 정정의 불허에 대한 불이익이 없음
⑧ 기타
○ 국제출원서에 불필요한 사항이 기재된 경우 특허청장이 직권으로 그 사항의 기재를 말소해야 함
○ 국제사무국, 국제조사기관, 수리관청을 위해 3부를 작성
⑶ 단계 3. 국제사무국
① 정의 : 국제출원서 및 기타 서류를 특허청을 통하여 출원
② 방식심사 - 보완명령
○ 보완명령 사유 (194조, 시행규칙 99조의2) : 중대한 하자 (필수 암기)
○ 국제출원 할 수 있는 자
○ 규정 언어 : 국제출원이 국어, 영어 또는 일본어가 아닌 경우
○ 발명의 설명 및 청구범위가 제출되지 않은 경우
○ 출원인의 성명이나 명칭을 기재하지 않은 경우
○ 발명의 설명 또는 청구범위의 일부가 누락돼 있거나 잘못 제출된 경우 (시행규칙)
○ 도면의 전부 또는 일부를 누락한 경우 (시행규칙)
○ 특허청장은 기간을 정하여 서면으로 절차를 보완할 것을 명해야 함 (강행규정)
○ 시행규칙에 의한 경우의 특례
○ 출원인은 접수일부터 2개월 이내에 누락부분을 특허청장에게 제출할 수 있음
○ 통지일부터 1개월 이내 취하할 수 있음
○ 국제출원일 인정 후 보완사유가 발생한 경우 : 수리관청이 국제출원일을 인정한 후 국제출원일로부터 4월 내에 당해 국제출원의 보완사유가 있다고 인정된 경우 당해 국제출원은 취하 간주
○ 불응 시 조치 : 거절
③ 방식심사 - 보정명령
○ 보정명령 사유 (195조) : 경미한 하자
○ 발명의 명칭을 기재하지 않은 경우
○ 요약서가 제출되지 않은 경우
○ 행위무능력자가 법정대리인에 의하지 않고 국제출원을 한 경우
○ 변리사나 법정대리인을 대리인으로 하지 않은 경우
○ 방식 위반 : 공동 출원 시 대표자의 주소 및 국적만 기재한 경우 등
○ 수수료를 국제출원시에 미납부
○ 우선권 주장의 보정·추가 : 보정·추가일 ≤ max(우선일 + 1년 4월, 국제출원일 + 4월) (시행규칙 102조)
○ 출원인이 조기국제공개를 신청한 경우 우선권 주장의 보정·추가를 할 수 없음
○ 다만, 조기국제공개를 위한 기술적 준비가 완료되기 전에 당해 조기국제공개신청 취하시 그러하지 않음
○ 특허청장은 기간을 정하여 보정을 명함
○ 불응 시 조치 : 지정된 기간에 보정을 하지 않는다면 그 국제출원은 취하 간주
⑤ 방식심사 - 보정명령 중 도면 누락 시 취급
○ 도면에 관한 기재가 있으나 도면이 제출되지 않은 경우 도면 누락의 취지를 통지
○ 통지일 ~ 2월 내 도면 제출시
○ 도면 도달일을 인정
○ 국제출원일 = max(접수일, 도면 도달일, 보완일)
○ 도면 미제출시
○ 도면에 관한 기재는 없는 것으로 간주
○ 국제출원일 = max(접수일, 보완일)
○ (참고) 국내출원의 경우 필요한 도면을 제출하지 않는 경우 무효로 할 수 있음
⑥ 방식심사 - 보정명령 중 수수료 불납 시 취급
○ 국제출원 시 지정료를 별도로 납부할 필요가 없음 : 출원료에 지정료가 포함돼 있기 때문
○ 일정기간 내에 수수료를 납부하여 보정할 수 있음
○ 수수료를 일정기간 내에 납부하지 않았다고 수리관청이 인정한 경우 그 국제출원은 취하 간주
⑦ 방식심사 - 지정국 표시
○ 수리관청이 포함된 국가 또한 지정국 지정여부를 고려해야 함
○ 자동지정제도 : 2004년부터 지정국을 지정하지 않은 경우 모든 PCT 체약국을 자동지정된 것으로 간주하는 제도
○ PCT 자기지정 : 국제출원 시 우선권을 주장하면서 한국을 지정한 경우
○ PCT 자기지정 출원으로 선출원이 취하간주 되는 제도를 가지고 있는 국가 : 한국, 독일, 일본 등
○ Request No. V DESIGNATIONS의 해당 국가 박스에 X표를 하여 지정에서 제외시킬 수 있음
⑧ 방식심사 - 발명자의 성명 및 주소 : 지정국의 국내법령에서 요하는 경우에 한하여 기재하면 됨
⑨ 국제출원일 확정
○ 국제출원일 확정일 = max(접수일, 도면 도달일, 보완일)
○ 접수일 : 국제출원이 수리관청(예 : 대한민국 특허청)에 도달한 날
○ 보완일 : 보완명령을 받은 자가 보완을 한 경우 보완에 관계되는 서면의 도달일을 국제출원일로 인정
○ 수리관청은 국제출원번호와 국제출원일을 출원인에게 신속하게 통지
○ 우편물의 통신일부인에서 표시된 날이 분명한 경우에도 도달일을 기준으로 함
○ 도면 도달일이 접수일로부터 2월 이내가 아닌 경우 도면은 없는 것으로 간주
○ (참고) 디자인보호법, 상표법에서는 국제등록일
○ (참고) 디자인보호법, 상표법에서는 지연일 개념 존재
○ (주석) 보정일과 보완일은 다름
○ (주석) 국제출원이 우선권 주장 출원이라고 해도 소급시키지 않음 : 소급시킨 날을 우선일이라고 함
⑩ 국제공개
○ 시기 : 우선일 + 1년 6월. 조기국제공개도 가능
○ 언어 : 중국어, 일본어, 러시아어, 스페인어, 영어, 프랑스어, 독일어, 아랍어, 한국어, 포르투갈어 / 그 외 언어는 영어공개
○ 대상 : 출원서류 + 국제조사보고서 + 19조 보정서
○ 국제사무국은 수리관청이 송부한 국제출원서류(출원서, 명세서, 청구의 범위, 도면, 요약서)와 국제조사기관이 보내온 국제조사보고서를 합하여 전자적 형태로 국제공개
○ 조기국제공개
○ 출원인은 우선일 + 1년 6월 전이라도 번역문을 제출했으면 조기공개신청을 할 수 있음
○ 신청에 의한 출원의 조기공개를 신청하는 경우 별도로 수수료를 납부하지 않음
○ 국제공개 언어 : 영어, 불어, 한국어를 포함한 10개 언어
○ 한국어로 PCT 국제출원 시 일정 기간 내에 국제공개용 영어 번역문을 제출하던 절차가 없어짐 (한국어로 국제공개)
○ 미국만을 지정국으로 하는 국제출원은 국제공개되지 않음 : 미국만 자국 출원의 국제공개의 필요성 부정
○ 국제공개만으로 보상금청구권을 발생시키지 않음
⑪ 서류송달
○ 지정국 : 출원서류 + 국제조사보고서 + 19조 보정서
○ 선택국 : 국제예비심사보고서 + 34조 보정서
⑸ 단계 4. 국제조사기관 : 필수적 절차
① 목적 : 선행문헌의 발견(PCT 규칙의 최소범위) + 특허성 판단(우선권 주장, 유효성도 판단)
○ (참고) 2004년부터 국제조사기관도 특허성 여부 판단
② 1st. 대한민국이 수리관청인 경우 국제조사기관
○ 국어로 국제출원한 경우 : 우리나라 특허청
○ 영어로 국제출원한 경우 : 우리나라, 오스트리아, 호주 특허청 중 택 1
○ 일본어로 국제출원한 경우 : 일본 특허청단
③ 2nd. 출원인은 (국제조사보고서를 작성하지 않았다는 취지의 통지서를 송부한 날 + 3월, 우선일 + 22월)까지 청구 가능
④ 3rd. 국제조사기관이 국제조사보고서를 작성하여 출원인 및 국제사무국에 송부
○ 국제조사보고서
○ 작성불가 선언가능 : 청구범위 전부가 과학 또는 수학 이론에 해당하는 경우, 의료행위 등
○ 국제조사기관은 허용하는 한 많은 선행기술을 발견하는 방법을 취함
○ 국제조사보고서에서 인용된 문헌의 특별 카테고리
| 카테고리 | 설명 |
| A | 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술 수준을 정의한 문헌 |
| D | 본 국제출원에 출원인이 인용한 문헌 |
| E | 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌 |
| L | 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌 |
| O | 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌 |
| P | 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌 |
| T | 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌 |
| X | 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다. |
| Y | 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다. |
| & | 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌 |
Table. 1. 국제조사보고서에서 인용된 문헌의 특별 카테고리
○ 국제조사기관의 견해서(written opinion) (PCT/ISA/237)
○ 2004년부터 국제조사기관도 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성 등의 특허성을 판단함에 따라 작성하는 문서
○ 상시 작성
○ 특허성이 부정적인 경우에서만 작성함
○ 국제공개대상이 아니며 비밀유지의무가 있음
○ 작성 기한 : max(조사용 사본(search copy) 수령일 + 3월, 우선일 + 9월)
○ 국제조사보고서와 국제조사기관의 견해서는 동일한 작성 기한을 따름
⑤ 4th. 국제출원인은 국제조사보고서 및 견해서를 받음
⑥ 5th. 국제출원인은 국제출원 취하 또는 국내단계 미진입 의사결정을 할 수 있음
○ 국제조사보고서가 지정국 관청을 구속하지 않음
⑦ 6th. 국제출원인은 특허협력조약 19조 규정에 의해 청구범위의 보정을 할 수 있음
○ 시기 : 국제조사보고서 작성 후
○ 제출 : 국제사무국에 제출
○ 기간 : 제출일 ≤ max(국제조사보고서 송부일 + 2월, 우선일 + 16월)
○ 횟수 : 1회
○ 내용 : 청구범위
○ 발명의 설명 및 도면은 보정할 수 없음
○ 범위 : 신규사항 추가 금지 (국제공개된 범위 이내)
○ PCT 19 보정에 대한 번역문이 아닌 국제출원일에 제출한 특허청구범위에 대한 번역문 제출도 가능
○ 보정서 및 설명서의 번역문이 기준일까지 제출되지 않으면 보정은 없었던 것을 봄 (204조 4항)
⑹ 단계 5. 국제예비심사기관 : 임의적 절차
① 목적 : 특허성 판단 (우선권 주장, 유효성도 판단)
② (참고) 국제예비심사기관에 해당하는 국가
○ 유럽특허청(EP), 미국(US), 일본(JP), 스웨덴(SE), 호주(AU), 오스트리아(AT), 러시아(RU), 스페인(ES), 중국(CN), 대한민국(KR), 캐나다(CA), 핀란드(FI), 노르딕(XN), 브라질(BR), 이스라엘(IL), 인도(IN), 이집트(EG), 우크라이나(UA), 칠레(CL)
③ 1st. 대한민국이 수리관청인 경우 국제예비심사기관
○ 국어로 국제출원한 경우 : 우리나라 특허청
○ 영어로 국제출원한 경우 : 우리나라, 오스트리아 특허청
○ 일본어로 국제출원한 경우 : 일본 특허청
④ 2nd. 국제예비심사 신청
○ 신청인 적격
○ PCT 2장에 구속되는 체약국과의 관련성
○ 거주자 또는 국민, 지정국 기재, 수리관청
○ 신청일 ≤ max(국제조사보고서 또는 견해서가 출원인에게 송부된 날 + 3월, 우선일 + 1년 10월)
○ 국제조사와 국제예비심사의 관계
○ 국제예비심사의 청구는 국제출원과 별도로 진행함
○ 국제예비심사의 청구는 국제예비심사기관에서 담당
○ 국제예비심사청구의 취하와 관련된 사무작업은 국제사무국에서 담당
○ 국제조사보고서가 작성되지 않은 청구항에 대해 국제예비심사를 하지 않음 : 보고서 및 견해서에 그 취지를 기재함
○ 국제출원서에 국제예비심사를 청구하는 표시란이 있지 않음
○ 출원인은 국제예비심사청구 시 모든 선택국을 취하할 수 있음 : 이 경우 심사청구는 취하된 것으로 봄
⑤ 3rd. 34조 보정
○ 시기 : 국제예비심사를 청구한 때부터 국제예비보고서의 작성을 개시하기 전
○ 제출 : 국제사무국에 제출
○ 회수 : 제한 없음
○ 내용 : 청구범위, 발명의 설명, 도면
○ 범위 : 신규사항 추가금지 (최초 국제출원시의 최명도 이내)
○ (주석) 34조 보정은 19조 보정과 달리 횟수의 제한은 없지만 범위의 제한은 있는 듯
⑥ 4th. 국제예비심사기관은 국제예비심사를 진행
○ 국제예비심사보고서 : 상시 작성
○ 작성 불가는 불가능
○ 심사과정에서 출원인과 구두, 서면, 전화, 면담 등의 방법으로 의견교환 가능
○ 국제예비심사를 청구한 경우 국제조사기관의 견해서는 국제예비심사기관의 견해서로 간주
○ 견해서 : 특허성이 부정적인 경우만 작성
○ 조약 제2장의 적용을 받는 모든 지정국이 선택된 것으로 간주
○ 출원인이 청구하지 않은 경우 국제예비심사의 대상이 되지 않음
○ 국제예비심사는 국제조사보고서에 인용된 모든 문헌을 참고함
○ 발명의 단일성 요건이 충족되지 않으면 청구범위의 감축 또는 추가수수료 납부를 명할 수 있음
○ 발명의 단일성 요건이 충족되지 않아도 분할출원 불가능 : 기준일 경과 후에만 가능
⑦ 5th. 국제예비심사기관은 국제예비심사보고서를 작성하여 출원인 및 국제사무국에 송부
○ 송부일 ≤ max(우선일 + 2년 4월, 국제예비심사착수일 + 6월, 국제예비심사를 위한 번역문 접수일 + 6월)
○ 국제사무국은 이를 지정관청이 아니라 선택한 선택관청에 송달
⑧ 6th. 효과 : 예비적이고 비구속적인 판단을 내림
⑨ 국제조사보고서와 국제예비심사보고서 비교
○ 주체의 차이
○ 국제예비심사보고서는 PCT 제2장에 구속되는 체약국의 거주자 또는 국민에 한하여 청구 가능
○ 객체의 차이
○ 국제조사보고서는 국제 출원 모두를 대상으로 함
○ 국제예비심사보고서는 출원인의 심사청구에 의해서만 함
○ 국제조사보고서는 청구범위에 대해서만 함
○ 국졔예비심사보고서는 발명의 설명, 청구범위, 도면에 대해서 함
○ 시기의 차이
○ PCT19 보정은 국제조사보고서를 받은 후에 1회에 한하여 함
○ PCT34 보정은 국제예비심사보고서를 작성하기 전에 회수제한 없이 함
○ (참고) 국제특허출원의 경우 국내단계에서는 수수료 납부, 출원번역문 제출, 기준일 경과 후 보정 가능
○ 절차의 차이
○ 국제조사는 출원인과의 의견교환이 허용되지 않으나 국제예비심사는 의견교환이 허용됨
○ 단일성을 위반하는 경우 국제조사단계에서는 추가수수료 납부 요구만 가능하고 국제예비심사단계에서는 추가수수료의 납부요구 또는 청구범위의 감축을 선택적으로 요구할 수 있음
4. 국내단계 [목차]
⑴ 선행작업
① 출원서 : 서면으로 다시 써서 제출
② 번역문 제출(201조)
○ 번역문은 지정관청에 제출함
○ 제출 대상 : 발명의 설명 (필수), 청구범위 (필수), 도면 중 설명 부분 (선택), 요약서 (필수)
○ 도면 전체가 아니라 설명 부분에 한함
○ 국어로 번역된 요약서를 원문 요약서로 간주
○ 요약서 번역문 부재 시 보정명령 대상
○ 출원서는 번역 대상이 아님
○ 도면 중 설명 부분의 번역문이 제출되지 않은 경우 그 도면은 제출되지 않은 것으로 봄
○ 우선권증명서류는 국내서면제출기간 내로 제출하지 않아도 됨
○ (참고) 도면은 실용신안법의 필수 구성 요소임 : 일정 기간 내에 미제출 시 출원이 무효가 됨
○ 국내서면제출기간 : 출원인은 기준일 이내에 번역문을 특허청장에게 제출해야 함
○ 기준일 = min(우선일 + 2년 7월, 심사청구일)
○ 국내서면제출기간 1개월 연장 가능 : 취지를 우선일 + 2년 6월 ~ 우선일 + 2년 7월까지 제출한 경우
○ 기준일 경과 후에 제출된 번역문은 불수리
○ 효과
○ 국내서면제출기간 내에 번역문의 제출이 없는 경우(요약서 제외) : 국제특허출원 취하 간주
○ 실체보정기간 ∩ 보정특례기간에 오역정정 가능
○ 원문에 기재돼 있지 않은 부분이 출원번역문에 기재된 경우 무효사유를 구성 (국제출원 고유의 무효사유)
○ 원문에 기재돼 있지 않은부분이 출원번역문에 기재된 경우 거절이유를 구성하지 않음
○ 원문에 기재된 부분이 출원번역문에 기재되지 않은 경우 삭제보정으로 간주 (201조 4항)
○ 국제단계에서 보정을 하더라도 번역문을 제출하지 않으면 보정서를 제출하지 않은 것으로 간주
③ 수수료 납부
④ 성명, 주소, 발명의 명칭 등을 기재한 서면
○ 국어로 기재돼 있어도 국내서면제출기간 내에 항상 제출해야 함
○ 발명의 명칭을 기재하지 않으면 특허청장은 보정명령을 해야 함
⑤ 재외자의 특허관리인 선임
○ 기준일 + 2월 이내에 특허관리인 선임신고를 하지 않은 경우 특허출원은 취하 간주 (206조 3항)
○ 특허관리인 선임 신고는 특허청장에게 해야 함
⑥ 재외자가 특허관리인에 의하지 않고 할 수 있는 절차 : 기준일 전에 할 수 있는 절차
○ 번역문의 제출 및 교체
○ 특허관리인의 선임신고
○ 출원심사청구 : 번역문 제출 및 수수료 납부가 전제됨
○ PCT 19조 또는 PCT 34조에 의한 보정의 국어번역문 제출
○ 변경출원 : 번역문 제출 및 수수료 납부가 전제됨
⑦ 재외자가 특허관리인에 의하지 않고는 할 수 없는 절차 : 기준일이 지나야 할 수 있는 절차
○ 실체보정 : 번역문 제출 + 수수료 납부 + 기준일 경과가 모두 이뤄져야 함
○ 국제특허출원의 공지적용예외주장 취지를 기재한 서면 및 증명서의 제출 : 기준일 ~ 기준일 + 30일에 가능
○ 분할출원 : 분할출원 가능 시기는 보정할 수 있는 시기와 대체로 일치하기 때문
⑵ 출원심사
① 국내 특허출원으로 간주되는 날 = 국제출원일
○ 단, 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원일 것
○ 특허법에서는 번역문 제출일에 국내 특허등록출원의 출원서를 제출한 것으로 간주
○ (참고) 디자인보호법에서는 국제등록일에 국내 디자인등록출원을 한 것으로 간주
○ (참고) 디자인보호법에서는 국제등록 공개일에 국내 디자인등록출원의 출원서를 제출한 것으로 간주
○ (참고) 상표법에서는 국제등록일에 국내 상표등록출원을 한 것으로 간주
○ (참고) 상표법에서는 국제공고일에 출원서를 제출한 것으로 간주하는 규정은 없음 (기재불비?)
② 국제출원에 관한 심사는 번역문을 기준으로 함 (201조 6항)
○ 이유 : 현실적으로 심사관이 원문을 번역하는 것은 불가능
③ 심사는 번역문을 기준으로 하지만 원문이 최명도의 기준이 됨
④ 방식보정
○ 국제실용신안등록출원 시 도면의 제출이 없으면 출원인은 기준일가지 특허청장에게 도면을 제출해야 함
○ 특허청장의 도면의 제출명령에도 불구하고 정해진 기간 내에 도면을 제출하지 않으면 그 출원은 무효로 함
○ 취하로 간주하지 않는다는 점에서 특례가 있음
○ 취지 : 실용신안등록출원은 대부분의 외국에서 시행하지 않으므로 PCT 국제출원을 거쳐 대한민국으로 진입한 실용신안등록출원에 특례를 주는 게 타당함
○ 검토 : 외국인에 비해 대한민국 국민을 차별한다는 측면이 있음
⑤ 실체보정
○ 보정의 시기 : 수수료 납부, 국어번역문 제출, 기준일 경과
○ 보정의 범위 : 원문을 기준으로 보정할 수 있음. 최종 국어번역문 범위 내여야 함
○ 보정명령을 받은 자가 지정기간 내에 보정을 하지 않으면 특허청장은 해당 출원을 무효로 할 수 있음
○ 출원번역문에 기재된 범위 이외의 사항을 추가한 경우 신규사항을 추가한 보정으로 무효사유 구성
○ 국제출원일에 제출한 도면에 기재된 발명을 청구범위에 추가하는 것은 신규사항 추가가 아니므로 허용됨
⑥ 특허청장은 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서에 기재된 문헌의 사본을 제출하게 할 수 있음
⑶ 출원공개
① 국내공개 시기
○ 국제공개일 = 우선일 + 1년 6개월
○ 국내공개일 = max(국제공개일, min(심사청구일, 우선일 + 31개월))
○ 국제특허출원
○ 국내서면제출기간이 지난 후
○ 국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 국제특허출원으로서 국제공개된 경우에는 우선일부터 1년 6개월이 되는 날 또는 출원심사의 청구일 중 늦은 날이 지난 후
○ 국어로 출원한 국제특허출원에 관하여 출원공개 전에 이미 국제공개가 된 경우에는 그 국제공개가 된 때에 출원공개가 된 것으로 간주
○ 번역문이 제출된 이후 국내에서의 조기공개 신청도 가능함
② 보상금 청구권
○ 국제사무국에서 행해지는 국제공개에 의해서 보상금 청구권이 인정되지 않음
○ 국내단계에서 출원 공개되어야 보상금 청구권이 인정됨
○ 특허권의 설정등록이 되어야 보상금 청구권을 행사할 수 있음
⑷ 심사청구
① 국내출원 : 심사청구일 ≤ 출원일 + 3년
○ (주석) 존속기간 산정과 함께 드물게 출원일을 기준으로 함
○ 이유 : 우선일을 기준으로 하면 심사청구일이 너무 짧아지는 불합리가 있을 수 있음
② 청구인 적격
○ 국제특허출원의 출원인 : 국어번역문 제출(국어로 출원된 국제특허출원 제외) + 수수료 납부
○ 대한민국 특허청을 수리관청으로 하지 않은 제3자의 심사청구 : 우선일 + 2년 7개월이 지난 후
○ 대한민국 특허청을 수리관청으로 한 제3자의 심사청구 : 기간 제한 없음
③ 출원심사를 청구하면 기준일이 확정되어 새로운 국어번역문을 제출할 수 없음
○ 번역문의 제출이 여러 차례 있는 경우 최종의 번역문 전의 번역문은 없었던 것으로 간주
○ 번역문의 일부만의 교체는 인정하지 않음
④ 출원심사를 청구하면 기준일이 확정되어 PCT 제19조 보정과 PCT 제34조 보정의 번역문을 제출할 수 없음
⑸ 확대된 선출원주의에서 타출원이 국제출원인 경우
① 확대된 선출원의 지위가 주어지는 시기 : 국제출원공개, 국내출원공개, 등록공고가 모두 해당
② 확대된 선출원의 지위가 주어지는 범위 : 원문의 최명도에 한해 확선의 지위 인정. 번역문은 고려하지 않음
③ 타출원이 번역문을 제출하지 않아 거절된 경우 확대된 선출원 지위 불인정
⑹ 공지예외적용
① 국내출원의 경우
○ 최초의 공지일로부터 12월 이내 특허출원
○ 자기 의사에 의해 공지된 경우
○ 원칙 : 특허출원서에 그 취지 기재. 서류 제출일 ≤ 기준일 + 30일
○ 예외 1. 보정할 수 있는 기간
○ 예외 2. 특허결정의 등본 도달일 + 3개월 이내
○ 예외 3. 특허거절결정에 대한 취소심결의 등본 도달일 + 3개월 이내
② 국제출원의 경우
○ 최초의 공지일로부터 12월 이내에 국제특허출원
○ 자기 의사에 의해 공지된 경우 : 기준일 경과 후 30일 이내 그 취지를 기재한 서류 및 증명서류 제출
○ 기준일 : 국내서면제출기간 내에 심사청구를 하면, 심사청구일
⑺ 우선권 주장
① 국제출원이 기초출원인 경우
○ 상황 : 선출원이 대한민국과 일본을 지정국으로 한 국제출원, 후출원이 대한민국 내 우선권 주장 출원
○ 경우 1. 조약우선권주장을 하는 경우
○ 선출원을 자발적으로 취하해야 함
○ 선출원을 취하하지 않으면 출원이 경합 : 선출원주의에 의해 특허청장은 협의명령을 내림
○ 지정국에 우리나라를 포함시켰으므로 번역문 제출을 요하지 않음 (202조 3항 전단)
○ 경우 2. 국내우선권주장을 하는 경우
○ 선출원은 max(국제출원일 + 1년 3월, 기준일)에 취하 간주됨 (55조 4항)
○ 취하 간주일을 기준일 이상으로 한 이유 : 일본을 지정국으로 한 국제출원의 절차를 보호하기 위함
○ 지정국에 우리나라를 포함시켰으므로 번역문 제출을 요하지 않음 (202조 3항 전단)
○ 국제출원일 + 1년 3월을 경과하기 전까지 국내 우선권 주장을 취하할 수 있음
② 국제출원이 우선권 주장출원인 경우
○ 효력 : 국제출원일은 기초출원일로 소급. 이때 기초 출원일을 우선일이라고 함
○ 경우 1. 조약우선권 주장을 하는 경우
○ 방법 1. 우선권을 주장하고자 하는 자는 그 신청을 출원서로 할 수 있음
○ 방법 2. 국제단계에서 조약우선권 증명서류를 제출하지 않은 경우
○ 특허청장은 기간을 정하여 우선권 증명서류 제출기회를 반드시 부여해야 함
○ 그 기간 내에 우선권 증명서류를 제출하지 않으면 그 우선권 주장은 효력을 상실
○ 경우 2. 국내우선권 주장을 하는 경우
○ 상황 : 국내특허출원을 우선권으로 주장하면서 국제특허출원에서 우리나라를 지정한 경우
○ 선출원일 + 1년 3개월 후 선출원은 자동취하 간주됨
○ PCT 자기지정 출원으로 선출원이 취하간주 되는 제도를 가지고 있는 국가
○ 한국, 독일, 일본 등
○ 한국을 지정국에서 제외하면서 우선권 주장을 포기할 수 있음
③ 확대된 선출원주의
○ 국제출원이 국내 우선권 제도에서 기초출원인 경우
○ 국제출원의 최명도 ∩ 우선권 주장출원의 최명도 범위에 한해 확대된 선출원주의 인정
○ 국제출원이 국내 우선권 제도에서 우선권 주장 출원인 경우
○ 기초출원의 최명도 ∩ 국제출원의 원문의 최명도 ∩ 국제출원의 번역문의 최명도에 한해 확대된 선출원주의 인정
④ 예제
○ 출원 A : 국제출원. 발명 ⒜, ⒝
○ 출원 A의 번역문 : 발명 ⒝
○ 출원 B : A를 기초출원으로 하는 국내 우선권 주장 출원. 발명 ⒜, ⒝, ⒞
○ 출원 C : 발명 ⒜. A와 B 사이에 C가 출원됨
○ 발명 ⒜, ⒝는 A의 최명도와 B의 최명도의 교집합이므로 확대된 선출원 지위를 인정
○ 발명 ⒜가 A의 번역문에 있는지 여부는 확대된 선출원 지위에 영향을 주지 않음
○ 발명 ⒜, ⒝는 A의 출원일로 특허요건 등의 판단시점 소급
○ 발명 ⒞는 B의 국내출원일을 기준으로 특허요건 등을 판단
○ 발명 ⒜는 B가 C보다 먼저 출원한 것이 되므로 출원 C는 선출원주의로 거절될 수 있음
○ 출원 B의 존속기간은 B의 설정등록일 ~ B의 출원일 + 20년 : 소급되지 않음
○ 출원 A는 max(A의 출원일 + 1년 3월, 기준일)에 취하 간주 (∵ 우선권 주장)
⑻ 결정으로 특허출원으로 되는 국제출원 (214조) : PCT 국제출원의 구제책
① 1st. 전제
○ 수리관청이 국제출원일 인정을 거부한 경우
○ 수리관청이 국제출원을 취하한 것으로 선언한 경우
○ 국제사무국이 소정의 기간 내에 기록원본을 받지 않았다고 인정한 경우
② 2nd. 출원인은 국제출원일 인정거부가 수리관청의 과실 또는 태만임을 지정관청에 주장할 수 있음
○ 상기 신청이 있는 경우 국제사무국에서 국제출원에 관한 서류를 당해 지정관창에 즉시 송부해야 함
③ 3rd. 당해 지정관청의 검사결과 수리관청 또는 국제사무국의 과실로 인한 것이라고 결정하는 경우
○ 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 국내법상의 특허출원으로 인정
③ 4th. 출원인은 국제출원에 관한 서류의 번역문을 국제출원일 인정 거부 통지를 받은 날 + 2월 내에 지정관청에 제출
④ 5th. 출원공개의 시기는 우선일 + 1년 6월에 함
입력: 2019.05.26 00:31
수정: 2022.12.11 18:22
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