【상표법】 7강. 상표권 침해

7강. 상표권 침해

 

추천글 : 【상표법】 상표법 목차

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1. 상표권 침해 [본문]

2. 침해에 대한 민사적 구제 [본문]

3. 침해에 대한 형사적 구제 [본문]

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1. 상표권 침해 [목차]

⑴ 침해 구성 사유

① 직접침해

○ 정의 : 오인혼동 가능성. 즉, 타인의 지정상품의 동일·유사 상품에 동일·유사 상표를 사용하는 것

○ likelihood보다는 더 높은 가능성

○ 특허법은 AER(all element rule)을 따른다는 점에서 차이가 있음  

○ (참고) 아래의 요건 검토는 정의 규정을 자세히 풀어서 쓴 것에 불과함

○ 요건 1. 상표의 사용 (2조 1항 11호, 2조 2항)

○ 상품·상품포장에 상표 표시 행위 (표시행위)

○ 상품·상품포장에 상표를 표시한 것의 양도·인도 또는 그 목적의 전시·수출입 행위 (유통행위)

○ 상품의 광고·정가표·거래서류·그 밖의 수단에 상표 표시 및 전시·널리 알리는 행위 (광고행위)

○ 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위

○ 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

○ 요건 2. 유효한 상표권 존재

○ 요건 3. 보호범위 내의 사용

○ 요건 4. 업으로서의 사용

○ 정당한 권원이 없는 자의 사용은 요건이 아님

○ 전용사용권이 설정된 경우 상표권자의 상표권을 침해하지 않음

○ 판례 : 사용권자가 등록상표를 직접 사용하지 않고 사용권이 없는 제3자가 사용하는 때에는, 제3자가 사용권자와 주종관계를 맺고, 사용권자의 영업이익을 위하여 사용권자의 실질적인 통제 아래 등록 상표를 사용하는 것과 같이 거래 사회의 통념상 제3자가 아닌 사용권자가 등록상표를 사용하고 있다고 볼 수 있는 경우에 한하여, 사용권자는 물론 제3자도 상표권 침해의 책임을 지지 않음

○ (참고) 민법상 사용자책임의 요건 : 위 판례 내용의 이해에 도움이 됨

○ 사용관계가 있을 것

○ 타인이 사무집행에 관하여 행위를 하였을 것

○ 손해가 발생할 것

○ 사용자가 면책사유가 있는 것을 증명하지 못할 것

○ 최신 전원합의체 상표법 판례에 따르면 정당한 권원이 있어도 침해를 구성할 수 있음

② 저명상표

○ 저명 상표의 경우에도 상표 또는 상품이 동일 또는 유사 범위에만 침해 구성

○ 등록금지효와 사용금지효가 다름 : (참고) 저명상표의 등록요건은 동일 또는 유사 범위가 아니어도 됨

③ 간접침해 (108조) : 예비적 침해행위라고도 함

○ 일반 상표권 또는 전용사용권 지리적

○ 유형 1. 타인의 동일상표를 유사상품에 사용하거나 유사상표를 동일 또는 유사 상품에 사용하는 행위

○ 유형 2. 타인의 동일 또는 유사상표를 동일 또는 유사 상품에 사용하기 위해 교부·판매·위조·모조 또는 소지

○ 유형 3. 타인의 동일상표를 위조 또는 모조하거나 그 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지

○ 유형 4. 타인의 동일 또는 유사상표가 표시된 동일 또는 유사 상품을 양도 또는 인도하기 위해 소지

○ 타인의 동일상표를 동일상품에 사용하는 경우 직접침해를 구성

○ 지리적 표시 단체표장 또는 지리적 표시 증명표장 : 동음이의어 지리적 표시 단체표장 제외

○ 유형 1. 유사 상표를 동일 또는 동일하다고 인정되는 상품에 사용 : 동음이의어 지리적 표시 제외

○ 유형 2. 동일 또는 유사 상표를 동일 상품에 사용하기 위해 교부·판매·위조·모조 또는 소지

○ 유형 3. 동일 상표를 위조 또는 모조하거나 그 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지

○ 유형 4. 동일 또는 유사 상표가 표시된 동일 상품을 양도 또는 인도하기 위해 소지

○ 판례 : 상표권자의 승낙 없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위에 있어서 '교부 또는 판매'의 대상이 되는 것은 상표 그 자체가 아니라 상표를 표시한 물건을 의미한다고 봄이 상당하므로 본조의 침해행위에 해당하지 않음

⑵ 침해 미구성 사유

① 사유 1. 설명적 문구, 용도, 규격표시 등

○ 예 : "적용차종 : 소나타"의 경우 침해를 구성하지 않음

② 사유 2. 온전한 디자인적 사용

○ 디자인적 사용이 출처표시를 위해 사용되는 경우 상표권 침해 구성

③ 사유 3. 서적이나 음반의 제호로 사용된 경우

○ 이유 : 서적의 제호는 저작권법에 저촉되지 않는 한 누구든지 사용할 수 있어야 하므로

○ 구체적 사정에 따라 상표권 침해 구성

④ 사유 4. 비교광고로서의 광고문구에 타인의 상표가 표시된 경우

⑤ 사유 5. 상품이 특정되지 않은 기업 이미지 광고에 표시된 상표

⑥ 사은품 자체는 상표권 침해를 구성하지 않음

⑦ 일반적으로 상품상표와 서비스표는 상호간 침해 미구성 : 오인혼동 우려 존재시 침해 구성

⑶ 항변사유

① 사유 1. 사용권

② 사유 2. 정당권리자, 등록권리자의 항변

○ 동일범위에 한해 항변사유 인정

○ 유사범위인 경우 침해 구성 가능

③ 사유 3. 권리소진 또는 진정상품 병행수입

○ 진정상품 병행수입

○ 국내에 상표권이 있는 경우 외국 상표권자로부터 다른 경로를 통해 그 상표가 부착된 상품을 배포하는 경우

○ 원칙적으로 상표법상 침해를 구성함

○ 침해로 보는 국가(예 : 미국)가 있고, 침해로 보지 않는 국가(예 : 독일)가 있음

○ 관세청에서는 병행수입이 가능한 상품과 불가능한 상품을 고시하고 있음

④ 사유 4. 권리남용

○ 정의 : 무효사유가 명백한 경우 상표권의 소극적 효력 불성립

○ 예 : 기술적 표장, 부정경쟁목적

○ 취소심결이 명백한 경우만으로 권리남용에 해당한다고 볼 수 없음

○ (참고) 상표등록무효심판 : 소급하여 무효

○ (참고) 상표등록취소심판 : 심결 확정시부터 장래를 향하여 무효

 

 

2. 침해에 대한 민사적 구제 [목차]

⑴ 침해금지 또는 예방청구

① 정의 : 물권적 청구권의 방해제거청구권 및 방해예방청구권과 대응

② 요건 : 침해자의 고의, 과실 불요

○ 특별수권 불요

○ 공유자 1인이 단독으로 청구 가능 : 보존행위이므로

○ 저명상표라고 하여 침해금지청구권의 범위가 이종상품, 이종영업에까지 미치는 것은 아님

○ (주석) 저명상표의 경우 동일 또는 유사한 상표, 동일 또는 유사한 상품에 대해 등록을 배제할 수 있음

③ 부대청구 : 침해금지청구 시 침해행위를 조성한 물건 또는 설비의 제거 등을 청구 가능

④ 임시조치

○ 정의 : 법원은 소가 제기된 경우 그 자체만으로 침해행위금지, 압류 등의 조치를 신청에 의해 명할 수 있음

○ 취지 : 신속한 조치. 실무적으로 많이 하지 않음

○ 신청인 : 원고(민사) 또는 고소인(형사)

○ 법원은 원고(민사) 또는 고소인에게 담보를 제공하게 할 수 있음

○ 고소인이 신청한 경우 형사고소로는 부족하고 검사의 공소제기가 있어야 신청 가능

○ (참고) 민사적 임시조치를 침해금지가처분신청이라고 함

○ (참고) 특허법, 실용신안법, 디자인보호법에는 없는 규정

⑤ 효력

○ 통상사용권자는 청구권 없음

○ 전용사용권이 설정돼 있어도 상표권자가 청구할 수 있음

○ 판례 : 침해예방청구권에 도메인의 사용 금지 또는 말소등록 등의 범위를 넘어서 도메인 이름의 이전등록까지 포함된다고 볼 수 없음

 

⑵ 손해배상청구

① 정의 : 민법의 손해배상청구가 상표법에 맞게 변경됨

② 요건 1. 침해자의 고의 또는 과실

○ 과실추정 : 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자는 과실이 있는 것으로 추정

○ 고의추정 : 등록상표임을 표시한 타인의 상표권을 침해한 자는 고의가 있는 것으로 추정 (112조)

○ 고의추정 규정의 산업재산권법 중 상표법에 특유한 규정임

○ 타인의 지시로 침해한 사실은 과실추정을 복멸시키지 않음 : 산업재산권법 상의 주의의무가 있음

③ 요건 2. 침해행위 有, 손해 발생 有, 양자간 인과관계 有

○ 침해행위 당시를 기준으로 함

○ (참고) 민사소송은 변론종결시를 기준으로 함

④ 손해액 계산 : 청구인이 입증하기 용이한 것으로 청구

○ 기준 1. 판매수량에 의한 손해액 계산

○ 손해액 = 침해 양도한 물건 수량 × 권리자의 단위수량당 이익액

○ 손해액 ≤ (권리자의 생산 가능 수량 - 권리자가 실제 판매한 수량) × 권리자의 단위수량당 이익액

○ 기준 2. 침해자의 이익액

○ 기준 3. 통상사용료 상당액

○ 기준 4. 법정손해배상제도

⑤ 판단시점

○ 불법행위에 기한 손해배상청구소송에 있어서 상표의 유사판단은 침해행위시를 기준으로 함

○ 90조 판단 및 보통명칭화와 관련하여 사실심 변론종결시를 기준으로 판단 (Red Sandra 사건)

⑥ 효력

○ 공유자 1인은 자신의 지분만큼 손해배상청구 가능

○ 통상사용권자는 청구권 없음

⑶ 법정손해배상제도(statutory damages)

① 개요

○ 정의 : 입증이 극히 곤란한 경우 법원의 재량에 의해 산정

○ 법정손해배상제도는 상표법과 저작권법에만 있는 제도

○ 부정경쟁방지법에는 법정손해배상제도가 없음

② 요건 1. 침해사실만 입증되면 5천만원 이하 배상

○ 손해가 발생할 필요가 없음

③ 요건 2. 상표와 상품이 동일 범위일 것

○ 국내 기준. 유사 범위는 해당하지 않음

○ 동일 범위뿐만 아니라 동일성 있는 범위까지 허용됨

○ (주석) 법정손해배상제도는 강력한 제도이므로 유사한 범위까지 확장하지 않음

④ 요건 3. 침해자의 고의 또는 과실

○ (주석) 손해배상의 기본적인 요건

⑤ 요건 4. 불사용 상표가 아닐 것

○ 불사용 상표는 침해로 인한 손해가 없다고 간주

⑥ 입증책임

○ 상표권자 또는 전용실시권자가 손해액 입증이 극히 곤란하다는 사실을 증명할 필요는 없음

⑦ 절차

○ 소송의 청구원인란에 일반 손해배상인지 법정손해배상인지 밝혀야 함

○ 일반 손해배상 소송을 법정 손해배상 소송으로 바꾸거나 그 역은 허용되지 않음

⑧ 효력 : 법정손해가 실손해를 뛰어 넘어도 법정손해를 따름 (∵ 미국법 기준)

⑷ 부당이득반환청구

① 정의 : 부당이득(원인 없는 이득)은 원 소유자에게 반환해야 함

⑸ (파기) 신용회복청구

① 정의 : 법원은 침해자에게 신용실추에 따른 손해배상을 명하거나 신용회복을 위한 조치를 명할 수 있음

② 요건 1. 침해자의 고의 또는 과실

③ 요건 2. 상표권자 또는 전용사용권자의 주장이 있을 것

④ 헌법재판소는 사죄광고명령에 대해 헌법이 규정하는 양심의 자유에 반한다는 이유로 위헌결정

⑹ 손실보상청구권 : 특허법상의 보상금청구권과의 차이를 중심으로 이해해야 함

① 요건

○ 유형 1. 출원공고 후 제3자가 그 출원상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용한다면 서면으로 경고

○ 유형 2. 출원공고 전이라도 출원인이 당해 상표등록출원의 사본을 제시하여 경고

○ 특허법은 악의의 제3자에게 경고를 요하지 않지만 상표법은 반드시 경고를 요함

② 효력

○ 손실보상청구권은 손해배상청구권을 준용함

○ 예외 1. 상표권의 효력이 미치지 않는 범위 (90조)

○ 예외 2. 손해액의 추정 (110조)

○ 예외 3. 고의의 추정 (112조)

○ 경고 후부터 상표권의 설정등록 시까지의 기간동안 발생한 제3자의 당해 상표의 사용에 의한 업무상 손실에 상당하는 보상금을 청구할 수 있는 채권적 권리 발생

○ 선사용권자의 항변은 인정됨 : 선의에 대한 입증책임은 선사용권자에게 있음

③ 공통점

○ 설정등록 후에만 청구할 수 있음

○ 제3자에게 이익이 발생하였는지와 무관하게 인정됨

○ 소멸시효 : 설정등록일로부터 3년 이내, 침해일로부터 10년 이내

④ 차이점

○ 침해자의 사용 상표가 동일 또는 유사할 것

○ (참고) 특허법상의 보상금청구권은 동일 분야에 한함

○ 출원공고 전이라도 해당 상표등록출원의 사본을 함께 제시하여 서면으로 경고할 수 있음

○ 상대방이 악의로 사용하는 경우일지라도 경고를 한 경우에만 손실보상청구권이 발생함

○ (참고) 특허법, 디자인보호법은 출원공개가 전제돼야 보상금청구권이 성립할 수 있음

○ 특허법, 디자인보호법의 경우 상대방이 악의인 경우 서면 경고를 요하지 않음

○ 해당 상표의 사용에 관한 업무상의 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있음

○ (참고) 특허법상의 보상금청구권은 통상실시료 상당액의 지급을 청구할 수 있음

 

 

3. 침해에 대한 형사적 구제 [목차]

⑴ 상표권 침해죄

① 7년 이하의 징역 또는 1억 원 (개인) / 3억 원 (법인) 이하의 벌금

② 비친고죄

○ (참고) 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 없으면 비밀유지명령 위반죄로 공소를 제기할 수 없음

⑵ 필요적 몰수

① 정의 : 침해물과 침해물 생산수단의 몰수

② 상품이 상표 또는 포장과 쉽게 분리되는 경우 몰수를 안 할 수 있음

 

입력 : 2019.09.05 13:24