【상표법】 8강. 상표심판 및 소송

8강. 상표심판 및 소송

 

추천글 : 【상표법】 상표법 목차

---

1. 총론 [본문]

2. 결정계 심판 [본문]

3. 무효심판 [본문]

4. 취소심판 [본문]

5. 권리범위확인심판 [본문]

6. 심결취소소송 [본문]

7. 벌칙 [본문]

---

 

1. 총론 [목차]

⑴ 상표법상 심판

① 객체 : 상표등록출원에 대하여 심사관이 행한 처분의 시비 판단 또는 그 처분에 의하여 부여된 상표권에 관한 분쟁 해결

② 특허심판원의 심판관 합의체가 행하는 특별행정심판

⑵ 종류 1. 결정계 심판

① 보정각하결정불복심판

② 거절결정불복심판

⑶ 종류 2. 당사자계심판

① 무효심판

② 취소심판

③ 권리범위확인심판

⑷ 일사부재리 원칙

① 정의 : 전 심판의 심결 확정 후 동일 심판 청구는 금지

② 본안심결(인용심결, 기각심결)에만 적용되므로 각하심결에는 적용하지 않음

③ 일사부재리는 후 심판의 심판 청구시를 기준

④ 일사부재리 위반 시 심결각하

⑤ 일사부재리로 인해 각하된 심결의 심결취소소송은 전 심판의 심결시에 제출된 증거를 기준으로 판단

⑸ 심판의 보정 : 심판의 보정이 요지변경에 해당하지 않는 경우가 언제인지가 문제가 됨 (특허 권범심 판례)

① 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서의 명백한 오기를 바로잡는 경우

② 또는 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것

③ 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것

④ 그리하여 심판 청구의 전체적인 취지를 고려하여 그 상표의 동일성이 유지된다고 인정될 것

 

 

2. 결정계 심판 [목차]

⑴ 보정각하결정불복심판

① 정의 : 출원인이 상표나 지정상품을 보정한 것이 이유가 없다는 이유로 각하결정을 한 경우 이에 대한 불복심판

② 취지 : 각하된 보정에 대한 구제방법을 제공하여 출원인을 보호

③ 청구인 : 출원인

④ 청구기간 ≤ 보정각하결정등본을 송달받은 날 + 30일

⑵ 거절결정불복심판

① 정의 : 상표등록거절결정 등을 받은 자가 불복하는 것

② 취지 : 당사자의 권리 구제 및 심사관 처분의 정당성 확보

③ 상표등록거절결정 등 : 상표등록거절결정, 지정상품 추가등록 거절결정, 상품분류전환등록 거절결정

④ 단계 1. 제출 : 특허심판원장에게 제출

○ 원칙 : 청구일 ≤ 거절결정등본을 송달받은 날 + 30일

○ 특허청장 또는 특허심판원장이 직권으로 기간을 연장

○ 추후보완제도 : 청구일 ≤ min(사유 소멸일 + 2월, 기간만료일 + 1년)

○ 공동이면 출원인 전부가 신청해야 함

⑤ 단계 2. 방식심사 : 심판장

○ 청구인 기재 보정 및 추가 허용

⑥ 단계 3. 심리 : 3인 또는 5인의 심판관 합의체

○ 구술심리 원칙

○ 직권주의

○ 당사자계 심판과 달리 심판참가 불허

○ 등록여부결정시는 심결시 기준

○ 특허법원에서 하는 심결취소소송에서는 심판 참가 가능

⑦ 단계 4. 심리 종결 통지

○ 심결 종결 통지일로부터 20일 이내

⑧ 단계 5. 심결불복 : 청구인은 특허법원에 소를 제기

○ 등본 송달 후 30일 이내

○ 판례 : 심사 단계에서 A 거절이유에 대한 삭제보정 절차를 밟았고 다른 거절이유에 대한 거절결정불복심판 청구 시 그 보정서에 A 거절이유를 다시 기재했을 때 심판 단계에서 실질적 이의서 제출 및 보정기회를 부여받았다고 볼만한 사정이 없는 한 다시 거절이유를 통지해야 하는 것이지 심판을 기각하는 것은 위법

 

 

3. 무효심판 [목차]

⑴ 정의 : 상표등록, 지정상품 추가등록, 존속기간 갱신등록, 상품분류 전환등록이 무효사유에 해당 시 무효

⑵ 취지 : 착오로 등록된 부실권리를 정리하여 제3자에 대한 부당한 이익 침해 방지

⑶ 무효사유 : 무효사유는 모두 법정화 돼 있음

① 상표등록출원 - 원시적 무효사유

○ 상표등록을 받을 수 있는 자 위반, 외국인의 권리능력 위반, 정당한 승계인이 아닌 경우

○ 식별력이 없는 상표, 부등록 사유, 선출원주의 위반

○ 출원의 이전 규정 위반

○ 상표의 정의 규정 위반

○ 조약 위반

○ 상표권 소멸, 상표등록출원의 포기, 취하 또는 무효

○ 상표등록거절결정이 확정된 경우 (지정상품추가등록의 경우에만 적용)

② 상표등록출원 - 후발적 무효사유

○ 상표등록 후 상표권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 등록상표가 조약에 위반된 경우

○ 상표등록이 된 후에 그 등록상표가 식별력을 상실한 경우

○ 지리적 표시 단체표장등록이 된 후 그 등록단체표장을 구성하는 지리적 표시가 원산지 국가에서 보호가 중단되거나 사용되지 않은 경우

③ 존속기간갱신등록출원

○ 존속기간갱신등록이 신청기간을 위반한 경우

○ 해당 상표권자가 아닌 자가 존속기간갱신등록신청을 한 경우

○ (참고) 식별력을 상실한 경우 존속기간갱신등록출원 무효사유에 해당하지 않음

④ 상품분류전환등록출원

○ 상품분류전환등록이 해당 등록상표의 지정상품이 아닌 상품으로 되거나 지정상품의 범위가 실질적으로 확장된 경우

○ 상품분류전환등록이 해당 등록상표의 상표권자가 아닌 자의 신청에 의하여 이루어진 경우

○ 상품분류전환등록 신청기간을 위반한 경우

⑷ 주체적 요건 : 청구인

① 유형 1. 이해관계인

○ 이해관계인인 자 : 등록상표에 의하여 거절결정을 받은 자

○ 이해관계인이 아닌 자 : 상표 사용 의사가 없어 거절결정을 받은 자

○ 이해관계인 여부 : 심결시 기준. 심판관의 직권 조사사항

○ 이해관계인임을 인정받지 못하면 당해 심판은 심결로써 각하됨

○ (참고) 민소법의 기본 원리 : 이익 없으면 소권 없다

② 유형 2. 심사관 : 공익의 대변자

③ 무효사유 입증책임은 청구인에게 있음

⑸ 주체적 요건 : 피청구인

① 심판청구 당시에 상표등록원부에 상표권자로 게재되어 있는 자

② 상표권이 공유인 경우 공유자 전원을 피청구인으로 하여야 함

⑹ 객체적 요건

① 등록상표가 지정상품이 둘 이상 : 지정상품마다 무효심판 청구 가능

⑺ 시기적 요건

① 원칙 : 상표권의 존속기간 중 뿐만 아니라 상표권이 소멸한 후에도 청구 가능

○ 이유 : 손해배상 청구권 등 청구 실익이 있으므로

② 예외 : 5년의 제척기간

○ 저명한 타인의 성명 등을 포함하는 상표 (34조 1항 6호)

○ 타인의 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표 (34조 1항 7호, 8호)

○ 주지상표와 동일 또는 유사한 상표 (34조 1항 9호, 10호)

○ WTO 회원국의 포도주 등의 산지에 관한 지리적 표시를 포함하는 상표 (34조 1항 16호)

○ 선출원주의 위반 (35조 1항)

○ 존속기간갱신등록의 신청기간 또는 상품분류전환등록의 신청기간 위반

⑻ 효력

① 원시적 무효사유

○ 소급적 소멸

○ 무효심결이 확정되면 당해 상표권은 처음부터 없었던 것으로 봄

② 후발적 무효사유

○ 무효심결이 확정된 경우에는 상표권은 그 등록상표가 그 사유에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 간주

○ 무효시점을 특정할 수 없는 경우 무효심판이 청구되어 그 내용이 등록원부에 공시된 때부터 없었던 것으로 간주

○ 등록원부 공시 시 간주 제도는 상표법에만 명시돼 있음

③ 일부무효 긍정

 

 

4. 취소심판 [목차]

⑴ 총론

① 취소심판은 상표법상 특유의 제도임

② 무효심판과 취소심판의 비교

 

무효심판취소심판

취지등록의 하자 심판사용의 하자 심판청구범위일부 지정상품별로 가능지정상품 전부에 한함
(예외 : 불사용 취소심판)효력소급적 소멸장래를 향하여 소멸상표권 소멸 후 심판 청구가능불가능 (심결각하)심판청구 후 상표권 소멸본안심리 계속 진행심결각하로 종료

Table. 1. 무효심판과 취소심판

 

③ 취소심판의 이해관계인 : 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 과거에 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있어서 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자 (NEUER 사건)

④ 객체적 요건 : 상표권뿐만 아니라 전용사용권, 통상사용권도 취소심판의 대상이 될 수 있음

⑤ 효력 1. 상표권 소멸

○ 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되었을 경우 그 상표권은 그때부터 소멸

○ 1항 3호 불사용 취소심판의 경우 심판청구일에 소멸한 것으로 간주

○ 이유 : 불사용에 대한 적극적 배제

⑥ 효력 2. 34조 3항의 부등록 사유

○ 요건 1. 상표등록취소심판 청구

○ 판례 : 소송의 모든 요건을 갖출 필요 없음

○ 요건 2. 다음 각호에 해당 : 절차지연에 해당하는 사유

○ 존속기간 만료

○ 상표권 포기

○ 지정상품 일부 포기

○ 취소 심결 확정 : 형식적 심결 확정은 해당하지 않음

○ 요건 3. 상표권자 및 상표를 사용한 자의 출원

○ 요건 4. 각호에 해당하는 날로부터 3년 이내의 출원 (출원시 기준)

○ 등록여부 결정시가 3년 이후여도 무관

○ 상황 1. 각호에 해당 → 3년 내 출원 : 거절

○ 상황 2. 취소심판 청구 → 출원 → 각호에 해당 → 등록여부 결정 → 각호 + 3년 : 거절 (판례)

○ 상황 3. 출원 → 취소심판 청구 → 각호에 해당 : 원칙적 등록, 예외적 거절 (악의)

○ 효과

○ 상표등록 전 : 상표등록거절이유, 정보제공이유, 이의신청이유

○ 상표등록 후 : 착오등록 시 제척기간이 없는 상표등록 무효사유

○ 각 호에 해당하는 날로부터 3년 이후의 출원인 경우 하자를 치유함

⑵ 각론 1. 부정사용 취소심판 (119조 1항 1호)

① 정의 : 수요자에게 상품 품질 오인 또는 출처 혼동

○ 상황 : 甲 A 사용, 乙 C 등록 → 乙 C와 유사한 B 사용 → B가 A와 유사상표이므로 문제 발생

○ 대상상표 : 혼동의 대상이 되는 타인의 상표. 즉 A

② 요건 1. 상표권자에 의한 사용일 것

○ 사용권자의 부정사용은 119조 1항 2호

○ 공유자 1인의 부정사용만으로도 해당 (∵ 사용의 하자의 심판이므로)

○ 하자의 승계 : 양도인의 부정사용의 책임은 양수인에게 승계

③ 요건 2. 상표권자의 유사범위 내 사용일 것

○ 경우 1. 동일 상품 + 유사 상표

○ 경우 2. 유사 상품 + 동일 상표

○ 대상 상표와 무관하게 등록상표와 실사용 상표 간의 관계에서만 판단

○ 119조 1항 3호의 동일성 판단보다 엄격하게 유사범위를 판단

○ 이유 : 취소가 잘 되므로 상표권자에게 더 엄격한 사용을 당부함

○ 상표권자가 수요자로 하여금 그 왜곡된 사용을 주지시켜 사용하게 한 경우도 포함함

○ (참고) 동일 범위 내 사용은 본호의 적용이 없으며 동일범위 내 사용이 문제가 되는 경우 무효심판 사유가 됨

④ 요건 3. 수요자의 품질 오인 또는 출처 혼동

○ 구체적 판단 방법 : 각 상표의 외관·칭호·관념 등을 객관적·전체적으로 판단하되 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도, 실사용상표가 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반 수요자에게 알려진 정도 등에 비추어 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 함 (소문난 삼부자 판례)

○ 품질 오인 또는 출처 혼동의 전제로서 대상상표가 특정인의 출처표시로서 인식돼야 함

○ 대상상표가 기술적 표장인 경우 품질 오인 또는 출처 혼동의 염려가 없으므로 본호의 해당 없음

⑤ 요건 4. 상표권자의 고의가 있을 것

○ 혼동에 대한 고의가 아니더라도 대상상표의 인식만으로 고의로 간주

○ 대상상표가 주지·저명하면 고의가 추정됨 (판례)

⑥ 요건이 아닌 것

○ 등록상표와 대상상표가 반드시 유사할 필요는 없음

○ (참고) 선등록 상표와 후출원 상표가 직접적으로 유사한 경우 후출원 상표는 부등록 사유가 있음

○ 대상상표의 등록여부 및 주지·저명 여부를 요하지 않음

○ 단, 주지·저명한 경우 상표권자의 고의가 추정된다는 법률효과가 있음

○ 대상상표가 미등록이거나 등록 상표의 권리범위에 속하는 경우에도 가능함

○ 이유 : 공익적 성격 + 특별히 한정하고 있다는 사정도 없음

○ 판례의 변경 : 과거에는 미등록 또는 후등록 대상상표는 본호의 해당이 없다고 판단

⑦ 단계 1. 청구

○ 청구인 : 누구든지

○ 피청구인 : 상표권자

○ 공유 상표권인 경우 공유자 전원

○ 무효심판과 같이 상표권자 기재가 잘못된 경우 보정 또는 기재 허용

○ 청구기간 : 취소사유 소멸 후 3년 이내

○ 취소심판이므로 상표권이 소멸 후 청구 불가

○ 청구범위 : 지정상품 전부만 청구 가능

○ (참고) 불사용취소심판 : 취소심판 중 일부에 대해 청구 가능한 유일한 경우

⑧ 단계 2. 심리

○ 3인 ~ 5인의 심판관 합의체

○ 직권주의

○ 구술심리 원칙

○ 입증책임 : 청구인 부담

○ 심판청구 후 법률사실 소멸은 심리에 영향 없음

⑨ 단계 3. 심결 및 불복

○ 심결 : 인용심결, 기각심결

○ 심리종결통지 : 심리종결통지일로부터 20일 이내

○ 불복 : 등본 송달일로부터 30일 이내에 특허법원에 소 제기

⑩ 단계 4. 효과

○ 장래를 향하여 소멸

○ 34조 3항 적용 : 3년간 부등록 사유

⑪ 관련 판례 : Discovery 판례

⑶ 각론 2. 사용권자의 부정사용에 의한 취소심판 (119조 1항 2호)

① 정의 : 사용권자가 품질 오인 또는 출처 혼동을 야기한 경우

② 취지

○ 소비자의 혼동 방지

○ 사용권자의 정당한 사용의무 및 상표권자의 감독의무 명시 목적

○ 주지·저명 상표를 간접적으로 보호하기 위한 제도

③ 요건 1. 사용권자에 의한 사용일 것

○ 상표권자에 의한 사용은 119조 1항 1호

○ 사용권자가 2 이상인 경우 1인에 의한 상표 사용도 본호를 적용할 수 있음 (∵ 사용의 하자의 심판이므로)

④ 요건 2. 사용권자의 동일 또는 유사범위 내 사용일 것

○ 상표 : 동일 또는 유사

○ 상품 : 동일 또는 유사

○ 동일 상표, 동일 상품에서도 본호가 적용되는 이유 : 서로 다른 통상사용권자의 출처 혼동 방지

○ (참고) 상표권자의 부정사용에 의한 취소심판(119조 1항 1호)은 동일 상표, 동일 상품에는 해당 없음

⑤ 요건 3. 수요자의 품질오인 또는 출처혼동

○ 구체적 판단 방법 : 각 상표의 외관·칭호·관념 등을 객관적·전체적으로 판단하되 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도, 실사용상표가 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반 수요자에게 알려진 정도 등에 비추어 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 함 (소문난 삼부자 판례)

○ 품질 오인 또는 출처 혼동의 전제로서 대상상표가 특정인의 출처표시로서 인식돼야 함

○ 타인의 범위 : 상표권의 이전의 경우 종전 상표권자나 타 사용권자가 포함됨

○ 사용권자의 자기명칭표시의무 이행여부가 출처혼동 판단의 하나의 기준이 됨

⑥ 요건 4. 상표권자가 상당한 주의를 하지 않을 것

○ 상표권자가 상당한 주의를 한 경우 : 사용권등록취소심판(120조)의 문제

○ 상표권자가 상당한 주의를 하지 않은 경우 : 본호와 120조를 동시에 청구할 수 있음

○ 상표권자의 주의, 경고로는 부족함

○ 메뉴얼 교부 + 시정요청만으로는 미흡 : 피드백을 받아야 함

○ 증명책임 : 상표권자

⑦ 요건이 아닌 것

○ 대상상표의 등록여부 및 주지·저명 여부를 요하지 않음

○ 대상상표가 미등록이거나 등록 상표의 권리범위에 속하는 경우에도 가능함

○ 이유 : 공익적 성격 + 특별히 한정하고 있다는 사정도 없음

○ 상표권자의 부정사용에 의한 취소심판(119조 1항 1호)과 달리 고의를 요하지 않음

○ 이유 : 서로 다른 통상사용권자의 출처 혼동 방지도 포함되므로

⑧ 기타 요건

○ 청구인 : 누구든지

○ 피청구인 : 상표권자

○ 공유인 경우 공유자 전원이 피청구인이 됨 (고유필수적 공동소송)

○ 무효심판과 같이 상표권자 기재가 잘못된 경우 보정 또는 기재 허용

○ 상표권자는 사용권을 제대로 관리하지 못했으므로 피청구인이 됨

○ 청구기간 : 취소사유가 소멸한 날로부터 3년 이내 청구

○ 취소사유가 소멸한 날 : 부정사용이 중단된 날

○ 상표권이 소멸된 경우에는 청구할 수 없음 : 실익 없음

○ 청구범위 : 지정상품 전부만 청구 가능

⑨ 효과

○ 장래를 향하여 소멸

○ 34조 3항 적용 : 3년간 부등록 사유

○ 지정상품 중 어느 하나에만 취소사유가 있는 경우 전체 지정상품에 관한 상표등록이 취소됨

⑷ 각론 3. 불사용 취소심판 (119조 1항 3호)

① 정의 : 정당한 이유 없이 취소심판 청구일 전 3년 이상 불사용한 경우

② 취지 : 상표권자의 상표사용 촉진, 등록주의의 폐단 방지

③ 요건 1. 상표권자와 사용권자 중 누구도 사용하지 않았을 것

④ 요건 2. 불사용의 정당한 이유가 없을 것

○ 정당한 이유 : 질병, 천재지변, 법률 규제, 판매금지, 수입제한조치

⑤ 요건 3. 동일 상표와 동일 상품의 불사용일 것 : (참고) 상표권의 적극적 효력은 동일범위에 한함

○ 본호의 '사용'의 의미 : 자타상품 식별의사만 있으면 족할 뿐 본질적 기능인 출처표시기능이 있을 필요는 없음

○ 동일 상품 : 지정상품 그 자체 또는 거래관념상 동일하다고 인식할 수 있는 상품

○ 부정사용 취소심판보다 동일 범위를 넓게 해석

○ (주석) 그것마저도 사용하지 않은 것에 대해 강하게 처벌하기 위함

○ 동일 범위인 것

○ AIRWALK 등록 → airwalk 사용

○ SCABAL TEX 등록 → SCABAL 사용

○ FOODYS 후디스 등록 → 후디스 사용

○ 삼부자 등록 → 소문난 삼부자 사용

○ 동일 범위가 아닌 것

○ GUESS BY MAURICE MARCIANO 등록 → GUESS BY MARCIANO 사용

○ POCA 등록 → POCACHIP 사용

⑥ 요건 4. 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 불사용

○ 사용 : 동일 또는 동일하게 볼 수 있는 상품에 사용하는 것

○ 유사범위의 사용으로 불사용을 면할 수 없음

○ 이유 : 상표권의 적극적 효력은 동일 범위에 한하므로

⑦ (참고) 정당한 사용인 경우

○ 원칙 : 일반 수요자의 인식과 관계없음. 자타상품식별의사가 있으면 족하고 반드시 출처표시로 기능할 필요가 없음

○ 상품·상품 포장에 상표 표시 행위

○ 상품·상품 포장에 상표를 표시한 것의 양도·인도 또는 그 목적의 전시·수출입 행위 (유통행위)

○ 광고, 정가표, 거래서류 등에 상표를 표시, 전시, 광고하는 행위

○ 거래서류에 해당하는 경우 : 주문서, 납품서, 송장, 출하 안내서, 물품영수증, 카탈로그, 명함

○ 외국에서 발행된 간행물을 통한 국내에서의 상표의 선전광고 행위

○ 해외 사이트 + 제품 카탈로그

○ 도메인 이름의 사용

○ 단, 수입신고서에 상표를 표시한 경우 출처표시라 볼 수 없음

○ 정당한 사용

○ 타인의 저작권 침해를 수반한 사용

○ 공유자 1인의 정당한 사용

○ 사용권 : 상표권자의 동의 하에 이루어진 미등록 사용권자의 사용

○ 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)

○ 정의 : 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하는 방식

○ 주문자가 당해 상표를 사용한 것으로 간주

○ 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위

○ 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위 (인터넷 홍보)

⑧ (참고) 불사용인 경우

○ 광고, 정가표, 거래서류 등에 상표를 표시, 전시, 광고하는 행위로 보지 않는 경우

○ 거래서류에 해당하지 않는 경우 : 세금 부과를 위해 제출한 영수증, 통관서류

○ 유통될 가능성이 없는 광고매체 물품에 상표가 표시되는 것

○ 고객에게 제공하는 사은품에 상표를 표시한 경우

○ 정당하지 않는 사용

○ 책의 제호만으로 사용되는 경우 : 책의 내용을 상기시킬 뿐 출처표시로 사용된 게 아니기 때문

○ 원칙 : 제호로서의 사용은 저작권법에 저촉되지 않는 한 그 서적의 품질을 나타내는 것으로서 누구나 사용하 수 있는 것이 원칙 (90조 1항 2호, 영절하 사건)

○ 예외 : 다만, 후속 시리즈, 정기 간행물 등의 특별한 사정이 있는 경우 지정상품과의 관계, 제호의 사용태양, 제호의 주지저명성 및 제호 사용자의 의도·경위 등을 종합하여 판단하여야 함 (영절하 사건)

○ 타인의 상품의 출처를 표시하기 위한 사용

○ 유사 범위 사용

○ 소송 등을 통한 상표권 행사 : 방위적 목적이라 하더라도 인정되지 않음

○ 허가, 검사 등을 받지 않고 지정상품을 제조, 판매한 경우

○ 단, 안전검사를 받지 않은 완구에 대한 상표의 사용은 정당한 사용

○ 최근 판례는 개별적으로 판단해야 한다고 판시

○ 과거의 3년간 불사용

○ 사용권

○ 사용권 설정행위 자체

○ 상표권자의 동의가 없는 경우 미등록 사용권자의 사용

○ 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위

○ 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위 (인터넷 홍보)

○ 순전한 디자인적 사용

○ 순전한 디자인적 사용은 상표의 사용이 아님

○ 디자인과 상표는 배타적·선택적 관계가 아님

○ 위 두 판례의 판시사항을 융통성 있게 판단할 것

⑨ 단계 1. 청구

○ 청구인 : 누구든지

○ 취지 : 불사용상표의 적극 소멸

○ (참고) 이해관계인 또는 심사관에서 누구든지로 변경

○ 피청구인 : 상표권자

○ 공유인 경우 공유자 전원 (고유필수적 공동소송)

○ 무효심판처럼, 상표권자 기재가 잘못된 경우 보정 또는 기재 허용

○ 청구기간 : 제척기간이 적용되지 않음

○ 상표권 소멸 후 취소심판을 청구 불가 (∵ 실익이 없음)

○ 청구범위 : 지정상품 일부에 대하여도 본호 적용 가능

○ 이유 : 지정상품 중 어느 하나라도 사용하면 나머지 상품을 사용한 것으로 보아 취소를 면할 수 있으므로

⑩ 단계 2. 심리

○ 3인 ~ 5인의 심판관 합의체

○ 직권주의

○ 입증책임 : 피청구인 (입증책임 전환)

○ 피청구인이 등록상표 일부 지정상품 정당사용 사실이 입증 시 지정상품 전부에 대한 취소 면함

○ 피청구인이 증명하지 않는 한 심판청구에 관계된 상표권은 취소됨

○ (참고) 원래 취소사유에 대한 입증책임은 청구인 부담 원칙

○ 단, 피청구인이 사용하지 않은 정당한 이유를 증명한 경우 제외

○ 심판 청구 후 취소사유 소멸은 심리에 영향 없음

○ 지정상품의 범위가 다른 2개의 불사용 취소심판은 중복심판청구 아님

⑪ 단계 3. 심결 및 불복

○ 심결 : 인용심결, 불복심결

○ 심리종결통지 : 심리종결통지일로부터 20일 이내

○ 일부인용, 일부기각 불인정 : 입증책임 전환에 따른 상표권자 우대

○ 불복 : 30일 이내에 특허법원에 소 제기

⑫ 단계 4. 효과

○ 장래를 향하여 소멸

○ 소멸의 효과는 심판청구일로 소급

○ 취지 : 공익적 목적

○ 구법 : 취소심결의 확정 전에 제3자가 상표권을 침해한 경우 취소된 상표권을 기초로 손해배상청구 가능

○ 2016년 개정법 : 취소된 상표권을 기초로 손해배상청구 불가능

○ 34조 3항 적용 : 3년간 부등록 사유

○ 일사부재리 미적용 : 불사용이 있을 때마다 소 제기 가능. 동일 사실이 아니라고 봄

○ 일부 취하 : 불가

⑸ 각론 4. 상표권 이전에 관한 취소심판 (119조 1항 4호)

① 주체적 요건 - 청구인 : 이해관계인

○ 이유 : 일반적으로 공익상의 저해는 크지 않음

② 시기적 요건 - 청구기간 : 제척기간 ×

③ 구체적 요건 - 취소사유

○ 93조 1항 후단 : 유사한 지정상품을 함께 이전하지 않은 경우

○ 93조 2항 : 다른 공유자의 동의 없이 지분 양도 또는 질권 설정을 한 경우

○ 93조 4항 : 업무표장권 양도 제한

○ 93조 5항 : 34조 1항 1호 다목, 라목, 3호 단서 규정 상표권 양도 제한

○ 93조 6항 : 단체표장권 이전 제한

○ 93조 7항 : 증명표장권 이전 제한

⑹ 각론 5. 유사 상표 분리이전 후 출처혼동에 의한 취소심판 (119조 1항 5호)

① 정의 : 상표권 이전으로 유사 등록상표가 다른 상표권자에게 귀속되면서 품질 오인 또는 출처 혼동을 야기하는 경우

② 취지 : 유사상표의 분리이전에 따른 폐해 방지

③ 요건 1. 유사 등록상표가 동일인에서 다른 상표권자에게 귀속

○ 유사 등록상표가 처음부터 타인 소유 시 : 무효심판 사유. 취소심판 사유 아님

○ 동일 상표권 하에 유사 지정상품을 함께 이전하지 않은 경우 : 4호 사유

④ 요건 2. 지정상품과 동일·유사 상품에 동일 상표 사용

○ 취소심판 피청구인은 이전받은 상표권자뿐만 아니라 기존의 상표권자도 해당할 수 있음

○ 전용권 범위, 즉 동일상품에 동일상품 내 사용도 본호에 해당할 수 있음

○ 유사상표 사용은 본호에 해당하지 않음

⑤ 요건 3. 부정경쟁 목적 : 타인 상표 또는 신용 편승 목적

⑥ 요건 4. 수요자에게 품질오인 또는 출처혼동

⑦ 주체적 요건 - 청구인 : 누구든지

⑧ 주체적 요건 - 피청구인 : 상표권자

○ 공유 상표권인 경우 공유자 전원이 피청구인

○ 무효심판과 같이 상표권자 기재가 잘못된 경우 보정 또는 기재 허용

⑨ 객체적 요건 - 청구범위 : 지정상품 전부 청구만 가능

⑩ 시기적 요건 - 청구기간 : 취소사유 소멸일로부터 3년 이내

○ 상표권이 소멸시 청구 불가 : 실익 없음

⑪ 효력

○ 장래를 향하여 소멸

○ 34조 3항 적용 : 3년간 부등록 사유

⑺ 각론 6. 이용·저촉관계에 관한 취소심판 (119조 1항 6호)

① 주체적 요건 - 청구인 : 이해관계인

○ 이유 : 일반적으로 공익상의 저해는 크지 않음

② 객체적 요건 : 타인의 동의를 얻지 않고 이용·저촉관계가 성립하는 등록상표를 사용하는 경우

③ 시기적 요건 - 청구기간 : 제척기간 ×

⑻ 각론 7. 단체표장에 관한 취소심판 (119조 1항 7호)

① 주체적 요건 - 청구인 : 누구나

② 구체적 요건 - 취소사유

○ 소속 단체원이 정관을 위반하여 단체표장을 타인에게 사용하게 한 경우나 표장을 사용함으로써 수요자에게 상품 품질 및 지리적 출처를 오인·혼동하게 한 경우 : 단체표장권자가 상당한 주의·감독을 한 경우는 제외함

○ 단체표장의 설정등록 후 정관을 변경함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인·혼동하게 할 염려가 있는 경우

○ 제3자가 단체표장을 사용하여 오인·혼동을 야기함에도 단체표장권자가 고의로 적절한 조치를 취하지 않은 경우

⑼ 각론 8. 지리적 표시 단체표장에 관한 취소심판 (119조 1항 8호)

① 주체적 요건 - 청구인 : 누구나

② 구체적 요건 - 취소사유

○ 단체의 가입을 실질적으로 불허하거나 그 지리적 표시를 사용할 수 없는 자에게 단체의 가입을 허용한 경우

○ 단체표장권자나 그 단체원이 동음이의어 지리적 표시 규정을 위반하여 오인·혼동을 일으킨 경우

⑽ 각론 9. 증명표장에 관한 취소심판 (119조 1항 9호)

① 주체적 요건 - 청구인 : 누구나

② 구체적 요건 - 취소사유

○ 증명표장권자가 정관 또는 규약을 위반하여 증명표장의 사용을 허락한 경우

○ 증명표장권자가 증명표장을 자기의 상품에 대하여 사용하는 경우

○ 증명표장의 사용허락을 받은 자가 정관 또는 규약을 위반하여 혼동을 불러 일으키게 한 경우 : 증명표장권자가 상당한 주의·감독을 한 경우는 제외함

○ 증명표장의 사용허락을 받지 아니한 제3자가 혼동을 불러 일으켰음을 알면서도 적절한 조치를 하지 않은 경우

○ 증명표장권자가 실질적으로 그 증명표장의 사용을 허락하지 않은 경우

⑾ 각론 10. 사용권자의 부정사용에 의한 취소심판 (120조)

① 정의 : 사용권자가 사용권자의 부정사용에 의한 취소심판 사유의 행위를 한 경우 그 사용권 등록을 취소하는 심판

② 취지 : 사용권자의 정당한 사용의무 및 상표권자의 사용권자에 대한 감독의무를 명확히 하기 위함

③ 주체적 요건 - 청구인 : 누구든지

④ 주체적 요건 - 피청구인 : 전용사용권자 또는 통상사용권자

⑤ 시기적 요건 - 청구기간 : 청구일 ≤ 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날 + 3년

⑿ 요약

① 청구인 : 누구든지 청구함이 원칙. 4호 및 6호는 이해관계인만 청구할 수 있음

② 청구시기 : 청구 사유가 소멸해도 취소사유에 영향을 미치지 않음. 다만 4호 및 6호는 청구 사유가 있어야 취소 가능

③ 제척기간 : 3호, 4호만 제척기간 없음. 6호는 제척기간 5년. 나머지는 3년

④ 일부 지정상품에 관하여 청구할 수 있는 경우 : 3호만 해당

⑤ 3년간 부등록 사유 (34조 3항) : 4호, 120조를 제외하고 전부 해당

 

 

5. 권리범위확인심판 [목차]

⑴ 정의 : 등록된 상표권을 중심으로 특정상표가 등록상표의 권리범위에 속하는지를 묻는 심판

① 특정상표 : 확인대상표장이라고도 함

② 취지 : 분쟁 예방, 신속한 권리 구제

③ 성질 : 사실확정을 목적으로 하는 것이 아니고 권리확정을 목적으로 함

⑵ 분류

① 적극적 권리범위확인심판

○ 상표권자 또는 전용사용권자 → 제3자

○ 특정상표가 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판

② 소극적 권리범위확인심판

○ 이해관계인 → 상표권자

○ 특정상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 심판

⑶ 심리대상

① 심리대상인 것 : 실시권자 일반의 사항

○ 상표의 사용 여부

○ 상표 및 상품의 유사 여부

○ 법정된 효력 제한 여부

○ 간접침해 여부

○ 부정경쟁 여부 (메디팜 사건)

② 심리대상이 아닌 것 (권리확정과 무관) : 특정 실시권자에 국한된 사항

○ 통상사용권, 선사용권

○ 대인적 상표권 행사의 제한사유

○ 진정상품병행수입

○ 권리소진

③ 심리대상이 아닌 것 (권한 배분과 관련)

○ 등록무효사유 존부 및 권리남용

④ 심리대상인 것 및 심리대상이 아닌 것 모두 침해소송의 대상이 됨

⑤ 판례 : 상표권의 효력이 미치지 아니하는 부분이 확인대상표장에 포함되어 있다면 확인대상표장 중 그 부분을 제외한 나머지 부분에 의하여 등록상표와 사이에 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는지를 기준으로 하여 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 함 (매직블럭 판례)

⑷ 단계 1. 청구

① 적극적 권리범위확인심판

○ 청구인 : 상표권자 또는 전용사용권자

○ 피청구인 : 확인대상표장을 사용하고 있는 자

② 소극적 권리범위확인심판

○ 청구인 : 이해관계인

○ 피청구인 : 상표권자

③ 청구기간

○ 심결 전 상표권 소멸 : 심결각하

○ 심결취소소송 계속 중 상표권 소멸 : 확인의 이익이 없어 소 각하

⑸ 단계 2. 심리

① 3인 또는 5인의 심판관 합의체

② 구술심리 원칙

③ 직권주의

④ 확인의 이익

○ 경우 1. 무효심결이 확정된 상표권 : 확인의 이익 불인정

○ 경우 2. 취소심결이 확정된 상표권 : 주류 판례는 확인의 이익 불인정. 일부 판례는 인정

○ 경우 3. 무효사유가 명백한 상표권 : 심판청구이익이 있는지 없는지 문제가 됨

○ 소수의견 : 권리범위를 상정할 수 없어 심판청구이익이 없음

○ 다수의견 : 권리범위확인심판은 권리의 무효 내지 부존재를 확정하는 게 아니라서 심판청구이익이 있음

○ 다수의견 : 무효사유를 판단해야 한다면 직권조사사항이 되어 심리에 과도한 부담을 주게 됨

○ 다수의견 : 무효사유를 판단하여 각하한다면 일사부재리 적용이 없어 시간과 비용을 낭비하여 심판경제를 해침

○ 경우 4. 침해소송 계속 중 권리범위확인심판의 확인의 이익이 부정되지 않음

○ 이유 : 권리범위확인심판은 신속한 권리 확인이라는 고유의 기능이 존중되므로

○ 비판 : 침해소송이 권리범위확인심판의 판단대상을 포함하여 판단

○ 확인의 이익이 없으면 심결각하

○ 특허심판원이나 법원이 직권으로 판단

○ 심결시 기준

⑹ 단계 4. 효과

① 권리범위 공적 확인 (대세적 효력)

○ 침해 판단은 아님

○ 일반 민형사법원은 권리범위확인심판의 심결에 기속되지 않음

② 일사부재리 적용

○ 확정심결이 각하심결이면 그렇지 않음

⑺ 쟁점 1. 권리 대 권리 간 권리범위확인심판의 인정문제

① 적극적 권리범위확인심판

○ 원칙 : 불가능, 무효심결로 다퉈야 함

○ 판례 표현 1. 등록상표인 확인대상표장의 효력을 권리범위확인심판에서 부인하게 되어 권리범위확인심판이 무효심판과의 기능 배분에 문제가 되므로

○ 판례 표현 2. 별건 등록상표가 별도의 무효심판 없이 등록권리의 효력이 부인되기 때문에 부적법함

○ 예외 : 일방이 전용권 범위를 넘어서면 넘어선 범위에 대한 심판 가능

② 소극적 권리범위확인심판 : 가능

⑻ 쟁점 2. 간접침해 행위에 대한 권리범위확인심판의 가부

① 간접침해 또한 권리범위확인심판 청구가 가능

 

 

6. 심결취소소송 [목차]

⑴ 개요

① 정의 : 특허심판원 심결 또는 심판청구서나 재심청구서의 각하결정을 받은 자가 특허법원에 그 취소를 구하는 소송

⑵ 당사자 적격

① 원고적격

○ 당사자, 참가인 또는 해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자

○ 결정계 심판의 청구인 (기각심결을 받은 경우)

○ 판례 1. 상표권 공유자들이 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송의 원고가 되는 경우 : 유사필수적 공동소송

○ 상표권의 공유는 합유와 유사하나 민법상 공유에 준함

○ 취소소송 기각 : 어차피 원고들은 심판에서 패소했기에 단독 소 제기가 타 공유자의 권리를 해한다 볼 수 없음

○ 취소소송 인용 : 권리범위확인심판을 취고하고 환송하면 다시 공유자 전원이 참가하게 되므로

○ 오히려 심결취소소송을 단체로 제기해야 한다면 공유자 중 일부의 권리를 해할 수 있음

○ 판례 2. 상표권 공유자들을 심결취소소송의 피고로 하는 경우 : 고유필수적 공동소송

② 피고적격

○ 특허청장 : 결정계 심판에 대한 심결취소소송

○ 심판의 청구인 내지 피청구인(당사자계 심판의 경우)

⑶ 소제기 기간

① 심결 또는 결정의 등본을 송달 받은 날부터 30일 이내 (불변기간)

② 다만, 심판장은 주소 또는 거소가 멀리 떨어진 곳에 있거나 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 불변기간에 대하여 부가기간을 정할 수 있음

⑷ 단계 1. 소의 적법성 판단

① 소의 이익은 심결취소소송의 사실심 변론 종결시를 기준으로 함

② 사실심 변론종결시 이후 소의 이익 등 소송요건이 흠결되는 경우 그러한 사정도 고려하여 판단할 수 있음

⑸ 단계 2. 본안 판단

① 2-1. 심판의 적법성 판단

○ 심판의 심결시 기준

② 2-2. 심판의 본안심리

○ 심판의 심결시 기준

○ 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송은 권리상표를 확인대상상표와 유사하게 바꾸지 못함

 

 

7. 벌칙 [목차]

⑴ 상황 : 선서한 증인이 특허심판원에 대해 거짓을 진술한 경우

⑵ 효과 : 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금

⑶ 특례 : 상표등록여부 결정 전 또는 심결 확정 전에 자수한 경우 형을 감경하거나 면제할 수 있음

 

입력 : 2019.06.02 11:23