【상표법】 9강. 마드리드 의정서 국제출원

9강. 마드리드 의정서 국제출원

 

추천글 : 【상표법】 상표법 목차

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1. 개요 [본문]

2. 해외출원 방법 [본문]

3. 본국관청 절차 [본문]

4. 지정국관청 절차 [본문]

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1. 개요 [목차]

⑴ 국제특허출원, 국제디자인등록출원과 달리 국제상표출원은 국제권리를 부여함 

 

 

2. (참고) 해외출원 방법 [목차]

⑴ 방법 1. 외국 특허청 직접 출원

① 정의 : 상표등록을 받고자 하는 국가에 대하여 그 국가의 절차에 따라 직접 출원하는 것

○ 파리루트에 의한 상표출원 : 통상 파리협약에 의한 우선권(6월)을 주장하여 출원하므로

② 장점

○ 특정 국가에 대하여만 출원을 하고자 하는 경우 비용면에서 저렴

③ 단점

○ 일반적으로 출원단계에서 그 국가의 대리인을 선임해야 함

○ 다수 국가에 대해 출원해야 하는 경우 언어 및 절차에 따른 비용 부담이 커짐

⑵ 방법 2. 베네룩스 상표청에 출원

① 정의 : 베네룩스 경제연합 내에서 상품 및 서비스의 자유로운 이동을 위해 설립된 베네룩스 국가의 공동 상표청

○ 베네룩스 경제연합 : 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크

○ 베네룩스 상표청은 현재 네덜란드 헤이그에 본부를 두고 있음

② 장점

○ 출원 전에 이용가능성에 대한 사전 조사 신청이 가능 : 선행 권리가 존재시 출원 포기 가능

③ 단점

○ 출원 시 불어 또는 네덜란드어 사용

○ 베네룩스 상표청에서 정하는 절차를 따라야 함

○ 회원국 중 일부국을 지정하여 출원하는 것을 불가능

○ 회원국 중 일부국을 지정하여 이전하는 것은 불가능

⑶ 방법 3. 유럽 상표청(OHIM)에 출원

① 유럽공동체 상표제도(community trade mark system) : CTM(community trade mark)이라고도 함

○ 하나의 상표등록절차에 의하여 유럽연합 전체에 대하여 효력이 미치는 상표권을 등록받을 수 있는 EU 상표 제도

○ 취지 : 유럽연합 단일시장화

○ 적극적 효력 : 동일 범위

○ 소극적 효력 : 동일·유사 범위

○ 10년간 유효하고 연장등록 가능 

② 장점 

○ 하나의 출원 및 등록절차에 의하여 유럽연합 회원국 전부에 효력이 미치는 상표권 보유

○ 상표권의 일원적 관리

○ 회원국 중 1국에서 상표를 사용하더라도 그 상표는 불사용 취소심판의 대상이 되지 않음

③ 단점

○ 회원국 중 1국에서 거절이유가 있는 경우 전부가 거절

○ 회원국 중 일부국을 지정하여 출원하는 것은 불가능

○ 회원국 중 일부국을 지정하여 이전하는 것은 불가능

○ 이의신청절차에 관한 대리인 선임비용을 상대방 당사자에게 부담 : 다수의 이의신청이 있을시 출원인에게 부담

⑷ 방법 4. OAPI 시스템에 의한 출원

① 아프리카지식재산권기구(OAPI)

○ 정의 : 불어를 사용하는 아프리카 지역 국가들이 통일된 지식재산권 시스템을 구출할 목적으로 설립된 기구

○ 현재 카메룬의 예데에 본부를 두고 있음

○ OAPI 회원국의 경우 개별국의 상표청이 존재하지 않음 : OAPI 회원국에 상표등록시 반드시 OAPI를 이용

② 장점

○ 회원국 1국에서의 사용이 입증되면 불사용 취소의 대상이 되지 않음

③ 단점

○ OAPI 시스템은 불어로 출원

○ 회원국 중 일부국을 지정하여 출원하는 것은 불가능

⑸ 방법 5. ARIPO 시스템에 의한 출원

① 아프리카지역산업재산권기구(ARIPO)

○ 영어를 사용하는 아프리카 지역국가들이 지역 산업재산권 시스템을 목적으로 설립한 기구

○ 현재 짐바브웨에 있는 하라레에 본부를 두고 있음

② 장점

○ ARIPO 시스템은 회원국 일부를 지정하여 출원 가능

○ 회원국 개별국에 대한 출원에 비하여 출원절차가 간편하고 상표권 권리화가 용이

③ 단점

○ 이용 대상 국가에 제약 : 현재 ARIPO 상표시스템을 통하여 출원이 가능한 국가는 6개국에 불과

⑹ 방법 6. 마드리드 협정에 의한 국제출원

① 정의

○ 파리협약이 성립된지 8년 후 파리협약 제19조에 근거한 특별협정으로 마드리드에서 채택(1891년)됨

○ 공식명칭 : 표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)

○ 공통 언어(불어)로 작성한 국제출원서를 제출하면 직접 출원한 것과 동일한 효과를 부여하는 제도

② 장점

○ 상표출원절차가 간편하고 상표권 관리가 용이

③ 단점

○ 무심사주의 국가 및 불어권 국가 중심으로 성립되었기 때문에 제도상의 단점

○ 마드리드 의정서와 마찬가지로 가입국이 제한됨

⑺ 방법 7. 마드리드 의정서에 의한 국제출원

① 정의

○ 하나의 국제출원서를 작성하여 WIPO 국제사무국을 통해 다수의 국가에 상표등록출원을 할 수 있는 제도

○ 1989년 6월 27일 채택되어 1995년 12월 1일에 발효된 제도

② 장점

○ 하나의 국제출원서로 복수의 체약국에 상표등록출원 가능

○ 국제출원단계에서는 각 개별국마다 대리인을 선임할 필요가 없음

○ 국제등록 후에도 사후지정을 통해 간편하게 상표의 보호 국가 확장 가능

○ WIPO의 국제등록부를 통해 권리자의 명의변경이나 존속기간의 갱신 등 국제등록 이후의 관리 용이

 

 

3. 본국관청 절차 [목차]

⑴ 개요

① 국제단계 : 국제출원(0월)

② 국제공고(6월)

③ 국내단계 : 등록여부(12월 or 18월)

⑵ 단계 1. 국제출원

① 출원인이 본국관청에 출원서류를 제출

○ 국제사무국 직접 제출은 방식심사 반려사유

○ (참고) 디자인보호법상 헤이그 출원만 직접 국제사무국에 출원하는 게 가능

② 출원인

○ 계속중인 상표출원(기초출원) 또는 상표등록(기초등록)이 있을 것

○ 본국 관청이 소속된 국가의 국민·법인 또는 당해 국가에 주소 또는 소재지를 가진 자

○ 마드리드 협정 가입국 수가 적기 때문에 기초출원이 있어야 국제출원이 가능함

③ 출원 요건

○ 국제사무국과의 교신언어로 불어, 영어, 스페인어만 가능

○ 대한민국을 본국관청으로 하는 경우 영어로만 국제출원서 작성

○ 출원인은 출원서에 국가를 지정 : 1국 이상 지정

○ 둘 이상의 기초출원·등록을 기초로 할 수도 있음

○ 특허 PCT와 달리 지정국 자기지정 불가 : 이미 자국에서 기초출원을 한 상태이므로

○ 우리나라 특허청을 본국관청으로 하는 경우 의정서 가입국만 지정 가능

③ 본국관청

○ 방식심사 : 기초 출원과의 합치 여부 검사

○ 특허청 도달일(원칙상 국제등록일)을 기재한 국제출원서를 2월 이내에 국제사무국(WIPO)에 제출

⑶ 단계 2. 국제사무국(WIPO)

① 절차 : 접수 → 방식심사 → 국제등록 → 국제공고 → 지정국 관청에 통지

② 국제등록

○ 방식심사에서 하자가 발견되지 않은 경우

○ 국제등록부에 등록하고 국제공고를 함

○ 국제등록이 되는 날 : 국제등록일(국제출원일)과 국제등록이 되는 날은 명백히 다름

③ 국제등록이 되는 날 (≠ 국제등록일)

○ 국제등록일이 되는 날 = max(접수일, 보완일, 지연일, 사후지정일)

○ 접수일 : 본국관청이 국제출원서를 접수한 날

○ 보완일 : 보완명령 사유가 있는 경우 대체서류가 제출된 날

○ 지연일 : 수리관청이 국제출원서 접수 후 2월 이후 국제사무국에 접수된 경우 국제사무국 접수일

○ 사후지정일 : 사후지정 출원은 사후지정일 기준

④ 서류 제출

○ 국제상표등록출원이 단체표장인 경우 국제등록일부터 3월 이내에 정관을 제출해야 함

⑤ (참고) 사후지정일

○ 국제등록 명의인이 국제사무국에 신청서 제출 시 : 국제사무국이 접수한 날

○ 국제등록 명의인이 본국관청에 신청서 제출 시 : 본국관청이 접수한 날

○ 대한민국 특허청을 경유하는 사후지정서가 2개월 이내에 국제사무국에 도달하지 못한 경우 : 국제사무국이 접수한 날

⑷ 단계 3. 사후지정 : 영역확장이라고도 함

① 정의 : 국제등록이 되는 날 이후 체약당사자를 추가적으로 지정하는 것

○ 사유 1. 국제출원 시 당해 체약 당사자를 지정하지 않은 경우

○ 사유 2. 국제출원 당시 의정서 가입국이 아니었으나 등록 후 의정서 가입국이 된 경우

② 요건 1. 국제등록이 존재할 것

○ 사후지정의 대상국은 의정서 가입국만 가능

○ 따라거 국제등록을 하는 날 이후에 사후지정을 할 수 있음

③ 요건 2. 지정상품 일부에 대하여 사후지정을 할 수 있음

④ 사후지정일

○ 국제등록 명의인이 국제사무국에 신청서 제출 시 : 국제사무국이 접수한 날

○ 국제등록 명의인이 본국관청에 신청서 제출 시 : 본국관청이 접수한 날

○ 대한민국 특허청을 경유하는 사후지정서가 2개월 이내에 국제사무국에 도달하지 못한 경우 : 국제사무국이 접수한 날

⑤ 존속기간 : 국제등록일 + 10년

○ (참고) 일반 국제등록상표와 동일한 존속기간

⑸ 단계 4. 지정국 관청

① 심사단계

○ 자국법령에 따라 일정기간 내 심사 : 국제등록일 + 12개월 또는 국제등록일 + 18개월

○ 우리나라는 18개월 선택

○ 경우 1. 거절사유 있는 경우 : 국제사무국에 거절사유 통지

○ 경우 1-1. 직권 가거절통지서 : 대한민국 특허청이 심사를 하여 거절이유가 있는 경우

○ 출원인에게 가거절통지를 할 때 출원인에게 의견제출기간을 2개월 부여함

○ 출원인은 가거절통지를 받고 의견제출기간을 1회 1월씩 총 2회까지 연장 신청할 수 있음

○ 경우 1-2. 이의신청 가거절통지서 : 이의신청에 기초한 가거절통지서. 18개월 이후에도 가능

○ 경우 2. 거절사유 없는 경우 : 국제사무국에 보호부여기술서 송부 가능

② 수수료

○ 국제출원의 기본 수수료에 지정국 수 및 상품류 수에 비례하는 수수료를 합산한 것을 WIPO에 납부

③ 등록 이후단계

○ 효력 존속기간 : 설정등록일 ~ 국제등록일로부터 10년 (갱신 가능)

○ 지정국 상표권과 동일하게 보호

⑹ 단계 5. 국제등록의 종속성

① 정의 : 국제등록의 효력은 기초출원·등록의 실효에 영향을 받음

② 종속기간 : 국제등록일로부터 5년

○ 집중공격(central attack) : 설정등록일 ~ 국제등록일로부터 5년

○ 독립(independence)

③ 국제등록이 소멸하는 경우 효력

○ 출원 중인 경우 : 취하 간주

○ 등록된 경우 : 소멸 간주

④ 기초출원·등록이 실효 시 국제사무국은 취소 처리

○ 기초등록을 기초로 국제출원을 하는 게 좋겠지만 선출원주의로 기초출원을 기초로 하는 경우가 많음

○ (참고) 상표출원이 등록되는 데 보통 10월이 소요됨

○ 국제출원을 하는 경우 바람직한 절차

○ 기초출원 + 우선심사신청 : 우선심사신청 사유는 만들어내기 나름

○ 출원공고 (∵ 기초출원이 아닌 기초등록 상표권을 기준으로 국제출원을 하는 게 유리하기 때문)

○ 국제출원 + 조약우선권 주장

⑤ 구제수단 : 재출원

⑥ 명의변경인 경우에도 양수인의 출원·등록에 영향 받음

⑦ 국제등록의 종속성이 끝난 후 통지가 있게 됨

○ 영역확장의 지정

○ 영역확장의 효력은 국제등록일부터 발생

⑺ 단계 6. 재출원

① 개요

○ 정의 : 국제등록이 소멸된 경우 국제등록의 명의인은 그 상품의 전부 또는 일부에 관하여 특허청장에게 일반출원 가능

○ 취지 : 국제등록의 상표가 지정상품의 전부 또는 일부에 관하여 집중공격(central attack)으로 소멸하는 게 빈번

② 요건 : 일정 요건을 모두 갖춘 경우 국제등록일에 출원된 것으로 간주

○ 요건 1. 출원일 ≤ 국제등록 소멸일 + 3월

○ 요건 2. 상표등록출원의 지정상품 ⊂ 국제등록의 지정상품

○ 요건 3. 상표등록을 받고자 하는 상표가 소멸된 국제등록의 대상인 상표와 동일

○ 요건 4. 국제등록 소멸 사유가 포기가 아닐 것

③ 효과

○ 국제등록일에 국내 상표등록출원을 한 것으로 간주

○ 실체심사 없이 등록 결정

○ 종전의 국제등록기초상표권에 대한 무효심판의 제척기간 경과 시 그 사유로 재출원등록 상표에 무효심판 청구 불가

⑻ (구별개념) 의정서 폐기 후 국내출원 전환

① 시기적 요건을 제외하고 재출원과 동일

② 시기적 요건 : 출원일 ≤ 국제등록 소멸일 + 2년

③ (주석) 재출원은 국제등록 소멸일 + 3월인 것을 주의

④ 효과 : 국제등록일에 국내 상표등록출원을 한 것으로 간주

⑼ 명의변경

① 정의 : 국제상표권을 양도한 경우

② 주체적 요건

○ 양수인이 복수인 경우 각 양수인마다 출원인 적격이 인정돼야 함

③ 절차적 요건

○ 방법 1. 국제등록명의인이 국제사무국에 제출

○ 방법 2. 국제등록명의인이 본국관청에 제출

○ 방법 3. 양수인의 본국관청에 제출

④ 효력

○ 국가의 법률에 따라 명의변경 효력이 부인될 수 있음

 

 

4. 지정국관청 절차 [목차]

⑴ 출원시 특례

① 업무표장에 관한 규정은 국제상표등록출원에 대해 미적용

○ (참고) 업무표장은 대한민국에 특유한 제도

② 우선권은 인정되나 우선권주장 증명서류 제출 불요

○ 이유 : 우선권주장 증명서류는 기초출원 시 이미 제출했기 때문

③ 우선심사 신청 불가능

④ 출원 시 특례를 주장하고자 하는 자는 그 취지 및 증명서류를 국제등록일(사후지정일)로부터 3월 이내에 제출

⑤ 분할이전 가능

⑥ 분할출원, 변경출원, 지정상품추가출원 불가

⑵ 보정의 특례

① 출원공고 결정등본 송달 전 : 거절이유 통지가 있는 경우에 한해 보정 가능

○ (주석) 출원일 늦춤제도와 관련 있는 듯

○ (참고) 국내출원

○ 상표권 설정등록이 있기 전에 보정이 부적절한 경우 보정명령 사유에 해당함

○ 출원공고 결정 전의 보정이 설정등록이 있은 후에 부적절한 경우 보정서를 제출한 때에 출원한 것으로 봄

② 출원공고 결정등본 송달 후 : 통상의 국내상표출원과 동일한 시기에 보정이 가능함

○ (참고) 국내출원

○ 상표권 설정등록이 있기 전에 보정이 부적절한 경우 보정명령 사유에 해당함

○ 출원공고 결정 후의 보정이 설정등록이 있은 후에 부적절한 경우 보정이 없었던 것으로 봄

③ 상표에 대한 보정 불가 : 지정상품, 서비스표에 대한 보정 가능

○ 이유 : 절차가 복잡해지는 것을 방지하기 위함

④ 직권 보정 적용 없음

⑶ 거절이유통지의 특례

① 기간 미준수에 따른 권리구제수단 없음

⑷ 출원공고의 특례

① 특허청은 국제사무국이 사후지정 통지를 한 후 14월 이내에 거절결정 또는 출원공고결정

⑸ 등록의 특례

① 국내 상표등록출원으로 간주되는 날 = 국제등록일

○ 단, 대한민국을 지정국으로 한 국제 상표등록출원일 것

○ (참고) 특허법에서는 국제출원일에 국내 특허등록출원을 한 것으로 간주

○ (참고) 특허법에서는 번역문 제출일에 국내 특허등록출원의 출원서를 제출한 것으로 간주

○ (참고) 디자인보호법에서는 국제등록일에 국내 디자인등록출원을 한 것으로 간주

○ (참고) 디자인보호법에서는 국제등록 공개일에 국내 출원서류를 제출한 것으로 간주

○ (참고) 상표법에서는 국제공고일에 출원서를 제출한 것으로 간주하는 규정은 없음 (기재불비?)

② 대체신청 : 특정 요건을 만족하면 출원일이 국내 상표등록출원일로 간주

○ 요건 1. 상표 동일

○ 요건 2. 출원인 및 상표권자 동일

○ 요건 3. 국내등록상표의 지정상품이 국제상표등록출원에 모두 포함

○ 요건 4. 국제등록일이 국내등록일 후

○ 요건 5. 국내출원에 의한 국내등록상표일 것

○ 특허청장에게 함

⑸ 등록료의 특례

① 분할납부 규정 없음

② 등록료 반환 규정 없음

⑸ 손실보상청구권의 특례

① 출원공고 전에 경고를 하고자 할 때 국제출원 사본을 첨부

⑹ 승계, 이전의 특례

① 국제상표등록출원 승계는 출원인이 국제사무국에 명의변경신고를 해야 함

② 국제상표등록출원 이전은 출원인이 국제사무국에 명의변경신고를 해야 함

③ (참고) 국내출원은 상속 기타 일반승계의 경우 특허청장에게 취지를 제출야 함

⑼ 분할의 특례

① 존속기간 갱신은 국제사무국에 갱신수수료 납부만으로 가능

⑽ 존속기간의 특례

① 국제등록상표권의 이전, 변경, 소멸, 존속기간 갱신은 국제등록부에 의함

② 국제등록상표권의 설정, 처분의 제한은 국내등록부에 등록

③ 존속기간 갱신은 국제사무국에 갱신수수료 납부만으로 가능

④ 국내 상표법의 존속기간 갱신신청, 상품분류전환신청 적용 없음

⑾ 소멸의 특례

① 국제등록이 소멸되면 각 지정국 출원은 모두 무효가 됨

○ (참고) 국제등록의 국내 기초출원·등록에 대한 종속성과 무관

② 전용사용권자, 통상사용권자, 질권자의 동의 없이 포기 가능

○ (주석) 국제사무국의 권한이 막강한 걸로 이해하면 될 듯

③ 존속기간갱신등록무효심판, 상품분류전환등록무효심판 적용 없음 

 

입력 : 2019.06.02 14:38