【특허법】 12강. 특허소송

12강. 특허소송

 

추천글 : 【특허법】 특허법 목차

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1. 개요 [본문]

2. 항소 (심결취소소송) [본문]

3. 상고 [본문]

4. 심판과 소송의 관계 [본문]

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1. 개요 [목차]

⑴ 우리나라 심급구조

① 행정처분

○ 정의 : 무효, 불수리, 재정 등

○ 과정 : 특허청 → 행정법원 (행정심판) → 고등법원 (행정소송) → 대법원 (상고)

○ 특허권에 대한 재정에 대해 불복하는 경우 행정법원의 행정심판을 제기할 수 있음

② 심결취소소송

○ 정의 : 심결 또는 각하 결정에 대한 소송

○ 과정 : 특허청 → 특허심판원 (심판) → 특허법원 (특허소송) → 대법원 (상고)

○ 심판 : 특허심판원을 통해 최초에 청구되는 심판

○ 특허소송 (심결취소소송) : 심판의 심결 또는 심판의 각하결정에 대해 불복하고자 하는 경우 제기하는 소송

○ 상고 : 특허법원의 판결에 불복하는 자가 법률심을 받기 위해 대법원에 제기하는 소송

③ 침해소송

○ 과정 : 지방법원 → 고등법원 → 대법원

○ 민·형사 법원이 관할함

○ 원고 승소율은 한국 기준 20%, 미국 기준 2/3  

⑵ 용어 정리

① 심사 : 특허청에서 출원을 심사하는 것. 행정부 관할

② 심판 : 특허심판원에서 심판을 하는 것. 행정부 관할

③ 특허소송 : 특허법원에서 소송을 하는 것. 사법부 관할

④ 심사관 : 특허청에서 출원 심사를 하는 자

⑤ 심판관 : 특허심판원에서 특허심판을 하는 3~5인의 합의체

⑥ 심판장 : 여러 명으로 구성된 심판관 중 대표자

⑦ 심판원장 : 특허심판원을 대표하는 자. 심판청구 전에 서류를 받아주는 당사자

⑧ 심결 : 심판의 결과

⑨ 판결 : 재판의 결과

⑩ 인용 : 청구인의 주장대로 심결하는 것

⑪ 기각 : 청구인의 주장에 반하여 심결하는 것

⑫ 각하 : 불수리

⑬ 결정각하 (심판청구서의 각하) : 방식 심리에서의 각하. 보정이 가능한 경우

⑭ 심결각하 (심판청구의 각하) : 적법성 심리에서의 각하. 보정이 불가능한 경우. 반려사유와 유사

⑮ 청구취지 : 청구항

(16) 청구이유 : 신규성 결여, 진보성 결여 등

(17) 사실심 : 1심, 2심의 심리. 당사자의 의견의 타당성을 확인하는 것

(18) 법률심 : 3심의 심리. 법리 적용의 타당성을 확인하는 것

 

 

2. 심결취소소송 [목차]

⑴ 개요

① 정의 : 심결에 불복하여 특허법원에 그 취소를 구하는 소송

② 심판원, 특허법원, 대법원

○ 심판원 : 심판 후 심결

○ 특허법원 : 심결취소소송 후 판결

○ 대법원 : 상고 후 판결

③ 항소심적 성격 : 심결취소소송은 행정처분인 특허심판원의 심결을 대상으로 함

○ 심리 절차에 관하여 적용되는 법은 특허법 → 행정소송법 → 민사소송법 순서

④ 시심적 성격 : 심급 간의 연속성이 없음. 1심 소송

○ 정의 : 소송을 최초로 시작한다는 의미. 복심적 성격과 반대 의미

○ 소장, 기타 소 제기에 필요한 제반 서류를 특허법원에 별도로 제출해야 함

○ 이유 : 심판원은 행정기관, 특허법원은 사법기관

○ 심결취소소송의 소장은 특허법원에 제출

○ 상고장은 특허법원에 제출 (∵ 심급 간의 연속성이 있음)

○ 특허법원에서 새로 심결 (즉, 원용 불가)

⑤ 심판전치주의 (186조 6항)

○ 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없음 (186조 6항)

○ 이유 : 심판절차를 거쳐 심결취소소송을 제기하도록 유도함

⑥ 특별법 우선의 법칙

○ 심결취소소송에 대해 특허법이 우선 적용

○ 특허법에 규정이 없는 경우 행정소송법 규정이 적용됨

○ 행정소송법에 규정이 없는 경우 민사소송법 규정이 적용됨

○ (참고) 특허소송법은 따로 없음

⑵ 주체적 요건

① 원고 : 당사자, 참가인, 재심에 참가신청을 했으나 거부된 자 (186조 2항)

○ 원고 적격 제한 : 소송 남용 방지 목적

○ 심판 청구의 이해관계가 인정되는 자라 해도 원고 적격을 부여하지 않음

○ 특허를 받을 권리를 이전했으나 출원인변경신고를 하지 않으면 심결취소소송의 원고적격이 인정되지 않음

○ 특허권을 공유하는 타 지분권자를 청구인으로 추가할 때 그 자의 동의를 받아야 함 (∵ 선택이므로)

② 피고

○ 당사자계 심판에 대한 소송은 상대방 당사자가 피고가 됨 (187조)

○ 결정계 심판에 대한 소송은 특허청장이 피고가 됨

○ 당사자계 심판이라고 하더라도 심판청구서 각하 결정의 소를 제기한 경우 특허청장이 피고가 됨

○ 특허심판원장은 결정계 심판의 피고가 되지 않음

○ 특허권을 공유하는 타 지분권자를 피청구인으로 추가할 때 동의를 요하지 않음 (∵ 의무이므로)

③ 심결취소소송에서도 보조참가가 가능함

④ 판례 : 특허권이 공유인 경우 심판과 달리 단독의 심결취소소송 청구가 가능함 (2016허4160)

○ 이유 1. 형식적인 이유에서 단독의 심결취소소송이 불가능하다는 법문 기재가 없음

○ 이유 2. 실질적인 이유에서 특허권의 성격이 조합의 존재를 전제로 하는 합유라 할 수 없음

○ 이유 3. 심판은 특허권이 무체재산권이라는 특성상 합일확정을 요하기 때문에 고유필수적 공동소송이지만 심결취소소송은 합일확정에 반하지 않음

○ 공유자인 원고가 심판에서 패소한 뒤 심결취소의 소가 제기된 경우 : 원래 패소자이므로 공유자 1인 단독의 소 제기로 원 심결이 인용된다 해도 심판의 결과의 유지이므로 타 공유자의 권리를 해한다 할 수 없고, 원 심결이 기각되면 타 공유자에게 이익이 됨

○ 공유자인 피고가 심판에서 승소한 뒤 심결취소의 소가 제기된 경우 : 공유자 전부가 피고가 돼야 함

○ 이유 4. 심결취소소송이 고유필수적 공동소송이면 일부 공유자의 비협조적 소 제기 행위로 인하여 타 공유자의 재산권이 부당하게 침해될 수 있음

⑶ 객체적 요건

① 본안심결, 각하심결, 특허취소결정에 대한 소

② 심판청구서, 특허취소신청서, 재심청구서의 각하결정에 대한 소

⑷ 소송대리인

① 소송대리인은 변호사 또는 변리사 (70 ~ 80% 이상)가 될 수 있음

○ 특허법원에서 변리사와 변호사가 동등한 자격으로 대리함

② 소송대리인의 대리권은 서면으로 증명

③ 별개의 절차이므로 심판 또는 특허 취소 소송절차와 별개로 위임권을 제출해야 함

⑸ 시기적 요건

① 소 제기일 ≤ 심결 또는 결정 등본을 송달받은 날 + 30일 (186조 3항)

② 30일 : 불변기간. 부가기간 지정 가능

○ 심판의 경우 심판장이 불변기간에 부가기간을 지정할 수 없음

③ 부가기간 (186조 6항) : 일반적으로 약 20일 정도

○ 심판장은 심결 또는 결정등본을 송달할 때 직권으로 지정

○ 대상 : 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 배려하기 위함

④ (참고) 민사소송법은 14일 기준

⑹ 절차 1. 소장 제출

① 심결 또는 결정 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 소장 제출

○ 제소 기간은 불변기간으로 원격 또는 교통이 불편한 자에 대하여 심판장이 직권으로 부가기간을 정할 수 있음

○ 신청으로 부가기간을 요구할 수는 없음

② 소 제기 통지 및 재판서 정본 송부

○ 심결에 대한 소

○ 심판청구서의 각하결정에 대한 소

○ 재심청구서의 각하결정에 대한 소

③ 법원은 심결에 대한 항소, 심결취소소송에 대한 상고가 제기된 경우 지체없이 그 취지를 특허심판원장에게 통지해야 함

⑺ 절차 2. 재판장의 소장 심사 : 위반 시 소장 각하 판결

① (참고) 소장 각하와 소 각하는 다름

⑻ 절차 3. 소송요건 심리 : 부적법한 경우 소 각하 판결

① 소의 이익과 심판의 이익 비교

○ 공통점 : 상당히 비슷한 점이 많음

○ 차이점 1. 심결취소소송에서는 심판원의 각하의 위법성도 판단할 수 있음

○ 차이점 2. 소의 이익은 심판의 이익과 달리 당사자의 불이익도 고려함

② 소의 이익유무 판단

○ 원칙 : 사실심 변론종결시를 기준으로 판단

○ 예외

○ 상고심 계속 중 소의 이익 등 소송요건이 흠결되는 경우 소의 이익이 없다고 봄

○ 사실심 변론종결시 이후 소의 이익 등 소송요건이 흠결되는 경우 소의 이익이 없다고 봄

○ 예시

○ 소송계속 중 특허권이 소급적으로 무효가 되면 소의 이익이 없어 부적법 각하

○ 권리범위확인심판의 심결취소소송에 있어 권리가 소송 중에 소멸한 경우 소는 각하됨 : 장래, 소급 불문

○ 당사자 사이에 소를 취하하기로 하는 합의가 이루어진 경우 소는 각하됨

③ (참고) 소장 각하와 소 각하는 다름

⑼ 절차 4. 본안심리

① 심리의 원칙 : 민사소송의 절차가 준용

○ 변론주의 : 증거 중심. 자백 및 자백 간주도 인정

○ 사실에 대한 자백 또는 자백 간주가 인정되는 것

○ 사실에 대한 법적 판단 또는 평가에 대한 자백 또는 자백 간주는 인정되지 않음

○ 예외 : 법원은 특허출원 전에 공지 또는 공연 실시된 것인지 여부를 인정할 수 있음 (2006후2660)

○ (주석) 그러한 사실 인정은 어렵지 않기 때문인 듯

○ 공개심리주의

○ 구술심리주의

○ 쌍방심리주의

② 심리대상

○ 심결의 위법성 일반 = 실체상의 판단의 위법 + 심판 절차상의 위법

○ 위법성 판단 기준 시점 : 심결시

○ 무효심판 또는 권리범위확인심판의 심취소에서 소송물은 청구항마다 존재함(98허6308)

③ 심리범위

○ 학설 1. 무제한설 : 시심의 성격상 어떤 주장, 입증도 제한하지 않아야 한다는 견해

○ 목적 : 신속한 권리 구제

○ 학설 2. 제한설 : 특허심판에서 판단되지 않은 새로운 주장 및 증거 제출은 허용할 수 없다는 견해

○ 2-1. 동일사실, 동일증거설 : 특허소송에서는 특허심판의 주장과 동일사실, 동일증거에 한한다는 견해

○ 필수적 심판전치주의를 따름에 따라 전문성을 가지는 특허심판원을 존중하기 위한 목적

○ 2-2. 동일법조설 : 특허소송에서는 특허심판의 주장과 동일법조인 것에 한한다는 견해

○ 판례의 태도 : 무제한설

○ 다만, 보정각하가 위법하면 곧바로 파기한다는 판례는 무제한설을 따르지 않는다는 모순이 있음

○ 당사자계 심판은 무제한설 (∵ 민사소송법을 준용)

○ 결정계 심판에서 원고는 무제한설, 피고(특허청장)는 제한설

○ 무제한설에 따라 심결에서 판단하지 않은 처분의 위법사유도 판결의 기초로 삼을 수 있음

○ 무효심결취소소송이 특허법원에 계류 중에 정정심판이 심리계속 중 확정되면 무제한설에 따라 정정된 내용으로 다시 무효사유가 있는지를 판단함 (99허7971)

○ 심결의 위법여부는 심결 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 판단 : 심결 이후 발생한 사실은 판단의 근거로 삼으면 안 됨 (95누8461)

○ (참고) 대법원은 무제한설에 의해 진행되지 않음

④ 원고의 공격방법

○ 구체적 행위태양 제시의무 (126조의2)

○ 원고가 주장하는 침해행위를 부인하는 피고는 자기의 구체적 행위태양을 제시해야 함

○ 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우 그 당부 판단을 위해 자료제출을 명할 수 있음

○ 그럼에도 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 인정하지 않는 경우 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있음

○ 자료제출명령

○ 원칙 : 법원은 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있음

○ 예외 : 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니함

○ 예외의 예외 : 현저하게 입증이 곤란한 요증사실은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있음

○ 영업비밀이라고 모두 정당한 이유가 되는 것은 아님

⑤ 제3자의 실시발명 보호 제도

○ 종류 1. 열람제한신청 (216조)

○ 종류 2. 비밀유지명령 (224조의3)

○ 법원이 명령

○ 비밀유지명령의 취소신청에 대한 재판에서 즉시항고 가능

○ 취소재판 즉시 취소신청을 한 자에게 그 결과를 고지해야 함

○ 종류 3. 소송기록 열람 등의 청구 통지 등 (224조의5)

○ 종류 4. 비밀누설죄 (226조)

⑥ 기술심리관 : 기술적인 사안을 조언

○ 심판관의 제척사유 등의 규정이 준용

○ 기술심리관에 대한 제척, 기피의 재판은 그 소속 법원이 결정으로 해야 함

⑦ 판단시점 : 심판의 심결시를 기준으로 함

⑧ 응용 : 거절결정불복심판에 대한 심결취소소송

○ 특허청장은 특허장애요건에 대해 주장·입증할 책임이 있음 (∵ 법률요건분류설의 효력발생요건의 부존재이므로)

○ 특허장애요건 : 선출원주의, 확대된 선출원주의, 불특허사유, 신규성, 진보성

○ 산업상 이용가능성은 출원인이 증명해야 함

⑨ 특허법원의 심결취소소송에서 청구의 인락이나 소송상 화해는 불가능

⑽ 절차 5. 판결 : 인용판결 또는 기각판결

⑾ 절차 6. 불복 : 판결 정본을 송달받은 날로부터 2주일 이내에 원심법원인 특허법원에 상고장 제출

① 상고장은 대법원이 아니라 특허법원에 제출해야 함 (186조 8항)

○ 이유 : 특허법원은 대법원에 상고장을 전달해 줌

○ (참고) 특허심판원은 특허법원에 서류를 전달하지 못하기 때문에 심결취소소송 서류는 특허법원에 제출함

○ (참고) 민사 재판의 경우 항소장, 상고장은 모두 1심 법원에 제출함

② 상고심은 법률위배의 경우에만 인정되는 법률심 : 사실심이 아님

○ 특허법원은 당사자의 변론을 참작하는 사실심의 성격을 가짐

○ 대법원은 당사자의 주장을 듣기에는 너무 많은 분야를 처리해야 하므로 법률적 판단만 내림

③ 시기적 요건 : 2주일 이내

○ 특허법상에서는 기재불비

○ 일반법 보충의 법칙에 따라 민사소송법의 2주일 규정을 따름

④ 구체적 요건

○ 특허법원에서 주장하지 않았다가 상고심에 이르러 주장하는 새로운 사실은 적법한 상고 이유가 될 수 없음

○ (참고) 특허심판원에서 주장하지 않았다고 특허법원에서 새로운 사실을 주장하는 것은 허용함

⑿ 절차 7. 판결 및 선고

① 1^st. 청구기각판결 또는 심결 또는 결정 취소

② 2^nd. 심결 또는 결정 취소 시 법원은 자판할 수 없고 환송해야 함

○ 이유 : 사법부의 판사들은 기술적으로 문외한이므로

③ 3^rd. 심판관은 심결 또는 결정이 확정된 경우 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 해야 함 (189조)

④ 판결의 효과

○ 심결취소소송에서 심결 또는 결정 취소 시 특허심판원은 그 사건을 다시 심리하여 심결 또는 결정

○ 기속력 : 심결취소소송의 결과는 특허심판원을 구속함 (189조 2항, 3항)

○ 심결취소소송의 기속력은 개개의 취소원인에 국한됨

○ 새로운 증거가 있는 경우 기속력에도 불구하고 특허심판원은 기존 결정을 반복 가능

○ 심결에 대한 취소 청구에 이유가 있다고 인정되더라도 심결에서 판단 대상이 된 특허청 결정을 취소할 수 없음

⑤ 법원은 당사자계 심결에 대한 소송절차가 완결된 때에 지체없이 각 심급의 재판서 정본을 특허심판원장에게 송부해야 함

⒀ 민사법원 관할

① 경우 1. 국방상 필요한 발명

○ 1-1. 국방상 이유에 의해 수용된 특허의 특허권자가 그 보상금에 불복하는 경우

○ 청구인 적격 : 보상금을 지급할 관서, 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자

○ 1-2. 국방상 필요에 의해 특허를 하지 않은 경우 : 그 보상금에 불복하는 경우

○ 청구인 적격 : 보상금을 지급할 관서, 출원인

○ 1-3. 국방상 필요에 의해 외국에 출원을 금지한 경우 : 그 보상금에 불복하는 경우

○ 청구인 적격 : 보상금을 지급할 관서, 출원인

② 경우 2. 실시권에 대한 대가

○ 2-1. 재정에 의한 강제실시권에 대한 대가에 불복하는 경우

○ 청구인 적격 : 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자

○ 특허권자 또는 전용실시권자와 재정 통상실시권자가 대립구조를 취함

○ 2-2. 이용·저촉관계에 의한 통상실시권허여심판으로 통상실시권을 허여한 대가에 불복하는 경우자

○ 청구인 적격 : 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자

③ 경우 3. 특허무효심판에서 심판비용에 대한 심결만을 불복하는 소송 : 행정법원에서 관할할 수도 있음

④ 경우 4. 손해배상청구 등 지식재산권 침해소송 

○ 1심 : 일반 민사소송

○ 상소심 : 특허법원(2심)의 전속관할 (법원조직법 28조의4)

○ 15 ~ 16년 개정되었으나 2020년까지도 여전히 민사 법원에서 진행하여 대법원에서 뒤집한 사례가 존재함

○ 침해금지청구, 손해배상청구, 보상금청구는 1인이 소 제기 가능

⒁ 행정법원 관할

① 서류반려, 절차무효, 발명자 추가 불허 등 : 행정심판 또는 행정소송으로 불복할 수 있음

② 재정 자체에 대해 불복하는 소송

○ 재정은 일반 행정처분

○ 행정심판의 경우 심판 전치주의에서 임의적 전치주의로 전환

○ 행정심판을 거치지 않고 곧바로 행정소송을 제기할 수 있음

③ 특허무효심판에서 심판비용에 대한 심결만을 불복하는 소송 : 민사법원에서 관할할 수도 있음

 

 

3. 상고 [목차]

⑴ 법률심 : 심판 절차상의 위법만 심리

① (참고) 심결취소소송은 실체성의 판단의 위법 (사실심) 및 심판 절차상의 위법 (법률심) 모두를 심리

⑵ 판례 : 특허법원에서 주장하지 않았다가 상고심에 이르러 비로소 주장하는 새로운 사실은 적법한 상고이유가 될 수 없음

① 이유 : 상고심은 법률심이므로 새로운 사실에 대한 판단을 할 수 없음

② (참고) 특허심판원에서 주장하지 않았다가 항소심에 이르러 비로소 주장하는 새로운 사실은 적법한 항소이유

⑶ 판례 : 법률심인 대법원에서 정정이 확정되면 재심에 준하는 위법이 있다고 봐 파기환송을 했으나 최신 전원합의체는 정정 전으로 판결

① 재심에 준하는 위법 : 행정처분의 변경 (민사소송법 451조 1항 8호)

② 판례의 변경 : 사실인정의 변경이 아니라 심리대상이 바뀐 것이므로

③ 환송심에서는 정정 후로 판결

 

 

4. 심판과 소송의 관계 [목차]

⑴ 요약 : 특허심판과 특허소송의 차이

① 소 제기

○ 공동심판의 경우 공유 특허권자 전원이 청구해야 하지만 심결취소소송의 경우 단독이 청구할 수 있음

② 절차의 원칙

○ 특허심판은 서면주의. 특허소송은 구술주의

○ 특허심판은 직권심리주의. 특허소송은 변론주의 : 특허소송과 달리 특허심판은 불출석에 대한 제재가 없음

○ 특허심판은 직권탐지주의. 특허소송은 직접심리주의 : 특허소송과 달리 특허심판은 자백 및 의제자백 없음

③ 이해관계인

○ 무효심판 : 이해관계인은 유사필수적 공동소송 (통설·판례)

○ 권리범위확인심판 : 이해관계인은 고유필수적 공동소송 (통설)

○ 법원 : 이해관계인은 유사필수적 공동소송 (통설)

④ 참가제도

○ 당사자계 심판 : 당사자 참가 가능 (청구인측에 한정), 보조참가 가능 (무한정)

○ 당사자계 심판 심결취소소송 : 당사자 참가 가능 (무한정), 보조참가 가능 (무한정)

○ 결정계 심판 : 당사자 참가 불가, 보조참가 불가

○ 결정계 심판 심결취소소송 : 당사자 참가 불가, 보조참가 가능 (무한정)

⑵ 특허법원 또는 대법원에 소를 제기한 경우 취하

① 대법원까지 상고하여 진행 중인 경우 심결이 확정되지 않았기 때문에 심판 청구를 취하할 수 있음

② 심판원부터 취하하는 경우

○ 1^st. 심판 취하

○ 2^nd. 심결취소소송, 상고 소송은 소의 목적물이 없어지므로 각하 또는 취하됨

③ 상금심부터 취하하는 경우

○ 1^st. 상급심 취하

○ 2^nd. 하급심으로 확정

⑶ 침해소송의 계속 중 특허심판원에 그 특허에 대한 무효심판이 청구된 경우

① 특허심판원장은 그 취지를 침해금지청구소송이 제기된 법원에 통지해야 함

② 법원은 무효심판 심결이 확정될 때까지 소송 심리를 중단해야 함

③ 이유 : 무효심판 심결이 확정되면 특허권은 소급하여 무효가 되므로 침해소송의 계쟁물이 없어지기 때문

⑷ 특허무효심결에 대한 취소소송의 계속 중 특허심판원에 그 특허에 대한 정정심판이 청구된 경우

① 법원은 정정심판 심결이 확정될 때까지 소송 심리를 중단해야 하는 것은 아님 (2007후3394)

② 상고심 계속 중 정정심결이 확정됐다는 이유만으로 원심판결에 재심사유에 준하는 위법이 있다고 보지 않음

⑸ 침해금지의 소가 제기된 후 그 소송이 완결된 경우

① 법원은 특허심판원장에게 통보해야 함

⑹ 권리범위확인심판의 심결이 확정된 경우

① 법원의 민·형사상의 사실적 판단의 기초자료가 됨 : 중요한 자료가 됨

② 단, 특허심판에서의 절차를 밟은 효력이 법원에 미치지 않음 (∵ 행정부와 사법부의 독립)

 

입력: 2019.12.17 22:40