【디자인보호법】 5강. 디자인보호법 제도 1부

5강. 디자인보호법 제도 1부

 

추천글 : 【디자인보호법】 디자인보호법 목차

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1. 1 디자인 1 출원제도 [본문]

2. 정당한 물품명, 물품류 [본문]

3. 관련디자인제도 [본문]

4. 일부심사등록출원제도 [본문]

5. 복수디자인등록출원제도 [본문]

6. 한 벌 물품의 디자인제도 [본문]

7. 비밀디자인청구제도 [본문]

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1. 1 디자인 1 출원제도 (40조 1항) [목차]

⑴ 1 디자인 = 1 물품 1 형태

① 1 물품 : 거래관행상 독립하여 하나로 거래될 수 있는 물품

⑵ 1 디자인 위반

① 동적디자인이 변화 과정이 없거나 변화에 통일성이 없는 경우

② 도면에 색채만 상이한 둘 이상의 디자인을 도시하는 것

③ 2 이상의 물품명을 기재한 것

⑶ 출원시 : 거절이유, 정보제공사유

⑷ 하자극복 : 분할출원 또는 삭제보정

⑸ 착오등록 : 이의신청사유 아님. 무효사유 아님 (∵ 절차적인 문제에 불과하므로)

 

 

2. 정당한 물품명, 물품류 (40조 2항) [목차]

⑴ 정당한 물품명

① 원칙 1. 특허청장이 지정한 물품명 기재

② 원칙 2. 특허청장이 지정한 물품명 부재시 일반화된 명칭 기재

③ 원칙 3. 일반화된 명칭도 부재시 "○○○용 부재"와 같이 기재

④ 거절사유

○ 둘 이상의 물품명을 기재한 경우 (예 : 라디오 겸용 시계) : 시계가 부설된 라디오는 됨

○ 고유명사(예외 : 자동식 ○○)

○ 총괄명칭 (예 : 경첩) : 안경용 경첩과 같이 기재해야 함

○ 일부분이 생략된 물품명

○ 외국문자 (예외 : LED, LCD 등 통상적으로 사용하는 단어)

○ 보통명칭화되지 않은 것

○ 재질명 (예외 : 고무장갑, 고무보트)

○ 부분디자인에서 부분만을 지칭 (예 : 전화기의 버튼) : 전화기용 버튼과 같이 기재해야 함)

○ 색채에 관한 명칭을 붙인 물품명

○ 구조, 기능, 작용 효과를 붙인 것

⑤ 디자인 일부심사등록출원에서 정보제공 없이도 심사되는 요건

○ (주석) 선행기술 조사 없이 심사할 수 있음

⑵ 정당한 물품류

① 물품류 기재 방식 : 시행규칙 별표4의 물품류 구분을 따름

⑶ 출원시

① 거절이유 : 40조 2항 위반

② 정보제공사유

⑷ 하자극복 : 요지변경이 아닌 범위에서 보정

⑸ 착오등록 : 이의신청이유, 무효사유 ×

 

3. 관련디자인제도 (35조) [목차]

⑴ 정의

① 기본디자인 : 등록디자인 또는 디자인등록출원 디자인

② 관련디자인 : 기본디자인과만 유사한 디자인

③ 취지 : 관련디자인제도가 없으면 선출원주의, 신규성 위반

④ (참고) 종전에는 관련디자인제도 대신 유사디자인제도가 있었음

⑵ 주체적 요건

① 출원인이 동일할 것

② 기본디자인이 공동출원인 경우 공유자 전원이 관련디자인을 출원해야 함

⑶ 객체적 요건

① 기본디자인이 유효하게 존속할 것

○ 기본디자인 출원 취하 시 관련디자인도 출원 취하

○ 기본디자인이 무효심판 또는 이의신청에 계류 중인 경우 : 심사보류

○ 위 기본디자인이 국제디자인등록출원인 경우 먼저 관련디자인에 가거절통지를 한 후 심사보류 통지를 함

② 기본디자인과 전체로서 유사할 것

○ 유형 : 완성품 - 완성품, 부품 - 부품, 한 벌의 물품 - 한 벌의 물품, 부분디자인 - 부분디자인

○ 착오등록 : 등록 무효사유를 구성하지 않음

○ 한 벌의 물품 디자인과 그 구성물품의 디자인은 비유사하므로 관련디자인 출원은 불인정

○ 전체디자인과 부분디자인은 비유사하므로 관련디자인 출원은 불인정

○ 관련디자인과만 유사한 디자인은 등록 불가 : 무한한 권리확장 방지. 무효사유를 구성

○ 착오등록 시 : 무효사유를 구성하지 않음 (기재불비?)

③ 타인의 선행 디자인과 비유사할 것

○ 관련디자인은 기본디자인 외의 자신의 선행 공지디자인과 유사하더라도 신규성에 의해 거절되지 않음

④ 출원인은 자신의 2 이상의 등록디자인에 유사한 디자인에 대하여 관련디자인으로 등록받을 수 있음

⑷ 시기적 요건

① 관련디자인 출원일 ≤ 기본디자인 출원일 + 1년

② 출원일이 소급하지 않으므로 그 사이에 새로이 공지된 디자인에 의해 후출원 관련디자인이 신규성을 상실할 수 있음

③ 기본디자인등록출원에 대해 수행된 신규성 상실 예외 주장의 효과가 관련디자인에 미치는 것은 아님

⑸ 출원절차

① 출원서 작성

○ 관련디자인출원 여부, 기본디자인의 등록번호 또는 출원번호를 기재해야 함

② 물품명 : 기본디자인과 관련디자인의 물품명이 반드시 같을 필요는 없음

○ 기본디자인의 물품명이 정당한 경우 : 관련디자인등록출원의 물품명칭을 기본디자인의 물품명칭과 일치되도록 함

○ 관련디자인의 물품명이 정당한 경우 : 일치시키지 않아도 됨

③ 보정

○ 관련디자인등록출원을 단독의 디자인등록출원으로 변경하는 보정을 할 수 있음 : 요지변경 아님

○ 단독의 디자인등록출원을 관련디자인등록출원으로 변경하는 보정을 할 수 있음 : 요지변경 아님

○ 보정의 효과 : 선출원이 취하되어도 단독 출원으로 변경된 후출원은 등록을 받을 수 있음

⑹ 효력

① 권리의 독립성

○ 관련디자인은 기본디자인과 별개로 독자적인 권리범위를 가짐

○ 기본디자인이 포기, 무효, 취소되어도 관련디자인권은 소멸되지 않음 (96조 6항)

○ 관련디자인권만에 대한 독자적인 디자인등록 무효심판의 청구가 가능

○ 관련디자인권만에 대한 비밀디자인 청구가 가능

○ (참고) 기존 유사디자인 제도에서 유사디자인은 기본디자인의 권리범위를 초과할 수 없었으나 관련디자인은 해당 없음

○ (주석) 위 판례를 번복하기 위해 제도를 새로 만든 듯

② 권리주체의 동일성

○ 양도가 이루어져도 항상 기본디자인권자 = 관련디자인권자여야 함

○ 상속 기타 일반승계로 분리이전을 가능케 하는 경우는 없음

○ 기본디자인에 설정된 질권의 효력은 관련디자인에도 미침

○ 기본디자인권이 소멸한 경우 그 기본디자인에 관한 2 이상의 관련디자인은 항상 같은 자에게 이전돼야 함

③ 독점실시 주체의 동일성

○ 기본디자인권에 전용실시권이 설정된 경우 관련디자인은 등록받을 수 없음

○ 이유 : 기본디자인과 관련디자인의 독점적 실시를 갖는 자가 동시에 존재하여 권리관계가 복잡해지기 때문

○ 관련디자인에 한정된 통상실시권 설정은 가능

○ 이유 : 통상실시권에는 소극적 효력이 없으므로

④ 침해 미연 방지

○ 유사범위까지 권리가 확대하므로 기본디자인의 보호범위가 확장됨

○ 기본디자인의 유사범위 실시로 인한 공지가 관련디자인 출원에 영향을 주지 않음

⑤ 관련디자인의 존속기간 만료는 기본디자인의 존속기간 만료일과 동일

⑺ 소멸

① 관련디자인 일부심사등록요건 : 기본디자인과만 유사한 관련디자인 ×, 기본디자인과 유사한 관련디자인

② 제3자 정보 제공이 있으면 타 디자인과의 유사성으로 거절결정 가능

③ 관련디자인과만 유사한 디자인은 무효사유를 구성함

 

 

4. 일부심사등록출원제도(무심사등록출원제도) [목차]

⑴ 개요

① 정의 : 디자인등록요건 중 일부만을 갖추고 있는지를 심사하여 등록을 허여하는 제도

② 취지 : 유행성이 강한 일부 물품에 대한 신속한 권리화 도모

③ (참고) 심사등록출원제도에서 출원일부터 1차 심사결과 통지서를 송달받을 때까지 평균 8 ~ 9개월 정도가 소요됨

○ 출원디자인에 거절이유가 존재하는 경우 출원인이 제출한 의견서, 보정서를 처리하는 데에 약 3개월이 더 소요됨

④ (참고) 일부심사등록출원제도에서 출원일부터 1차 심사결과 통지서를 송달받을 때까지 평균 3개월 정도가 소요됨

⑵ 디자인의 범위 : 2류, 5류, 19류 (디자인보호법 시행규칙 별표4)

① 제2류 : 의류 및 패션잡화용품

② 제5류 : 섬유제품, 인조 및 천연 시트직물지

③ 제19류 : 문방구, 사무용품, 미술재료, 교재

④ 팁. 2 × 5 - 1 = 9

⑶ 심사의 범위

① 심사하지 않는 등록요건 : 선행 디자인 조사가 필요한 것

○ 신규성

○ 창작성 중 국내외 비주지 공지디자인에 의한 용이창작

○ 선출원주의

○ 확대된 선출원주의

○ 관련 디자인

② 심사하는 등록요건

○ 출원인 적격 : 창작자 또는 승계인인지 여부, 공유자 전원인지 여부

○ 1 디자인 1 출원제도

○ 정당한 물품명

○ 공업상 이용가능성

○ 창작성 중 국내외 주지 디자인에 의한 용이창작

○ 부등록사유

○ 조약 위반 여부

③ 정보제공제도

○ 정보제공이 있는 경우 심사하지 않는 등록요건을 심사함

○ 정보제공이 없음에도 심사관이 심사하지 않는 등록요건을 이유로 거절결정을 할 수 없음

④ 관련디자인으로 출원된 일부심사등록출원의 경우의 심사범위

○ 디자인등록을 받은 관련디자인 또는 디자인등록출원된 관련디자인을 기본디자인으로 표시한 경우

○ 기본디자인의 디자인권이 소멸된 경우

○ 기본디자인의 디자인등록출원이 무효·취하·포기되거나 디자인등록거절결정이 확정된 경우

○ 관련디자인의 디자인등록출원인이 기본디자인과 디자인권자 또는 기본디자인의 디자인등록출원인과 다른 경우

○ 기본디자인과 유사하지 않은 경우

○ 기본디자인의 디자인등록출원일부터 1년이 지난 후에 디자인등록출원된 경우

○ 기본디자인의 디자인권에 전용실시권이 설정되어 있는 경우

○ 2014. 6. 30. 이전 등록디자인 또는 출원디자인을 기본디자인으로 한 것으로서 2015. 7. 1. 이후 출원된 경우

⑤ 기타

○ 국내 또는 국외에서 주지된 형태로부터의 용이창작 여부 판단은 원칙적으로 판단해야 함

○ 제3자의 정보제공이 있으면 심사하지 않는 등록요건으로 거절 가능

○ 이론적으로 공지 후 6개월 이상 경과된 디자인도 등록 가능

⑷ 일부심사등록출원 대상 → 심사등록출원

① 거절이유를 구성. 일부심사등록출원을 심사등록출원으로 보정할 수 있음 (48조 3항)

② 착오등록 시 : 이의신청 및 무효사유 아님 (∵ 절차적인 문제이므로)

⑸ 심사등록출원 대상 → 일부심사등록출원

① 거절이유를 구성. 심사등록출원을 일부심사등록출원으로 보정할 수 있음 (48조 3항)

② 착오등록 시 : 이의신청 및 무효사유 아님 (∵ 절차적인 문제이므로)

○ 신규성 등의 실체적인 사항이 문제가 된다면 그 취지에 대해 무효심판을 청구할 수 있음

⑹ 이의신청제도

① 개요

○ 심사등록출원제도에는 없는 제도

○ 일부심사등록출원제도에서 부실권리의 양산을 막기 위해 도입된 제도

② 주체적 요건 : 누구든지

③ 객체적 요건

○ 이의신청 이유는 후발적인 무효사유를 제외하고 디자인등록의 무효사유와 동일

○ 이의신청인이 신청하지 않은 등록디자인에 대해서는 심사할 수 없음

○ 디자인권자나 이의신청인이 주장하지 않은 이유에 대해서도 심사할 수 있음 (71조 1항)

④ 시기적 요건 : 설정등록일 ~ 등록 공고일 + 3월 (68조)

○ 예 : 비밀디자인의 경우 공보발행일 + 3월까지 이의신청을 할 수 있음

○ (참고) 일반적으로 등록공고는 설정등록일로부터 일주일 이후임

○ (참고) 특허법의 취소신청기간 : 설정등록일 ≤ 신청일 ≤ 등록공고일 + 6월

○ (참고) 상표법의 이의신청기간 : 출원공고일 ≤ 신청일 ≤ 출원 공고일 + 2월

○ 이의신청 기간은 연장할 수 없음 : 충분히 제3자에게 호혜적인 제도이므로

⑤ 절차적 요건

○ 3인의 심사관 합의체에서 결정

○ 특허법의 취소신청은 3인 ~ 5인의 심사관 합의체에서 결정

○ 상표법의 이의신청은 3인의 심사관 합의체에서 결정

○ 이의신청인은 이의신청일 + 30일 이내에 이의신청서를 보정할 수 있음

○ 이의신청기간이 경과하여 이의신청을 한 경우 : 결정으로 각하

○ (주석) 상표법 : 이의신청기간이 지난 후 30일 이내에 보정할 수 있음

○ 이의신청의 취하

○ 디자인권자의 동의를 요하지 않음

○ 결정등본송달이 있거나 심사관의 직권심사에 의한 의견진술의 통지가 있은 후 취하 불가

○ (참고) 무효심판의 청구는 심결이 확정될 때까지 취하할 수 있음

○ (참고) 무효심판에서 상대방의 답변서가 제출된 이후에는 상대방의 동의를 얻어야 취하가 가능

○ 복수디자인등록의 경우 디자인별 취하 가능

○ 이의신청이 있다고 하여 그 부본을 이의신청인에게 송달하지 않아도 됨

○ 이의신청 경합 시 모든 이의신청에 대하여 결정 : 상표법에서 하나를 제외한 나머지는 결정하지 않아도 됨

○ 이의신청제도에서 참가제도를 인정하지 않음

○ 이유 : 특허청에서 심사하기 때문

○ (참고) 특허취소신청의 경우 특허심판원에서 심사를 하므로 참가제도를 인정함

⑥ 효력

○ 각하결정

○ 주체 : 심사장

○ 이의신청한 날 + 30일 이내 그 이유 및 증거 미제출 시 보정기간 경과 후 이의신청각하 결정 가능

○ 불복 불가 : 청구인은 디자인등록무효심판을 청구하면 됨

○ 심사 및 결정

○ 심사관 합의체는 심사 후 기각 결정 또는 취소 결정을 하여야 함

○ 기각 결정 : 불복 불가. 청구인은 디자인등록무효심판을 청구하면 됨

○ 취소 결정 : 그 등록을 조기에 취소할 수 있음. 불복 가능

⑺ 효과

① 심사등록된 디자인권과 효력 동일 : 악용 가능

② 무효사유 존재 시 : 무효심판, 이의신청제도

○ (참고) 심사등록출원의 경우 무효사유 존재 시 무효심판만 가능

③ 일부심사등록출원의 경우 부실권리가 등록될 수 있음

○ 선출원인이 부실권리를 갖는 후출원인을 상대로 무효심판을 청구할 수 있음

○ 무효심결이 확정된 후출원인에게 법정실시권인 중용권이 인정될 수 있음 (51조)

④ 일부심사등록출원이라도 비밀디자인 청구 기간은 심사등록출원과 다르지 않음

⑻ 요약

 

	심사등록제도	일부심사등록제도
방식	심사출원인 적격 등 심사	심사등록제도와 동일
공업상 이용가능성	정의 부합, 도면 심사 등	심사등록제도와 동일
신규성	선행 디자인 유사 여부 판단	심사하지 않음
창작성	공지 디자인, 주지 형태	주지 형태만 판단
부등록 사유	4가지 사유 심사	심사등록제도와 동일
관련디자인	기본 및 타 디자인과 유사 여부	기본 디자인과 유사 여부만 판단
심사 순위	출원 순서대로 (1년 이내)	2개월 이내 처리
장점	권리 획득의 신뢰성	권리 획득의 신속성
단점	권리 획득에 장기간 소요	부실 권리 양산의 위험성
보완제도	우선심사제도 운영	이의신청제도 운영

Table. 1. 일부심사등록출원제도 요약

 

 

5. 복수디자인등록출원제도 [목차]

⑴ 정의 : 여러 디자인을 하나의 출원서로 처리하는 것

⑵ 요건 1. 물품류가 같을 것

① 심사등록대상물품과 일부심사등록대상물품이 함께 포함될 수 있음

② 기본디자인과 관련디자인이 함께 포함될 수 있음

③ 디자인 심사등록대상 물품과 디자인 일부심사등록대상 물품은 상이하므로 1 출원으로 할 수 없음

⑶ 요건 2. 100개 이내의 디자인

⑷ 요건 3. 1 디자인마다 구분

⑸ 출원시

① 복수디자인등록출원 여부, 디자인의 수 등 기입

② 복수디자인등록출원에서 제출된 도면의 수가 출원서에 기재된 디자인의 수보다 적은 경우 : 반려사유

③ 3D 모델링 도면으로 복수디자인등록 출원 시 모든 일련번호의 디자인을 3D 모델링 파일 형식으로 제출해야 함

⑹ 절차계속

① 개수 부족으로 인한 디자인 추가는 요지변경 아님

② 분할출원으로 디자인의 수가 변경된 경우 원출원의 디자인의 수 보정

⑺ 착오등록 시 : 이의신청이유, 무효사유 × (∵ 절차적인 문제이므로)

⑻ 효력 : 각 디자인마다 효력 인정

① 일부 디자인만 보완할 수 없음 : 절차 보완서 도달일이 전체 디자인 공통의 출원일이 됨

② 일부 디자인만 거절결정 가능

○ 일부 디자인에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우 그 일부 디자인에 대하여 등록결정을 해야 함

③ 일부 디자인만 포기 가능

④ 일부 디자인만 우선심사청구 가능

⑤ 일부 디자인만 출원공개신청 가능

⑥ 일부 디자인만 비밀디자인청구 가능

⑦ 각 디자인권마다 분리이전, 분리포기 가능 : 단, 기본디자인과 관련디자인이 함께 있는 경우 분리이전 불가

⑧ 각 디자인마다 이의신청, 무효심판을 해야 함

 

 

6. 한 벌 물품의 디자인제도 [목차]

⑴ 개요

① 정의 : 여러 물품이 하나의 물품으로 인정되는 것

 

② 취지 : 2 이상의 물품은 2 이상의 디자인을 구성하므로 1 디자인 1 출원 위반

⑵ 요건 1. 2 이상의 물품이 한 벌로 동시에 사용될 것

① 동종의 물품 포함

⑶ 요건 2. 디자인보호법시행규칙 「별표5」에 규정되어 있는 물품일 것

① 한 벌의 포크, 스푼 및 나이프, 한 벌의 반상기 등 총 92종류

② 93번째 항목 신설 : 기타 통상 상거래 개념에 부합하는 것 (규제 완화)

⑷ 요건 3. 한 벌의 물품을 구성하는 물품이 적합할 것

① 한 벌의 물품은 「별표5」 중 2 이상의 물품으로 구성

② 물품으로 디자인심사기준 상 구성물품 외의 물품이 포함되는 경우도 있음

⑸ 요건 4. 한 벌 전체로서 통일성이 있을 것

① 형태로서의 통일성을 의미

② 각 구성물품의 형상 및 모양이 모두 통일될 것을 요하지 않음

○ 예 1. 한 벌의 흡연용구 세트에서 재떨이 등

○ 예 2. '토끼와 거북이'의 동화를 그림으로 각 구성물품에 통일되게 표현한 것 등

③ 흠결 시 취급

○ 출원 시 : 거절이유, 정보제공 사유에 해당

○ 착오등록 시 : 이의신청사유, 무효사유에 해당하지 않음 (∵ 절차적인 문제이므로)

⑹ 절차적 요건

① 심사등록출원과 일부심사등록출원 대상이 함께 구성된 경우 심사대상 물품류 구분을 기재함

② 이유 : 원칙적으로 모든 등록요건을 심사하도록 하기 위해

⑺ 출원

① 물품류

○ 심사대상과 일부심사대상이 함께 구성된 경우 구성물품 수와 무관하게 심사대상물품의 물품류를 기재

○ 이유 : 심사등록출원이 일부심사등록출원보다 더 포괄적인 절차이므로

② 물품명

○ 일반적으로 한 벌 전체를 지칭하는 명칭으로 기재함

○ 한 벌 전체를 지칭하는 명칭이 없는 경우 각 구성 물품의 명칭을 나열하여 기재함

③ 도면

○ 각 구성물품의 1 디자인은 도면이나 3D 도면으로 표현할 수 있음

○ 도면 또는 3D 모델링 도면 중 한 가지로 통일되게 표현해야 함

○ 구성물품이 조합된 상태의 1조의 도면과 각 구성물품에 대한 1조씩의 도면을 제출해야 함

⑻ 효과

① 디자인권, 실시권, 질권은 한 벌의 물품 전체로서만 설정할 수 있음

○ 구성물품의 디자인의 실시로 직·간접적인 침해를 주장하기 어려움

○ 구성물품의 디자인권이 존재하는 경우 한 벌의 물품의 실시는 직접침해를 구성함

② 한 벌의 물품 디자인이 선출원, 구성물품의 디자인이 후출원

○ 신규성 위반 ○

○ 확대된 선출원주의 위반 ○

○ 선출원주의 위반 × : 비유사

○ 관련디자인 × : 비유사

③ 부등록사유

○ 1호, 2호, 3호 : 일부에 대해서도 판단

○ 4호 : 전체로서 판단

④ 분할출원 : 성립요건 만족시 불가능. 성립요건 불만족시 가능

⑤ 한 벌의 물품 전체로서 실시권, 질권 설정이 가능

 

 

7. 비밀디자인청구제도 [목차]

⑴ 개요

① 정의 : 출원인은 디자인권의 설정등록일부터 3년 이내의 기간을 정하여 그 디자인을 비밀로 할 것을 청구 가능

② 취지 : 타인 침해의 원천적 차단

⑵ 주체적 요건

① 출원인만이 비밀디자인청구 가능

② 출원인 또는 디자인권자만이 비밀기간의 연장 또는 단축을 할 수 있음

③ 공동출원인 중 1인이 단독으로 유효하게 비밀디자인을 청구할 수 있음 : 불이익 행위가 아니므로

⑶ 객체적 요건

① 심사등록출원, 일부심사등록출원에서 모두 가능

② 부분디자인, 글자체디자인, 관련디자인, 한 벌의 물품 디자인, 동적디자인에서 모두 가능

③ 복수디자인등록출원에서 전부 또는 일부에 대해 청구 가능

④ 조약우선권 주장 출원에서 제1국 출원의 공지가 있다고 해도 비밀디자인청구 가능

○ 이유 : 타국 출원은 별개이므로

○ (주석) 국내에서만 비밀로 처리해도 출원인에게 이익이 될 수 있음

⑤ 국제디자인등록출원은 별도 규정 적용

⑥ 신규성 상실의 예외 주장 출원에 대해서도 비밀디자인 청구를 할 수 있음

○ (주석) 비밀디자인은 설령 공지가 돼 있어도 허용해 주는 듯 (아닐 수도 있음)

⑦ 관련디자인제도

○ 기본디자인만 비밀디자인 청구를 하는 것도 허용 : 관련디자인은 디자인공보에 기재됨

○ 관련디자인만 비밀디자인 청구를 하는 것도 허용 : 기본디자인은 디자인공보에 기재됨

⑷ 시기적 요건

① 청구기간 : 디자인등록출원 ≤ 청구일 ≤ max(최초 등록료 납부일, 디자인권 설정등록을 한 때)

○ 일반적으로 최초 등록료 납부일까지

○ 등록료가 면제된 경우 디자인권 설정등록을 한 때까지 청구할 수 있음

○ 연장청구는 등록일 이후에도 가능

○ 디자인등록출원 시 출원서에 비밀기간을 기재하여 특허청장에게 제출할 수 있음

○ (주석) 등록료 납부일까지로 함으로써 비밀디자인 청구를 최대한 보장한 듯

② 비밀기간 ≤ 디자인권 설정등록일 + 3년

○ 비밀로 유지할 수 있는 기간은 3년 이내의 범위에서 출원인이 정함

○ 출원인 또는 디자인권자는 비밀기간을 단축 또는 연장할 수 있음

○ 비밀기간의 단축 또는 연장은 1회에 한하지 않음

○ 그 연장은 등록일로부터 3년을 초과할 수 없음

○ (주석) 설정등록일이 아니라 출원일이나 등록공고일로 오답 유형을 만드는 경우가 빈번

③ 비밀기간 연장 청구는 설정등록 이후에도 할 수 있음

⑸ 절차적 요건

① 청구 : 비밀디자인청구서, 비밀기간연장청구서 또는 비밀기간단축청구서를 특허청장에게 제출

○ 비밀기간의 연장 또는 단축은 출원인 또는 디자인권자만 가능함

○ 디자인일부심사등록출원을 심사등록출원으로, 혹은 그 역으로 보정을 하는 때에 비밀디자인청구를 할 수 있음

② 비밀디자인청구 철회 간주 : 출원공개 신청시

○ 비밀디자인 청구 후 출원공개신청을 할 수 없는 것은 아님

○ 디자인권자의 실시가 철회로 간주되는 것은 아님

○ 취하 간주가 아님

③ 디자인 공보 발행

 

출처 : 이미지 클릭

Figure. 1. 비밀 디자인의 디자인 공보 발행^]

 

○ 비밀디자인을 신청한 경우에도 디자인 공보는 발행됨

○ 등록 시의 디자인 공보에는 출원번호, 물품명, 출원인 등 서지적 사항에 국한하여 공개됨

○ 비밀청구기간 만료 시 디자인 공보에는 도면 등의 실질적 사항이 기재됨

⑹ 장점

① 디자인의 실질적 내용 비공개

○ 비밀로 할 것을 청구한 디자인등록출원에 대해서도 정보제공을 할 수 있음

② 신규성 또는 창작성 판단의 인용디자인이 될 수 없음

③ 선출원주의 유효

④ 확대된 선출원주의 유효 : 비밀기간 경과 후 거절이유통지 및 거절결정

⑤ 열람 청구의 제한

○ 예외 1. 디자인권자의 동의를 받은 자

○ 예외 2. 심사, 이의신청, 심판, 재심, 소송의 당사자, 참가인의 청구가 있는 경우

○ 예외 3. 디자인권 침해의 경고를 받은 사실을 소명한 자가 열람청구한 경우

○ 예외 4. 법원 또는 특허심판원이 열람청구한 경우

○ 특허청장은 열람 청구의 사실을 비밀디자인의 디자인권자에게 통지하지 않아도 됨

○ 이유 : 부정한 목적의 열람 청구는 처벌 조항이 있으므로 열람 청구 자체가 디자인권자의 이익을 해하는 것이 아님

⑥ 비밀누설죄

○ 비밀디자인권자로부터 동의를 받은 자가 열람한 내용을 무단으로 촬영·복사하여 알게 된 내용을 누설하면 안 됨

○ 양형 규정 : 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금

○ (참고) 특허법상 비밀누설죄 : 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금

○ (주석) 디자인보호법상 비밀누설죄는 여러 유형이 있으며 특허법상 비밀누설죄가 유추 적용되는 경우도 있음

○ (주석) 2년 또는 2천만 원이라는 수치는 낮은 형량을 나타냄 : 동의를 해줬기 때문에 양형이 세지 않음

⑦ 침해금지청구권

○ 비밀청구기간 이내라면 특허청장으로부터 증명을 받은 서면을 제시하여 경고한 후에 청구권 행사가 가능

○ 서면 기재사항 (113조 2항)

○ 디자인권자의 성명 및 주소

○ 디자인등록출원번호 및 출원일

○ 디자인등록번호 및 등록일

○ 디자인등록출원서에 첨부된 도면, 사진, 견본

○ 손해배상청구의 경우 특허청장의 증명을 받은 서면의 제시를 요하지 않음

⑺ 단점

① 이의신청기간의 실질적 연장

○ (참고) 이의신청기간 = 디자인 설정등록일 ~ 공보 발행일 + 3월

○ 공보 발행일이 연기되므로 이의신청기간이 실질적으로 연장됨

○ 비밀디자인에 대해서도 이의신청 및 정보제공을 할 수 있음

② 과실 추정 미적용 (∵ 공평의 원칙)

○ 침해자의 과실에 대한 입증책임은 디자인권자에게 있음

○ 비밀기간 만료 후 실체적 내용에 대한 등록공고가 있는 이후에 침해자의 과실추정규정이 적용

○ 비밀기간이 만료했다고 해서 과실추정규정이 적용되는 것은 아님

③ 침해금지 및 예방청구권 불가 : 서면 제시 후 경고한 경우 그렇지 않음

④ 무효심판청구기간의 실질적 연장

○ 디자인권이 비밀기간 중에 있다고 하더라도 청구할 수 있음

 

입력 : 2019.06.03 23:55