【디자인보호법】 4강. 디자인등록요건

4강. 디자인등록요건

 

추천글 : 【디자인보호법】 디자인보호법 목차

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1. 동일 또는 유사 [본문]

2. 거절이유 [본문]

3. 공업상 이용가능성 [본문]

4. 신규성 [본문]

5. 창작성 [본문]

6. 선출원주의 [본문]

7. 확대된 선출원주의 [본문]

8. 부등록사유 [본문]

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1. 동일·유사 [목차]

⑴ 정의

① 동일한 물품 : 용도와 기능이 동일

② 유사한 물품 : 용도가 동일하고 기능이 다른 것

③ (주석) 기능은 기능과 관련된 구조나 동작원리로 보는 듯

⑵ 일반 수요자를 기준으로 판단 (다수설)

① 디자인이 표현된 물품을 사용할 때뿐만 아니라 거래할 때의 외관에 의한 심미감을 고려해야 함

⑶ 물품의 외관에 대한 간접적 대비관찰 방법에 의함

① 전체적으로 대비 관찰하여 관찰자로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지를 판단해야 함

② 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비하지 않음

③ 물품의 사용에 따라 형태가 변하는 물품들 : 형태변화의 전후 또는 일련의 변화과정을 기준으로 서로 같은 상태에서 대비하여 전체적으로 판단

⑷ 판단 실무

① 디자인의 동일·유사 여부는 동일·유사 물품 간에 있어서만 판단 (98후492)

○ 비유사한 물품이라도 용도상 혼용될 수 있으면 유사한 물품으로 볼 수 있음

○ 수저통과 연필통은 유사물품 : 용도상 혼용될 수 있음

○ 빵틀과 빵은 비유사물품

○ 한글 글자체와 영문자 글자체는 비유사물품

○ 음식 찌꺼기 발효통과 쓰레기통은 유사물품 : 용도상 혼용될 수 있음

② 색채는 모양을 구성하지 않는 한 유사여부에 고려하지 않음

③ 기능적 형상이라 해도 대체적 형상이 있으면 유사 판단시 참작

④ 참신한 디자인일수록 유사의 폭이 넓음

⑤ 디자인의 유사 여부는 잘 보이는 부분에 비중을 두어 판단 : 수요자의 관심이 있으면 잘 안 보이는 곳도 판단

⑥ 기능, 구조, 내구력, 제조방법은 외관으로 표현되지 않는 한 유사 판단의 요소가 될 수 없음

⑦ 물품류가 달라도 동일 물품일 수 있음. 물품류가 같아도 동일 물품이 아닐 수 있음

⑧ 같기도 하고 다르기도 한 것 같으면 같다고 봄

⑨ 물품의 사용시뿐만 아니라 거래시의 외관에 의한 심미감도 고려함

⑩ 물품의 사용에 따라 형태가 변화하는 물품들 간에는 형태변화의 전후 또는 일련의 변화과정을 기준으로 서로 같은 상태에서 대비하여 전체적으로 판단

⑪ 동적디자인의 정지상태가 정적디자인과 유사하면 유사한 디자인으로 간주

○ 단 동작의 내용이 특이하면 그러하지 아니함

⑸ 디자인의 동일성만 문제되는 경우

① 보정 및 요지변경 : 출원디자인과 보정디자인 간 동일성 (48조)

② 분할출원 : 원출원디자인과 분할출원디자인 간 동일성 (50조)

③ 조약에 의한 우선권주장 : 기초디자인과 우선권주장디자인 간 동일성 (51조)

④ 정당권리자 출원 : 무권리자의 디자인과 정당권리자의 디자인 간 동일성 (44조, 45조)

 

 

2. 거절이유 [목차]

⑴ 심사등록출원의 거절이유(디자인보호법 제62조 제1항)

① 주체적 사유 : 외국인의 권리능력, 디자인등록을 받을 수 있는 자, 디자인등록을 받을 수 없는 자, 공동출원

② 객체적 요건 : 공업상 이용가능성, 신규성, 창작비용이성, 확대된 선출원주의, 부등록사유, 관련디자인, 선출원주의

③ 조약 : 조약에 위반되지 않을 것

④ 절차적 사유 : 심사, 일부심사 대상물품, 1디자인 1디자인등록출원, 물품명의 기재, 복수디자인등록출원, 한 벌의 물품

⑵ 일부심사등록출원의 거절이유(디자인보호법 제62조 제2항)

① 주체적 사유 : 외국인의 권리능력, 디자인등록을 받을 수 있는 자, 디자인등록을 받을 수 없는 자, 공동출원

② 객체적 요건 : 공업상 이용가능성, 창작비용이성 중 국내외 주지형태의 경우, 부등록사유, 관련디자인

③ 조약 : 조약에 위반되지 않을 것

④ 절차적 사유 : 일부심사 대상물품, 1디자인 1디자인등록출원, 물품명의 기재, 복수디자인등록출원, 한 벌의 물품

⑶ 정보제공사유 등

① 정보제공사유 : 심사등록출원의 거절이유와 동일 (디자인보호법 제55조)

② 이의신청 사유 : 절차적 사유를 제외하고는 심사등록출원의 경우와 동일

○ 관련디자인의 경우 기간 제외

③ 무효사유 : 일부심사등록출원에 대한 이의신청 사유 + 후발적 무효사유

○ 후발적 무효사유 : 디자인등록 후 디자인권자가 디자인권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 디자인 등록이 조약에 위반된 경우

 

 

3. 공업상 이용가능성 [목차]

⑴ 개요

① 공업상 이용할 수 있는 디자인 : 공업적 생산방법에 의하여 동일물품이 양산될 수 있는 디자인

② 양산 가능성 취지 : 디자인 보호제도의 목적은 디자인의 이용에 의한 물품의 수요 증대를 통한 산업발전 이바지임

⑵ 성립요건

① 요건 1. 공업적 생산방법

○ 원자재에 물리적, 화학적 변화를 가하여 유용한 물품을 제조하는 것 : 즉, 2차 산업을 지칭

○ 상업적·농업적 생산방법은 해당 없음

○ 기계에 의한 생산은 물론 수공업적 생산을 포함

○ (참고) 특허법상의 산업은 1차 산업, 2차 산업, 3차 산업을 모두 포함하는 개념임

② 요건 2. 반복생산 가능

○ 동물박제, 꽂꽂이, 수석 등 : 공업상 이용가능성 없음

○ 악어가죽지갑, 원목가구 등 : 공업상 이용가능성 있음

○ 반복생산 가능한 예술품 : 공업상 이용가능성 있음

○ 물리적으로 완전히 동일한 물품의 양산을 요하지 않음

③ 부분디자인 : 부분디자인의 대상이 되는 물품이 공업적, 수공업적 방법에 의해 양산 가능해야 함

④ 화상디자인 : 물품에 일시적으로 구현되는 경우에도 그 물품은 화상디자인을 표시한 상태에서 공업상 이용가능함

⑤ 3차원 모델링 파일 형식으로 제출된 도면(3D 모델링 도면)

○ 셰이딩(shading)으로 표현된 도면을 기준으로 심사

○ 셰이딩 도면으로 디자인의 형태를 파악하기 곤란한 경우 : 와이어 프레임(wire-frame)으로 변환된 도면을 참고

○ 3D 모델링 도면 : 각 축과 각도를 달리하여 돌려보기가 가능한 컴퓨터 3차원 화상 그래픽으로 표현된 도면

○ 3D 모델링 도면이 화상으로 표현되는 방식

○ 입체의 면이 음영으로 표현되는 셰이딩(shading)

○ 점과 선으로만 표현되는 와이어 프레임(wire-frame)

⑶ 거절 유형 1. 공업적 생산 방법에 의해 양산 불가능한 디자인

① 하자 극복 어려움

⑷ 거절 유형 2. 도면 기재불비 : 실무적으로 가장 빈발

① 정의 : 출원서의 기재사항 및 도면에 의하여 정확하게 그 디자인을 파악할 수 없는 디자인

② 취지 : 이러한 디자인은 권리의 내용을 특정하기 힘듦. 심사의 곤란 및 지연을 초래함

③ 구체적인 사례

○ 도면에 갈음하여 사진 제출 시, 사진에 다른 물체가 함께 찍힌 경우 도면 기재불비에 해당

○ 디자인을 구성하지 않은 점, 선, 부호, 문자 등을 표현 시 디자인의 표현이 구체적이지 않아 도면 기재불비임

○ 도면에 불일치 부분이 있어도 불일치 정도가 경미한 경우 도면 기재불비 아님

④ 하자 극복 : 요지변경이 아닌 범위에서 보정 가능

⑤ 착오 등록 : 무효사유 구성

⑸ 거절 유형 3. 디자인 불성립

① 예 1. 자연물 (예 : 동물의 박제 등)

○ 그러나 자연적 요소를 종으로 하고 인위적 창작 형태를 가하여 물품의 형태로 만든 것 : 공업상 이용가능

○ 예 : 갈대를 이용한 돗자리, 자개장 등

○ 자연물을 부제로 사용한 물품

○ 예 : 악어가죽 핸드백, 가죽재킷 등

② 예 2. 예술작품

○ 순수미술 분야에 속하는 저작물은 양산을 의도한 창작 ×

○ 다만, 회화를 그림엽서로 양산하는 것은 공업상 이용가능성 ○

③ 예 3. 서비스 디자인

○ 물품성 ×, 형태성 ×

○ 공업상 이용가능성 ○

④ 예 4. 부동산

○ 물품성 흠결

○ 그러나 토지에 장착 전 다량생산 및 운반가능한 것 ○

⑹ 효력

① 심사등록출원 : 거절이유, 착오등록 시 정보제공사유·무효사유

② 일부심사등록출원 : 거절이유 ×, 착오등록 시 정보제공사유·이의신청사유·무효사유

 

 

4. 신규성 [목차]

⑴ 취지 : 사회 일반에 알려진 공유 재산(public domain)에 독점권을 부여하는 것은 산업발전을 저해

⑵ 주체적 기준 : 일반 수요자

⑶ 시기적 기준

① 원칙 : 디자인 등록 출원시

○ 법리적으로 출원 시, 분, 초까지 고려

○ 실무적으로 공지일과 출원일이 같고 시, 분, 초의 전후가 불명확하면 신규성 위반으로 보지 않음

② 특수출원 : 선출원일 기준

○ 분할출원 : 원출원시

○ 조약우선권출원 : 제1국 출원시

○ 정당 권리자 출원 : 무권리자 출원

③ 특수출원 : 정식출원일 기준

○ 실체 보정이 요지변경으로 디자인권의 설정등록 후에 인정된 경우 : 보정일 (48조 5항)

○ 보완명령에 따른 보완 : 보완일 (38조 4항)

○ 국제디자인등록출원 : 국제등록일 (179조 2항)

⑷ 지역적 기준 : 국제주의

⑸ 상실 사유 1. 공지 디자인

① 공지 : 불특정다수인에게 알려졌거나, 알려질 수 있는 상태에 놓인 것

② 비밀유지의무가 있는 자 : 불특정다수인 아님

③ 일반적으로 등록일 후 등록공고를 하므로 등록일이 최초 공지일이 됨

④ 전체 디자인이 공지되면 부분디자인도 공지됨

⑤ 공지 부품을 포함한 완성품 디자인등록출원은 원칙상 신규성을 상실하지 않음

⑥ 디자인의 공지는 그 디자인을 간접적으로 표현하는 도면, 사진, 견본 등에 의해서도 이루어짐

⑦ 공개되지 않은 선출원 디자인 도면을 후출원 거절이유의 근거로 첨부한 경우 공지 디자인에 해당

○ 이유 : 후출원인 또는 후출원의 대리인은 비밀유지의무가 없으므로

⑧ 심사관의 거절이유 통지에 포함된 선출원 디자인은 공지된 것으로 봄

○ 선출원 디자인이 거절이유를 받고 재출원을 하는 경우 신규성 상실로 거절될 수 있음

○ 일정 요건 하에서 신규성 상실의 예외를 주장할 수 있음

⑨ 박물관에 전시된 예술작품은 디자인이 아니므로 신규성 인용참증이 아님

○ (참고) 창작성 인용참증이 될 수 있음

⑹ 상실 사유 2. 공연 실시 디자인

① 공연 실시 : 내용이 불특정 다수인에게 알려질 수 있는 상태로 실시된 디자인

② 비밀 유지 없는 동종업자에게 납품한 것은 신규성 상실

③ 철도용 거리 표지판 등록디자인이 철로 주변에 설치되는 경우 공연 실시에 해당

⑺ 상실 사유 3. 반포된 간행물에 게재된 디자인

① 반포 : 간행물이 국내/국외에서 불특정다수인이 열람할 수 있는 상태에 놓인 것

② 간행물 : 공개성, 정보성을 가진 반포의 목적으로 복제된 문서, 도면 기타 이와 유사한 정보전달매체

③ 게재의 정도 : 출원 시 도면 작성 정도만큼 구체적일 필요 없음

④ 카탈로그는 일단 제작되면 반포된 것으로 간주

⑤ 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 갖춘 자가 용이하게 디자인을 창작할 수 있을 정도면 족함

⑻ 상실 사유 4. 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 디자인

① 전기통신회선 : 유선, 무선, 공선 및 기타 전기적, 자깆거 방식으로 쌍방향 송/수신이 가능한 전송로

② 공중이 이용가능 : 비밀을 준수할 의무가 없는 불특정인이 볼 수 있는 상태에 놓인 것

⑼ 상실 사유 5. 상기 디자인과 유사한 디자인

① 디자인은 물품의 외관으로서 동일성의 범위가 좁고, 공지상태에 놓이기 쉬우며, 모방하여 변형하는 것이 용이하므로 신규성 상실사유를 유사범위로 넓힘

⑽ 신규성이 상실되는 구체적인 유형

① 공지 디자인 ⊃ 출원 디자인 : 공지 디자인에 출원 디자인과 동일·유사한 부분이 있으면 신규성 위반

 

공지디자인	출원디자인
완성품 (A)	완성품 (A, A')
부품 (A)	부품 (A, A')
한 벌의 물품 (A)	한 벌의 물품 (A, A')
부분디자인 (A)	부분디자인 (A, A')
완성품 (a를 포함하는 A)	부품 (a, a')
완성품 (a를 포함하는 A)	부분디자인 (a, a')
부품 (a를 포함하는 A)	부분디자인 (a, a')
한 벌의 물품 (a를 포함하는 A)	구성물품 (a, a')
부분디자인 (a를 포함하는 A)	부분디자인 (a, a')

Table. 1. 신규성이 상실되는 구체적인 유형

 

② 공지 디자인 ⊂ 출원 디자인

○ 부품의 구성이 완성품에 가까운 경우 (예 : 안경과 안경테), 완성품의 출원의 신규성이 부정될 수 있음

⑾ 효과

① 심사등록출원 : 거절이유, 착오등록 시 정보제공사유·무효사유

② 일부심사등록출원 : 거절이유 ×, 착오등록 시 정보제공사유·이의신청사유·무효사유

 

 

5. 창작성(창작비용이성) [목차]

⑴ 주체적 기준 : 당업자

① (참고) 신규성의 주체적 기준은 일반 수요자

⑵ 객체적 요건 : 출원 디자인은 신규성을 먼저 판단하고 창작성을 나중에 판단함

⑶ 시기적 기준

① 원칙 : 디자인등록출원시. 시, 분, 초를 따지는 시각주의

② 분할출원 : 원출원시

③ 조약우선권출원 : 제1국 출원시

④ 정당 권리자 출원 : 무권리자 출원시

⑤ 보정명령에 따른 보정 : 보정일

⑥ 보완명령에 따른 보정 : 보완일

⑦ 국제디자인등록출원 : 국제등록일

⑷ 지역적 요건 : 국내 또는 국외 (국제주의)

① (참고) 특허법의 진보성에서 통상의 기술자 수준은 속지주의를 따름

② (참고) 특허법의 진보성에서 공지기술 여부는 국제주의를 따름

⑸ 구체적 요건

① 용이창작 여부의 판단은 물품과의 관계에서 가분성을 가지는 것으로 해석

② 용이창작은 물품의 동일 또는 유사여부를 불문

③ 자연물, 건조물, 저작물 등을 묻지 않고 창작성 인용참증이 될 수 있음

④ 인용 디자인들의 결합과 비교함에 있어서 인용 디자인의 동일범위에 한함

⑤ 저작물이 용이창작 여부 판단의 근거가 될 수 있으려면 유명 저작물이어야 함

⑹ 흠결 유형 1. 공지 디자인을 기초로 하는 경우

① 디자인의 구성요소 일부분을 다른 디자인으로 치환하는 용이창작

② 복수의 디자인을 조합하여 하나의 디자인을 구성하는 용이창작

③ 디자인 구성요소의 배치변경에 의한 용이창작

④ 구성비율의 변경 또는 연속하는 단위 수의 증감에 의한 용이창작

⑺ 흠결 유형 2. 주지형태를 기초로 하는 경우

① 국내·외 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합에 기초한 용이창작

○ 원, 삼각형 등의 평면적 형상

○ 원기둥, 삼각기둥 등의 입체적 형상

○ 비행기, 자동차, 기차 등의 전형적인 형상

○ 봉황무늬, 거북등무늬, 물방울무늬 등의 혼합 모양

② 자연물, 유명한 저작물, 경치, 건조물 등을 기초로 한 용이창작

○ 다만, 자연물이라 하더라도 그 표현방법이 특이한 것(꽃잎을 특이한 각도에서 현미경으로 확대한 것)이거나, 건조물이나 경치라도 보는 각도에 의하여 특징을 지니도록 표현된 것 : 주지의 형태 ×

③ (참고) 2014년 7월 1일 시행 개정 디자인보호법은 국제주의로 전환

⑻ 흠결 유형 3. 공지디자인과 주지형태의 결합

⑼ 흠결 유형 4. 미공지·미주지 부분을 포함시켜도 전체적인 미감의 영향이 적인 경우

⑽ 효과

① 심사등록출원 : 거절이유, 착오등록 시 정보제공사유·무효사유

② 일부심사등록출원

○ 공지 디자인을 기초로 하는 경우 (유형 1) : 거절이유 ×, 착오등록 시 정보제공사유·이의신청사유·무효사유

○ 주지형태를 기초로 하는 경우 (유형 2) : 거절이유, 착오등록 시 정보제공사유·이의신청사유·무효사유

 

 

6. 선출원주의 [목차]

⑴ 정의 : 후출원을 선출원과 전체적으로 동일 또는 유사한지 확인하는 것

① 장점 : 심사의 편의, 권리의 안정성 (↔ 선창작주의)

② 완성품-완성품, 부품-부품, 한 벌의 물품-한 벌의 물품, 부분 디자인-부분 디자인 간 비교만 대상

⑵ 객체적 요건

① 전체디자인과 부분디자인처럼 대상 및 보호방법이 상이한 출원에 선출원주의가 적용되지 않음

○ 선출원이 형틀 디자인이고 후출원이 그 형틀로부터 만들어진 물품인 경우 선출원주의가 적용되지 않음

○ 한 벌의 물품 디자인과 그 한 벌의 물품의 구성물품의 디자인에 대하여 선출원주의가 적용되지 않음

○ 안경테에 관한 디자인이 선출원이고 안경에 관한 디자인이 후출원인 경우 선출원주의가 적용됨

② 선출원주의 판단은 선출원의 동일 및 유사범위와 후출원의 동일 범위를 비교함으로써 수행됨

⑶ 시기적 기준 : 시가 아니라 일이 기준

① 원칙 : 디자인등록출원일

② 분할출원 : 원출원일

③ 조약우선권출원 : 최초 당사국 출원일

④ 정당 권리자 출원 : 무권리자 출원일

⑤ 보정명령에 따른 보정 : 보정일

⑥ 보완명령에 따른 보정 : 보완일

⑦ 국제디자인등록출원 : 국제등록일

⑷ 타인의 출원이 경합된 경우

① 이일자 출원 : 선출원만 디자인등록 가능

② 동일자 출원

○ 협의명령 : 출원인의 협의에 의하여 정하여진 한 출원인만 등록 가능

○ 협의 불성립 : 누구도 등록받을 수 없음. 이후 디자인 공보에 게재

○ 특허법·실용신안법, 상표법의 경우 공보에 게재하지 않음

○ 공보에 게재하는 이유 : 이의신청 또는 정보제공을 용이하게 하기 위함

○ 특허청장이 기간을 정하여 협의를 명하였음에도 그 기간 내에 신고가 없는 경우 : 협의 성립 ×

③ 부품 디자인이 완성품 디자인과 유사한 경우 (예 : 안경과 안경틀) 동일자 출원 시 협의제가 이루어질 수 있음

⑸ 동일인의 출원이 경합된 경우

① 동일인의 다른 날 출원이 동일한 경우 : 선출원주의에 의해 후출원 배제

② 동일인의 같은 날 출원이 동일한 경우 : 특허청장의 형식적인 협의명령

③ 동일인의 선출원과 후출원이 유사한 경우 : 후출원을 관련디자인등록출원으로 보정 가능

⑹ 선출원의 지위 상실

① 원칙 : 선출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정, 거절한다는 취지의 심결 확정 시 그 출원은 선출원의 지위를 상실함

② 예외 : 협의불성립을 이유로 거절된 출원은 선출원의 지위 유지

○ 취지 : 후출원의 등록을 배제하기 위함

⑺ 효과

① 심사등록출원 : 거절이유, 착오등록 시 정보제공사유·무효사유

② 일부심사등록출원 : 거절이유 ×, 착오등록 시 정보제공사유·이의신청사유·무효사유

③ 심사실무상 동일범위만 심사하고 유사범위는 심사하지 않음 : 유사범위 간 저촉문제 발생 가능

 

 

7. 확대된 선출원주의 [목차]

⑴ 정의 : 선출원의 일부와 후출원의 동일 또는 유사를 비교하는 것

① 취지 : 선출원주의 보완 목적

② 타출원 : 선출원

③ 당해출원 : 후출원

④ 예 : 완성품-부품, 완성품-부분, 부품-부분, 한 벌의 물품-구성물품, 부분 디자인-부분 디자인

⑤ (참고) 특허법 : 선출원의 최명도가 후출원의 청구항을 포함하는 경우 확대된 선출원의 지위 적용

⑥ (참고) 상표법 : 확대된 선출원주의 없음

⑵ 요건 1. 선출원 출원인과 후출원 출원인이 동일인인 경우 확대된 선출원은 적용되지 않음

⑶ 요건 2. 당해 출원 후에 타출원이 출원공개 등이 되었을 것

① 타출원 출원일 ＜ 당해출원 출원일 ≤ 타출원 디자인 공보 발행일

② 선출원주의와 달리 당해출원과 타출원이 동일 날짜에 출원된 경우 확대된 선출원주의는 적용되지 않음

③ 당해출원일 = 디자인 공보 발행일이고 시간적으로 당해출원이 빠를 시 당해출원은 확대된 선출원주의로 거절

④ 당해출원일 = 디자인 공보 발행일이고 시간적으로 당해출원이 느린 경우 당해출원은 신규성 상실로 거절

⑤ 비밀디자인에 관한 디자인등록공보의 발행일 : 도면 등이 게재된 공보의 발행일

⑥ 선출원의 거절결정 확정 또는 설정등록료 미납부 (포기 간주) : 확대된 선출원주의가 적용되지 않음

⑦ 타출원 출원일 ＜ 당해출원 출원일 ＜ 당해출원 디자인 공보 발행일 ＜ 타출원 디자인 공보 발행일

○ 당해 출원의 확대된 선출원주의를 적용하지 않음 : 심사보류

⑧ 타출원 디자인 공보 발행일 이후 당해출원은 거절이유를 구성

⑷ 요건 3. 당해 출원한 디자인이 타출원의 출원서의 기재사항 및 첨부도면, 사진, 견본에 표현된 디자인의 일부와 동일/유사할 것

① 출원 및 보정 시 제출된 다음 도면을 기초로 함 (선출원 디자인 특정)

○ 입체디자인 : 사시도 및 6면도

○ 평면디자인 : 표면도 및 이면도

○ 글자체디자인 : 지정글자도면, 보기문장도면 및 대표글자도면

② 필수도면만으로는 디자인을 충분히 표현할 수 없는 경우 : 전개도, 단면도, 절단부단면도, 확대도

③ 부분디자인등록출원으로서 파선으로 표현된 부분 등을 포함한 전체 디자인 중에 후출원 디자인에 상당하는 부분이 대비뵐 수 있을 정도로 표현되어 있는 경우 : 전체를 표현하는 필수도면 및 부가도면

④ 부분디자인의 경우 실선과 파선 모두 고려

⑤ 선출원의 참고도면은 관련 없음

⑥ 선출원과 후출원이 동일한 경우 미적용 : 선출원주의 적용

⑦ 선출원 디자인 공보 발행 후 후출원이 있으면 미적용 : 대신 신규성 상실

⑧ 후출원의 비교 대상은 선출원 디자인의 구성요소인 형상, 모양, 색채 중 일부를 관념적으로 분리한 형태는 아님

⑸ 요건 4. 기능 및 용도의 공통성이 있어야 함

⑹ 적용의 예외

① 경우 1. 일부 심사등록제도

② 경우 2. 출원인이 동일한 경우 (33조 후단)

○ 창작자가 동일한 경우에도 확대된 선출원주의는 적용됨

○ (참고) 특허법상 확대된 선출원주의에서 발명자가 동일한 경우 확대된 선출원주의가 적용되지 않음

○ (참고) 2014년 7월 1일부터 시행

⑺ 효과

① 심사등록출원 : 거절이유, 착오등록 시 정보제공사유·무효사유

② 일부심사등록출원 : 거절이유 ×, 착오등록 시 정보제공사유·이의신청사유·무효사유

 

 

8. 부등록사유 [목차]

⑴ 사유 1. 국기 등과 유사한 디자인 (34조 1호)

① 객체적 요건 : 동일 또는 유사

○ 국내 : 국기, 국장, 군기, 훈장, 기장, 기타 공공기관의 표장

○ 외국 : 국기, 국장, 국제기구 등의 문자나 표지

② 시기적 기준 : 등록여부 결정시 (∵ 공익적 사유. 등록 당시에 국기로 선정된 것도 배제해야 함)

③ 심사기준

○ 일부 구성요소로 포함한 디자인에도 적용

○ 국기 등과 동일한 디자인을 출원하는 경우 신규성 위반으로 등록받을 수 없음

○ 공공기관이나 국제기관이 자기의 공익표장을 일부 구성요소로 출원한 경우 등록받을 수 있음

○ 국가의 존엄을 해하지 않는 디자인은 등록받을 수 있음

○ 공공기관이나 국제기관이 수행하는 영리 사업에 사용되는 표장의 경우 등록받을 수 있음

⑵ 사유 2. 공서양속에 반할 우려가 있는 디자인 (34조 2호)

① 객체적 요건

○ 국가 원수의 초상 및 이에 준하는 것

○ 특정 국가 또는 그 국민을 모욕하는 것

○ 저속, 혐오, 기타 사회 일반적 미풍양속에 반하는 것

○ 인륜에 반하는 것

○ 국제관계 및 공정한 경쟁질서를 문란하게 할 염려가 있는 디자인

○ 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 디자인 (X) : 상식적으로 디자인은 위생과 무관하므로 별도로 규정하지 않음

② 시기적 요건 : 등록여부 결정시

○ 이유 : 등록 당시에 공서양속에 반하는 것도 배제해야 함. 즉, 공익적 사유에 해당하기 때문

③ 효력

○ 유명인의 성명 사용 디자인도 유추 적용 : 단, 본인의 승낙이 있는 경우 그렇지 않음

⑶ 사유 3. 디자인의 상표적 사용 : 타인의 업무에 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인 (34조 3호)

① 객체적 요건

○ 유형 1. 타인의 저명한 상표를 디자인으로 표현한 것

○ 유형 2. 비영리법인의 표장을 디자인으로 표현한 것

○ 디자인의 상표적 사용이 아닌 경우

○ 상표가 완전하게 디자인에 융합되어 상표의 기능이 없어진 경우

○ 자기의 상표를 자기의 디자인에 포함한 경우 (∵ 출처 혼동이 없으므로)

② 시기적 요건 : 출원시 (∵ 사익적 사유)

③ 효력 : 등록할 수 없음

○ 타인의 비영리 업무도 포함

○ 출처의 혼동을 의미함. 물품 상호간의 유사성으로 인한 심미적 혼동을 말하는 게 아님

○ 비영법인 표장을 일부 구성요소로 포함한 디자인에서 타인의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인은 본호에 의해 거절될 수 있음

⑷ 사유 4. 기능에 있어 불가결한 형상만으로 된 디자인 (34조 4호)

① 기능성 원리(doctrine of functionality)

○ 기능적이거나 경쟁에 유용한 특성에 대하여 유일하게 인정될 수 있는 배타적 권리는 특허권일 뿐이라는 의미

○ 심미적 기능성이 아니라 실용적 기능성을 의미

○ 미국 판례법에 의해 확립

② 취지 : 독점권의 범위의 지나친 확장 방지

③ 요건 1. 불가결한 형상

○ 당업자 기준

○ 물품의 기능을 확보하기 위하여 필연적으로 요구되는 형상 : 파라볼라 안테나용 반사경, 전자회로용 코일 등

○ 물품의 호환성 확보를 위해 표준화된 규격에 의해 정해진 형상 : KS 규격이나 ISO 규격

○ 다만, 규격을 정한 주목적이 기능의 발휘에 있지 않은 것은 본호에 해당 × : 규격봉투, 사무용지 등

④ 요건 2. 전체로서

⑤ 시기적 기준 : 등록여부 결정시 (∵ 공익적 사유. 등록 당시에 불가결한 형상임이 자명한 것도 배제해야 함)

⑥ 심사기준

○ 물품의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상에 독특한 모양을 부가해도 본조가 적용될 수 있음

○ 대체적인 형상이 존재한다면 그 부분의 중요도를 낮게 보면 안 됨

 

입력 : 2019.08.08 00:04