【디자인보호법】 7강. 디자인권 및 실시권

7강. 디자인권 및 실시권

 

추천글 : 【디자인보호법】 디자인보호법 목차

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1. 디지인권의 설정등록 [본문]

2. 디자인권 [본문]

3. 실시권 [본문]

4. 이용·저촉관계 [본문]

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1. 디자인권의 설정등록 [목차]

⑴ 디자인권의 발생과정

① 디자인심사등록출원 또는 디자인일부심사등록출원된 디자인이 등록요건을 갖추고 있는 경우

○ 심사관은 디자인등록결정을 하고 그 결정등본을 출원인에게 송달

○ 출원인은 그 결정등본을 송달받은 날로부터 3월 이내에 3년분의 등록료 납부

○ 디자인권 발생

② 디자인 등록 결정등본

 

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Figure. 1. 디자인 등록 결정등본의 예시^]

 

③ 디자인 거절 결정등본

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Figure. 2. 디자인 거절 결정등본의 예시^]

 

⑵ 등록료

① 납부자

○ 디자인권의 설정등록을 받으려는 자(설정등록료), 디자인권자(연차등록료)

○ 이해관계인(내야 할 자가 현재 이익을 얻는 한도에서 그 비용의 상환 청구 가능)

② 납부기간

○ 원칙 : 설정등본을 송달받은 날로부터 3월(설정등록료), 전년도(연차등록료)

○ 예외 : 6월의 추가납부기간

⑶ 등록료 상세

① 1~3년분 : 매년 1디자인마다 25,000원씩 75,000원 (심사, 일부심사 동일)

② 4~6년 : 매년 35,000원

③ 7~9년 : 매년 70,000원

④ 10~12년 : 매년 140,000원

⑤ 13~25년 : 매년 210,000원

⑥ 4년 이후의 일부심사등록출원 : 매년 34,000원

⑷ 설정등록의 효과

① 실체적 효과

○ 디자인권 발생 및 보호범위 확정

○ 보상금청구권 행사

○ 디자인 내용의 공지

○ 설정등록의 추정력

② 형식적 효과 : 언제 어디서나 쉽게 확인할 수 있어 강력한 광고 및 홍보수단이 됨

○ 디자인공보 (212조)

○ 일부심사등록에 대한 이의신청

○ 심판 대상의 특정

○ 디자인등록증의 교부 (89조)

○ 디자인등록의 표시 (214조)

 

 

2. 디자인권 [목차]

⑴ 내용적 범위

① 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인

② 기술적 사상(발명, 고안)과 달리 동일 디자인에만 한정하면 실질적인 보호가 어려움

⑵ 시간적 범위

① 존속기간 : 설정등록일 ~ 출원일 후 20년, 연장불가

② 관련디자인 : 기본디자인의 존속기간과 같이 만료

③ 정당권리자 출원 : 설정등록일 ~ 무권리자 출원일 후 20년

④ (참고) 15년 → 20년 (2014년 7월 1일자 시행 개정 디자인보호법)

⑶ 지역적 범위

① 속지주의 원칙

② 디자인의 해외 진출을 위해 반드시 해외 디자인 출원을 별도 진행해야 함

⑷ 적극적 효력

① 범위 : 동일 또는 유사

○ (참고) 상표법상 적극적 효력은 동일 범위에 한함

② 내용

○ 실시할 권리를 독점

○ 실시 : 물품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출, 수입, 양도, 대여의 청약

○ 실시행위의 독립성 : 각 실시행위는 다른 실시행위에 영향 없음

③ 제한

○ 전용실시권 설정

○ 이용·저촉관계 성립

○ 디자인권 포기

○ 디자인권 공유 : 타 공유자 동의 없이 지분 양도, 질권 설정, 실시권 설정 불가

⑸ 소극적 효력

① 범위 : 동일 또는 유사

○ (참고) 상표법상 소극적 효력은 동일 또는 유사 범위

② 직접침해

○ 정의 : 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시하는 것

○ 부품이 완성품 등록디자인과 유사한 경우 부품의 무단 실시는 직접침해를 구성

③ 간접침해 (114조)

○ 요건 1. 등록 디자인이나 이와 유사한 디자인에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물품 (전용품)

○ 요건 2. 업으로서의 실시

○ 요건 3. 전용품의 생산, 양도, 대여, 수출, 수입하거나 전용품의 양도 또는 대여의 청약

○ 부품이 완성품 등록디자인에만 사용되는 물품이면 부품의 무단 실시는 간접침해를 구성

○ 간접침해자에게도 침해금지 또는 예방 청구를 할 수 있음

④ 내용 : 침해 금지를 위한 배타권

⑤ 제한

○ 디자인권의 효력이 미치지 않는 범위

○ 연구 또는 시험을 하기 위한 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시

○ 국내를 통과하는 데에 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치, 그 밖의 물건

○ 디자인등록출원시부터 국내에 있던 물건

○ 전용실시권, 통상실시권

○ 등록료 추가납부에 의해 회복된 디자인권의 효력제한기간(84조 4항)

○ 재심에 의하여 회복한 디자인권의 효력제한기간(161조)

○ 비침해 항변 사유 : 공지제외설, 소모이론, 출원경과참작의 원칙, 의식적 제외론

⑥ 민사적 구제

○ 침해금지 및 예방청구

○ 손해배상청구

○ 신용회복청구

○ 부당이득반환청구

⑦ 형사적 구제

○ 디자인권 침해죄 : 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금

⑹ 디자인권의 이전

① 승계방식 1. 특정승계

○ 이전등록신청서 및 증명서류 제출

○ 양수인, 양도인 공동신청

○ 다만, 법률규정에 의한 경우 의무자 승낙서 첨부 시 예외

② 승계방식 2. 일반승계

○ 승계 시 이전 효력 발생

○ 그러나 특허청장에게 지체없이 그 취지 신고

③ 승계 범위에 따라 전부이전과 일부이전으로 구분

⑺ 디자인권의 공유

① 지분양도 및 질권설정의 제한

○ 다른 공유자 전원의 동의 필요

○ 다만, 각 공유자는 자기의 지분을 자유롭게 포기 가능 (포기된 지분은 타 공유자에게 지분의 비율로 귀속)

② 실시권 설정의 제한

○ 다른 공유자 전원의 동의 필요

③ 심판 청구 등에서의 제한

○ 공유 디자인권자가 심판을 청구할 때에는 전원이 공동을 심판청구

○ 공유 디자인권자에 대한 심판청구는 공유자 전원을 피청구인으로 하여야 함

④ 실시의 자유

○ 각 공유자는 특약이 없는 한 디자인권의 자유로운 실시 가능

⑻ 소멸

① 소급적 소멸

○ 무효심결 확정

○ 이의신청에 의한 취소결절 확정 : 일부심사등록디자인권 소급 소멸

② 비소급적 소멸

○ 존속기간 만료

○ 수수료 또는 등록료 불납 : 추가납부 또는 보전기간 이내 미납부시 디자인권 포기 간주

○ 상속인의 부존재

○ 디자인권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우 당해 디자인권은 소멸함 (111조)

○ (참고) 특허권의 경우 특허권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우 당해 특허권은 소멸함 (특허법 124조)

○ (참고) 상표권의 경우 상표권자 사망일 + 3년이 되는 날의 다음날에 소멸 (상표법 106조 1항)

○ (주석) 상표권에 더 많은 기간을 허용하는 것은 오인·혼동을 방지하는 공익적 사유에서 기인하는 것으로 보임

○ 디자인권 포기 : 허락을 얻어야 하는 대상은 다음과 같음

○ 전용실시권자

○ 허락에 의한 통상실시권자

○ 직무발명에 의한 법정실시권자

○ 질권자

○ 후발적 무효사유 : 27조, 조약 위반

③ 소멸의 효과

○ 제3자의 자유 실시

○ 부수적 권리(실시권 또는 질권) 소멸

○ 보상금청구권 소멸

○ 법정실시권 발생 : 중용권(102조), 존속기간 만료 후 법정실시권(103조), 상표법상 법정사용권(57조 2)

○ 정당권리자 출원 : 무권리자 출원시 출원된 것으로 간주(45조)

 

 

3. 실시권 [목차]

⑴ 정의

① 실시권 : 디자인권자 이외의 자가 업으로서 실시할 수 있는 권리

○ 실시 : 디자인에 관한 물품에 대한 생산, 양도, 대여, 수출, 수입, 양도 또는 대여의 청약 (2조)

○ (참고) 특허법상의 실시에는 수출이 포함돼 있지 않음

② 전용실시권 : 독점적으로 실시할 수 있는 권리

③ 통상실시권 : 허락에 의한 통상실시권, 강제실시권, 법정실시권으로 구분

④ 특허법과의 비교

○ 특허법의 실시권과 거의 동일

○ 디자인보호법 : 재정에 의한 실시권 無, 국방상 필요에 의한 실시권 無, 선출원에 따른 통상실시권 有

⑵ 전용실시권

① 설정

○ 기본디자인 디자인권과 관련디자인 디자인권에 대한 전용실시권은 동일인에게 설정해야 함

○ 기본디자인 소멸시 관련디자인 전부에 동일인에게 전용실시권을 설정해야 함

○ (참고) 기본디자인 디자인권과 관련디자인 디자인권에 대한 통상실시권은 동일인에게 설정할 필요 없음

② 질권과의 관계

○ 전용실시권 설정의 경우 질권자의 동의를 요하지 않음

○ 이유 : 담보물권은 사용·수익할 권능을 제한하지 않음

○ 질권이 먼저 등록돼 있다면 질권자가 질권의 효력을 전용실시권자에게 대항할 수 있음

⑶ 허락에 의한 통상실시권 (99조 1항)

⑷ 강제실시권 : 통상실시권 허락심판에 의한 실시권(123조)

① 요건 1. 유사 등록디자인 실시의 허락을 받으려는 경우

② 요건 2. 정당 이유 없이 허락을 하지 않거나 허락할 수 없는 경우

③ 허락 심판 청구 가능, 크로스라이센스도 가능

④ 이용·저촉관계에서 상표권자에게 강제실시권을 부여할 수 없음

⑤ 이용·저촉관계에서 선 저작권자에게 강제실시권을 부여할 수 없음

⑸ 법정실시권

① 종류 1. 직무디자인에 대한 사용자의 통상실시권 (발명진흥법 10조 1항)

○ 직무발명에 대해 사용자등이 취하는 권리

○ 계약 없이 통상실시권 인정

○ 대가 : 무상

② 종류 2. 선출원에 따른 통상실시권 (101조)

○ 상황

○ A 공지 → 甲이 A'을 출원 → 乙이 A''을 출원 → 甲 출원 거절결정 → 乙 출원 등록

○ A와 A'은 유사. A'과 A''은 유사. A와 A''은 비유사

○ (참고) 유사 개념이 필요하기 때문에 특허법 상에는 없는 조문

○ 요건 1. 동일 또는 유사 디자인에 대해 먼저 디자인등록출원을 했을 것

○ 요건 2. 선의로 설정등록 시 사업을 하거나 사업의 준비를 하고 있을 것

○ 요건 3. 선출원이 신규성 위반으로 디자인등록거절결정 또는 그 취지의 심결이 확정될 것

○ 대가 : 무상 (∵ 공평의 원리)

○ 100조와 다른 점은 설정등록시를 기준으로 한다는 점

③ 종류 3. 선사용권 : 선사용에 의한 통상실시권(100조)

○ 출원 시 선사용자에게 부여되는 통상실시권

○ 대가 : 무상 (∵ 진정한 권리자인 선사용자를 보호하기 위함)

○ 101조와 다른 점은 출원시를 기준으로 한다는 점

④ 종류 4. 중용권 : 무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권 (102조)

○ 정의 : 무효사유를 알지 못하고 사업을 하거나 사업의 준비를 하고 있을 것

○ 대가 : 유상

○ 취지 1. 악용의 여지 (예 : 무권리자의 디자인)

○ 취지 2. 실체적 권리를 부여할 정당성은 없음

⑤ 종류 5. 후용권 : 재심에 의하여 회복한 디자인권에 대한 선사용자의 통상실시권 (162조)

○ 효력제한기간 : 심결 확정 ~ 재심청구 등록 전

○ 효력제한기간 중 선의로 사업을 하거나 사업의 준비를 하고 있을 것

○ 대가 : 무상 (∵ 국가기관을 신뢰한 실시자를 보호하기 위함)

⑥ 종류 6. 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권 (163조)

○ 통상실시권 허락심판에 의한 실시권자 한정

○ 재심의 심결이 확정된 경우 통상실시권 인정 : 행정적 보상

○ 대가 : 유상 (∵ 애초에 권리가 없는 자에게 실시권을 부여하는 것이므로)

⑦ 종류 7. 등록료 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 디자인권에 대한 통상실시권 (84조 5항)

○ 효력제한기간 중 선의로 동일 또는 유사 디자인을 업으로서 실시하는 경우

○ 통상실시권을 갖는 자는 상당한 대가를 지급해야 함

○ 대가 : 유상 (∵ 기회주의적인 실시권자에게 무상의 혜택을 제공할 이유가 없음)

⑧ 종류 8. 디자인권 등의 존속기간 만료 후의 통상실시권 (103조)

○ 등록디자인이 원디자인권과 유사하여 저촉될 것

○ 원디자인권자 : 무상 (∵ 진정한 권리자인 원디자인권자를 보호하기 위함)

○ 실시권자 : 유상

⑨ 종류 9. 질권행사로 인한 디자인권의 이전에 따른 통상실시권 (110조)

○ 디자인권이 경매 등에 의해 이전된 경우

○ 디자인권자는 상당한 대가를 지급해야 함

○ 대가 : 유상 (∵ 질권 설정을 받은 건 디자인권자 본인의 책임)

 

 

4. 이용·저촉관계 [목차]

⑴ 이용관계 : 일방적 침해 관계

① 요건 1. 후 디자인이 적법한 등록디자인

② 요건 2. 선 권리가 타인의 권리

③ 요건 3. 선 권리가 특허발명, 등록실용신안, 등록상표, 등록디자인, 선 발생된 저작물

④ 요건 4. 후 디자인이 선 권리의 보호범위를 그대로 포함

○ 선 권리의 보호범위 : 선 권리의 동일 또는 유사 범위

○ 후 디자인이 전체로서 타인의 선 등록디자인과 유사하지 않아야 함

⑤ 선 권리와 후 권리가 모두 등록디자인인 경우

○ 선 등록디자인이 부분디자인, 후 등록디자인이 전체디자인인 경우 : 이용관계 성립 가능

○ 선 등록디자인이 부품 디자인, 후 등록디자인이 완성품 디자인인 경우 : 이용관계 성립 가능

○ 선 등록디자인이 정적디자인, 후 등록디자인이 동적디자인인 경우 : 이용관계 성립 가능

○ 선 등록디자인이 한 벌의 물품디자인의 구성물품, 후 등록디자인이 한 벌의 물품디자인인 경우

○ 선 등록디자인이 형상만의 디자인, 후 등록디자인이 형상 및 모양의 결합디자인인 경우 : 이용관계 아님

⑵ 저촉관계 : 쌍방적 침해 관계

① 요건 1. 후 디자인이 적법한 등록디자인

② 요건 2. 선 권리가 타인의 특허권, 실용신안권, 상표권, 선 발생된 저작권

○ 선 권리가 디자인권이면 부적법한 저촉관계가 발생

③ 요건 3. 후 디자인과 선 권리의 보호범위가 중첩

○ 선 권리의 보호범위 : 선 권리의 동일 또는 유사 범위

⑶ 효력의 제한

① 후 등록디자인의 유사범위 효력제한

○ 상황 : A 선 등록디자인의 동일 범위 A 또는 유사범위 A'에 후출원 B가 포함되지 않음

○ B와 유사한 디자인 B'을 실시하는 경우 A 또는 A'과 중첩될 수 있음

② 예외 1. 후 권리자의 제3자에 대한 소극적 효력은 제한되지 않음

③ 예외 2. 후 권리자의 전용실시권 설정의 제한은 없음

④ 예외 3. 동일자 출원 권리 상호간에는 이용·저촉 관계가 성립하지 않음

○ 각 권리자는 독립하여 실시 가능

○ (주석) 문제로 자주 나오는 지문

⑤ 출원 전에 발생한 저작물과 동일한 등록디자인에 대해 저작권자의 허락 없이 실시할 수 있는 경우가 있음

○ 이유 : 디자인권자 스스로가 완성한 창작물의 경우 저작권의 효력이 미치지 않음

○ 타인의 저작권을 이용 또는 저촉하는 디자인을 저작권자의 허락 없이 실시할 수 없음

⑷ 통상실시권 허락심판

① 이용·저촉관계가 성립하는 경우 허락 또는 통상실시권허락심판에 의해서만 실시가 가능 (123조)

② 상표권자에 대한 통상실시권허락심판 불가능

③ 선 저작권자에 대한 통상실시권허락심판 불가능

 

입력 : 2019.06.04 13:34