【상표법】 상표법 2차 체크리스트

상표법 2차 체크리스트

 

추천글 : 【상표법】 상표법 목차

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1. 상표법 총칙 [본문]

2. 적극적 등록요건 [본문]

3. 소극적 등록요건 [본문]

4. 상표심사 [본문]

5. 상표권 [본문]

6. 사용권 [본문]

7. 상표권 침해 [본문]

8. 상표심판 및 소송 [본문]

9. 마드리드 의정서 국제출원 [본문]

10. 기타 상표 관련 문제 [본문]

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1. 상표법 총칙 [목차]

⑴ 상표의 형식적 정의 (2조 1호) 

○ 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장 

⑵ 표장의 정의 (2조 2호) 

○ 표현방식에 상관 없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시 

⑶ 상표법의 목적 (1조)

○ 상표법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 함

○ 이때 상표란 상품의 출처를 표시하는 표장 자체를 의미하는 것이 아니고 상표의 기능으로 이해 (통설)

○ 상표와 표장의 명문 규정 또한 상표의 기능을 전제로 함 

○ 따라서 상표의 기능이 발휘되는 표장은 상표의 실질적 정의가 됨 

⑷ 상표의 기능 (판례)

○ 본원적 기능으로 출처표시기능, 자타상품식별기능, 품질보증기능이 있고, 파생적 기능으로 재산적 기능, 보호적 기능, 경쟁적 기능, 광고선전기능, 공익적 기능이 있음 

⑸ 상품의 정의 (판례)  

○ 상표는 정의상 상표의 기능이 발휘되어야 하고, 그 기능은 상품을 전제로 함 

○ 명문의 규정은 없고 판례상 표현만 존재함 

○ 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품 

⑹ 상표의 사용(물품)의 형식적 의미 (2조 11호)

○ 상표를 통해 상품을 표시·유통·광고하는 행위 

⑺ 상표의 사용(서비스업)의 형식적 의미 (판례)

○ 유형의 상품은 직접 사용할 수 있지만, 무형의 서비스는 직접 사용할 수 없어 이러한 차이를 고려해야 함

○ 소비자 이용에 공여되는 물건에 상표를 표시·광고·유통 

○ 특별한 사정 

⑻ 상표의 사용의 실질적 의미 (판례)

○ 상표로서의 사용임을 인정하기 위하여 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성, 그리고 사용자의 의도와 사용 경위를 종합하여 판단하여야 함 

○ 상표의 기능 중 본질적 기능인 출처표시기능이 반드시 발휘돼야 함 

⑼ 상표로서의 도메인 이름의 사용의 실질적 의미 (판례)

○ 도메인 이름의 사용태양 및 그 도메인 이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려

⑽ 상표의 사용과 디자인적 사용 

○ 순전한 디자인적 사용은 상표의 사용이 아님

○ 디자인과 상표는 배타적·선택적 관계가 아님 

⑾ 상품 유사 판단이 상표와 독립적인지 아닌지 학설 (2개)

○ 절대적 판정설 

○ 상대적 판정설 

⑿ 상품 간 유사 판단

○ 품질, 형상, 용도 등 상품 자체의 속성과 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래 전반의 속성을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단 

⒀ 서비스 간 유사 판단

○ 제공되는 서비스의 성질이나 내용 등 서비스 자체의 속성과 서비스의 제공자, 수요자의 범위 및 서비스 제공에 관련된 물품이 일치하는지 여부 등 거래 전반의 속성을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단 

⒁ 상품과 서비스 간 유사 판단 

○ 상품과 서비스업 사이의 동종·유사성을 좁게 인정해야 할 것이고, 서비스와 상품 간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조·판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인지, 상품과 서비스의 용도는 일치하는지, 상품과 서비스의 제공장소가 일치하는지, 수요자의 범위가 일치하는지, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는지 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 함 

⒂ 상표의 유사 

○ 형식적 의미 : 외관, 칭호, 관념 중 한 가지 이상 해당할 것을 요함

○ 실질적 의미 : 출처혼동을 명확히 피할 수 없어 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우로서 외관, 칭호, 관념 중 한 가지 이상이 동일하더라도 명백히 출처혼동의 우려가 없다면 비유사하다고 보아야 할 것임 

⒂ 분리관찰 가능 여부 판단 

○ 상표의 결합이 부자연스럽고 불가분적이라고 할 수 없는 예외적인 경우 

⒂ 요부인지 여부 판단 

○ 그 부분이 주지·저명한지, 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지, 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등을 종합적으로 판단 

⒂ 다수등록 또는 출원공고 등의 사정이 있는 경우 요부인지 여부 

○ 등록 또는 출원공고된 상표의 수, 출원인 또는 상표권자의 수, 지정상품과의 관계, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 판단 

⒂ 입체상표 판단 기준 

○ 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면 상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 봄 

 

 

2. 적극적 등록요건 [목차]

⑴ 식별력 판단방법

○, 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하고 사회 통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없음 

⑵ 사용의사가 부정되는 경우

○ 개인이 대규모 자본 및 시설이 필요한 상품이나 서비스업 지정

○ 견련관계 없는 2 이상의 서비스업 지정

○ 법령상 일정 자격 등이 필요한 서비스와 관련하여 유사 관계가 없는 다수의 서비스업 지정

○ 상표의 선점이나 타인의 상표등록을 배제할 목적이라 의심되는 경우 

⑶ 보통명칭의 정의

○ 상품의 거래계에서 실제로 사용되고 인식되는 일반적 약칭, 속칭, 기타 명칭으로 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 않는 것 

⑷ 보통명칭화의 유형

○ 동종 상품의 대명사 

○ 신제품의 보통명칭으로 잘못 인식

○ 동종업자의 편승 

○ 수요자가 불편한 상품명 대신 상표를 상품명으로 사용

⑸ 관용표장의 정의

○ 동종업자들 사이에서 다년간 자유롭고 관용적으로 사용된 결과 자타상품 식별력을 상실한 표장 

⑹ 흔한 성 또는 명칭 정의

○ 현실적으로 다수가 존재하거나 관념상 다수가 존재하는 것으로 인식되고 있는 자연인의 성, 법인, 단체, 상호

⑺ 사용에 의한 식별력 취득 판단방법

○ 상표 자체의 고유의 현저성, 상품 품질의 우수성 등 상표·상품 자체의 속성과 상표권자의 명성과 신용정도, 상표의 사용기간, 사용방법, 사용정도, 광고선전 활동 등 거래 전반의 속성을 종합적으로 고려하여 상대적으로 결정 

 

 

3. 소극적 등록요건 [목차]

⑴ 주지·저명 판단방법

○ 캐릭터가 상표로서 주지·저명한지 여부는 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려져 있는 것만으로는 부족하고, 그 캐릭터 상품의 판매실적, 상품의 공급기간, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등을 종합하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상표로서 널리 알려져 있느냐의 여부 등을 종합하여 판단해야 함

⑵ 34조 1항 6호 저명성 판단방법

○ 사용기간, 방법, 태양, 사용량 및 거래 범위와 상품거래의 실정 등을 고려하여 사회통념상 또는 지정상품과 관련한 거래사회에서 타인의 명칭 등이 널리 인식될 수 있는 정도에 이르렀는지 여부에 따라 판단 

⑶ 34조 1항 11호 상표 유사 관련 판단방법 

○ 상표 자체로는 타인의 상표와 유사하지 않아도 양 상표 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 상품의 출처에 오인, 혼동을 불러 일으킬 염려가 있는 경우 본호가 적용됨 

⑷ 34조 1항 11호 저명상표 판단방법 

○ 타인의 선사용상표의 저명 정도, 출원상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 사용상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표권자의 사업다각화의 정도, 양 상표의 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 출원상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명상표나 상품 등을 쉽게 연상하여 혼동을 일으키게 되는 경우

⑸ 34조 1항 13호, 14호 부정한 목적 판단방법

○ 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 정도 등 상표·상품 자체의 속성과 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등 거래 전반의 속성을 종합적으로 고려해야 함 

⑹ 부정경쟁의 목적 

○ 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적 

 

 

4. 상표심사 [목차]

 

 

5. 상표권 [목차]

⑴ 권리소진 이론 판단방법

○ 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부를 판단해야 함 

⑵ 권리소진 이론이 성립하지 않는 특별한 사정

○ 중요하고 본질적인 부분에 대한 것으로 출처 혼동의 염려를 일으킬 수 있는 것 

○ 상표법의 규정취지, 상표의 기능, 당해 상품의 객관적인 성질 및 이용형태를 종합적으로 판단해야 함

⑶ 통상사용권계약을 위반하여 상품이 거래에 제공된 경우 상표권이 소진되는지 여부

○ 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하였다고 일률적으로 권리소진이 배제된다고 볼 수 없음 

⑷ 존속기간 갱신등록 효력 학설 

○ 신권리발생설 

○ 권리연장설 

 

 

6. 사용권 [목차]

 

 

7. 상표권 침해 [목차]

⑴ 사용권자가 등록상표를 직접 사용하지 않고 사용권이 없는 제3자가 사용하는 경우 

○ 제3자가 사용권자와 주종관계를 맺고, 사용권자의 영업이익을 위하여 사용권자의 실질적인 통제 아래 등록 상표를 사용하는 것과 같이 거래 사회의 통념상 제3자가 아닌 사용권자가 등록상표를 사용하고 있다고 볼 수 있는 경우에 한하여, 사용권자는 물론 제3자도 상표권 침해의 책임을 지지 않음 

⑵ 상표권자의 승낙 없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위가 침해로 보는 행위인지  

○ 상표권자의 승낙 없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위에 있어서 '교부 또는 판매'의 대상이 되는 것은 상표 그 자체가 아니라 상표를 표시한 물건을 의미한다고 봄이 상당하므로 본조의 침해행위에 해당하지 않음 

⑶ 법정손해배상제도 요건 

○ 상표와 상품이 동일 범위일 것 

○ 침해자의 고의 또는 과실 

○ 불사용 상표가 아닐 것 

 

 

8. 상표심판 및 소송 [목차]

⑴ 취소심판의 이해관계인 

○ 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 과거에 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있어서 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자

⑵ 심판의 보정이 요지변경에 해당하지 않는 경우가 언제인지 

○ 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서의 명백한 오기를 바로잡는 경우,  도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 해당하여 심판 청구의 전체적인 취지를 고려하여 그 상표의 동일성이 유지된다고 인정될 것  

⑶ 119조 1항 1호, 2호 수요자의 품질오인 또는 출처혼동 판단 방법 

○ 각 상표의 외관·칭호·관념 등을 객관적·전체적으로 판단하되 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도, 실사용상표가 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반 수요자에게 알려진 정도 등에 비추어 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 함 

⑷ 무효사유가 명백한 상표권 확인의 이익

○ 소수의견 : 권리범위를 상정할 수 없어 심판청구이익이 없음 

○ 다수의견 : 권리범위확인심판은 권리의 무효 내지 부존재를 확정하는 게 아니라서 심판청구이익이 있음 

○ 다수의견 : 무효사유를 판단해야 한다면 직권조사사항이 되어 심리에 과도한 부담을 주게 됨 

○ 다수의견 : 무효사유를 판단하여 각하한다면 일사부재리 적용이 없어 시간과 비용을 낭비하여 심판경제를 해침

⑸ 효력제한 범위가 있는 경우 권리범위 판단방법

○ 상표권의 효력이 미치지 아니하는 부분이 확인대상표장에 포함되어 있다면 확인대상표장 중 그 부분을 제외한 나머지 부분에 의하여 등록상표와 사이에 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는지를 기준으로 하여 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 함

 

 

9. 마드리드 의정서 국제출원 [목차]

 

 

10. 기타 상표 관련 문제 [목차]

⑴ 오픈마켓의 운영자의 상표권 침해 요건 

○ 오픈마켓 판매업자의 침해 위법성이 명백

○ 운영자의 악의

○ 운영자의 통제가능성 존재

⑵ 진정상품병행수입이 허용되기 위한 요건

○ 수입품이 진정상품 

○ 출처의 동일성

○ 품질의 동일성

⑶ 메타태그 침해 관련 판례 

○ 메타태그의 사용은 검색엔진에 의해 특정 검색어와 같이 뜨더라도 사용자의 사용 실태를 고려하면 당연히 혼동가능성을 초래한다고 보기 어려움 

⑷ 대리인 또는 대표자의 의미

○ 상표권자의 영업이익을 위하여 상표권 사용을 통해 사업을 영위하는 자 

 

입력: 2021.08.03 09:22