【특허법】 2강. 발명 및 실시

2강. 발명 및 실시

 

추천글 : 【특허법】 특허법 목차

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1. 발명 [본문]

2. 실시 [본문]

3. 발명의 모습 [본문]

4. 직무발명 [본문]

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1. 발명 [목차]

⑴ 정의 : 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것 (2조 1호)

 

Figure. 1. 토머스 에디슨의 전구 발명 특허 (1880년)

 

⑵ 물건발명, 방법발명, 용도발명 : 가장 기본적인 발명의 분류

① 물건발명

○ 간단한 정의 : 물건에 대한 발명

○ 엄밀한 정의 : 구성들이 구조적으로 결합되어 있는 것

○ 물건 : 물품 (형태가 있는 것) + 물질 (형태가 없는 것)

○ 물품 : 기계, 기구, 장치 등

○ 물질 : 화학물질, 조성물, 음식물, 의약품 등

○ 물건발명의 실시 : 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 양도·대여의 청약

○ (참고) 입증이 상대적으로 용이하므로 특허로서의 가치가 가장 높음

② 방법발명

○ 정의 : 구성들이 시계열적으로 결합되어 있는 것

○ 방법발명의 실시 : 그 방법의 사용

○ 유형 1. 단순 방법발명 (비생산방법의 발명)

○ 실시 : 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위

○ 예 : 통신방법, 측정방법, 수리방법, 제어방법

○ 유형 2. 제법발명 (생산방법의 발명) : 방법발명 중 방법을 실행하면 필연적으로 물건이 생산되는 것

○ 실시 1. 그 방법의 사용 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위

○ 실시 2. 그 방법으로 생산된 물건에 대한 사용, 양도, 대여, 수입, 양도·대여의 청약

○ 그 방법으로 생산됐는지에 대한 입증이 어려움 → 특허로서의 가치가 높지 않음

○ 프로그램 발명의 경우 방법 사용의 청약은 악의의 청약으로 한정 : P2P 사이트가 기승을 부림에 따라 청약 행위를 유권해석 없이 일률적으로 적용한다면 국민 상당수가 침해자가 될 우려가 있음

③ 용도발명

○ 정의 : 알려진 물질로부터 새로운 용도가 보고됐을 때 이를 나타내는 발명

○ 개념상 발견임에도 불구하고 특허법상 발명으로 인정

○ 특허법이 여전히 과도기적 단계임을 보여줌

○ 예 : 비아그라는 협심증치료제로서 물질발명, 발기부전치료제로서 용도발명

⑶ 기본발명과 개량발명

① 기본발명 : 그 발명이 속하는 기술분야에서 기술문제의 해결을 위한 기초적인 발명. 원천발명이라고도 함

② 개량발명 : 기본발명에 대한 기술적 흠결을 해결한 발명

⑷ 독립발명과 종속발명

① 독립발명 : 다른 발명을 실시할 필요가 없는 발명

② 종속발명(이용발명) : 다른 발명을 실시하지 않으면 자신의 발명을 실시할 수 없는 발명

③ 물건발명이 선출원, 방법발명이 후출원인 경우 1 : 多 관계로 가능

④ 방법발명이 선출원, 물건발명이 후출원인 경우 신규성 또는 확대된 선출원주의 위반으로 불가능

⑸ 결합발명

① 정의 : 하나의 기술적 문제해결을 위하여 여러 개의 장치, 수단, 방법 등 기술사상을 결합한 발명

② 조합발명(combination)

○ 정의 : 결합되는 장치, 수단, 방법 등이 공지인 것이냐에 관계없이 그 요소의 조합에 의해 상승적 효과가 나타나고, 그것이 신규의 양호한 효과를 발휘하는 발명 (진보성 有)

○ 진보성 판단 요건 : 둘 이상의 선행발명의 결합의 효과가 출원시 기술상식으로 예상 가능한지 판단

③ 주합발명(aggregation)

○ 정의 : 공지, 공용인 요소의 단순한 집합에 불과하여 상승적 효과가 없고 각 요소의 작용효과를 단순히 합치는데 지나지 않는 발명 (진보성 無)

④ 심사실무 : 결합발명을 분리관찰하여 심사하여서는 안 됨

⑹ 파라미터 발명

① 침해 판단 : 환산이 가능하면 환산하고 환산할 수 없으면 구체적 실시태양을 비교 (판례)

② 응용 : 순도 한정 발명은 진보성을 인정받을 수 없어 특허등록되지 않음

○ 단, 그러한 순도가 공지기술로 도달할 수 없는 수준인 경우 순도 한정 발명에 진보성을 인정함

⑺ 선택발명

① 성립요건 : 선행 또는 공지의 발명에는 직접적으로 개시되어 있지 않는 사항을 선택할 것

○ 예 : 선행발명 또는 공지발명이 상위개념(예 : 금속)이고 당해 발명이 하위개념(예 : 알루미늄)인 경우

○ 특허법원 판례 : 기존 발명으로부터 선택발명을 얻는 선택이 상당히 어렵다면 선택발명이 아닌 일반발명임

○ 대법원 판례 : 선택의 난이도로 인해 선택발명의 정의를 달리 볼 것은 아니고 진보성 법리로 따로 판단함이 타당

② 진보성 요건 : 선택발명에 포함되는 하위개념 전부가 선행발명이 갖는 효과보다 현저한 효과가 있는 것 (2001후2740)

○ 목적의 특이성

○ 구성의 곤란성

○ 판례 : 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려해야 함 (2019후10609)

○ 효과의 현저성이 있으면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 증거가 될 수 있음 (2019후10609)

○ 효과의 현저성

○ 질적으로 다른 효과가 있거나 또는 양적으로 현저한 차이가 있어야 함

○ 양적으로 현저한 차이가 있음을 주장하는 출원인은 정량적 기재를 수반해야 함 (42조 3항 1호)

○ 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교 실험자료까지 기재해야 하는 것은 아님

○ 만일 그 효과가 의심스러워 거절이유가 통지된 경우 출원인은 비교 실험자료를 제출할 수 있음

○ 선택발명이 선행발명과 대등해도 효과가 예측할 수 없는 것이라면 진보성

③ 효과 : 선행발명의 이용관계가 성립하는지 여부

○ 원칙 : 이용관계가 성립하지 않음 (∵ 기초발명의 보호를 부당하게 제한할 위험이 있기 때문)

○ 예외 : 선택발명이 전혀 다른 과제해결원리를 갖거나 전혀 이질적인 효과를 가지는 경우

⑻ 수치한정발명

① 경우 1. 추가된 효과가 있는 경우

② 경우 2. 이질의 효과가 있는 경우

③ 경우 3. 현저한 효과가 있는 경우

○ 임계적 의의가 있어야 함 : 실험데이터 내지 정량적 기재를 요함

⑻ 단독발명과 공동발명

① 단독발명 : 발명의 완성을 1인이 한 발명

② 공동발명 : 2인 이상의 자연인이 실질적으로 협력하여 함께 완성한 발명

③ 공동발명의 경우

○ 특허를 받을 수 있는 권리의 양도 시 다른 공유자의 동의를 요함

○ 특허권의 양도 및 질권 또는 실시권 설정 시 다른 공유자의 동의를 요함

⑼ 대발명과 소발명

① 대발명 : 특허법상 보호대상인 발명

② 소발명 : 실용신안법상 보호대상인 고안

 

 

2. 실시 [목차]

⑴ 개요

① 정의 : 특허권·상표권·디자인권 등을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 양도·대여의 청약

② 적극적 효력 : 권리자가 권리를 실시할 수 있도록 하는 효력

③ 소극적 효력 : 타인이 그 권리를 실시할 수 없도록 하는 효력

⑵ 유형 1. 생산

① 정의 : 발명을 이용하여 물건을 만들어 내는 행위

② 주요한 조립도 생산임 : 100% 생산임을 요하지 않음

○ 예 : 핵심적인 부품을 기계 본체에 장착하는 것

③ 주요한 수리도 생산임 : 재생산이라고 간주

○ 판례 : 무권리자의 일회용 카메라 필름 교체는 생산 행위이므로 특허권 침해를 구성

④ 약사의 조제 행위는 실시에 해당하지만 특허권자의 소극적 효력이 제한됨 (96조 2항)

⑤ 판례 : 무상양도를 위한 생산행위는 실시행위로 보지 않음

⑶ 유형 2. 사용

① 정의 : 발명의 기술적 효과를 실현시키는 행위

② 특허된 내용과 목적, 효과가 다르게 사용되는 것은 사용이 아님

○ 예 : 어업용 그물 특허가 인테리어로 이용되는 경우

⑷ 유형 3. 양도

① 매도 : 유상양도

② 증여 : 무상양도

③ 극빈층을 위한 무상의 양도도 침해를 구성

⑸ 유형 4. 대여

① 정의 : 특허권자가 발명품을 유상 또는 무상으로 타인에게 빌려주는 것

② 임대차 : 유상대여

③ 사용대차 : 무상대여

④ 단, 보관만을 목적으로 하는 기탁은 해당하지 않음

⑹ 유형 5. 수입

① 정의 : 사용, 양도, 대여의 목적으로 대한민국 특허가 있는 물품을 외국에서 들여오는 것

○ 상황 : 대한민국 특허품과 동일한 물품이 외국에도 팔리고 있는 경우

② 보세구역 내에 있는 동안에는 수입되지 않은 것으로 봄

③ 진정특허품 병행수입

○ 정의 : 대한민국과 외국 모두 특허권이 설정등록된 경우 대한민국에 특허품을 수입하는 것

○ 원칙 : 특허독립의 원칙(속지주의)에 의해 침해를 구성

○ 예외 : 대한민국과 외국의 특허권자가 동일한 경우

○ (참고) 상표법에서는 진정상품 병행수입이라고 부름

⑺ 유형 6. 양도, 대여의 청약

① 전시를 포함

⑻ 성질 1. 독립성

① 예 : 생산만 허락된 경우 양도는 침해를 구성

② 예외 : 양수인이 사용 또는 전매한 경우 침해를 구성하지 않음

○ 가설 1. 소유권 이전설 : 甲의 매도 이후 소유권자는 乙이므로 乙의 권리 행사를 방해해서는 안 된다는 가설

○ 가설 2. 묵시적 허락설(implied license): 甲이 묵시적으로 乙의 판매 및 丙의 사용행위를 허락했다고 보는 가설

○ 생산 허락 → 하청 생산(have made)

○ 판매 허락 → 하청 판매(have sold)

○ 생산 허락 → 판매 또는 사용 

○ 가설 3. 소모이론(권리소진설, first sale doctrine) : 甲의 매도 이후 특허권의 효력이 소진됐다고 보는 가설 (다수설)

○ (참고) 권리소진설은 WTO/TRIPs 협정 회원국의 의무사항이 아님

○ 권리소진은 침해 소송에서 주장할 수 있지만 권리범위확인심판에서는 주장할 수 없음

⑼ 성질 2. 타법과의 관계

① 의약품은 약사법의 규정에 따라 실시가 이루어져야 함

② 농약은 농약관리법의 규정에 따라 실시가 이루어져야 함

③ 의약품·농약 관련 발명의 경우 실시 불가 기간을 보상하기 위해 존속기간 연장등록제도 존재

 

 

3. 발명의 모습 [목차]

⑴ 전자상거래 관련발명(BM, business method/model)

① 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되도록 컴퓨터 기술에 의해 구현된 발명

② 컴퓨터 프로그램 자체는 특허법상 보호대상이 아님 (저작권법으로 보호)

③ 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어 상에 구체적으로 실현되면 특허법으로 보호받을 수 있음

○ 이 경우 청구항의 말미를 "컴퓨터 프로그램"으로 기재해도 됨

○ 프로그램 발명은 사람의 손에 닿지 않고 완전자동화해야 함

⑵ 미생물 발명 : '미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약 규칙'을 따름

① 유형

○ 물건발명 : 곰팡이, 세균 등과 같은 미생물 자체의 발명

○ 방법발명 : 미생물을 생산하는 방법에 관한 발명

○ 용도발명 : 미생물을 이용하는 발명

② 경우 1. 당업자가 미생물을 용이하게 입수할 수 없는 경우

○ 특허출원인은 특허청장이 지정하는 기탁기관 또는 부다페스트 조약에 의한 국제기탁기관에 미생물을 기탁하여야 함

○ 출원시부터 존속기간 만료시까지 기탁해야 함 : 눈에 보이지 않는 미생물 특성상 서면주의의 예외를 인정함

○ 출원 후 기탁하고 이에 대한 증명서류를 제출하는 것은 허용되지 않음

○ 절차적 요건

○ 요건 1. 출원 시 취지 기재

○ 요건 2. 명세서에 수탁번호 기재

○ 요건 3. 출원서에 수탁증 사본 첨부

○ 재기탁으로 새로운 수탁증과 새로운 수탁번호 부여

○ 지체없이 수탁증 사본 등 관련정보를 특허청장에게 제출

○ 미생물 미기탁 또는 증명서류를 출원서에 첨부하지 않은 경우

○ 미완성 발명 취급 및 42조 3항 1호 위반

○ 46조 보정명령 : 보정명령에 따라 출원인은 지정기간에 증명서류 추후제출 가능

○ 지정기간 내에 보정명령에 불응하면 16조 절차무효 사유가 될 수 있음

③ 경우 2. 당업자가 미생물을 용이하게 입수할 수 있는 경우

○ 해당 미생물을 기탁하지 않아도 됨

○ 명세서에 그 미생물의 입수방법을 기재해야 함

○ 국외에 존재한다고 하여 용이하게 입수할 수 없는 것으로 간주되지 않음

○ 미생물이 용이하게 얻을 수 있는지 여부 : 출원 시 기준

○ (주석) 미생물을 용이하게 입수할 수 없는 경우 출원 시에 할 게 많기 때문에 출원 시를 기준으로 하는 게 타당

④ 미생물 시료를 분양받을 수 있는 경우

○ 경우 1. 츨원인으로부터 허락을 득한 경우

○ 경우 2. 미생물 발명 출원인이 출원공개를 한 경우 경쟁업체는 미생물 시료를 분양받을 수 있음

○ 경우 3. 미생물 발명 선출원으로부터 용이발명으로 인한 거절이유통지에 따른 의견서 작성 시 미생물 분양 가능

○ 경우 4. 특허출원이 설정등록된 경우 : 등록공고된 경우가 아님

○ 미생물 시료를 분양받은 자는 타인에게 이용하게 하면 안 됨

⑶ 식물발명 : 식물 신품종 자체 또는 그 육성방법의 발명

① WTO/TRIPs 협정에서 식물변종은 특허법이나 특별법으로 보호하도록 의무화

② 종자, 세포 등을 기탁할 수 있음

③ 통상의 기술자가 실시 가능할 정도의 기재 (42조 3항 1호) 관련

○ 요건 1. 식물을 기탁할 것

○ 요건 2. 육종방법 및 육종결과를 기재할 것 : 식물은 미생물보다 복잡한 유기체이므로

⑷ 동물 관련 발명 

① 원칙 : WTO/TRIPs는 동물 특허를 불허 

② 예외

○ 사람을 제외한 다세포 동물에 관하여 동물 자체의 발명

○ 동물의 일부분에 관한 발명

○ 동물을 만드는 방법의 발명

○ 동물의 이용에 관한 발명

⑸ 의약 관련 발명

① 유형 1. 유효성분 그 자체

○ 42조 3항 1호 판단 : 효과만 기재하면 됨

○ 진보성 판단 : 신규성이 인정되면 진보성도 인정됨

② 유형 2. 유효성분과 염의 조성물

○ 42조 3항 1호 판단 : 효과만 기재하면 됨

○ 진보성 판단 : 신규성이 인정되면 진보성도 인정됨

③ 유형 3. 의약용도

○ 정의 : 의약과 용도를 구성요소로 하고 용도를 효과로 하는 발명 

○ 용도의 표시

○ 원칙적으로 "물"의 형식으로 표현 

○ "의약', "치료제"라는 일반적 기재는 인정하지 않음 

○ 질병의 진단, 치료, 겨감, 처지 및 예방에 해당하는 구체적인 약효로 표현 

○ 예 : 빈혈 치료제, 암 치료용 약학 조성물 

○ 판례 : 의약용도 발명은 실험데이터를 쓰지 않으면 42조 3항 1호 위반뿐만 아니라 미완성발명으로 취급

○ 42조 3항 1호 판단 : 실험예가 구체적으로 개시돼 있거나 이미 공지된 약리기전이 있어야 42조 3항 1호 만족

○ 진보성 판단

○ 구판례 : 출원 전 공개 내용에 구체적인 약리데이터가 없으면 진보성 인정. 즉, 신규성 = 진보성

○ 신판례 : 출원 전 공지 실험데이터가 없더라도 그와 같은 의약효과가 예측된다면 진보성 부정

○ 의사들의 임상행위인 의료행위라고 볼 수 없음

○ 의약용도는 제약회사의 연구 결과로서 임상적 판단 등의 의료행위가 아니라는 명시적인 판례 존재

○ 물건발명으로 취급

○ 이유 : 의료행위로 분류될 가능성을 미연에 방지하기 위함

○ 실시 개념 정의상 방법발명으로 전환해야 한다는 비판론 존재

○ 미국이나 유럽은 방법발명으로 하나 일본과 대한민국은 물건발명으로 취급

④ 유형 4. 약리기전

○ 청구범위에 기재된 약리기전

○ 원칙 : 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소가 되지 못함

○ 예외 : 약리기전이 의약용도로 기능할 때에만 권리범위로서의 의미를 가짐

○ 약리기전은 기능식 청구항에 준하므로 동일한 법리를 따름

○ 4-1. 명세서의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우

○ 실험 데이터를 기재하지 않아도 됨

○ 4-2. 명세서의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀지지 않은 경우

○ 취지 : 의약분야는 화학분야. 구성을 통해 효과를 예측할 수 없음

○ 실험 데이터나 시험 성적표를 필수적으로 기재해야 함

○ 정량적 실험 데이터를 기재하지 않은 경우 실시불가능한 경우로 보아 기재불비에 해당 (42조 3항 1호)

⑤ 유형 5. 유효성분에 어울리는 염 그 자체

○ 진보성 판단 : 이질의 효과나 현저한 효과가 있어야 진보성을 인정

⑥ 유형 6. 용법·용량

○ 진보성 판단

○ 구판례 : 용법용량은 발명의 구성으로 인정 안 함

○ 신판례 : 이질의 효과나 현저한 효과가 있어야 진보성을 인정

○ 의료행위 관련

○ 용법·용량은 제약회사의 연구 결과로서 의료행위가 아니라는 명시적인 판례 존재

○ 실시 개념 정의상 방법발명으로 전환해야 한다는 비판론 존재

○ 의약용도 발명이 물건발명이기 때문에 용법·용량도 물건발명이라는 긍정론이 다수설

⑦ 유형 7. 선택발명

○ 진보성 판단 : 이질의 효과나 현저한 효과가 있어야 진보성을 인정

⑹ 서열목록 제출 제도

① 정의 : 핵산염기 또는 아미노산 서열을 포함한 특허 출원의 경우, 해당 서열에 대한 서열목록과 그 서열목록을 컴퓨터 판독이 가능한 형태로 저장한 전자파일을 출원서에 첨부하여 제출하도록 하는 제도 (특허법 시행규칙 제21조의 4)

② 서열목록은 특허청 고시 "핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원 등의 서열목록 작성 및 제출요령"에 따라 작성하여야 하며, 특허청 홈페이지에 있는 서열목록 작성프로그램을 이용해야 함

③ 서열목록 작성프로그램 : KOPATENTIN 또는 PATENTIN 

 

 

4. 직무발명 [목차]

⑴ 개요

① 종업원 등 : 종업원, 법인의 임원 또는 공무원

② 사용자 등 : 성질상 사용자, 법인, 국가, 지방자치단체

○ 피용자나 종업원이 직무발명을 완성할 당시의 사용자

③ 종업원 발명의 종류

○ 직무발명 : 종업원 등의 직무 및 사용자 등의 업무범위에 속하는 종업원의 발명

○ 업무발명 : 사용자 등의 업무범위에만 속하는 종업원의 발명

○ 자유발명 : 종업원 등의 직무 및 사용자 등의 업무범위와 무관한 종업원의 발명

○ 직무발명 ⊂ 업무발명 ⊂ 자유발명

○ 법률상 업무발명과 자유발명은 동일

④ 직무발명 : 특허법, 실용신안법, 디자인보호법에 따라 보호되는 발명, 고안, 창작

○ 상표법상의 표지는 해당 없음 (∵ 직무로 만든 상표라 해도 당연히 사용자에게 귀속돼야 함)

○ 직무발명은 실제 특허발명의 대부분을 구성함

⑵ 성립요건

① 요건 1. 종업원 등이 발명을 하였을 것

○ 종업원 등 : 사용자 등의 종속관계(예 : 고용계약)에 있어 타인의 사무에 종사하는 자

○ 종업원은 법인의 임원, 국가공무원, 지방자치단체의 공무원을 포함

○ 종업원은 사용자의 실질적인 지휘·감독 하에 있다면 상근, 비상근, 임시 고용자를 불문

○ 보수를 목적으로 하지 않아도 종업원으로 인정

② 요건 2. 사용자 등의 업무범위에 속할 것

○ 사용자의 사업범위로서 사업의 목적을 달성하기 위한 부대사업까지 포함

③ 요건 3. 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것 : 직무발명의 완성 시점이 재직중이어야 함

○ 직무 : 직접 담당하고 있는 일

○ 과거의 직무 : 재직 중 직무를 이동한 경우 이동 전 직무

○ 퇴직 후 직무와 무관하게 완성한 발명은 자유발명

○ 재직 중 발명을 완성하고 이를 숨기고 퇴직한 뒤 출원하는 것은 직무발명에 속한다고 봄

⑶ 법률효과 - 사용자 등

① 권리 1. 무상의 통상실시권 취득

○ 예약승계규정(근무규정)이 없는 경우

○ 중견기업, 대기업은 예약승계규정이 없으면 통상실시권조차 없음 (발명진흥법 8조 1항)

○ 사업 목적뿐만 아니라 전체에 대해 통상실시권을 가짐

② 권리 2. 예약승계 약정

○ 정의 : 종업원이 직무발명을 완성하면 사용자가 특허를 받을 수 있는 권리나 전용실시권을 자동으로 승계하는 약정

○ 원칙 : 직무발명 이외에 자유발명에 대한 예약승계는 무효

○ 이때 금지 대상은 특허를 받을 수 있는 권리, 특허권, 전용실시권에 해당

○ 예외 1. 계약자유의 원칙에 의한 자유발명 예약승계는 유효 (2012도6676)

○ 예외 2. 직무발명에 관한 일부 유효 (2012도6676)

○ 예외 3. 통상실시권을 예약승계하기로 한 약정은 유효

○ 예약승계 규정이 있어도 제3자에게 종업원이 권리를 양도하는 행위는 유효 : 채무불이행은 성립

③ 권리 3. 동의권

○ 종업원 등이 직무발명 특허를 초기, 정정청구, 정정심판 청구하는 경우 사용자 등의 동의를 받아야 함

○ 종업원 등으로부터 특허권을 승계받은 경우에도 사용자의 동의권을 인정

④ 권리 4. 출원 여부를 결정할 권리

○ 사용자 등은 예약승계규정이 있는 경우 종업원 등의 동의 없이 직무발명의 출원을 유보할 수 있음

○ 직무발명을 노하우로서 관리할 수 있음

○ 이 경우 종업원 등에게 보상금을 지급하여야 함

⑤ 의무 1. 승계여부의 통지의무

○ (참고) 종업원은 직무발명 완성 사실을 지체 없이 문서로 통지

○ 사용자 등은 종업원 등으로부터 통지받은 날로부터 4월 이내 권리 승계 여부를 문서로 통지

○ 승계통지 : 직무발명 권리는 사용자에게 귀속

○ 종업원에게 정당한 보상금을 지급해야 함

○ 법정실시권 불필요

○ 사용자가 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하는 시점은 승계의사를 통지한 시점

○ 불승계통지 : 직무발명 권리는 종업원에게 귀속

○ 종업원 등에게 보상금 불필요

○ 사용자는 법정실시권을 가짐

○ 무통지 : 직무발명 권리는 종업원에게 귀속

○ 종업원에게 보상금 불필요

○ 사용자 등은 법정실시권조차 못 가짐 : 권리 포기 간주

○ 승계여부의 통지여부와 무관하게 출원여부는 사용자의 재량사항

⑥ 의무 2. 보상금 지급의무

○ 사용자 등은 종업원 등에게 정당한 보상을 할 의무가 있음

○ 보상의 정도 : 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등이 고려한 정도를 고려함

○ 사용자 등이 얻을 이익 : 통상실시권을 넘어 직무발명을 실시함으로써 얻을 이익을 의미함

○ 사용자 등이 통상실시권을 얻은 경우 보상금의 지급이 필요 없음 : 당연히 통상실시권이 주어지므로

○ 사용자 등이 보상규정 변경 시 종업원 등과 협의해야 함 (발명진흥법 15조 3항)

○ 사용자 등이 종업원 등에게 불리하게 보상규정 변경시 종업원의 과반수 동의를 얻어야 함

○ 종업원 전원의 동의를 얻는 게 아님

⑦ 의무 3. 출원 유보시 보상의무

○ 사용자 등이 승계받은 특허권 출원을 고의로 연기한 경우 종업원이 받을 수 있는 경제적 이익 보상

⑷ 법률효과 - 종업원 등

① 권리 1. 특허를 받을 수 있는 권리 취득 (발명진흥법 8조 3항)

○ 우리나라는 직무발명에 대해 발명자주의를 취함

○ 타인에게 양도·이전·처분 및 실시권 설정 가능

② 권리 2. 보상을 받을 권리

○ 종류 : 발명보상, 출원보상, 등록보상, 실적보상, 처분보상, 출원유보보상

○ 보상금 청구권은 강행규정 : 배제특약은 무효

○ 보상금 청구권은 종업원의 전출 및 퇴직한 경우에도 유효 : 최근 관련 소송 증가 추세

③ 권리 3. 발명자 게재권

○ 발명자 게재권은 일신전속권으로서 이전할 수 없음

○ 발명자 게재권을 포기하는 것은 가능함

④ 의무 1. 발명의 완성사실의 통지의무

○ 종업원은 직무발명 완성 사실을 지체 없이 문서로 통지

○ 취지 1. 종업원 등의 기술유출의 우려

○ 취지 2. 사용자가 통상실시권을 행사하려면 종업원의 신고 등 협조가 필요하기 때문 : 강제력 부여

○ 종업원이 2명 이상인 경우 공동으로 알려야 함 (발명진흥법 12조)

○ 위반 시 효과 : 종업원 등이 고지의무를 다하지 않고 사용자 등에게 손해를 가할 시 배임죄를 구성

⑤ 의무 2. 비밀유지의무

○ 원칙 : 종업원 등은 사용자 등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지해야 함

○ 예외 : 사용자 등이 승계하지 않기로 확정된 경우 비밀유지의무 없음

○ 직무발명 공개죄 (발명진흥법 58조)

○ 요건 1. 부정한 이익 또는 사용자 등에게 손해를 가할 목적

○ 요건 2. 친고죄 : 신고가 있어야 죄가 성립. 특허 침해죄도 친고죄임

○ 효과 : 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금

○ 출원시까지 비밀유지의무를 가짐

○ 출원공개나 설정등록까지 비밀유지의무를 가지는 게 아님

⑥ 의무 3. 특허권 포기 또는 정정심판 청구

○ 반드시 사용자 등의 승낙을 얻어야 특허권을 포기하거나 정정심판을 청구할 수 있음 (119조 1항, 136조 7항)

⑦ 종업원 등이 무단으로 특허출원을 한 경우

○ 사용자의 승계의사 통지 전

○ 예약승계규정이 있음에도 불구하고 종업원은 발명진흥법상 하자 없는 특허출원 가능

○ 예약승계규정이 있음에도 불구하고 사용자는 권리자가 될 수 없음

○ 사용자는 종업원에게 채무불이행 책임을 물을 수 있음

○ 사용자의 승계의사 통지 후

○ 종업원의 특허출원은 무권리자의 출원으로서 무효사유 구성

○ 이중양도가 아니므로 특허법 38조에 의한 규정이 적용되지 않음

⑧ 이중양도

○ 상황 : 예약승계규정이 있음에도 불구하고 종업원이 제3자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 이중으로 양도한 경우

○ 특허출원 전 : 특허출원이 제3자 대항요건

○ 특허출원 후 : 출원인 변경 신고가 효력발생 요건

○ 이중양도를 받은 제3자가 먼저 특허출원을 한 경우 민법 이중매매의 규정을 준용

○ 제3자는 적법한 특허출원인이 됨

○ 사용자는 종업원을 상대로 채무불이행을 원인으로 한 손해배상청구 가능

○ 다만, 제3자가 악의이고 적극적으로 가담한 경우 그 이중양도계약은 무효

⑸ 직무발명 심의위원회

① 사용자는 종업원의 직무발명에 관한 사항을 심의하기 위해 직무발명 심의위원회를 설치 및 운영할 수 있음

② 사용자와 종업원을 각각 대표하는 같은 수의 위원으로 구성해야 함

③ 필요한 경우 관련 분야의 전문가를 자문위원으로 위촉할 수 있음

⑹ 공공기술 이전에 대한 성과 보상

① 연구자(공무원 제외)가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료에 대한 보상

○ 기술이전촉진법 시행령 제24조

○ 연구자 : 50% 이상

○ 기술이전에 기여한 자 : 10% 이상

② 공무원의 직무발명에 대한 보상

○ 특허권은 국유로 함

○ 공무원 자신에게 속하는 것이 아님 : 예약승계 존부와 관련 없음. 발명진흥법에 명시됨

○ 출원인을 대한민국으로 해야 하며, 이 경우 해당 기관의 장을 괄호 안에 기재해야 함

○ 공무원의 직무발명의 처분, 관리 및 보상 등에 관한 규정 16조 및 17조

○ 보상금

○ 등록보상금 : 50만원

○ 처분보상금 : 처분수익금의 50%

③ 국·공립학교 교직원의 직무발명

○ 국·공립학교는 권리능력이 없으므로 그 전담조직의 소유로 함 (예 : 산학협력단)

○ 사립대학교수의 발명은 원칙적으로 자유발명으로 이해

○ 연구비가 지급된 교수는 직무발명으로 이해

④ 국유로 된 특허권의 처분 및 관리는 특허청장이 관장

⑺ 사례 1. 나카무라 슈지 교수의 청색 LED (2014 노벨물리학상)

① 청색 LED 발명 : 1992년 나카무라 슈지는 니치아 화학에서 10년여 연구 끝에 청색 LED를 발명

② 매출 약 1조 2천억엔 vs 발명보상금 2만엔

○ 니치아 화학은 1994년 이후 이 특허를 기초로 약 1조 2천억엔 정도의 매출을 올림

○ 나카무라 슈지에 대한 발명 보상금은 단지 2만엔(과장 승진 포함)에 그침

③ 나카무라 슈지는 사직 후 미국 출국

④ 니치아 화학이 소송 제기 : 니치아 화학이 슈지 교수를 상대로 영업비밀 유출 등을 이유로 소송 제기

⑤ 슈지 교수가 직무발명 보상금청구소송 제기 : 니치아 화학을 상대로 직무발명 보상금청구소송을 제기

○ 200억엔 청구

⑥ 동경 지방법원

○ 니치아 화학이 슈지 교수에게 200억엔을 지급하라고 판결

○ 회사의 매출액(약 1조 2천억엔) × 독점으로 인한 매출액(0.5) × 실시료수입(0.2) × 슈지교수의 기여율(50%) = 약 600억엔

⑦ 고등법원

○ 2005년 고등법원은 직무발명에 대한 보상금을 약 6억엔으로 대폭 삭감

○ 실시료율 및 슈지 교수의 기여율을 낮게 잡음

⑻ 사례 2. 홀 박사의 인조 다이아몬드

① H. Tracy. Hall 박사는 제네럴일렉트릭(GE)에서 1950년대에 인조 다이아몬드를 발명함

② 인조 다이아몬드는 석유 시추작업, 전자제품 등에 쓰이며 몇십억 원의 시장을 개척함

③ GE는 홀 박사에게 10달러 미국 저축 채권으로 보상

 

입력 : 2019.05.25 12:52