3강. 특허심사
추천글 : 【특허법】 특허법 목차
1. 특허심사 [목차]
⑴ 특허법은 실체법과 절차법의 특징을 모두 가짐
⑵ 심사 일반
① 심사업무 지연 등을 고려하여 심사관에 대한 기피는 인정하지 않음
② 제3자가 심사에 직접 참여하는 것은 허용하지 않음
③ 일반적으로 출원서의 약 40%가 특허등록 됨
④ 특허청장은 전문기관이 기준에 부적합 시 그 지정을 취소하거나 6월 이내의 기간을 정하여 업무정지를 명할 수 있음
⑶ 심사 절차
① 단계 1. 발명 완성
② 단계 2. 특허 출원
③ 단계 3. 방식심사 : 절차법의 성격을 가짐
○ 특허에 관한 절차의 무효처분 주체는 특허청장 또는 특허심판원 : 심사관이 아님
④ 단계 4. IPC 부여 → 출원공개 → 심사청구
⑤ 단계 5. 실체심사 : 실체법의 성격을 가짐
⑥ 단계 6. 거절이유 있음 → 거절이유 통지 → 거절이유 해소
○ 통지, 의견서/보정서, 보정/재심사청구, 거절결정불복심판청구 등
○ 심판, 소송 절차를 거칠 수도 있음
⑦ 단계 7. 거절이유 없음 → 특허결정 → 설정등록 → 등록공고
○ (참고) 일반적으로 출원서의 약 40%가 특허등록 됨
⑧ 단계 8. 심판, 소송 절차
2. 특허출원 [목차]
⑴ 선행기술조사
① 목적 1. 신기술 개발을 위한 기초자료 입수
○ 내용 1. 관련기술분야의 개발흐름 파악
○ 내용 2. 연구개발테마를 선정하거나 미래기술 예측
○ 내용 3. 중복연구 및 중복투자 방지
○ 내용 4. 기술개발 시 문제점 해결
○ 내용 5. 타사의 기술개발 동향 파악
○ 종류 : 서지사항조사, 특정기술문헌조사
② 목적 2. 특허출원 전 권리획득 가능성 검토
○ 내용 1. 특허취득 가능성 판단 및 기술적 범위의 확인
○ 내용 2. 무용한 특허출원 지양
○ 종류 : 서지사항조사, 특정기술문헌조사
③ 목적 3. 특허분쟁 대비 증거자료 입수
○ 세부내용
○ 자사의 실시기술에 대한 공지기술 확보
○ 타사 보유 특허조사로 특허분쟁 사전 예방
○ 침해가능 특허에 대한 회피설계 가능 여부 파악
○ 자사의 특허포트폴리오 형성에 이용
○ 특허권 소멸 여부 확인
○ 종류 : 양수도조사, 권리소멸조사, 유효성조사, 무효자료조사, 침해조사, 계속조사
④ 선행기술검색 D/B
○ KIPRIS (키프리스, 한국특허정보원) : 무료. 한국 특허, 세계 특허
○ 유럽특허청 (EPO) : 무료
○ 미국특허청 (USPTO) : 무료
○ 일본특허청 (JPO) : 무료
○ WIPS (윕스) : 유료. 한국, 미국, 일본, 유럽, 중국, PCT
○ DELPHION : 유료. 미국, 일본(PAJ), 유럽, 독일, PCT
○ NRI : 유료. 일본 특허(공개, 등록, 공표, 기보)
○ MICROPATENT : 유료. 미국, 일본(PAJ), 유럽, PCT, 영국
⑵ 서류 1. 특허출원서 : 출원서류의 표지 역할
① 특허출원의 성명, 고유번호, 주소, (법인인 경우) 그 명칭 및 영업소의 소재지
○ 공동출원의 경우 출원인란을 증설하여 공동출원인 모두를 기재해야 함
② 고유번호 : 특허고객번호, 출원인코드라고도 함
○ 출원인, 정보제공인, 대리인은 고유번호의 부여를 신청해야 함
○ 특허청장 또는 특허심판원장은 고유번호 없는 자가 신청이 없는 경우 직권으로 번호 부여
○ 고유번호를 출원서에 기재한 경우 주소를 기재하지 않을 수 있음
③ 대리인의 표시, 성명, 주소, 영업소의 소재지
④ 발명의 명칭
○ '특허'라는 용어를 발명의 명칭에 포함시키는 것은 불허함
⑤ 발명자의 성명 및 주소
○ 국문 성명, 영문 성명, 주민등록번호, 우편번호, 주소, e-mail, 전화번호
⑥ 우선권 주장에 관한 사항
⑶ 서류 2. 명세서 : 발명을 명확하고 상세하게 설명하는 서류
① 발명의 설명 - 특징
○ 실질적인 공개가 이루어짐
○ 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재하도록 권장
○ 배경기술을 성실히 기재 : 심사의 편의성 도모
○ 누락 시 : 불수리
○ 청구범위에 기재되지 않은 발명은 실시 가능하게 기재되지 않아도 됨
○ 실시 가능성의 완화는 흠결 극복 전략으로 이용 가능
○ 반드시 형식적으로 구분하여 기재되어야 하는 것은 아님
② 발명의 설명 - 내용
○ 발명의 명칭
○ 발명의 내용에 따라 간단히 기재
○ 발명의 표제, 정리 및 검색 목적
○ 발명의 명칭을 기재하지 않은 경우 거절이유에 해당하지 않음
○ 기술분야 : 특허를 받고자 하는 발명의 기술분야를 기재
○ 배경기술 : 필요시 종래기술의 문헌정보도 기재
○ 용어의 의미가 명세서에 기재된 경우 그에 따라 해석하면 족함 (2004후486)
○ 거절이유가 되는 경우
○ 기초적인 기술 상식만을 적은 경우 거절이유를 구성
○ 관련 없는 기술을 적은 경우 거절이유를 구성
○ 발명의 설명에만 기재된 발명의 배경기술을 적은 경우
○ 발명의 내용
○ 해결하고자 하는 과제
○ 과제의 해결수단 : 발명 자체일 수도 있음
○ 발명의 효과 : 차별성
○ 도면의 간단한 설명
○ 도면 각각에 대하여 우수하다고 인정되는 특유의 효과
○ 도면 부재시 【도면의 간단한 설명】 삭제
○ 도면을 첨부하는 경우에만 기재함
○ 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용
○ 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 적어도 하나 이상 기재
○ 가급적 여러 형태로 기재
○ 필요시 【실시예】 기재
○ 청구항이 매커시(Markush) 형식으로 기재된 경우 모든 선택적 구성요소에 대해 실시 가능하게 기재
③ 청구범위(청구항, claims)
○ 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재
○ 출원 시 미기재 가능 : 청구범위 기재 유예제도 (42조 2항)
○ 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우 원칙적으로 명세서의 다른 기재로 제한 해석할 수 없음
○ 발명의 설명에 의해 뒷받침되어야 함
○ 독립항
○ 다른 청구항을 인용하지 않는 형식으로 기재
○ 예외 : 중복기재를 피하기 위해 다른 청구항 인용 가능 (예 : 물건발명인 독립항을 사용하는 방법)
○ 종속항 : 독립항 또는 다른 종속항을 인용하면서 한정(상위 개념 → 하위 개념) 또는 부가하는 것
○ 취지 1. 독립항이 거절되도 종속항이 유효할 수 있어 단계별 심사에 있어서 전략적으로 유리
○ 취지 2. 단일성 심사 시 독립항만 심사하면 되므로 종속항은 심사상 편의를 도모할 수 있음
○ 취지 3. 종속항은 권리범위가 명확하여 분쟁 소지가 적음 (출원인 이익)
○ 취지 4. 일부무효의 법리 및 정정에 따른 법리에서 종속항만 살아남는 경우도 상정할 수 있음
○ 물건발명인 독립항을 사용하는 방법은 한정 또는 부가가 아니라서 종속항이 아니라 독립항임
○ 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재되어야 함 (시행령 5조 7항)
○ 2 이상의 항을 인용한 청구항을 포함한 2 이상의 항을 인용하는 방식은 불허함 (∵ 심사의 편의 도모 목적)
○ 물건과 장치처럼 카테고리가 다른 독립항을 2 이상 인용 시 종속항 말미에 「~ 물건 또는 장치」로 기재 해야 함
○ 응용
○ 인용되는 항에 기재된 구성을 다른 구성으로 치환하는 청구항은 독립항임 (∵ 중복기재 회피 목적)
○ 인용되는 항의 구성요소를 감소시키는 청구항은 독립항임
○ 인용되는 항과 인용하는 항의 카테고리가 상이한 경우 독립항
○ 발명의 설명을 청구항에 추가하는 방법
○ 보정
○ 분할출원 : 보정각하 상황에서도 가능하고, 보정가능 기간에 대한 제한이 적용되지 않음
○ 외국어특허출원의 경우 번역문 제출도 보정 지위를 부여
④ 명세서 작성방법
⑤ 명세서 기재불비
○ 정의 : 발명이 성립하였으나 명세서에 그 발명의 내용이 제대로 기술되지 않은 경우
○ 유형 1. 42조 3항 1호 위반 : 통상의 기술자가 용이 실시 가능하도록 기재할 것
○ 취지 : 과도한 시행착오나 특수한 지식 없이 당해 발명을 실시할 수 있게 하여 공개의무를 다하게 하기 위함
○ 예시
○ 실시예가 없다면 위반의 가능성이 높음
○ 발명의 목적, 구성, 효과가 기재됐는지, 즉 목차를 잡는 것과도 관련 있음
○ 쉽게 생산과 사용을 못하는, 즉 반복가능성이 결여된 발명 등은 실무상 42조 3항 1호 위반
○ 미생물을 용이하게 입수할 수 없는 미생물발명의 기탁증명서류(수탁증 사본)를 미기재하는 경우도 해당
○ 미완성 발명과 42조 3항 1호의 비교
○ 미완성 발명은 실체보정이 안 되고, 42조 3항 1호는 실체보정이 가능함
○ 즉, 실체보정을 통해 그 하자가 치유될 수 있으나 실무적으로 보정을 통해 구제되지 못함
○ 즉, 미완성 발명은 하자를 치유할 수 없음 : 미완성 발명의 보정은 신규사항 추가에 해당
○ 다만, 42조 3항 1호는 실무적으로 의견서로 실험 데이터를 추가하여 치유하지 보정으로 하진 않음
○ 미완성 발명은 선출원, 타출원 지위가 없지만 42조 3항 1호는 그 지위가 있음
○ 미완성 발명과 42조 3항 1호 모두 29조 각 호 지위를 인정함
○ 의약용도 발명의 특례 : 실험데이터를 쓰지 않으면 42조 3항 1호 위반뿐만 아니라 미완성발명으로 취급
○ 유형 2. 42조 3항 2호 위반 : 발명의 배경 기술 기재
○ 취지 : 심사관의 심사 부담을 완화하기 위해
○ 선행기술명 미기재와 관련
○ 발명의 설명은 청구항보다 더 넓은 범위를 기술해야 함
○ 예 1. 청구항이 A 발명이고 발명의 설명이 A 발명과 B 발명인 경우
○ 예 2. 청구항이 A+B+C 발명이고 발명의 설명이 A+B 발명인 경우
○ 극복방안
○ 방안 1. 선행문헌명을 기재하는 것은 신규사항 추가로 보지 않음
○ 방안 2. 선행기술이 없어도 신규기술이라는 의견서를 제출하면 배경기술 의무기재를 극복할 수 있음
○ 방안 3. 보정 또는 의견서 제출
○ (참고) 심사관이 심사협력을 구하는 제도
○ 배경기술 기재 의무 (42조 3항 2호)
○ 정보제공제도 : 거절결정불복심판에서도 정보제공 가능
○ 심사관이 출원인의 발명의 외국심사결과를 출원인에게 요청할 수 있음
○ 특허심사 하이웨이 제도
○ 유형 3. 42조 4항 1호 위반 : 청구항이 발명의 설명에 의해 뒷받침될 것
○ ctrl C, ctrl V를 했는지 안 했는지로 판단
○ 판례 : 출원시 기술상식상 청구항이 발명의 설명에 의해 명확하게 이해되거나 일반화할 수 있으면 위반 아님
○ 유형 4. 42조 4항 2호 위반 : 발명이 명확하고 간결하게 기재됐는지 판단
○ "약", "주로", "바람직하게는", 판매처, 제조처 등을 기재한 경우 위반의 가능성이 높음
○ 기존 기능식 청구항, PBP 청구항에 회의적인 심사 실무에서 42조 4항 2호 위반을 많이 근거로 듦
○ 유형 5. 42조 6항 위반 : 발명의 목적, 구성, 효과가 기재됐는지 판단
○ 42조 6항 : 다양한 기재방법을 허여하는 훈시적 규정
○ 기재요건의 완화 1. 발명의 목적, 구성, 효과 중 일부 누락 가능 (판례)
○ 기재요건의 완화 2. 임시 명세서 제도
○ 화합물, 기능식 청구항의 경우 42조 4항 2호에도 불구하고 훈시적 규정인 42조 6항에 의해 허용됨
○ (참고) 구 판례는 기능식 청구항을 기재한 경우 42조 4항 2호의 위반의 소지가 있다고 지적한 바 있음
○ 판례 : 명세서 기재불비의 보정이라도 신규사항추가가 아닐 수 있음
⑥ 특별한 청구항
○ PBP(product-by-process) 청구항
○ 정의 : 물건발명의 기술적 수단이 방법적으로 표현돼 있는 청구항
○ 도입 배경 : 방법발명을 물건발명화하여 보호권능을 강화
○ 등록요건 판단대상
○ 구 판례 : PBP 청구항은 특단의 사정이 있는 경우에 한해서만 유효한 청구항으로 인정됨
○ 예 : 특정 온도, 압력 하에서 특별한 탄성을 갖는 실에 대한 청구항에서 특단의 사정을 인정할 수 있으므로 그 방법 하에서 만들어지는 실로서 발명이 특정됨
○ 신 판례 : PBP 청구항은 방법적 표현으로 특정되는 효과를 갖는 물건발명으로 인정됨
○ 예 : 특정 온도, 압력 하에서 특별한 탄성을 갖는 실에 대한 청구항에서 그 탄성을 갖는 실로서 발명이 특정되므로 다른 방법으로 만들었다는 사정만으로 다른 발명으로 볼 것은 아님
○ 등록 후 권리범위 해석
○ 서. 방법적 표현이 발명의 보호범위로서 인정되는지 여부에 대해 문제가 됨
○ 물건동일성설 : 해당 제조방법과 다른 방법으로 생산된 물건도 포함하는 것으로 해석해야 한다는 학설
○ 제법한정설 : 해당 제조방법으로 제조된 물건에만 권리범위가 미친다고 보는 학설
○ 판례 : PBP 청구항은 방법적 표현으로 특정되는 효과를 갖는 물건발명으로 볼 것이고, 이는 등록요건뿐만 아니라 등록 후 권리범위 해석에도 마찬가지라는 입장. 다만, 대법 판례대로 권리범위가 실시예에 비추어 지나치게 넓거나 의식적으로 제외한 사정 등이 있다면 발명의 범위를 제조방법으로 제한해석할 수 있다고 봄
○ 검토 : 해당 제조방법으로 권리범위를 한정하면 발명자의 진정한 권리범위를 위축시키고 등록요건 판단대상과 등록 후 권리범위 해석을 일원적으로 해석함이 적절하므로 물건동일성설이 타당함
○ PBU(product-by-use) 청구항
○ 정의 : 물건발명 또는 방법발명이 용도로 한정되어 표현돼 있는 청구항
○ 판례 : 용도의 기재를 제외하고 등록요건 및 권리범위를 해석함
○ 검토 : PBP 청구항처럼 용도로부터 기술적 사상을 추출하여 그와 같은 효과를 갖는 발명으로 한정함이 타당
○ 잽슨 타입(Jepson type)
○ 정의 : 전제부, 특징부로 구성된 청구항
○ 전제부에 공지기술을 많이 쓰지만, 노하우 등도 쓰기도 하므로 전제부 내용이 공지기술을 의미하지 않음
○ 잽슨 전제부가 공지기술인지의 입증책임은 심사관에게 있음
○ 다만, 출원인이 공지기술임을 자인하는 것은 가능 : 종전에는 자인을 간주로 봤으나 '사실상 추정'으로 판례 변경
○ 기능식 청구항
○ 정의 : 발명의 구조적 서술을 생략하고 기능적 서술을 기재하는 청구항
○ 도입 배경 : 청구항의 문언범위를 확장하기 위해 도입
○ 심사 실무
○ 초기 심사 실무 : 42조 4항 2호 위반
○ 최신 심사 실무 : 42조 6항에서 다양한 기재방법을 훈시하면서 기능식 청구항을 허용
○ 단, 기능식 청구항은 명세서, 도면을 전체적으로 참고하여 문언해석이 명료한 경우에만 허용됨
○ 위 최신 심사 실무의 태도는 기능식 청구항이 도입되면서 새로운 용어가 많이 등장한 것에 배경을 둠
○ 마쿼시 청구항(Markush claim) : 매커시, 마쿠쉬, 마쿠시라고도 함
○ 정의 : A, B, C 중 어느 하나와 E, F가 결합된 발명으로 청구범위를 기재하는 것
○ 도입 배경 : 청구항의 문언범위를 확장하기 위해 도입
○ 즉 A+E+F, B+E+F, C+E+F를 하나의 청구범위에 기재하는 것
○ 하나의 선행기술로 하나의 청구항에 대해 신규성 및 진보성이 없다는 거절이유를 통지할 수 있음
○ 이유 : 출원은 일체로서 적법해야 하기 때문
○ 컴비네이션 청구항(combination claim)
○ 종류 1. 개방형 연결부(open-ended transition)
○ "~ 포함하는(comprising)"의 연결어미 사용
○ A+B+C와 같은 발명이 선공지된 경우, A+B(개방형)인 경우 신규성 흠결
○ 우리나라 판례가 존재(2003후2072)
○ 종류 2. 폐쇄형 연결부(closed-ended transition)
○ "~ 구성되는(consisting of)"의 연결어미 사용
○ A+B+C와 같은 발명이 선공지된 경우, A+B(폐쇄형)의 특허가 가능하나 제3자의 A+B+D 실시 금지 불가
○ 아직 우리나라 판례가 없음
○ 종류 3. 반폐쇄형 연결부(semi closed-ended transition)
○ "~을 필수적으로 포함하여 구성되는(consisting essentially of)"의 연결어미 사용
○ A+B+C와 같은 발명이 선공지된 경우, A+B(반폐쇄형)의 특허가 가능하나 제3자의 A+B+D 실시 금지 가능
○ 단, D가 특허발명의 특성에 물리적 변화를 주지 않는 경우일 것
○ 우리나라 판례는 반폐쇄형 연결부를 기재불비로 보아 인정하지 않고 있음
⑸ 서류 3. 필요한 도면
① 필수적 기재 사항 아님 : 명세서의 보조수단
○ 실무적으로 거의 대부분 도면 첨부
○ 방법발명도 모식도를 첨부함
○ 물질발명에서 도면은 첨부하지 않는 경우도 많음
○ 물건발명은 반드시 도면의 첨부가 요구
② (참고) 실용신안등록 출원에서 도면을 첨부하지 않으면 불수리 처분됨
○ 이유 : 실용신안은 도면을 대상으로 하므로
⑹ 서류 4. 요약서
① 취지 : 기술정보의 용도, 효율적 이용을 도모하기 위해 제출을 의무화
② 요건
○ 발명의 개요를 나타내는 기술정보를 150자 이내로 적어야 함 (시행규칙 21조의4 1항)
③ 효력
○ 요약서를 제출하지 않는 경우 방식위반으로 보정명령 사유에 해당 (46조)
○ 보정명령에 불응할 경우 출원절차가 무효로 될 수 있음 (16조)
○ 요약서는 보호범위를 확인하는 데 참고할 수 없음 (판례)
○ 29조 3항 타출원의 지위가 없음
○ 보정에 의해 명세서에 추가하는 것이 허용되지 않음
④ 누락 시 : 보정명령 및 절차무효
○ 경미한 하자이므로 보정명령 사유
⑺ 청구범위 기재유예 제도 (42조의2)
① 개요
○ 정의 : 청구범위를 기재하지 않은 명세서 제출 가능
○ (참고) 임시명세서 출원제도가 있으므로 실무적으로 많이 쓰이지 않음
○ 취지 : 선출원주의로 출원을 서두르는 관계상 권리범위 설정 미흡 빈발
② 객체적 요건
○ 분할출원 및 변경출원에 대해서도 특허청구범위를 기재하지 않을 수 있음
③ 시기적 요건 : 출원공개 제도로 인해 소급효가 적용돼야 함
○ 보정일 ≤ max(min(출원일 + 1년 2개월, 심사청구 취지 통지 수령일 + 3개월), 분할·변경 출원일 + 30일)
○ 조약우선권 주장 출원 : 출원일 = 기초출원일
○ 국내우선권 주장 출원 : 출원일 = 선출원일
○ 조약우선권과 국내우선권 복수 주장 출원 : 출원일 = min(조약우선권 기초출원일, 국내우선권 선출원일)
○ 제3자는 언제든지 심사청구를 할 수 있음
④ 절차적 요건
○ 청구범위 기재는 보정절차에 의함 : 신규사항 추가로 인한 반려 방지. 보정하지 않으면 특허출원은 취하 간주
○ 청구범위를 기재해야 할 수 있는 절차 : 심조
○ 출원인의 심사청구 (59조 2항 단서)
○ 심사청구를 한 경우 심사청구가 불수리됨
○ 청구범위 미기재 출원서에 대한 제3자의 심사청구 가능 : 3개월 이내에 청구범위 기재 보정이 원칙
○ (참고) 제3자의 심사청구는 언제든지 할 수 있음
○ 조기공개 신청 (64조 2항)
○ 청구범위 미기재 명세서를 출원 시 : 출원공개 대상에서 제외
○ 출원 이후 청구범위 기재 시 : 출원공개 대상, 조기공개 신청 가능
○ 청구범위를 기재해야 진행되는 절차 : 출원공개
○ (참고) 정식 명세서 제출보다는 전문보정이라는 용어가 더 적절함
⑤ 외국어특허출원과의 차이
○ 번역문을 기재해야 출원인이 할 수 있는 절차 : 보분변심조
○ (주석) 청구범위 기재유예제도의 심조와 차이가 있음
○ 차이가 나는 이유 : 보정, 분할출원, 변경출원은 최초 첨부된 명세서 및 도면 전체를 기준으로 하므로
⑥ (주석) 임시명세서 출원제도 (예비출원제도)
○ 개요
○ 연구결과를 긴급히 출원하려는데 특허명세서로 작성하여 출원하는데까지 오래걸려 2020년 3월부터 도입
○ 미국에서는 가출원(provisional application) : 논문 자체나 발표자료 PPT를 특허청에 제출하기도 함
○ 임시명세서 출원제도는 최근에 추가된 제도
○ 국내에서 임시명세서 출원을 하기 위해서는 청구범위 기재유예제도를 이용함
○ 임시 명세서 출원은 심사를 받지 않음
○ 장점 : 매우 빠른 기간 내에 출원일을 확보할 수 있음
○ 임시명세서 출원의 경우 선행기술 조사 없이 진행 : 다만, 본출원에서 다시 선행기술을 조사해야 함
○ 특허출원번호와 출원인 번호가 발급되므로 특허출원을 인정하는 기관에서의 가산점이 인정됨
○ 단점 : 임시명세서 출원 자체를 등록받을 수 없음
○ 임시명세서 출원을 한 뒤 반드시 1년 이내에 본출원을 해야 함
○ 일반특허출원의 1/5의 비용을 임시명세서 출원 시 지급해야 함
⑻ 외국어특허출원 (42조의3)
① 정의 : 특허출원인이 명세서 및 도면을 영어로 특허출원할 수 있도록 하는 제도
② 외국의 입법례
| 국가명 | 특허출원서 언어 | 번역문 언어 |
| 미국 | 모든 언어 | 영어 |
| EPO | 모든 언어 | EPO 공식 언어 (영어, 독어, 불어) |
| 일본 | 일본어, 영어 | 일본어 |
| 중국 | 중국어 | 해당 없음 |
Table. 1. 외국의 입법례
③ 시기적 요건 : 명세서 및 도면의 국어 번역문 제출
○ 제출일 ≤ min(출원일 + 1년 2개월, 심사청구 취지 통지 수령일 + 3개월)
○ 조약우선권 주장 출원 : 출원일 = 기초출원일
○ 국내우선권 주장 출원 : 출원일 = 선출원일
○ 조약우선권과 국내우선권 복수 주장 출원 : 출원일 = min(조약우선권 기초출원일, 국내우선권 선출원일)
○ 국어번역문을 제출한 특허출원인은 위 기한 이전에 그 국어 번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문 제출 가능
○ 국어번역문을 제출할 수 없는 경우
○ 경우 1. 명세서 또는 도면을 보정한 경우 : 이 경우 분할출원을 통해 보정을 꾀할 수 있음
○ 경우 2. 특허출원인이 심사청구를 한 경우
○ 경우 3. 외국어 명세서 등에 기재되지 않은 사항을 포함한 경우
④ 절차적 요건 : 서류와 관련된 요건
○ 47조 2항 전단 : 신규사항 추가금지에 있어 원문 범위 이내일 것
○ 47조 2항 후단 : 신규사항 추가금지에 있어 최종번역문 범위 이내일 것
○ 유형 1. 영어로 기재된 출원서
○ 지위 : 최초 출원된 명세서 및 도면 지위
○ 최초 출원된 명세서 및 도면 지위의 의미 : 신규사항 추가금지의 기준이 된다는 의미
○ 유형 2. 국어번역문
○ 지위 : 번역문 제출 지위, 명세서 및 도면 보정 지위
○ 구법 (213조) : 국어번역문에 최초 출원된 명세서 및 도면 지위를 부여하여 보정을 할 수 없게 함
○ 개정법 취지 : 국어번역문 보정을 가능케 하여 출원인의 이익 보호
○ 번역문 제출 지위 : 번역문을 보정하겠다는 의미
○ 명세서 및 도면 보정 지위의 의미 : 원문을 보정하겠다는 의미
○ 국어번역문을 다시 제출함으로써 47조 2항 전단 및 후단을 극복할 수 있음 (1개 서류)
○ 유형 3. 오역정정문
○ 지위 : 번역문 수정 지위
○ 번역문 수정 지위의 의미 : 번역문만 보정하겠다는 의미
○ 이 경우 47조 2항 전단의 위반이 있을 수 있음
○ 유형 4. 명세서 및 도면 보정서
○ 지위 : 명세서 및 도면 보정 지위
○ 명세서 및 도면 보정서의 의미 : 원문만 보정하겠다는 의미
○ 이 경우 47조 2항 후단의 위반이 있을 수 있음
○ 국어번역문을 제출하지 않으면 오역정정문과 명세서 및 도면 보정서를 모두 극복해야 흠결 극복 (2개 서류)
⑤ 기타 요건
○ 제3자는 언제든지 심사청구를 할 수 있음
○ 외국어 특허출원이라도 출원서 및 요약서는 국어로 제출해야 함
⑥ 효과
○ 국어번역문을 제출한 후에만 할 수 있는 절차 : 보분변심조
○ 명세서 보정 (47조 5항)
○ 분할출원 (52조 1항)
○ 변경출원 (53조 1항 단서)
○ 출원인의 심사청구 (59조 2항 단서) : (참고) 제3자의 심사청구는 언제든지 할 수 있음
○ 조기공개 신청 (64조 2항)
○ 국어번역문을 제출해야 진행되는 절차
○ 출원공개
○ 국어번역문을 제출한 경우
○ 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문을 따라 보정한 것으로 간주
○ 새로운 국어번역문을 제출한 경우 최종 국어번역문 전의 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 간주
○ 예외 : 자진보정 기간에 오역을 여러 번 한 경우 모든 정정을 고려하여 최종 국어번역문을 확정 (42조의 3 6항)
○ 외국어특허출원에서 출원공개 대상은 번역문 : 출원공개는 국어주의를 취하므로
○ 명세서의 국어번역문을 제출하지 않은 경우
○ 제출 기한 다음 날에 해당 특허출원은 취하 간주
○ 도면 중 설명 부분에 대한 국어 번역문을 제출하지 않은 경우
○ 해당 특허 출원을 취하한 것으로 보지 않음
○ 도면의 기재요건 위반 등으로 보정 대상이 될 수 있음
○ 외국어로 기재된 국제특허출원의 번역문 제출에 있어 외국어 특허출원의 규정이 적용되지 않음
○ (참고) 기준일 = min(우선일 + 2년 7월, 심사청구일)
⑦ 청구범위 기재유예제도와의 차이
○ 청구범위를 기재해야만 할 수 있는 절차 : 심조
○ (참고) 외국어특허출원의 보분변심조와 차이가 있음
○ 차이가 나는 이유 : 보정, 분할출원, 변경출원은 최초 첨부된 명세서 및 도면 전체를 기준으로 하므로
⑼ 출원서류의 제출
① 서면에 의한 제출
○ 정의 : 서면으로 작성하여 특허청에 방문하여 제출하거나 등기우편으로 제출하는 것
○ 원칙 : 도달주의를 채택하는 경우
○ 특례 : 특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류는 도달주의 (예 : 통상실시권 등록 서류)
○ 특례 : 특허법원 및 대법원에 제출한 서류
○ 특례 : 국제출원서류
○ 예외
○ 우편으로 서류를 제출한 경우 우편물의 통신일부인이 분명하면 표시된 날에 도달한 것으로 간주
○ 우편물의 통신일부일이 불분명하면 우체국에 제출한 날을 우편물 수령증에 의하여 증명한 날
○ 증명을 하지 못하는 경우 실제 특허청에 도착한 날부터 효력이 발생
○ 송달을 받는 자가 정당한 사유 없이 송달받기를 거부하는 경우 발송된 날에 송달된 것으로 간주
○ 국제출원이 국내단계로 진입하기 위해 번역문을 우편으로 특허청에 제출한 경우 발신주의를 따름
○ 특허청이 항공등기우편으로 재외자에게 서류를 송달한 경우 발송한 날을 기준으로 함
② 전자문서에 의한 제출
○ 절차 : 전자문서에 의한 제출을 하려면 사전에 전자문서 이용을 신고하고 전자서명을 해야 함
○ 유형 1. 온라인 제출 : 작성한 서류를 특허청 또는 특허심판원에 정보통신망을 이용하여 제출
○ 유형 2. 전자적 기록매체를 이용한 제출 : 플로피디스크 또는 광디스크 등 전자적 기록매체에 수록
○ 제출된 전자문서의 효력
○ 전자문서는 특허법에 의하여 제출된 서류와 동일한 효력을 가짐
○ 당해 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인할 수 있는 때에 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 간주
○ 출원인이 자신이 사용하는 전산정보처리조직을 통하여 서류를 확인한 때에 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 도달한 것으로 간주
○ 비밀취급명령을 받은 출원에 대한 보정서는 온라인으로 제출할 수 없음
③ 공시송달
○ 공시송달에 의한 의사표시 : 민법을 준용함
○ 정의 : 표의자의 과실 없이 상대방의 정체 또는 소재를 알 수 없는 경우
○ 민사소송법 공시송달
○ 1단계 : 법원 게시판에 2주간 게시
○ 2단계 : 2주가 지나면 도달한 것으로 간주
○ 예 : 국회에서 공시 송달을 논의하자 우병우가 청문회에 참석
○ 공시송달 후 송달받을 자가 요청하면 즉시 교부함
○ 공동출원인 모두의 주소가 불명인 경우에 한해서만 공시송달이 가능함
○ 송달을 받는 자가 정당한 사유 없이 송달받기를 거부하는 경우 발송된 날에 송달된 것으로 간주 : 공시송달 불필요
④ 특별송달
○ 정의 : 배달 우체국에서 배달결과를 우편송달 통지서에 의하여 발송인에게 통지하는 우편송달방법
○ 심판, 재심, 통상실시권 설정의 재정, 특허권의 취소에 관한 심결문 또는 결정문을 송달한 경우
3. 방식심사 : 특허법의 절차법상 절차 [목차]
⑴ 반려처분 (시행규칙 11조) : 소명기회 부여 및 반려처분
① 정의 : 부적법한 서류의 반려
○ 중대한 하자
○ 반려처분 여부 결정
② 중대한 하자 (특허법 시행규칙 11조)
○ 유형 1. 주체적 요건의 중대한 흠결
○ 절차를 밟는 자의 성명(명칭) 또는 특허고객번호를 적지 않은 경우
○ 재외자가 특허관리인에 의하지 않은 경우
○ 미성년자가 법정대리인에 의하지 않은 경우 경미한 하자로 보아 보정명령 대상 (∵ 경하기 때문)
○ 절차를 밟을 권리가 없는 자가 제출한 서류
○ 절차를 밟는 자의 국적·법인증명서류 등의 제출명령을 받고 소명기간 내에 제출하지 않은 경우
○ 포괄위임등록신청서의 서류가 불명확한 경우
○ 유형 2. 절차적 요건의 중대한 흠결
○ 1건마다 서면을 작성하지 않은 경우
○ 국어(한글)로 기재되지 않은 경우
○ 예외 1. 외국어출원제도 (영어에 한함)
○ 예외 2. 국제출원서를 국어, 영어, 일어로 기재하지 않는 경우 반려사유가 아니고 보완사유로 분류
○ 예외 2의 경우 보완한 서류를 제출하면 제출한 날에 출원한 것으로 간주함
○ 출원(서류)의 종류가 불명확한 경우
○ 특허청 배포 소프트웨어(K-EDITOR) 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 작성되지 않거나 전자문서 제출서류가 전산정보처리조직에서 처리가 불가능한 경우
○ 전자적 이미지의 첨부서류가 판독이 곤란한 경우 : 특허법 특유의 반려사유
○ 명세서 미첨부 (발명의 설명이 없는 경우 포함) : 특허법 특유의 반려사유
○ 출원서류 : 출원서, 명세서, 필요한 도면, 요약서
○ 명세서 : 발명의 설명, 청구범위
○ 예외 1. 청구범위 기재 유예제도 : 청구 범위 없이 출원 가능. 심사청구 불가능. 조기공개신청 불가능
○ 출원인이 청구범위 기재 명세서를 첨부되지 않고 제출한 출원심사청구서 : 특허법 특유의 반려사유
○ 청구범위 미기재 명세서를 첨부한 출원 및 등록공고 후 조기공개신청 : 특허법 특유의 반려사유
○ 특허여부결정보류신청을 할 수 없는 경우인데도 보류신청을 한 경우 : 특허법 특유의 반려사유
○ 심사유예신청을 할 수 없는 경우인데도 유예신청을 한 경우 : 특허법 특유의 반려사유
○ 보정 없는 재심사청구 등 : 특허법 특유의 반려사유
○ 국어번역문 제출 없이 한 분할출원 등 : 특허법 특유의 반려사유
○ 유형 3. 시기적 요건의 중대한 흠결
○ 법정기간 내에 제출되지 않은 서류
○ 연장이 허용되지 않는 기간에 대한 기간연장신청서인 경우
○ 거절결정불복심판청구기간 또는 특허청장 등의 지정기간을 경과하여 제출된 기간연장신청서인 경우
○ 절차종료 후 제출된 절차 관련 서류
○ 외국어출원 또는 청구범위 미기재 명세서를 첨부하여 출원한 정당권리자출원으로서 출원 당시 제출기한이 지난 경우 : 특허법 특유의 반려사유
③ 1st. 법률적 성질 : 특허청장 등의 재량을 인정하지 않음
④ 2nd. 일반적으로 반려취지, 반려이유 및 소명기간을 적은 서면을 출원인에게 송부
⑤ 3rd. 출원인 절차
○ 소명기회 부여 : 실무상 의미 없음 (∵ 소명 성공률이 낮음)
○ 소명을 원하는 출원인 : 소명기간 내 소명서 제출. 보정서 제출 불허
○ 소명을 원치 않는 출원인 : 소명기간 내 반려요청서 제출
○ (주석) 애초에 소명 성공률이 낮으므로 빠른 절차를 위해 보정서를 제출하지 않도록 하는 듯
⑥ 4th. 불복 : 행정심판 또는 행정소송
○ 심사 단계에서 불복하는 경우 특허청장을 피청구인으로 하여 행정심판을 통해 불복
○ 심판 단계에서 불복하는 경우 특허심판원장을 피청구인으로 하여 행정소송을 통해 불복
⑦ 5th. 효과
○ 출원은 선출원의 지위를 가질 수 없음
○ 출원은 조약우선권 주장의 기초가 될 수 없음
○ 반려요청서를 제출한 경우 특허청장은 그 즉시 출원서류를 반려해야 함
⑵ 보정명령 (46조) : 보정명령 및 무효처분
① 정의 : 유효한 절차를 소급하여 무효로 하는 특허청장 등의 행정처분
○ 경미한 하자
○ 보정명령 : 실무상 의미 있음
○ 유효 또는 무효처분 결정
○ 지정기간
○ 특허청장, 심판원장, 심판장이 반드시 해야 하는 기속행위
② 사유 1. 행위능력 위반
○ 미성년자, 피한정후견인 또는 피성년후견인이 법정대리인에 의하지 않고 특허에 관한 절차를 밟는 경우
○ 미성년자 : 만 19세 미만인 자
○ 피한정후견인 : 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 부족한 자
○ 피성년후견인 : 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 지속적으로 결여된 자
○ 예외 : 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우 (예 : 청년가장)
○ 무효처분 : 절차무효
○ (참고) 재외자가 특허관리인에 의하지 않은 경우 반려사유 (∵ 중하기 때문)
③ 사유 2. 대리권 범위 위반
○ 본인에게 불리할 수도 있는 절차를 임의대리인이 특별수권을 얻지 않고 한 경우
○ 특허출원의 변경·포기·취하
○ 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하
○ 특허권의 포기
○ 신청의 취하
○ 청구의 취하
○ 국내우선권주장이나 그 취하
○ 거절결정불복심판청구
○ 복대리인 선임
○ 암기 팁
○ 특별수권을 요하는 절차 : 출존특신청우불복 (6조)
○ 공동이 밟아야 하는 절차 : 출존신청우불 (11조)
○ (참고) 변경출원 : 분할출원과 달리 원출원을 취하하므로 본인에게 불리할 수도 있는 절차
○ (참고) 분할출원 : 출원이므로 공동으로 밟아야 하지만 (44조) 불리하지 않아 특별수권 사항 아님
○ (참고) 국내우선권주장은 원출원을 취하하므로 본인에게 불리할 수도 있는 절차
○ 무효처분 : 절차무효
④ 사유 3. 법정 방식 위반
○ 공지예외적용주장이 방식에 위반된 경우
○ 발명의 명칭, 발명자의 성명, 주소 중 하나라도 미기재 : 출원인이 아닌 발명자 사항
○ 상속인의 경우 발명자 성명을 피상속인의 명칭을 쓰는 게 원칙 : 발명자 게재권
○ 상속인의 이름을 쓰더라도 거절이유나 무효사유를 구성하지 않음
○ 발명자와 출원인이 동일하더라도 발명자의 기재를 생략할 수 없음
○ (참고) 발명자의 성명은 확대된 선출원주의에서 중요하므로 꼭 기재를 해야 함
○ 도면이 첨부되었음에도 불구하고 도면의 간단한 설명을 기재하지 않은 경우
○ 요약서를 제출하지 않거나 요약서의 기재가 부적법한 경우
○ 무효처분 : 절차무효
⑤ 사유 4. 수수료 불납
○ 정의 : 특허에 관한 절차를 밟는 자는 수수료를 납부하여야 하는데, 그 수수료를 납부하지 않는 경우
○ 무효처분 : 절차무효 (원칙)
○ 예외 : 명세서 보정으로 증가된 청구항에 대한 심사청구료 불납시
○ 이 경우 출원인이 심사청구료를 납부해야 함 : 원래는 심사청구인이 심사청구료를 납부
○ 무효처분 : 보정 무효
⑦ 효과
○ 보정명령 이후의 보정이 부적법한 경우 절차무효의 대상이 됨
○ (주석) 보정각하는 실체보정에서 등장하는 개념임
○ 지정기간을 지키지 않은 경우 무효처분은 재량행위. 무효처분의 취소는 책임질 수 없는 사유라는 요건이 필요
⑧ 무효처분의 취소
○ 정의 : 천재지변에 의하여 출원인이 지정기간을 지키지 못한 경우 구제제도
○ 시기적 요건 : 청구일 ≤ min(사유 소멸일 + 2월, 기간 만료일 + 1년)
○ (참고) 실무적으로 잘 사용하지 않음
○ (참고) 추후보완 규정과 굉장히 유사
⑶ 직권보정 (66조의 2)
① 심사관은 명세서 등에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우 직권으로 보정할 수 있음
② 심사관은 직권보정 시 특허결정 등본 송달과 함께 직권보정 사항을 출원인에게 알려야 함
③ 출원인은 직권보정 사항에 대한 의견서를 특허청장에게 제출할 수 있음 : 특허등록료를 내기 전까지
④ 출원인이 의견서를 제출할 경우 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 봄
⑤ 직권보정이 처음부터 없었던 것으로 보는 경우 심사관은 특허등록결정을 취소하고 처음부터 심사할 수 있음
⑴ 정의 : 발명의 내용적 사항을 심사하는 것
5. 심사의 진행 [목차]
⑴ 반려사유 : 위쪽 참고
⑵ 보정사유 : 위쪽 참고
⑶ 거절이유 : 하나의 청구항이라도 해당하는 경우 반드시 거절결정. 그 이외에는 반드시 특허결정 (제한열거적)
① 주체적 요건 흠결에 따른 거절이유
○ 외국인 권리능력 (25조)
○ 무권리자 출원 (33조 1항 본문)
○ 재직중 특허청 직원 등 (33조 1항 단서)
○ 공동출원 (44조)
② 객체적 요건 흠결에 따른 거절이유
○ 산업상 이용가능성 (29조 1항 본문)
○ 신규성 (29조 1항), 진보성 (29조 2항)
○ 선출원주의 (36조 1항, 2항, 3항), 확대된 선출원주의 (29조 3항, 4항, 5항, 6항, 7항)
○ 불특허발명 (32조)
○ 조약 규정 (62조 3호)
③ 절차적 요건 흠결에 따른 거절이유
○ 발명의 설명, 청구범위 기재불비 (42조 3항)
○ 다항제기재방법 (42조 8항)
○ 하나의 특허출원범위 (45조)
○ 신규사항 추가 (47조 2항)
○ 객체적 요건을 흠결한 분할출원 (52조 1항)
○ 객체적 요건을 흠결한 변경출원 (53조 1항)
⑷ 정보제공사유
① 정보제공사유 = 거절이유 - 절차적 하자
② 절차적 하자 = 배경기술 기재 (42조 3항 2호) + 다항제 기재방법 (42조 8항) + 하나의 출원범위 (45조)
⑸ 취소신청이유
① 신규성, 진보성 (공지·공연 실시 제외) : 공지·공연 실시의 입증에 상당한 시간이 소요될 수밖에 없으므로 절차의 신속성을 위한 특허취소신청 제도의 취지상 맞지 않음
② 확대된 선출원
③ 선출원주의
⑹ 무효사유
① 무효사유 = 거절이유 - 절차적 하자 + 후발적 무효사유
② 절차적 하자 = 배경기술 기재 + 다항제 기재방법 + 하나의 출원범위
③ 후발적 무효사유 = 특허 후 외국인 권리능력 위반 + 특허 후 조약규정 위반
○ 원시적으로 조약을 위반한 경우 : 무효심결의 확정에 의해 소급하여 소멸
○ 후발적으로 조약을 위반한 경우 : 무효심결의 확정에 의해 장래를 향하여 소멸
⑺ 출원의 취하
① 유형 1. 본인 취하
○ 특허청에 출원 취하서를 제출해야 비로소 효력을 발생
○ 출원 단위로 해야 함 : 대신 삭제 보정은 청구항별 취하의 효과를 줌
② 유형 2. 취하 간주
○ 심사청구 기간 내에 심사청구를 하지 않은 경우
○ 보정명령을 받은 자가 지정기간 내에 보정을 하지 않은 경우
○ 변경출원 : 변경출원 즉시 그 선출원
○ 국내우선권 주장에서 기초출원 : 기초출원일 + 1년 3월에 기초출원
○ 국내서면제출기간 내에 국제특허출원의 번역문을 제출하지 않은 경우
○ 국제출원에서 납부할 수수료의 일부를 납부하지 않은 경우
○ 국제출원에서 재외자가 기준일 + 2월 내에 특허관리인 선임 신고를 하지 않은 경우
③ 시기적 요건 : 특허출원의 취하가 출원 계속 중이면 언제나 할 수 있음
④ 효과
○ 특허 출원의 취하가 있는 경우 취하된 발명에 대한 선출원의 지위를 인정하지 않음
○ 선출원의 지위를 인정하지 않으므로 재출원하여 특허를 받을 수 있음
○ 특허출원의 취하는 취소할 수 없음
○ 보상금 청구권이 소급하여 소멸
⑻ 출원의 포기
① 경우 1. 본인 포기
○ 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자, 질권자의 이익을 해하지 못함
○ 청구항 별로 포기할 수 있음
○ 장래를 향하여 소멸 : 보상금 청구권이 소멸하지 않음
○ 특허권 말소등록을 해야 특허권이 소멸됨
○ 특허권을 포기한다는 의사표시만으로 특허권이 소멸되지 않음
② 경우 2. 특허 출원의 포기 간주
○ 2-1. 추가납부기간에 설정등록료를 납부하지 않은 경우
○ 2-2. 국방상 필요한 발명에서 외국의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우
○ 보상금 청구권이 발생하지 않음
6. 절차의 효력 : 심사뿐만 아니라 심판에도 해당 [목차]
⑴ 절차의 중단 (20조) : 법정사유.
① 개요
○ 심결 단계에서는 심판장에게, 심사단계에서는 특허청장에게 수계신청을 해야 함
② 중단사유 1. 당사자가 사망한 경우
○ 사망자의 상속인, 상속재산관리인 등이 절차를 수계해야 함
○ 상속인은 상속포기기간이 경과해야 절차를 수계할 수 있음
○ 상속포기기간 : 상속개시가 있음을 안 날로부터 3월
○ 취지 : 상속인의 수계 후 임의로 절차를 포기하는 것을 막기 위함
③ 중단사유 2. 당사자인 법인이 합병에 의하여 소멸한 경우
○ 합병으로 새롭게 설립된 법인이 그 절차를 수계함
○ 법인이 해산한 후 청산절차에 따라 소멸된 경우에는 해당하지 않음
④ 중단사유 3. 당사자의 행위능력이 소멸한 경우
○ 법정대리인이 그 절차를 수계함
⑤ 중단사유 4. 당사자의 법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실한 경우
○ 예 1. 법정대리인이 금치산선고 또는 파산선고를 받은 경우
○ 예 2. 본인이 절차를 밟을 능력을 갖게 된 경우
○ 예 3. 법정대리인의 자격을 상실한 경우
⑥ 중단사유 5. 당사자의 신탁에 의한 수탁자의 임무가 종료된 경우
⑦ 중단사유 6. 복수당사자의 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우
○ 남은 자 중 대표자를 선출하여 그 절차를 수계
⑧ 중단사유 7. 사무관리인이 그 자격을 잃거나 사망한 경우
⑨ 절차의 중단사유가 아닌 경우
○ 재외자의 특허관리인 사망 : (주석) 본인이 계속 이어가면 될 듯
○ 절차를 밟을 것을 위임받을 대리인이 있는 경우 절차가 중단되지 않음
⑵ 절차의 중지 (23조)
① 당연중지 : 천재지변 등의 사유로 절차가 중지된 경우
○ 사유가 소멸하면 중지가 당연히 해소됨
② 결정중지
○ 심판관의 제척 또는 기피 신청이 있는 경우 : 법원의 기속사항으로 중지해야 함
○ 소송절차에 있어서 필요한 경우 : 법원의 재량사항으로 중지할 수 있음
○ 예 : 임의대리인 없이 직접 심판에 참가하여 절차를 밟고 있는 참가인이 사망한 경우
③ 중지의 효력
○ 특허청장 또는 심판관은 중지결정을 취소할 수 있음
○ 당사자는 절차의 중지에 대하여 불복할 수 없음
⑶ 절차의 속행 (19조)
① 학설 대립 : 법문상 '절차를 속행하게 할 수 있다'가 의무사항인지 재량사항인지가 문제가 됨
○ 재량설(1설) : 심판원에 속행 의무가 없으므로 절차 속행을 하지 않아도 신 권리자는 심결취소의 소를 제기할 수 없음
○ 의무설(2설) : 심판원은 신권리자에게 속행 의무가 있으므로 위법한 심판에 대해 신 권리자는 소를 제기할 수 있음
○ 절충설 : 일반적으로는 재량설을 따르되 신 권리자에게 소 적격만은 인정하자는 견해
○ 판례 : "출원인 변경신고를 하고 절차속행을 하지 않아 심판의 당사자가 바뀌지 않고 구권리자 명의로 심결한 경우 권리의 승계인은 심결 취소의 소를 제기할 수 있다"고 판시하여 의무설과 절충설에 가까운 태도를 취함
○ 검토 : 법문 표현상 의무설로 보는 것은 무리가 있지만 신 권리자에게 심취소의 소제기 적격을 부정하는 것은 신 권리자의 권리 보호에 미흡하다 할 것이므로 소제기 적격만은 인정하자는 절충설이 타당함
② 효력 : 절차의 수계와 달리 구 권리자의 잔여기간을 그대로 밟게 됨
⑷ 요약
① 심판장 또는 특허청장은 특허권이 이전되면 그 권리인의 승계인에게 기존에 진행되는 절차를 속행하게 할 수 있음
② 절차가 중단 또는 중지된 경우, 그 기간의 진행은 정지됨
③ 절차가 중단 또는 중지된 경우, 그 절차에 대해 수계통지를 하거나 그 절차를 속행한 때부터 다시 모든 기간이 진행됨
○ (주석) 민법에서 소멸시효 중단이 있는 경우 소멸시효가 처음부터 진행되는 것과 유사한 법리
○ 상대방은 수계신청을 할 수 없고 수계신청을 요청할 수 있을 뿐임
입력: 2019.05.25 14:08
수정: 2021.01.24 22:33
'▶ 사회과학 > ▷ 지식재산권법' 카테고리의 다른 글
| 【특허법】 5강. 특허법 제도 1부 (0) | 2019.05.25 |
|---|---|
| 【특허법】 4강. 실체심사 (0) | 2019.05.25 |
| 【특허법】 2강. 발명 및 실시 (0) | 2019.05.25 |
| 【특허법】 1강. 특허법 총칙 (0) | 2019.05.25 |
| 【지식재산권법】 지식재산권 총론 (0) | 2019.05.25 |
최근댓글