【특허법】 5강. 특허법 제도 1부

5강. 특허법 제도 1부

 

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1. 실체보정 [본문]

2. 심사청구 [본문]

3. 우선심사 [본문]

4. 출원공개 [본문]

5. 정보제공제도 [본문]

6. 재심사청구제도 [본문]

7. 직권재심사제도 [본문]

8. 특허여부결정보류 신청제도 [본문]

9. 심사유예제도 [본문]

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1. 실체보정 [목차]

⑴ 개요

① 특허법상의 보정은 크게 절차보정과 실체보정으로 구번

○ 실체보정은 명세서의 보정이라고도 함

② (구별개념) 절차보정

○ 미성년자 행위능력 위반

○ 대리권 범위 위반

○ 법정방식 위반

○ 수수료 미납부

⑵ 주체적 요건

① 공동출원의 경우 각자가 보정을 할 수 있음

② 임의대리인의 경우 특별수권 없이 보정 가능

⑶ 1단계. 자진보정

① 자진보정 사유○ 심사관으로부터 거절이유 통지가 없는 한 횟수에 제한이 없음

○ 거절이유를 통지받은 경우 거절이유통지에 대한 의견서 제출기간에 한하여 보정할 수 있음

○ 외국어특허출원의 경우 국어번역문을 제출하기 전에 실체보정을 할 수 없음

○ 실무상 재심사 청구 후 등록 또는 거절결정하기 전까지 자진보정을 인정하는 추세

② 보정 요건 1. 47조 : 신규사항만 추가하지 않으면 됨

③ 기타 요건

○ 특허 출원 ~ 특허청이 특허결정등본을 송달하기 전

○ (주석) 송달받기 전이 아님을 유의 : 실체보정이 거의 유일함

④ 효과

○ 자진보정 기간의 여러 차례의 보정이 있는 경우 모든 보정을 고려하여 명세서를 수정

○ (참고) 거절이유통지에 대한 의견서 제출 기간에 여러 차례의 보정이 있는 경우 마지막 보정 전 모든 보정은 취하 간주

⑤ 추후 절차

○ 자진보정에 따라 최초 명세서에 존재하지 않았던 거절이유가 발생한 경우 최초거절이유를 통지

⑷ 2단계. 최초거절이유통지 : 최초의 거절이유통지 또는 최후가 아닌 거절이유통지

① 최초거절이유통지 사유 : 최명도나 자진보정 명도에 존재하는 거절이유

○ 자진보정에 따라 최초 명세서에 존재하지 않았던 거절이유가 발생한 경우 최초거절이유를 통지

○ 자진보정이 신규사항 추가금지인 경우가 대표적

○ 주선행발명에 따른 거절이유 발생 또한 새로운 거절이유라 할 수 있음

○ 심사관이 최후거절이유를 통지한 후 보정과 관련없는 새로운 거절이유를 발견한 경우

○ 심사관이 최후거절이유를 통지한 후 보다 적절한 절차를 발견한 경우

○ 직권재심사 시 특허결정을 취소한다는 통지를 하기 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유

○ 이유 : 출원인에게 가혹하지 않도록 하기 위함

○ 거절결정 심판에서 다른 거절이유가 발견된 경우 의견서 제출기간을 부여함 (2005허4720)

② 보정 요건 1. 신규사항 추가금지 (47조) : 3단계, 4단계에서도 추가적으로 요구되는 요건

○ 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항(최명도) 범위 이내에서만 할 수 있음

○ 최명도 범위 이내이면 청구범위를 추가 또는 확장하는 보정도 할 수 있음

○ 카테고리를 변경하는 것(예 : 방법 → 장치)이나 구성요소를 치환하는 것은 허용하지 않음

○ 분할출원의 경우 분할출원한 그 출원서의 최명도 범위 이내에서 보정을 해야 하는 것과 유사한 법리

○ 신규사항을 추가한 경우

○ 미완성발명 → 완성발명

○ 택일적 기재요소의 부가

○ 예 : A, B / A, B, C에서 C를 청구항에 부가하여 A, B, C / A, B, C로 보정하는 것

○ 청구범위가 더 넓어졌으므로 신규사항 추가에 해당

○ 수치 변경 등이 최명도로부터 자명하지 않은 경우

○ 상위개념(예 : 금속) → 하위개념(예 : Al)

○ 선행기술의 구체적 설명을 추가하는 보정

○ 주지·관용기술 추가

○ 신규사항을 추가하지 않은 경우

○ 구성요건의 직렬적 부가 (단, 자명할 것)

○ 예 : A + B / A, B, C에서 C를 청구항에 부가하여 A + B + C / A, B, C로 보정하는 것

○ 청구범위가 더 좁아졌으므로 신규사항 추가가 아님

○ 의료행위 관련 발명에서 사람의 용도 삭제

○ 수치 한정범위의 감축

○ 예 : pH 3 ~ pH 9를 pH 4 ~ pH 8로 변경하는 경우

○ 하위개념(예 : Al) → 상위개념(예 : 금속) (단 Al, 금속 등이 언급돼 있을 것)

○ 선행기술 문헌명만을 명세서에 추가

○ 요약서 : 신규사항 판단시 미포함

○ 절차에 관한 방식보정 : 신규사항 추가금지가 문제가 될 여지는 없음

③ 기타 요건

○ 의견서 제출기간 : 2월

④ 효과

○ 거절이유통지에 대한 의견서 제출 기간에 여러 차례의 보정이 있는 경우 마지막 보정 전 모든 보정은 취하 간주

○ (참고) 자진보정 기간의 여러 차례의 보정이 있는 경우 모든 보정을 고려하여 명세서를 수정

⑸ 3단계. 최후거절이유통지 : 최초거절이유통지에 대한 보정에 의해 발생한 거절이유에 의한 거절이유통지

① 최후거절이유통지 사유

○ 최초거절이유통지에 대응한 보정이 신규사항 추가금지를 위반한 경우

○ 최후거절이유통지에서 청구항 삭제로 인해 인용 방식에 (경미한) 흠결이 발생한 경우

○ 최후거절이유통지 시에 누락하고 그 이유만을 이후에 새로 발견한 경우

② 보정 요건 1. 신규사항 추가금지 (47조) : 2단계를 참고할 것

③ 보정 요건 2. 최후거절이유통지 이후의 보정범위 제한

○ 권리범위를 좁히는 것. 4단계에서도 추가적으로 요구되는 요건

○ 유형 1. 청구범위를 감축하는 경우

○ 1-1. 청구항을 한정 또는 부가하는 경우 : A → 수식어 + A

○ 내적부가라고도 함

○ 예 1. 수치범위의 축소

○ 예 2. 금속 → 알루미늄 : 자명하지 않으면 신규사항 추가가 될 수 있음

○ 예 3. 다수항 인용 청구항에서 인용항의 수를 감소시키는 것

○ 1-2. 청구항을 삭제하는 경우 : C, D → C

○ 청구항 삭제 후 인용번호를 변경하는 것 인정

○ 1-3. 청구항을 부가하는 경우 : A → A + B

○ 외적부가라고도 함

○ 유형 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우

○ 오기가 자명해야 함

○ 유형 3. 분명하지 않은 기재 사항을 명확히 하는 경우

○ 불명확 기재 : 문언상 의미가 불명료하거나 불합리한 것

○ 심사관이 지적한 경우에 한함

○ 유형 4. 최명도에 벗어난 보정에 대해 보정 전으로 되돌아가면서 위 범위 내에서 다시 보정하는 경우

④ 보정 요건 3. 51조 : 새로운 거절이유가 없어야 함

○ 청구항 삭제로 인해 새로운 거절이유가 발생한 경우는 제외함

⑤ 기타 요건

○ 의견서 제출기간 : 2월

○ 보정 후 청구범위에 기재된 사항이 출원시에 특허를 받을 수 있는 것이어야 함

○ (주석) 심사관들의 인내심이 많이 떨어진 상황이므로 보정 시 주의해야 함

⑥ 효과

○ 거절이유통지에 대한 의견서 제출 기간에 여러 차례의 보정이 있는 경우 마지막 보정 전 모든 보정은 취하 간주

○ (참고) 자진보정 기간의 여러 차례의 보정이 있는 경우 모든 보정을 고려하여 명세서를 수정

⑹ 4단계. 보정각하

① 정의 : 최후거절이유통지 후 의견서 제출기간에 한 보정이 적법하지 않은 경우 보정을 무효로 하는 것

② 보정각하 사유

○ 최후거절이유통지등의 보정에 의해 47조 2항, 3항, 51조 1항(청구항 삭제 예외)에 위반된 경우만 가능 (51조 1항)

○ 즉, 신규사항추가금지 위반, 보정범위 제한 위반, 새로운 거절이유가 발생한 경우 보정각하가 됨

○ 최후거절이유통지등 : 최후거절이유통지 + 재심사 청구 시에 또다른 거절이유가 발생한 경우

○ 신규성, 진보성의 거절이유가 재심사 청구 시의 보정에 따라 새롭게 발생된 거절이유인 경우

③ 보정각하하지 않고 최후(최초)거절이유통지를 하는 경우

○ 청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우 : 거절이유를 통지하여 보정 기회를 다시 부여함

○ 직권보정 전에 한 보정

○ 직권 재심사에서 취소된 특허결정 전에 한 최초의 보정

○ 재심사 또는 거절결정불복심판 청구 전에 한 보정

④ 추후 절차

○ 보정각하결정을 하는 경우

○ 심사관은 보정각하결정을 하는 경우 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 함

○ 대부분 거절결정으로 이어짐 : 거절결정은 기 거절이유통지와 주요한 취지에서 부합하는지를 보고 판단

○ 보정각하결정을 하지 않는 경우

○ 최후거절이유통지 또는 직권보정을 함

○ 판례 : 보정각하결정을 하지 않았고, 후속절차가 진행되면 그 절차에서 보정각하결정을 다투지 못함

○ 보정각하 결정은 불복할 수 없음 (224조의 2) : 의견서 제출 기회를 부여하지 않음

○ 이유 : 특허거절결정 불복심판에서 다툴 수 있기 때문

○ (참고) 디자인보호법, 상표법에서 보정각하에 대해 불복할 수 있음

○ 재심사 청구 시 청구 전 각하결정과 직권재심사 시 취소된 특허결정 전 각하결정은 불복할 수 있음

○ 이유 : 보정각하하지 않고 최후(최초)거절이유를 하는 경우인 것과 관련 있는 듯

⑺ 5단계. 거절이유 극복

① 거절이유가 틀린 경우 의견서를 제출함

② 거절이유가 맞는 경우 보정서를 제출함

③ 보정안 리뷰 : 보정서 내기 전에 심사관에게 물어보는 것

○ 목적 : 신속한 권리화

○ 의견서+보정서 혹은 의견서만 제출하고 심사관과 면담하여 등록 가능한 보정안에 대해 논의한 후 추가의 보정서를 제출할 수 있음

○ 장점 1. 보정안에 대한 협상이 가능하여 등록률이 올라감

○ 단점 1. 추가의 비용이 발생 : 대략 50만원 정도

○ 단점 2. 심사관 면담을 위해 한달 이상의 기간이 남아야 신청 가능 : 기간 연장이 필요할 수 있음

○ 단점 3. 절차가 하나 추가 되어 심사 속도가 느려짐

④ 분할출원 : 보정서를 제출할 수 없을 때 할 수 있는 절차

○ 보정서를 제출할 수 없을 때 : 분할출원일 ≤ min(특허결정등본을 송달받은 날 + 3월, 설정등록일)

⑻ 6단계. 거절결정 : 출원 절차를 거절하는 것

① 거절결정 사유 : 법정화 되어 있음

○ 최초거절이유 통지 후 원 거절이유가 해소되지 않은 경우

○ 최후거절이유 통지 후 원 거절이유가 해소되지 않은 경우

○ 신규성, 진보성의 거절이유가 통지한 거절이유를 여전히 극복하지 못한 경우

② 거절결정이 되는 상황

○ 1^st. 최후거절이유통지에 대한 보정이 신규사항 추가, 청구범위 보정제한 규정 위반, 보정에 새로운 거절이유 발생 시 심사관은 의견제출기회를 주지 않고 보정각하결정을 함

○ 2^nd. 심사관은 보정 전 명세서 또는 도면으로 재심사하여 종전 거절이유를 극복하지 못한 경우 보정각하된 보정서의 직전 보정서가 종전 거절이유를 극복하지 못한 것이 되어 즉시 거절결정을 함

○ 3^rd. 심판단계에서 심판관이 한 최후거절이유통지에 대한 보정이 부적법한 때에는 심판관이 보정각하 결정하여야 함

○ 대체로 보정각하와 거절결정은 동시에 이루어짐

③ 불복

○ 특허 거절결정에 대해 추가로 의견제출 기회를 주지 않음

○ 특허 거절결정에 대해 불복하기 위해 거절결정 불복심판을 청구할 수 있음

③ 추후 절차

○ 심사관은 거절결정을 하는 경우 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 함

④ 거절결정의 극복 방법

○ 재심사 면담 : 재심사 신청 전에 심사관에게 질의하는 것

○ 재심사 청구

○ 거절결정불복심판 청구

○ 분할출원

⑤ 거절결정의 확정

○ 정의 : 거절의 결정이 특허법에서 규정한 불복의 신청방법에 의해서 취소할 수 있는 상태가 아닌 것

○ 예 1. 거절결정에 대한 심판의 청구 없이 결정등본을 송달받은 날로부터 30일이 경과한 경우

○ 예 2. 거절결정에 대한 심판의 청구가 있고 거절결정을 지지하는 심결이 확정된 경우

○ 예 3. 거절결정에 대한 심판의 청구가 있고 결정등본을 송달받은 날로부터 30일이 경과한 뒤 심판의 청구를 각하한다는 심결이 확정된 경우

⑼ 7단계. 재심사 청구제도 : 특허거절결정등본 송달 이후 1회에 한해 심사관에 의해 다시 심사를 받는 것

 

출처 : 이미지 클릭

Figure. 1. 재심사 청구 제도^]

 

① 절차적 요건

○ 재심사를 청구함과 동시에 반드시 보정서를 첨부함 : 거절결정불복심판 청구 시 보정서를 첨부하지 않음

○ 거절결정등본을 송달받은 날 + 30일 이내에 청구할 수 있음

○ 거절결정불복심판 청구가 있는 경우 재심사를 청구할 수 없음

○ 거절결정불복심판 청구와 재심사를 동시에 하면 거절결정불복심판 청구로 간주

○ 재심사 청구 자체는 2회 이상 할 수 있음

○ 이유 : 재심사 이후 새로운 사유로 거절이유가 통지된 후 거절결정된 출원에 대해서 다시 재심사 청구가 가능함

○ 재심사가 계속중인 경우 거절결정 불복심판을 청구할 수 없음

② 보정 요건 1. 신규사항 추가금지 (47조) : 2단계 참고

③ 보정 요건 2. 최후거절이유통지 이후의 보정범위 제한 (47조) : 3단계 참고

④ 보정 요건 3. 51조 : 3단계 참고

⑤ 효과

○ 재심사 청구가 적법한 경우 종전에 이루어진 거절결정은 취소된 것으로 봄

○ 재심사와 거절결정불복심판의 비교

○ 재심사는 기존 심사관이 하므로 거절결정불복심판보다 빠름

○ 재심사는 기존 심사관이 하므로 선입견이 있을 수 있음

⑥ 추후 절차

○ 실무상 재심사 청구 후 등록 또는 거절결정하기 전까지 자진보정을 인정하는 추세

⑽ 8단계. 거절결정불복심판

① 재심사와의 비교

○ 거절결정불복심판 청구와 재심사를 동시에 하면 거절결정불복심판 청구로 간주

② 거절결정불복심판과 재심사의 비교

○ 재심사는 기존 심사관이 하므로 거절결정불복심판보다 빠름

○ 재심사는 기존 심사관이 하므로 선입견이 있을 수 있음

③ 판례 : 심판에서 원 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우 거절이유를 통지하여 의견서 제출 기회를 주어야 함

⑾ 9단계. 기타 절차

① 최후거절이유통지 후 한 보정이 부적법함에도 심사관이 이를 간과한 경우

○ 실수의 내용 : 심사관이 보정각하를 하지 않고 거절결정을 한 경우

○ 실수의 결과 : 보정각하가 없었으므로 출원인은 자신의 보정은 적법하다고 생각하여 거절결정불복심판을 청구

○ 심판단계에서 상기 부적법한 보정이 발견된 경우

○ 출원인의 절차적 이익을 보호해야 함 바로 보정각하를 하지 않고 재심사를 함

○ 재심사 결과 거절이유가 동일한 경우 : 거절결정

○ 재심사 결과 거절이유가 동일하지 않은 경우 : 최후거절이유 통지

○ 위 상황에서 거절결정불복심판 청구일 + 30일 이내 한 보정이 부적법한 경우에는 보정각하가 금지되지 않음

② 직권보정

○ 특허권이 결정된 뒤 심사관은 명백히 잘못된 경우 직권으로 보정할 수 있음

○ 심사관이 직권으로 보정할 경우 특허등록결정 등본 송달과 함께 직권보정 사항을 출원인에게 알려야 함

○ 출원인은 직권보정 사항에 대한 의견서를 특허청장에게 제출할 수 있음 : 특허등록료를 내기 전까지

○ 출원인이 의견서를 제출할 경우 직권보정사항이 소급하여 소멸됨

○ 출원인은 심사관의 직권보정통지에 대하여 사항별로 취사선택할 수 있음

○ 직권보정이 처음부터 없었던 것으로 보는 경우 심사관은 특허등록결정을 취소하고 처음부터 심사할 수 있음

○ 심사관은 직권보정으로써 거절이유를 극복해줄 수도 있음

③ 거절결정에 대한 심판 청구 시 : 심판관이 판단

④ 특허권 설정등록 후 보정

○ 경우 1. 명백한 오기

○ 경우 2. 발명자 누락

○ 경우 3. 전원의 서명이 있는 경우

⑤ PCT 국제특허출원의 특례 : PCT19 보정, PCT34 보정, 지정국 절차에서의 보정절차

○ 국제출원에 대한 방식위반의 보정명령에 따라 지정기간 내에 보정을 하지 않으면 그 출원은 취하간주됨

○ PCT19 보정과 PCT34 보정의 차이

○ 차이 1. PCT19는 국제 출원 모두를 대상으로 하지만 PCT34는 출원인의 심사청구에 의해서만 함

○ 차이 2. PCT19는 청구범위에 대해서만 하지만 PCT34는 발명의 설명, 청구범위, 도면에 대해서 함

○ 차이 3. PCT19는 국제조사보고서를 받은 후에 1회에 한하여 하지만 PCT34는 국제예비심사보고서를 작성하기 전에 회수 제한 없이 할 수 있음

⑿ 10단계. 종합

① 적법한 보정 : 출원일 소급

○ 의견서 제출기간 내 복수의 보정 : 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하됨

○ 보정이 확정된 경우 특허권 침해 행위에 과실이 있는 것으로 추정하는 법리는 정정을 전후하여 그대로 유지됨

② 부적법한 보정

○ 경우 1. 기간을 경과한 경우 : 불수리 처분

○ 경우 2. 자진보정이 신규사항 추가금지 : 최초거절이유통지

○ 경우 3. 최초거절이유 통지 후 원 거절이유가 해소되지 않은 경우 : 거절결정. 더 이상 의견서 제출 기회를 주지 않음

○ 경우 4. 최초거절이유통지에 대응한 보정이 신규사항추가금지 위반 : 최후거절이유통지

○ 경우 5. 최후거절이유 통지 후 원 거절이유가 해소되지 않은 경우 : 거절결정. 더 이상 의견서 제출 기회를 주지 않음

○ 경우 6. 최후거절이유통지 후의 보정이 신규사항추가금지 위반, 보정범위 제한 위반, 새로운 거절이유 발생 : 보정각하

○ 경우 7. 최후거절이유통지에서 청구항 삭제로 인해 인용 방식에 (경미한) 흠결 발생 : 최후거절이유통지 재통지

○ 경우 8. 최후거절이유통지 시 누락하고 그 이유만을 새로 발견한 경우 : 최후거절이유통지 재통지

○ 경우 9. 새로운 거절이유가 발생했음에도 보정각하를 하지 않는 경우 (51조)

○ 직권보정을 하는 경우 그 직권보정 전에 한 보정

○ 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 보정

○ 재심사 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정

○ 보정각하 사유와 거절이유 사유가 겹치는 경우는 없음

③ 착오등록

○ 신규사항 추가 : 무효사유

○ 추가적 보정요건 (청구범위 보정 제한) : 무효사유를 구성하지 않음

○ 추가적 보정요건 (새로운 거절이유 발생) : 무효사유

○ 보정각하 : 무효사유

○ 부적법 보정이 나중(예 : 재심사단계, 심판단계)에 인정된 경우 : 특허청 잘못이므로 보정각하 금지

⒀ 특수출원과의 관계

① 확대된 선출원주의 : 보정이 있어도 최명도를 기준으로 할 것

○ 타출원의 최명도에 기재된 발명이 보정에 의해 삭제되어도 그 발명은 확대된 선출원의 지위를 가지는 법리와 유사

○ 선출원주의는 보정이 있는 경우 보정문을 기준으로 함 : 보정의 소급효가 적용됨

② 외국어특허출원

○ 최종 국어 번역문(특허출원) 또는 최초 첨부 도면(실용신안등록출원)에 기재사항 범위 내

③ 분할·변경출원

○ 분할·변경출원일을 기준으로 보정함

④ 우선권주장 출원

○ 기초출원의 최명도 범위 내에서 판단하지 않음

○ 우선권 주장 출원 범위 내에서 판단

⑤ 국제특허출원

○ 국제단계 : 국제조사보고서를 받은 후에 청구범위에 대하여 1회 보정할 수 있음

○ 국제단계 : 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 발명의 설명, 청구범위, 도면에 대하여 횟수 제한 없이 보정 가능

○ 국내단계 : 수수료 납부, 출원번역문 제출, 기준일 경과 후 보정할 수 있음

○ 국제특허출원은 원문을 기준으로 보정할 수 있음

○ 최종 국어번역문(특허출원) 또는 최초 첨부 도면(실용신안등록출원)에 기재된 범위 이내여야 함

○ 번역문만을 기준으로 판단 : 실체심사는 번역문에 의해 이루어지므로

 

 

2. 심사청구 [목차]

⑴ 개요

① 정의 : 특허출원에 대해 일정기간 내에 심사청구가 있는 출원에 대해서만 심사하는 제도

② (참고) 실체심사 : 심사청구가 되면 심사관은 실체심사에 착수

③ (참고) 방식심사 : 특별한 청구 없이도 진행

④ 취지 : 심사대상을 감소시켜 심사를 촉진. 출원인의 전략적 시기조절 허용

⑤ 출원만 하고 심사청구는 하지 않는 경우 : 경쟁자 견제 (방어적 기능), 홍보적 기능

⑵ 주체적 요건 - 청구인

① 누구든지 : 단, 심사관은 직권으로 심사청구 금지 (∵ 출원인의 이익 보호)

② 권리능력 없는 비법인도 가능 : 단, 대표자가 정해질 것

③ 공동출원이 있는 경우 각자 심사청구 가능

○ 다른 출원인의 이익을 크게 저해하지 않으므로

○ (참고) 제3자도 청구인이 될 수 있음을 상기하면 이해할 수 있음

④ 임의대리인은 특별수권 불요

⑤ 공익상 필요한 경우라 해도 심사관이 직권으로 심사청구를 하는 경우는 없음

⑶ 객체적 요건

① 적법한 출원

② 청구범위 기재유예 제도

○ 출원 시에 청구범위를 기재하지 않아도 되도록 한 제도

○ 취지 : 서둘러 출원을 하여 권리범위를 제대로 보장받지 못하는 폐해를 방지하기 위함

○ 특허청구범위 기재 보정일 ≤ min(제3자의 심사청구의 취지의 통지 도달일 + 3월, 출원일 + 1년 2월)

③ 외국어 특허출원 : 국어 번역문이 있을 것

⑷ 시기적 요건

① 원칙 : 출원일 ≤ 청구일 ≤ 출원일 + 3년

② 정당권리자의 출원 : 출원일 ≤ 청구일 ≤ max(무권리자 출원일 + 3년, 정당권리자 출원일 + 30일)

○ 실무적으로 출원과 동시에 심사청구를 한 경우에도 유효함

③ 분할·변경출원 : 청구일 ≤ max(선출원일 + 3년, 분할·변경출원일 + 30일)

④ 우선권 주장출원 : 우선권 주장 출원일 ≤ 청구일 ≤ 후출원일 + 3년

○ 소급효 없음 (∵ 선출원일로부터 기산하기에 기간이 너무 짧음)

○ 분할·변경출원과 같은 30일 특례는 없음

⑤ 국제특허출원의 특례

○ (참고) 기준일 = max(국제공개일, 심사청구일, 국내서면제출기간)

○ 출원인 : max(수수료 납부일, 번역문 제출일) ≤ 청구일 ≤ 국제특허출원일 + 3년

○ 제3자 : 국내서면제출기간 < 청구일 ≤ 국제특허출원일 + 3년

○ 제3자 (국어로 제출된 국제특허출원) : 청구일 ≤ 국제특허출원일 + 3년

⑥ 추후 보완 제도

○ 천재지변이 있는 경우 이를 구제하기 위한 제도

○ 청구일 ≤ min(청구 만료일 + 1년, 사유 소멸일 + 2개월)

⑸ 효과

① 경우 1. 기간 내 심사청구가 있는 경우

○ 심사청구의 순서에 따라 실체심사 진행

○ 분할·변경출원의 심사순서는 원출원과 같음

○ 심사청구 후 취하 금지

○ 이유 1. 절차적 낭비 방지 목적 : 심사 재청구와 이미 진행된 심사는 어떻게 할 것인지가 문제됨

○ 이유 2. 청구인의 불이익은 경미한 것으로 간주

○ 이유 3. 출원 취하라는 대체적 수단이 있음

○ 특허청구범위 기재가 유예된 출원에 제3자의 출원이 있는 경우

○ 특허청구범위 기재 보정일 ≤ min(제3자의 심사청구의 취지의 통지 도달일 + 3월, 출원일 + 1년 2월)

○ 출원일 + 1년 6월 : 출원공개 시점

○ 번역문의 확정

○ 국제특허출원의 경우 기준일이 확정돼 마지막 국어번역문이 최종 국어번역문

○ 외국어특허출원의 경우 마지막 국어번역문이 최종 국어번역문

○ 우선심사신청, 심사유예신청, 특허여부보류신청은 심사청구와 동시에 함

② 경우 2. 기간 내 심사청구가 없는 경우

○ 법정기간 내 청구가 없으면 특허출원은 취하됨 : 기간을 경과하여 한 심사청구는 불수리처분

○ 추후 보완 제도 존재

③ 경우 3. 특허청구범위를 제출하지 않고 심사청구를 한 경우 : 불수리처분

④ 특허공보 게재

○ 특허청장은 출원공개 전에 출원심사의 청구가 있으면 출원공개 시에 그 취지를 특허공보에 게재

○ 특허청장은 출원공개 후에 출원심사의 청구가 있으면 지체 없이 그 취지를 특허공보에 게재

⑤ 심사청구료

○ 원칙 : 심사청구료는 심사청구를 한 자가 부담하는 것이 원칙

○ 심사청구항이 늘어난 경우 늘어난 1개의 청구항에 대한 심사청구료는 출원인이 납부해야 함 (16조 1항 단서)

○ 출원인이 납부하지 않는 경우 청구항을 늘리는 보정은 무효가 됨

 

 

3. 우선심사 [목차]

⑴ 개요

① 정의 : 심사청구 순서에 관계없이 타출원에 우선하여 심사하는 제도

② 심사청구 제도는 청구 순서에 따라 심사하므로 심사청구제도의 예외라고 할 수 있음

⑵ 주체적 요건

① 누구든지 신청할 수 있음

○ 당사자의 실익 : 특허권의 조기 확보 가능

○ 제3자의 실익 : 그 자의 실시가 침해를 구성하는지 알기 위해 우선심사를 신청함

② 국가, 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원은 국가 또는 지방자치단체만 신청할 수 있음

○ 이유 : 국정활동, 지방자치활동에 있어 제3자가 무분별하게 관여하면 공익을 손상시킬 염려가 큼

③ 공동출원 : 각자가 단독으로 가능

④ 임의대리인 : 특별수권 불요

⑶ 객체적 요건 (61조)

① 사유 1. 출원공개 후 제3자의 업으로서 무단 실시 (61조 1항)

○ 이 경우 출원공개가 선행돼야 우선심사를 신청할 수 있음

○ 이유 : 출원공개가 되지 않았음에도 제3자의 무단 실시가 우려된다고 주장할 수 없음은 상식적으로 합당함

② 사유 2. 대통령령이 정하는 긴급처리가 필요한 경우 (61조 2항, 특허법 시행령 또는 타법)

○ 요건 : 출원인이 직접 선행기술을 조사해야 함

○ 방위산업분야의 특허출원

○ 녹색기술과 직접 관련된 특허출원 : 실용신안법은 공해방지 기술로 기술

○ 국가 등으로부터 금융지원 또는 인증을 받은 녹색기술은 특허출원만 우선심사 사유로 규정

○ 수출촉진에 직접 관련된 특허출원

○ 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원

○ 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원

○ 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원 (중소기업기술혁신촉진법 15조)

○ 직무발명보상 우수기업의 특허출원

○ 국가의 신지식개발지원사업 또는 품질인증사업의 결과물에 관한 특허출원

○ 조약에 의한 우선권주장의 기초출원

○ 조약우선권 주장 출원은 우선심사 대상이 아님

○ 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비 중인 특허출원

○ 외국에서의 실시를 근거로 한 우선심사신청은 인정되지 않음

○ 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원

○ 브루넬노트 (AI 기술 분석 보고서) 등을 활용할 수 있음

○ 1단계. 인공지능 기술을 바탕으로 입력된 사용자의 기술 내용을 이해

○ 2단계. 실시간으로 특허 데이터를 수집하여 사용자의 기술과 기존 특허 데이터의 구성을 파악 

○ 3단계. 기술의 분류와 구성을 대비하여 최종 브루넬노트를 도출

○ 전자거래와 직접 관련된 특허출원

○ 특허심사 하이웨이 제도(PPH)

○ 한국, 미국, 중국, 일본, 유럽 등 IP5 간에 간소하고 표준화된 요건을 적용함

○ 소정의 전문기관에 선행기술 조사를 의뢰한 경우

○ 해당 기관이 우선심사 신청 후 1개월 이내 조사자료 제출 필요

○ 특허청이 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원 또한 해당

○ 65세 이상인 사람이 한 특허출원 : UN의 노인의 정의를 따름

○ 건강에 중대한 이상이 있는 사람의 특허출원

○ 국가 또는 지방자치단체가 심사청구한 타인의 출원은 우선심사 대상이 아님

⑷ 시기적 요건

① 심사청구가 먼저 행해져야 함

② 출원공개를 요하는 경우 : 제3자가 업으로서 출원발명을 실시하고 있는 경우

③ 출원공개를 요하지 않는 경우 : 대통령령이 정하는 특허출원으로서 긴급하거나 필요하다고 인정되는 경우

⑸ 절차적 요건

① 우선심사 신청서를 특허청장에게 제출해야 함

② 실체심사에 따른 거절이유가 통지된 경우 우선심사를 신청할 수 없음

③ 우선심사신청의 취하 또는 포기는 우선심사 결정 통지가 있기 전까지 가능함

○ 우선심사 결정 통지 이후에 취하 또는 포기를 하지 못하는 것은 행정력의 낭비를 막기 위함

④ 우선심사가 반려, 무효, 각하결정된 후 다시 우선심사 신청서를 제출할 수 있음

⑹ 효과

① 특허권의 조기확보 가능

○ 보통 심사 청구 후 특허권 등록까지 9-12개월 정도 걸림

○ 심사 청구와 동시에 우선심사를 청구하면 보통 3-4개월 정도 걸림

○ 예비면담신청과 동시에 심사 및 우선심사를 청구하면 보통 1-2개월 정도 걸림

② 출원내용의 조기공개 도모

③ 해외출원 여부를 조기에 결정할 수 있음

⑺ (참고) 특허심사 하이웨이 제도 (patent prosecution highway; PPH)

① 정의 : 특허청장이 외국 특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원

② 취지

○ 우선심사 또는 조기심사를 받아 신속하고 효율적으로 특허권을 취득할 수 있음

○ 상대국에서 이미 심사한 결과를 참조하여 심사부담을 경감하고 심사품질을 향상시킴

③ 실시현황

○ 일본 (2007. 4. 1.)

○ 미국 (2008. 1. 28.)

○ 덴마크 (2009. 3. 1.)

○ 영국 (2009. 10. 1.)

○ 캐나다 (2009. 10. 1.)

○ 러시아 (2009. 11. 2.)

○ 핀란드 (2010. 1. 4.)

○ 독일 (2010. 7. 1.)

○ 스페인 (2011. 7. 1.)

○ 중국 (2012. 3. 1.)

○ 멕시코 (2012. 7. 1.)

○ 헝가리 (2013. 1. 1.)

○ 싱가포르 (2013. 1. 1.)

○ 오스트리아 (2013. 3. 1.)

○ 스웨덴 (2014. 1. 1.)

○ 이스라엘 (2014. 1. 1.)

○ 포르투갈 (2014. 1. 1.)

④ 신청요건

○ 조약 우선권 주장 출원 또는 국제출원

○ 상대국 특허청이 특허 가능하다고 판단한 청구항과 실질적으로 동일한 청구항이 있을 것

○ 일본은 거절이유가 돼도 청구항을 똑같이 맞추면 심사품질을 신뢰하여 우선심사가 가능함

⑤ 제출서류

○ 특허 가능하다고 판단한 상대국 특허출원의 특허청구범위 사본 및 번역문

○ 해당 특허출원에 대한 상대국 특허청의 심사관련통지 사본 및 번역문

○ 심사관련통지서에서 인용한 선행기술문헌 사본

○ 특허출원의 모든 청구항과 특허 가능하다고 판단된 상대국 특허출원의 청구항과의 대응관계설명표

⑻ (참고) 예비면담 (예비심사)

① 출원인이 우선심사를 신청하고 우선심사 결정등본 송달시부터 14일 이내에 신청할 수 있음

① 기술적 난이도 등을 인정받으면 급속도의 권리화가 가능 : 출원 후 1-2월 안에도 특허가 나올 수 있음

 

 

4. 출원공개 [목차]

⑴ 정의 : 특허출원을 사회일반에 공표하는 제도

⑵ 취지

① 너무 늦게까지 등록공고되지 않은 특허출원을 예고공개하는 것

② 중복투자 및 중복연구 방지. 최신 기술문헌으로서 기능

⑶ 주체적 요건 - 신청인

① 특허청장의 강제공개가 원칙

② 조기공개제도 : 출원인 또는 승계인만 신청 가능

⑷ 객체적 요건

① 출원공개 시 출원 전부가 공개 : 소급효가 없는 청구항도 같이 공개

② 원칙 : 특허청에 적법계속 중인 모든 출원

○ 무권리자 출원이라고 해도 출원공개가 됨

③ 예외 : 출원공개 제외 대상

○ 출원공개 전 출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정 확정

○ 공서양속에 반하는 발명

○ 국방상 비밀취급을 요하는 발명

○ 특허청구범위가 기재되지 않은 출원 (청구범위 기재유예제도)

○ 국어번역문이 제출되지 않은 외국어 특허출원

○ 우선심사제도에 따라 등록공고를 한 출원

⑸ 절차적 요건

① 출원에 관계된 내용 전부를 공개하는 전문공개에 의함

⑹ 시기적 요건

① 원칙 : 출원공개일 = 출원일 + 1년 6월

② 특수출원 : 소급효가 적용 (∵ 공익적 사유)

○ 분할출원, 변경출원 : 원출원일 기준

○ 정당권리자 출원 : 무권리자 출원일 기준

○ 조약우선권 출원, 국내우선권 출원 : 각각 제1국 출원일, 선출원일 기준

○ PCT 국제출원 : 국내 출원공개일 = max(국제공개일, min(국내서면제출기간 만료일, 심사청구일))

③ 예외 1. 조기공개신청에 의한 조기공개 가능

④ 예외 2. 설정등록으로 인한 공개 시점

○ 특허원부 생성시점. 등록료 납부 시점이 아님 (판례의 변경)

○ 등록일로 기재된 날짜는 특허료 납부일이나 진정한 등록일은 특허원부 생성시점임을 주의할 것

⑺ 효과

① 방어적 기능

○ 공지 (공개 후 출원에 한해) : 신규성, 진보성의 거절이유로 인용 가능

○ 확대된 선출원의 지위 (공개 전, 후 출원에 대해) : 동일 범위에 한함

○ 공개 후 방어적 기능이 강화됨

② 보상금청구권 발생

③ 특허출원에 관한 서류의 열람 등의 신청

④ 우선심사 신청가능 (61조 1호)

⑤ 기탁된 미생물시료의 분양

⑻ 응용

① 국방상 필요한 발명 중 비밀 취급을 요하는 발명

○ 출원공개에서 제외

○ 등록 전에 비밀취급이 해제 시 지체없이 출원공개를 해야 함

② 국제특허출원의 특례

○ 국제공개 : 국제사무국. 우선일 + 1년 6월

○ 정의 : 국제사무국에 의해 원문이 공개

○ 국제공개일 = 우선일 + 1년 6월

○ 국제공개일은 심사청구와 무관함

○ (참고) 우선일 : 우선권 주장을 한 경우 최선일. 그렇지 않은 경우 PCT 출원일

○ 국내공개

○ 정의 : 번역문이 공개

○ 국내공개일 = max(국제공개일, min(심사청구일, 국내서면제출기간))

○ 국내서면제출기간 = 우선일 + 2년 7월

⑼ 조기공개제도

① 정의 : 출원일 + 1년 6개월 전에 출원인이 신청하여 조기에 공개하는 제도

② 장점 : 출원의 방어적 기능 증대

○ 보상금청구권의 요건이 일찍 갖춰짐

③ 단점 : 개량 발명의 보호에 불이익

○ 조기공개는 공지예외주장 불가

○ 조기공개로 본인 출원에 신규성 거절이유 발생

○ 동일인 출원이므로 확대된 선출원이 적용되는 것은 아님

○ 국내 우선권 주장 가능

④ 주체적 요건 : 출원인과 그 승계인의 신청에 의해서만 공개

⑤ 객체적 요건

○ 원칙 : 강제공개 전 특허청에 적법계속 중인 모든 출원

○ 예외

○ 등록 공고된 출원

○ 공서양속 위반, 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명

○ 비밀취급을 요하는 국방상 필요한 발명

○ 조기공개를 신청한 경우 조기공개신청서를 제출한 날로부터 10일 이내에 취하서를 제출하여 취하 가능

⑥ 시기적 요건

○ 출원공개 전 언제든지 가능

○ 특허출원과 동시에도 가능함

⑦ 절차적 요건

○ 조기공개신청서를 제출한 날로부터 10일 이내에 조기공개신청을 취하할 수 있음 (시행규칙 44조)

○ 조기공개신청에 대한 수수료는 없음

⑧ 효력

○ 일반적으로 조기출원공개신청서를 제출한 날로부터 약 1 ~ 2개월 후에 출원이 공개됨

○ 출원서 방식심사 수리 후 조기공개 신청을 하는 경우 약 20일 이후에 출원이 공개됨

○ 조기공개를 신청한다고 해서 특허의 심사 또는 등록까지의 기간이 단축되는 것은 아님

 

 

5. 정보제공제도 [목차]

⑴ 정의 : 심사의 질적 향상을 위해 대중에게 심사의 협조를 구하는 것

① (참고) 실용신안법에서도 존재

⑵ 주체적 요건 : 누구든지. 이해관계가 없는 자라도 가능

⑶ 객체적 요건 : 정보제공사유

① 정보제공사유 = 거절이유 - 절차적 하자

② 절차적 하자 = 배경기술 기재 + 다항제 기재방법 + 하나의 출원범위

⑷ 시기적 요건 : 출원 시 ~ 특허 여부 결정시

① (참고) 구법에서는 출원공개 후에만 가능했음

② (참고) 최근 심사처리기간이 단축되어 출원공개와 무관하게 언제든지 정보제공 가능

6. 재심사청구제도 [목차]

⑴ 정의 : 특허거절결정을 받은 출원인이 보정서를 제출함과 동시에 재심사를 청구할 수 있는 제도

⑵ 주체적 요건

① 출원인 또는 승계인 : 재심사 청구는 보정을 항상 수반하므로 보정할 수 있는 자만 재심사를 청구할 수 있음

② 공유인 경우 각자가 할 수 있음

③ 임의대리인 : 특별수권 불요

④ (참고) 심사 청구는 누구든지 할 수 있음

⑶ 객체적 요건

① 적법한 출원

② 명세서 또는 도면에 대한 보정서가 제출된 출원만 가능

⑷ 시기적 요건

① 재심사 청구일 ≤ 거절결정등본을 송달받은 날 + 30일

② 재심사에 따른 특허거절결정이 있는 경우 재심사를 청구할 수 없음

③ 거절결정불복심판이 있는 경우 재심사를 청구할 수 없음

④ 거절결정불복심판 청구기간이 연장된 경우 그 기간 이내에 재심사를 청구할 수 있음

⑤ 재심사 청구 자체는 2회 이상 할 수 있음 : 심사 자체만 1회에 국한되는 것일 뿐

⑥ 추후 보완 제도

○ 천재지변이 있는 경우 이를 구제하기 위한 제도

○ 청구일 ≤ min(청구 만료일 + 1년, 사유 소멸일 + 2개월)

⑸ 절차적 요건

① 재심사 청구는 취하할 수 없음

② 재심사가 계속중인 경우 거절결정 불복심판을 청구할 수 없음

③ 재심사에 따른 거절결정이 있으면 재심사 청구를 할 수 없음

④ 출원인이 행한 보정이 요지변경인 경우 심사관은 결정으로 보정을 각하하지 않고 종래의 거절이유를 유지

○ 이유 : 출원인 이익 보호

⑤ 재심사에 따른 거절결정에 대해서도 거절결정불복심판 청구 가능

⑥ (참고) 실무상 재심사 청구 후 등록 또는 거절결정하기 전까지 자진보정을 인정하는 추세

⑹ 효력

① 특허거절결정의 취소 간주

② 재심사의 개시

○ 보정의 적법 여부를 판단

○ 보정 요건 만족 : 보정된 명세서에 따라 심사

○ 보정 요건 불만족 : 보정 전 명세서에 따라 심사

○ 재심사 청구가 적법한 경우 종전에 이루어진 거절결정은 취소된 것으로 봄

③ 재심사의 취하금지

④ 보정각하결정에 대한 다툼 제한

⑤ 의견서 제출 가능

○ 출원인은 의견서를 제출할 수도 있음

○ 재심사 청구시 보정을 통해 원거절이유가 해소되었음을 주장할 수 있음

 

 

7. 직권재심사제도 [목차]

⑴ 개요

① 심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견 시 직권으로 특허결정을 취소하고 다시 심사할 수 있음

② 취지 : 최근 무효심판 청구 급증에 따른 특허무효율 증가에 따라 부실 특허를 방지하고자 취소신청제도와 함께 도입

⑵ 객관적 요건 : 다음 사유에 해당하는 경우 그러하지 아니함

① 거절이유가 발명의 설명 미기재 (42조 3항 2호)

② 청구범위의 기재방법 (42조 8항)

③ 1 발명 1 출원주의에 위배된 경우 (45조)

④ 이러한 객체적 요건은 정보제공제도의 정보제공사유와 일치함

⑶ 시기적 요건 : 다음 시기의 경우 직권재심사를 할 수 없음

① 특허권이 설정등록된 경우

② 특허출원이 취하되거나 포기된 경우

⑷ 절차적 요건

① 1단계 : 특허결정취소통지

② 2단계 : 직권재심사를 하게 된 명백한 거절이유를 최초 거절이유통지서로 출원인에게 통지

⑸ 효과

① 특허결정은 취소됨 (66조의3 1항)

② 심사관은 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여해야 함 (47조 1항 2호)

③ 기 통지 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우에도 최초거절이유를 통지하고 의견서 제출 기회 부여 (63조 1항 2호)

④ 취소된 특허결정 전에 한 보정을 각하결정할 수 없음 (51조 1항 2호)

 

 

8. 특허여부결정보류 신청제도 [목차]

⑴ 취지 : 심사기간 단축에 따른 문제점에 대응하기 위함

⑵ 요건

① 출원인은 심사청구 후 6월 내에 특허여부결정 보류 신청서를 제출

② 분할·변경출원, 우선심사가 결정된 출원, 이미 등록여부결정서를 받은 출원은 불가능

⑶ 효과

① 출원일로부터 12월 경과전까지 특허여부 결정을 보류할 수 있음

 

 

9. 심사유예제도 [목차]

⑴ 취지 : 심사기간 단축에 따른 문제점에 대응하기 위함

⑵ 요건

① 출원인

② 심사청구 후 심사청구일부터 9월 이내

③ 심사를 받으려는 시점을 기재한 심사유예신청서를 제출

④ 출원과 동시에 또는 심사청구와 동시에 출원서 또는 심사청구서로 그 신청을 갈음할 수 있음

⑤ 심사유예신청서의 취하 또는 변경 : 심사유예신청서를 제출한 날로부터 2월 이내

⑥ 분할·변경출원, 우선심사가 결정된 출원, 이미 등록여부결정서를 받은 출원은 불가능

⑶ 효과

① 출원일로부터 5년 이내에 심사를 받을 수 있음

 

입력: 2019.05.25 18:44

수정: 2021.01.30 19:31