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【특허법】 4강. 실체심사

 

4강. 실체심사

 

추천글 : 【특허법】 특허법 목차


1. 실체심사 [본문]

2. 주체적 요건 [본문]

3. 실체적 요건 : 특허를 받을 수 있는 발명 [본문]

4. 실체적 요건 : 특허를 받을 수 없는 발명 [본문]


 

1. 실체심사 [목차]

⑴ 정의 : 특허법의 실체법상 절차

심사 1. 주체적 요건

심사 2. 실체적 요건

 

 

2. 주체적 요건 [목차]

요건 1. 권리능력

① 정의 : 특허권을 가질 수 있는 자격

○ 일반적으로 권리능력은 방식심사에서 심판

○ 외국인의 권리능력은 실체심사에서 심판

자연인, 법인 : 권리능력 有

○ 미성년자, 무능력자도 가능

○ 법인은 발명능력이 없기 때문에 승계에 의해서만 특허권의 주체가 될 수 있음

비법인 : 권리능력 無

○ 비법인은 출원인이 될 수 없음

외국인

○ 원칙 : 권리능력 無

예외 1. 재내자 : 국내에 있는 자

예외 2. 평등주의, 상호주의, 조약 등에 의해 인정되는 경우

○ 평등주의 : 국가 간 상호 인정한 경우

○ 상호주의 : 내국인의 외국에서의 권리능력을 위해 자국이 외국인에게 먼저 권리능력을 인정해 주는 것

○ 조약 : 조약 체약국에 권리능력을 인정하는 것

○ 주요한 국가가 파리조약의 체약국이므로 외국인의 권리능력은 실무상 큰 문제가 되지 않음

⑤ 권리능력 흠결

사유 1. 권리능력이 없는 자가 출원한 경우

사유 2. 출원인 중 한 사람이라도 권리능력 없는 외국인이 포함

○ 방식심사에서 판단

○ 특허법 33조 위반으로 거절이유 통지

○ 특허출원인 중 한 사람이라도 무권리 외국인이 있는 경우 출원이 거절됨

○ 판례 : 공립대학인 경북대학은 권리능력이 없으므로 심사를 받은 것 자체가 위법 (96후825)

⑥ 권리능력 없이 할 수 있는 행위, 할 수 없는 행위

○ 권리능력이 있어야 할 수 있는 행위

출원인 : 출원은 당연히 권리능력과 관련

○ 거절결정에 대한 심판청구인 : 출원과 관련 있기 때문

○ 정정심판 청구인 : 권리와 관련 있기 때문

○ 무효심판의 피청구인 : 권리와 관련 있기 때문

○ 적극적 권리범위확인심판 청구인 : 권리와 관련 있기 때문

○ 통상실시권허여심판청구의 청구인 / 피청구인 : 청구 / 피청구 모두 권리와 관련 있기 때문

○ 존속기간연장등록출원의 출원인 : 권리와 관련 있기 때문

권리능력 없이 할 수 있는 행위

심사청구 : 누구나 할 수 있기 때문

○ 특허취소신청인 : 누구나 할 수 있기 때문

○ 무효심판의 청구인 : 누구나 할 수 있기 때문

○ 기타 심판의 청구인 및 피청구인 : 이해관계인 등에게 인정되기 때문

○ 재심 청구인 및 피청구인 : 이해관계인 등에게 인정되기 때문

요건 2. 절차능력

① 정의 : 특허법상 절차를 수행할 수 있는 자격

○ 절차능력은 방식심사에서 심판

제한능력자 공통 : 절차능력 無

○ 제한능력자 : 미성년자, 피한정후견인(한정치산자), 피성년후견인(금치산자)

○ 제한능력자에게 권리능력은 있으므로 특허출원인이 될 수 있음

○ 제한능력자는 절차능력이 없으므로 절차능력이 보완되어야 함

보완 1. 법정대리인에 의해서 특허의 절차를 밟을 수 있음

○ 법정대리인의 추인이 있으면 제한능력자의 행위 시로 소급됨

○ 추인할 수 있는 자 : 보정된 당사자 또는 법정대리인

○ 법적 안정성 확보를 위해 선택적 추인은 부정됨

○ 민법과 달리 법정대리인에게 취소권은 인정되지 않음 : 보정명령 후 무효처분하면 되기 때문

○ (참고) 미성년자의 절차능력 흠결은 보정명령 사유지만 재외자의 절차능력 흠결은 반려 사유

○ 제한능력자는 임의대리인을 통해서도 절차능력이 보완될 수 없음

보완 2. 제한능력자가 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우 절차능력 인정

○ 예 : 미성년자가 혼인을 한 경우 성년으로 의제되어 단독으로 법률행위를 할 수 있음

○ 법정대리인의 동의를 얻어도 제한능력자는 단독으로 절차를 밟을 수 없음

○ 미성년자에 대한 송달은 그 법정대리인에게 하여야 함

○ 제한능력자는 누구라도 할 수 있는 심사청구 및 정보제공 등의 절차라도 법정대리인을 통해야 함

○ 미성년자, 피한정후견인과 달리 절대적 행위 무능력자인 피성년후견인이 단독으로 절차를 밟을 수 있는 경우는 없음

법인 : 절차능력 無

○ 법인의 경우 법인의 대표자가 법정대리인처럼 간주됨 → 보완 (민사소송법 63조)

○ 대표자가 있는 경우 법인의 이름으로 절차를 밟을 수 있음

○ 대표자가 있는 경우에도 대표자의 이름으로 절차를 밟을 수 없음

비법인 : 절차능력 無

○ 비법인의 경우 대표자가 법정대리인처럼 간주됨 → 보완

○ 한계 : 비법인의 경우 권리능력이 없으므로 권리능력 요구절차 수행시 권리자를 선정해야 함

○ 권리능력 비요구 절차 : 출원심사 청구 등

○ 권리능력 요구절차 : 출원인, 거절결정에 대한 심판청구인, 정정심판청구인, 무효심판 피청구인, 적극적 권리범위확인심판청구인, 통상실시권허여심판청구인, 존속기간연장등록 청구인 등

○ 예 : 특허출원은 권리능력이 있어야 하므로 비법인 명의의 특허출원은 불가능

○ 예 : 심사청구는 절차능력만 있으면 되므로 비법인 명의로 절차를 밟을 수 있음

○ 대표자가 있는 경우 비법인사단, 비법인재단의 이름으로 절차를 밟을 수 있음

○ 대표자가 있는 경우에도 대표자의 이름으로 절차를 밟을 수 없음

재외자

○ 정의 : 국내에 주소도 영업소도 없는 자. 대한민국 국민이라도 해당할 수 있음

○ 배경

○ 재외자에게 발송된 우편의 망실이 우려되기 때문에 재외자는 교신능력이 없다고 간주

○ 즉, 특허청의 통지송달이 어렵기 때문에 재외자의 절차능력을 인정하지 않음

○ 보완 : 특허 관리인을 선임해야 함

○ 재외자가 특허관리인을 선임하지 않고 절차를 밟은 경우 : 반려사유. 소명기회가 부여되지 않음

○ (참고) 제한능력자가 법정대리인 동의 없이 절차를 밟은 경우 : 보정명령 사유

예외 1. 재외자가 국내에 채재하는 경우 : 주소는 없지만 거소는 있는 경우

예외 2. 재외자가 국제특허출원인인 경우 기준일 전까지는 가능

○ 기준일 : 국내단계 진입일

○ 예 : 국어번역문 등을 제출시

○ 재산소재지 : 특허관리인이 있는 경우 특허관리인의 주소 또는 영업소. 없는 경우 특허청 소재지 (대전)

⑥ 대리제도 일반

○ 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인의 대리권은 이를 서면으로써 증명해야 함

○ 대리인이 수인인 경우 각자대리가 원칙 (9조)

○ 특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 적당하지 않은 경우 대리인을 선임하도록 명할 수 있음

⑦ 법정대리인 : 절차능력의 보완

○ 일반적인 효력

대리인으로서의 지위 : 결정, 심결의 효력이 미치지 않음

○ 본인에 준하는 지위 : 특허에 관한 서면의 필요적 기재사항. 법정대리인 사망 시 절차중단

○ 법정대리인의 추인이 있으면 행위 시로 소급하여 효력이 발생함

○ 법정대리인은 추인할 수 있는 권리 및 대리권만을 가짐 : 취소권 없음

종류 1. 친권자

○ 본인에게 불리하더라도 모든 절차를 포괄할 수 있음

종류 2. 후견인

○ 원칙 : 후견감독인의 동의가 있어야 대리행위를 할 수 있음

○ 예외 : 본인의 이익에 부합시 후견감독인의 동의 없이 절차를 밟을 수 있음

○ 본인의 이익에 부합하는 절차 : 상대방이 청구한 심판, 재심, 이의신청

○ 본인의 이익에 부합하지 않는 절차 : 능동적으로 심판 또는 재심에 관한 절차를 밟는 경우

⑧ 임의대리인 : 절차능력의 확장

○ 대리인에 관하여 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 민사소송법을 준용

○ 효력

대리인으로서의 지위 : 결정, 심결의 효력이 미치지 않음

○ 제3자에 준하는 지위 : 증인 능력 있음 (↔ 법정대리인)

○ 대리인이 수인인 경우 각자대리가 적용 (강행규정)

○ 임의대리인의 대리권이 소멸되는 사유

○ 임의대리인의 사망·금치산 또는 파산

○ 본인에 대한 사임

○ 본인의 해임

○ 기타 위임관계의 종료

○ 임의대리인의 대리권이 소멸되지 않는 사유 : 절차 중단을 막기 위함

○ 본인의 사망이나 행위능력의 상실

○ 본인인 법인의 합병에 의한 소멸

○ 본인인 수탁자의 신탁임무 종료

○ 법정대리인의 사망이나 행위능력의 상실

○ 법정대리인의 대리권 소멸이나 변경

특별수권사항(6조) : 법정대리인과는 무관한 개념. 본인에게 불리할 위험이 있는 절차. 특별위임장을 요함

○ 특허출원의 변경, 포기, 취하

○ 특허권의 포기

○ 특허권 존속기간 연장등록출원의 취하

○ 신청의 취하

○ 청구의 취하

○ 국내우선권 주장 또는 취하 : 선출원이 1년 3개월 후 자동 취하되므로

○ 거불심 또는 존속기간 연장등록거불심 청구 : (주석) 심판 청구는 공유자 전원이 참가하는 것과 연관해서 암기

○ 복대리인 선임 : 민법을 준용

○ (주석) 특허권의 포기, 복대리인의 선임 빼고는 공동발명에서 공동으로 해야 하는 사항

종류 1. 위임대리인 : 본인이 재내자인 경우의 대리인

○ 특별수권사항에 대해서는 본인으로부터 특별히 권한을 위임받아야 대리 가능

○ 대리인 위임서상 포괄적 기재로는 특별수권사항을 이행할 수 없음

종류 2. 특허관리인 : 본인이 재외자인 경우의 대리인

○ 특별수권사항에 대해서는 본인으로부터 특별히 권한을 위임받아야 대리 가능

○ 대리인 위임서상 포괄적 기재로는 특별수권사항을 이행할 수 없음

○ 특허 관리인이 있는 경우 출원인인 재외자의 사망으로 절차가 중단되지 않음

○ 변리사, 변호사만이 특허관리인이 될 수 있는 것은 아님. 단 국내에 주소나 영업소를 둔 자여야만 함

○ 대한민국 국민이어도 재외자라면 특허관리인을 선임해야

○ 특허관리인은 이론적으로 미성년자여도 가능

○ 특허관리인은 침해에 관한 민·형사소송의 대리권이 없음

○ PCT 국제출원에서 재외자는 기준일 전까지는 특허관리인 없이 절차 진행 가능

포괄위임제도

○ 정의 : 현재 및 장래의 사건에 대해 미리 사건을 특정하지 않고 포괄적으로 위임하는 제도

○ 포괄위임등록번호를 기재하면 대리인의 서면 증명(위임장 제출)을 생략할 수 있음

○ 포괄위임을 철회하고자 하는 경우 포괄위임등록철회서를 특허청장에게 제출하면 됨

○ 특정한 사건에 대한 포괄위임이 적용되지 않도록 제한할 수 있음 (시행규칙 제5조의3)

⑨ 절차능력 흠결

○ 방식심사에서 판단

요건 3. 특허를 받을 수 있는 자 : 실체심사

① 특허를 받을 수 있는 자

○ 발명자 또는 승계인

○ 이중양도에 따른 승계인의 출원 : 민법상 이중매매에 준함

② 특허를 받을 수 없는 자

○ 모인자

○ 모인자의 승계인 : 선악 불문

○ 이중양도에서 제2매수인이 적극 가담 : 반사회적 행위, 절대적 무효

○ 특허를 받을 수 있는 권리 양도 후 발명자의 출원 : 무권리자 출원

○ 재직 중인 특허청 직원 및 특허 심판원 직원

○ 예외 : 상속, 유증

○ 특허청 직원은 재직 중에도 출원 등은 가능하지만 설정등록, 권리이전 시점에 특허청 직원이면 안 됨

○ 특허청 직원이 퇴직한 후에는 설정등록, 권리이전은 가능함

③ 특허를 받을 수 있는 권리

○ 발명자 또는 상속인에게 원시적으로 귀속

○ 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있음 (37조 1항)

○ 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 포기 : 공시주의에 따라 효력은 특허청장에게 신고한 때에 발생 (2007허852)

○ 특허를 받을 수 있는 권리는 불확정 권리이기 때문에 질권을 설정할 수 없음 (37조 2항)

○ 특허를 받을 수 있는 권리에 실시권을 설정할 수 없

○ 특허를 받을 수 있는 권리에 소극적 효력을 인정하지 않음

○ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 다른 공유자 모두의 동의를 받아야 제3자에게 지분 양도 가능 (37조 3항)

○ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 다른 공유자의 동의 없이 다른 공유자에게 지분 양도 가능 (37조 3항)

○ 상속인이 없는 경우 소멸 (124조 유추적용)

특허권의 설정등록이 이루어지면 소멸

④ 특허를 받을 수 있는 권리의 승계

○ 원칙

○ 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 있어 특허 출원은 효력발생요건이 아니라 대항요건임

○ 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 있어 그 권리의 이전 계약 자체가 효력발생요건

○ 위 경우 특허를 받을 수 있는 권리의 양도인은 그 즉시 무권리자가 됨

○ 출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 있어 출원인 변경신고는 효력발생요건임

○ 출원 전 (다른 날)

○ 특허 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리가 승계인 경우

○ 승계인이 특허출원을 해야 대항력 발생 : 이중매매 등에서 중요

○ 특허출원은 제3자 대항요건

○ 상속, 기타 일반승계에도 출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있음

○ 출원 전 (같은 날)

○ 특허 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리가 승계인 경우

○ 동일인으로부터 같은 권리가 동일 날짜에 출원 시 특허청장은 협의를 명령

○ 합의가 이루어지지 않은 경우 둘 다 특허권을 취득할 수 없음

○ 특허출원은 제3자 대항요건. 효력 발생요건이 아님

○ 상속, 기타 일반승계에도 출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있음

○ 출원 후 (다른 날)

○ 특허 출원 후 특허를 받을 수 있는 권리가 승계된 경우

○ 원칙 : 출원인 변경신고를 해야 효력 발생

○ 상속, 기타 일반승계 : 취지를 특허청장에게 지체 없이 신고해야 함. 효력 발생과는 별도임

○ 출원인 변경신고는 효력 발생요건. 제3자 대항요건이 아님

○ 상속, 기타 일반승계에서 신고를 하지 않아도 효력은 발생

○ 출원 후 (같은 날)

○ 특허 출원 후 특허를 받을 수 있는 권리가 승계된 경우

○ 동일인으로부터 같은 권리가 동일 날짜에 출원인 변경 신고가 된 경우 협의를 명령

○ 합의가 이루어지지 않은 경우 둘 다 특허권을 취득할 수 없음

○ 출원인 변경신고는 제3자 대항요건이 아니라 효력 발생요건

판례

특허를 받을 수 있는 권리의 양도인은 특허를 받을 수 있는 권리의 대항자가 아님

○ 따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 양도인의 출원은 무권리자의 출원임

요건 4. 공동출원

① 공동발명 : 2인 이상이 공동으로 발명한 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 함

○ 공동발명에 해당하지 않는 예 : 단순후원자, 위탁자, 단순보조자, 후원자

○ 공동발명의 요건은 미국 특허법 제116조에 수록돼 있음

주체적 요건 : 2인 이상의 복수인이 발명의 완성에 참여해야 함

객체적 요건 : 동일한 산업상 이용분야에서의 일정한 기술문제 해결을 위한 연구가 있어야 함

구체적 요건 : 실질적인 상호 협력이라는 공통 인식이 있어야 함

○ 아이디어를 구상하였으나 전문지식이 부족하여 제3자에게 아이디어를 제공하고 공동으로 제품을 개발한 경우

○ 단순한 협력인 경우 아이디어를 제안한 자는 특허를 받을 수 있는 권리가 없음

○ 실질적 협력인 경우 아이디어를 제안한 자와 제3자의 공동발명이 성립함

○ 실질적 협력이란, 구체적 실질적 착상에 기여한 협력을 지칭함

○ 판례 : 공동출원의 약정에 의해 공동발명이 성립하는 것은 아님

○ (주석) 특허를 받을 수 있는 권리의 이전과 같은 것을 계약으로 명시해야 함

② 출원 : 공유자 모두가 공동으로 출원을 해야 함 (44조)

○ 위법 출원, 등록 전 : 거절이유, 정보제공사유

○ 위법 출원, 등록 후 : 특허 무효 사유

특허권 이전청구

○ 상황 : 특허를 받을 수 있는 권리가 공유이고 공동출원 요건을 만족하지 않는 경우

○ 출원에 참가하지 않은 공유자 1인은 공유 특허권자에게 특허권 이전을 청구할 수 있음

단독으로 청구 가능 : 실체적 권리 보호 목적

○ 착오로 발명자 일부의 기재를 누락한 경우 심사관이 등록 후에도 추가 또는 정정 가능

○ 단독으로 발명하여 공동출원하기로 한 약정한 경우 공동으로 출원해야 함

○ 공동출원인 모두의 주소가 불명인 경우에 한해서만 공시송달이 가능함

③ 대표자를 선임하지 않은 경우

○ 각자사유 : 유익한 절차행위는 복수 당사자 각자가 할 수 있음

○ 의견서 제출

○ 거절결정 후 보정행위

○ 조약 우선권 주장

○ 공동사유 (11조) : 불리할 수도 있는 절차행위는 복수 당사자 전원이 해야 함

○ 특허원의 변경·포기·취하

○ 특허권 속기간의 연장등록출원의 취하

청의 취하

구의 취하

○ 국내 선권제도에 따른 주장 또는 그 취하

○ 거절결정복심판에 따른 심판청구

○ 암기 팁

○ 특별수권을 요하는 절차 : 출존특신청우불복 (6조)

○ 공동으로 밟아야 하는 절차 : 출존신청우불 (11조)

(참고) 변경출원 : 분할출원과 달리 원출원을 취하하므로 본인에게 불리할 수도 있는 절차

(참고) 분할출원 : 출원이므로 공동으로 밟아야 하지만 (44조) 불리하지 않아 특별수권 사항 아님

(참고) 국내우선권주장은 원출원을 취하하므로 본인에게 불리할 수도 있는 절차

④ 대표자를 선임한 경우

○ 원칙 : 대표자만이 절차수행의 독점권 인정

○ 예외 : 공동사유에 해당하는 경우 전원의 동의를 요함

○ 대표자의 증명 : 대표자를 선정하는 경우 대표자로 선임된 사실을 반드시 서면으로 증명해야 함

⑤ 대표자가 수인인 경우

대표자들에 한하여 대표자를 선임하지 않은 공동발명자들의 규정을 준용함

 

 

3. 실체적 요건 : 특허를 받을 수 있는 발명 [목차]

⑴ 개요 : 실체적 요건의 판단순서는 없음 (cf. 판례를 잘못 해석한 경우가 많음)

① 성립성

② 산업상 이용가능성 : 모든 국가에 존재. 영국 산업혁명에 배경을 둠

③ 신규성 : 모든 국가에 존재. 영국 산업혁명에 배경을 둠

④ 진보성 : 모든 국가에 존재. 영국 산업혁명에 배경을 둠

⑤ 선출원주의

⑥ 확대된 선출원주의

⑦ 1 발명 1 출원의 원칙

⑧ 발명의 상세한 설명 기재

⑨ 특허청구범위 기재

⑩ 보정에서 신규사항 추가금지

분할출원의 범위

⑫ 변경출원의 범위

성립성

① 발명 : 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것

요건 1. 자연법칙을 이용

○ 자연법칙 이용 여부는 청구항 전체로서 판단

○ 수학공식은 자연법칙이 아님

○ 경제법칙은 자연법칙이 아님

○ 영업방법은 자연법칙이 아님

○ 인간의 사고력은 자연법칙이 아님

자연법칙이 아닌 것을 이용할 수도 있음 : 자연법칙이 결합하면 됨

반복가능성이 있어야 하나 100%의 확실성까지 요구하는 것은 아님

자연법칙을 이해할 필요는 없음

요건 2. 기술적 사상

기술 : 일정한 목적을 달성하기 위한 구체적인 수단으로서 실제 이용할 수 있는 것

사상(idea) : 추상적이고 개념적인 착상

사상으로 정의함으로써 더 넓게 보호

요건 3. 창작성

3요소 : 새로운 것, 만들어낸 것, 자명하지 않은 것

새로운 것 : 창작성에서 별도로 판단

자명하지 않은 것 : 고도성에서 별도로 판단

만들어낸 것 : 발견과 차이를 두기 위함

발견이 창작성을 띠면 발명으로 인정(용도발명)

심사 실무상 창작성은 신규성 판단 시 판단

(참고) 구체적 착상, 새로운 착상이라는 판례 표현은 모두 창작성을 의미함

요건 4. 고도

고도성 : 기술적 사상의 창작으로 그 수준이 높아야 함

실용신압법상의 고안과 차이를 두기 위함 (판례의 태도)

심사 실무상 고도성은 진보성 판단 시 판단

⑥ 발명의 성립성이 없는 예

비발명 : 발명이 아닌 것

자연법칙 그 자체 : 만유인력의 법칙, 에너지 보존의 법칙 등

자연법칙에 위배된 것 : 영구기관 등

자연법칙을 이용하지 않은 것 : 계산법, 작도법, 경제법칙, 게임의 규칙, 암호작성방법, 최면술, 과세방법 등

컴퓨터 프로그램 자체 : 하드웨어와 결합시켜 우회 보호. 일본과 미국은 컴퓨터 프로그램의 특허성 인정

반복성이 결여된 것

정보의 단순한 제시

미적 창작품 : 디자인보호법에서 보호

문학, 연극, 음악, 예술적 창작 : 저작권법에서 보호

단순한 발견 : 천연물질 등은 비발명. 인위적으로 분리한 화학물질은 예외적으로 발명 인정 (용도발명)

○ 예 : 미국 특허청은 유전자 자체를 발견으로 봄

미완성 발명 : 발명의 효과가 의심스러운 경우, 실시할 수 없는 발명

○ 완성된 발명 : 상의 지식을 가진 자가 복 실시하여 적하는 술적 효과를 얻을 수 있는 정도까지 체적, 관적으로 성되어 있는 발명

유형 1. 발명에 복수의 구성요건이 필요한데 어떤 구성요건을 결여한 경우

유형 2. 해결하고자 하는 문제에 대한 인식이 있으나 수단을 찾지 못한 경우

유형 3. 해결 과제 수단이 제시돼 있으나 수단을 이행했을 때 효과가 없는 경우

유형 4. 기술적 사상이 실현됐으나 그 실시의 결과가 사회적으로 용납되지 않는 위험한 상태로 방치되는 경우

판례 : 미완성 발명인지 여부는 특정 실시예가 실현 불가능한지에 따라 결정되는 것은 아님

○ 미완성 발명으로 의제되는 경우 : 미생물 관련 발명에서 기탁 요건 혹은 기재 요건 미충족, 의약발명의 효과가 의심되는 경우

미완성 발명에 의한 하자는 치유할 수 없음 : 미완성 발명을 보정하는 것은 신규사항 추가임

○ 실시불능 및 기재불비

미완성 발명과 기재불비(42조 3항 1호)의 비교

공통 1. 29조 각호 지위 (신규성, 진보성 등) 인정

차이 1. 미완성 발명은 선출원의 지위, 확대된 선출원의 지위를 인정하지 않음

차이 2. 미완성 발명은 보정을 할 수 없음 : 그렇다고 기재불비 상황에서 보정에 우호적인 것은 아님

차이 3. 무효심결 확정 전 권리범위 인정여부

⑦ 발명의 성립성이 문제되는 예

용도발명

특정 물질 또는 화합물이 지니는 용도를 재발견 : 물질 자체의 창작적 요소가 존재

예. 비아그라 : 협심증 치료에 대한 물질발명과 발기부전치료제에 대한 용도발명

전자상거래 관련 발명(BM 발명, business method)

(참고) 보험업 및 금융업은 특허법상 산업이 아님

영업방법 또는 사업 아이디어가 인터넷, 통신, 컴퓨터 기술과 결합되면 발명 인정

컴퓨터 프로그램

컴퓨터 프로그램이 장치나 시스템과 결합되어야 발명으로 인정함

단순 전산자료 기록매체는 특허 불가. 컴퓨터 프로그램 기록매체는 특허 가능

요건 1. 참신할 것 (신규성) : 하드웨어보다는 소프트웨어에 요구함

요건 2. 예측곤란한 효과가 있을 것 (진보성) : 하드웨어보다는 소프트웨어에 요구함

○ 방법발명이 많음

○ 컴퓨터 프로그램 발명 또한 일반 진보성 판단방법을 따름

특허가 가능한 경우

워드프로세싱 편집방법을 기록한 롬

수치제어장치의 가감속 제어방법

바이러스 검사 방법을 기록한 FDD

특허가 불가능한 경우

병원업무 자동화 프로그램

음악 CD

십진수를 이진수로 변환하는 방법

도서대출 업무의 데이터를 기록한 기록매체

미생물 관련 발명

미생물 자체의 발명, 미생물을 생산하는 방법에 관한 발명, 미생물을 이용하는 발명 등

통상의 기술자가 미생물을 용이하게 입수할 수 없는 경우 : 특허출원 전에 미생물을 기탁하여야 함 (#1)

○ 통상의 기술자가 미생물을 용이하게 입수할 수 있는 경우 : 입수방법을 기재해야 함 (#2)

○ (#1), (#2)의 경우 위반 시 미완성 발명으로 취급함

○ 수탁번호는 출원 당시에 기재돼 있어야 함

의약 관련 발명

유형 1. 유효성분 그 자체

○ 42조 3항 1호 판단 : 효과만 기재하면 됨

○ 진보성 판단 : 신규성이 인정되면 진보성도 인정됨

유형 2. 유효성분과 염의 조성물

○ 42조 3항 1호 판단 : 효과만 기재하면 됨

○ 진보성 판단 : 신규성이 인정되면 진보성도 인정됨

유형 3. 의약용도

○ 정의 : 의약과 용도를 구성요소로 하고 용도를 효과로 하는 발명

판례 : 의약용도 발명은 실험데이터를 쓰지 않으면 42조 3항 1호 위반뿐만 아니라 미완성발명으로 취급

42조 3항 1호 판단 : 약리기전 기재하거나 이미 공지된 약리기전이 있어야 42조 3항 1호 만족

진보성 판단

○ 구판례 : 출원 전 공개 내용에 구체적인 약리데이터가 없으면 진보성 인정. 즉, 신규성 = 진보성

○ 신판례 : 출원 전 공지 실험데이터가 없더라도 그와 같은 의약효과가 예측된다면 진보성 부정

○ 의사들의 임상행위인 의료행위라고 볼 수 없음

의약용도는 제약회사의 연구 결과로서 임상적 판단 등의 의료행위가 아니라는 명시적인 판례 존재

○ 물건발명으로 취급

이유 : 의료행위로 분류될 가능성을 미연에 방지하기 위함

실시 개념 정의상 방법발명으로 전환해야 한다는 비판론 존재

미국이나 유럽은 방법발명으로 하나 일본과 대한민국은 물건발명으로 취급

유형 4. 약리기전

○ 청구범위에 기재된 약리기전

○ 원칙 : 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소가 되지 못함

○ 예외 : 약리기전이 의약용도로 기능할 때에만 권리범위로서의 의미를 가짐

○ 약리기전은 기능식 청구항에 준하므로 동일한 법리를 따름

4-1. 명세서의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우

실험 데이터를 기재하지 않아도 됨

4-2. 명세서의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀지지 않은 경우

○ 취지 : 의약분야는 화학분야. 구성을 통해 효과를 예측할 수 없음

실험 데이터나 시험 성적표를 필수적으로 기재해야 함

정량적 실험 데이터를 기재하지 않은 경우 실시불가능한 경우로 보아 기재불비에 해당 (42조 3항 1호)

유형 5. 유효성분에 어울리는 염 그 자체

○ 진보성 판단 : 이질의 효과나 현저한 효과가 있어야 진보성을 인정

유형 6. 용법·용량

○ 진보성 판단

○ 구판례 : 용법용량은 발명의 구성으로 인정 안 함

신판례 : 이질의 효과나 현저한 효과가 있어야 진보성을 인정

○ 의료행위 관련

용법·용량은 제약회사의 연구 결과로서 의료행위가 아니라는 명시적인 판례 존재

실시 개념 정의상 방법발명으로 전환해야 한다는 비판론 존재

의약용도 발명이 물건발명이기 때문에 용법·용량도 물건발명이라는 긍정론이 다수설

⑧ 발명의 성립성 위반 시 취급

불성립 발명은 산업상 이용가능성 위반으로 거절

미완성 발명은 실현 불가능에 따른 명세서 기재불비(42조 3항 1호)로 거절

미완성 발명을 보정하여 완성하는 것은 신규사항 추가(47조 2항) : 거절이유(62조), 정보제공사유(63조 2항)

○ 착오로 등록된 경우 : 무효심판청구 무효사유(133조 1항)

산업상 이용가능성 (29조 1항 전단)

① 산업

○ 최광의 개념 : 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동

○ 파리조약 : 산업을 최광의로 해석하여, 우리나라 특허법도 이를 따름

○ 최광의 : 1차, 2차, 3차 산업을 모두 포함

개인적, 학술적, 실험적 이용 : 원칙상 인정하지 않음. 그러한 이용이 시판이나 영업의 가능성이 있으면 인정함

보험업, 금융업은 특허법상 산업 아님 : 인터넷과 결합시 산업상 이용가능성 인정

○ (참고) 디자인보호법의 공업상 이용가능성은 2차 산업만 인정

② 이용가능성

○ 동일 결과를 반복 실시할 수 있는 가능성

○ 장래에 실시될 수 있으면 족함 (대법원 2003.3.14. 선고 2001후2801)

장래에 발명이 완성되어도 좋다는 의미 아님 : 미완성 발명으로 하자 있는 발명

의료행위 (의료방법발명)

○ 원칙 : 의사의 직접의료행위에 특허를 주지 않음

○ 이유 : 배타적 권리가 생명의 존엄성에 반하기 때문

○ 예 : 인간을 대상으로 하는 수술방법, 치료방법, 진단방법, 액투석방법

(참고) 미국에서는 인간을 치료하거나 수술하는 방법에 관해서도 방법특허를 받을 수 있음

○ (주석) 의료보험과 함께 의료행위에 특허를 줄 수 있음으로 인해 미국의 의료비가 비싸지는 듯

○ 판단방법

step 1. 방법발명이 아니라 물건발명이면 의료행위가 아님 (예 : 의료기기, 의약품)

step 2. 동물에 한정되는 경우 의료행위가 아님 (예 : 동물의 수술 방법)

사람에 해당하는 경우에도 동물에만 한정해야 함 (90후250)

step 3. 의료행위와 분리된 방법발명, 즉 미용행위 등은 의료행위가 아님

○ 예 : 혈액, 소변, 피부, 모발 등을 처리하는 방법, 파마

판례 : 미용효과에 치료효과가 부수적으로 수반되는 경우 의료행위 발명이 아님

○ 질병 치유와 관련이 있고 step 1, step 2, step 3를 모두 만족하지 않으면 의료행위

④ 기타 산업상 이용가능성 판단

○ 경제성 유무 : 상품화시켰을 때 경제성 유무는 고려할 필요 없음

○ 기술적 불이익 : 고려할 필요 없음 (예 : 환경오염)

○ 군수품 발명 : 일반 산업에 이용할 수 없어도 산업상 이용가능성 인정

○ 타법과의 관계 : 산업상 이용가능성과 무관함

○ 예 : 불법 전기충격기, 주무관청의 인·허가

○ 불성립발명 : 성립요건이 갖춰지지 않은 발명을 거절할 명분을 위하여 산업상 이용가능성을 인용

○ 발명의 성립요건 : 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것

⑤ 판단시기

배경 1. 산업상 이용가능성은 장래 이용가능성만 갖추면 되므로 특허 등록 여부 결정시 판단

배경 2. 발명의 성립성 구비여부는 기초적 사유이므로 출원시 판단

심사 실무상 모두 출원시를 기준으로 판단 : 신속하며 최종적인 판단을 위해 출원시에 일괄 처리

⑥ 효과

○ 등록 전 : 정보제공사유, 거절이유

○ 등록 후 : 착오 등록시 무효사유

○ 보정에 의한 극복 가능 여부

○ 산업상 이용가능성이 없는 경우 실무상 42조 3항 1호 위반

○ 산업상 이용가능성이 없는 경우 적법 보정의 요건을 만족하는 범위 내에 흠결을 치유할 수 있음

○ 미완성 발명으로서 발명의 성립성이 결여된 경우 보정은 신규사항에 해당하여 부적법한 보정으로 취급

○ 다만, 42조 3항 1호는 실무적으로 의견서로 실험 데이터를 추가하여 치유하지 보정으로 하진 않음

⑷ 신규성 (29조 1항 후단)

① 정의 : 발명이 사회일반에 알려지지 않을 것

○ 취지 : 특허권은 신규한 발명을 공개한 대가로 독점권을 부여하는 것이기 때문

○ 발명의 창작성과 관련

○ 진보성과 함께 약 70%의 거절이유 구성

상실사유 1. 공지된 발명

○ 공지 : 불특정 다수가 알 수 있는 상태에 놓인 것

○ 불특정 다수 : 비밀유지가 없는 자

○ 특정 소수 : 변리사, 동업계약관계자, 박사학위논문 심사위원, 납품업체로부터 제의받은 자들은 비밀유지의무가 있음

알 수 있는 상태면 족하지 발명의 내용을 인식할 것을 요하지 않음

특허법, 실용신안법, 디자인보호법은 국제주의를 취함

○ 공지된 발명인 경우

○ 미완성발명이 공지 기술인 경우

○ 특허출원으로 출원 공개된 경우

○ 설정등록일 ~ 등록공고일 전 : 등록공고가 없더라도 누구라도 출원서를 열람할 수 있으므로

○ 출원공개 또는 등록공고 : 그 공개일 또는 공고일부터 간행물에 의해 공지됨

○ 공지된 발명이 아닌 경우

○ 학회지의 원고에 기재된 발명

○ 계약자들간의 내부적인 거래 사실만으로 공지 발명이라고 할 수 없음

상실사유 2. 공연히 실시된 발명

○ 공연 실시 : 실시에 의해 불특정 다수가 알 수 있는 상태에 놓인 것

판례 : 실시 행위로부터 통상적인 분석절차로 기술적 구성을 알 수 있으면 공연실시, 그렇지 않으면 노하우

특허법, 실용신안법, 디자인보호법은 국제주의를 취함

○ 공연 실시가 아닌 경우

발명의 주요부에 대해 일부라도 비밀 부분이 있는 경우 공연한 실시라고 볼 수 없음

자동차 주행 후 그 안에 있던 자동차 엔진을 특허 출원 시 공연 실시가 아님

건축현장에서 새로운 건축기법은 공연 실시가 아님 : 제한된 인원이 출입 가능하므로

상실사유 3. 반포된 간행물에 게재된 발명

○ 실무상 주요 심사의 대상 : 확인이 용이하므로

○ 반포 : 불특정 다수가 열람할 수 있는 상태

카탈로그는 제작되었으면 반포된 것으로 추정

반포 = 입고 : 박사논문의 반포 시기는 논문심사가 아니라 대학도서관에 입고된 시점으로 보아야 함 (95후19)

반포 = 서가 진열 : 도서관의 입고는 서가에 진열된 상태를 의미 (2000후1689)

○ (주석) 결국 입고 시점이 아니라 서가 진열 시점으로 판단하는 게 맞는 듯

○ 간행물 : 특허공보, 논문 등

간행물인 경우

○ 고문서에 발명이 게재된 경우

○ 사람이 손으로 쓴 것도 반포를 목적으로 하는 한 간행물에 해당함

특허공보는 심사실무에서 가장 많이 이용되는 간행물임

○ CD-ROM 또는 디스켓은 전기통신회선이 아니라 간행물에 해당함

○ 간행물이 아닌 경우

○ 반포성을 결여한 비밀 출판물, 비밀문서(예 : 회사 내부문서)는 간행물이 아님

○ 외국 간행물이 국내에 입수된 시기가 분명한 경우 입수된 시기 - 국내 입수 기간에 반포된 것으로 추정

○ 게재 : 구성이 기재되지 않으면 게재된 발명이 아님

사용된 언어가 국어일 필요는 없음

○ 용이하게 실시할 수 있는 정도의 기재가 아니면 간행물 게재가 아님

○ 내부에 특징이 있는 고안에 대해 외형 사진만 게재된 경우 그 고안은 기재된 것이 아님 (98허3769)

○ 반포시기

○ 발행년도 : 발행년도의 말일이 반포일

○ 발행년월 : 발행년월의 말일이 반포일

○ 발행년월일 : 발행년월일이 반포일

상실사유 4. 전기통신회선을 통해 공중이 이용 가능

○ 전기통신회선 : 모든 유·무선 회선 (예 : 인터넷, 공중게시판, 이메일 그룹)

○ 공중 : 비밀유지의무가 없는 자

○ 이용 가능 : 접근성이 인정

예외 1. 일반적인 검색엔진에 의해 접근이 불가능한 경우

예외 2. 암호를 부여하여 불특정인의 접근이 불가능한 경우

예외 3. 접근을 위하여 과다한 요금이 요구되는 경우

예외 4. 아주 짧은 시간 이용 가능했던 경우

○ 대통령령이 정하지 않은 전기통신회선

○ '대통령령이 정하는 전기통신회선' : 07년 개정법에서 신설됐으나 13년 개정법에서 폐지

○ 불특정 다수인이 열람 가능하면 상실사유 1인 공지로서 신규성을 부정

○ 입증의 용이성이 차이가 남

판단자 : 심사관(심사과정), 심판관(심판과정), 법관(특허소송과정)

⑦ 객체적 요건 : 미완성 발명도 신규성 인용참증이 될 수 있음

⑧ 시기적 요건 : 출원시 시, 분, 초까지를 포함 (시각주의)

○ 선출원주의와 관련되므로 출원시 기준

○ 신규성은 될 수 있으면 상실되지 않은 것으로 봄

○ 예 : 출원일과 간행물 발행일이 동일한 경우 신규성은 있는 것으로 봄

⑨ 지역적 요건 : 국제주의

○ 국내에서 공지된 것뿐만 아니라 국외에서 공지된 것도 신규성 상실 사유

○ (참고) 조약우선권제도, 국내우선권제도에 있어서 선출원의 출원공개 자체로 후출원의 신규성 상실을 문제삼지 않음

절차적 요건

○ 심사관은 한 청구항은 신규성 상실, 다른 청구항은 진보성 위반인 의견제출통지서 작성 가능

○ 신규성 판단은 다른 심사예에 구애받지 않음

○ (참고) 진보성은 창작의 용이성 판단이 기준

○ 출원인의 이익을 보호하기 위하여 신규성 상실 사유를 소극적, 제한 열거적으로 규정

⑪ 구체적 요건 : 동일성 판단방법

○ 동일성 판단

step 1. 29조 1항 각호 특정

step 2. 청구항 특정

step 3. 동일성 판단 방법에 따른 대비 : 일대일(1 vs 1) 비교. 양 발명의 구성을 대비하여 실질적 동일성 비교

실질적 동일성 : 기술적 구성이 완전히 동일하지는 않더라도 주지·관용기술의 부가, 변경, 삭제에 불과하고 새로운 효과 차이가 없는 경우 (판례 표현)

○ 주지·관용기술의 부가, 변경, 삭제로 새로운 효과 차이가 있는 발명 : 새로운 발명

○ 새로운 구성을 부가, 변경, 삭제하였으나 새로운 효과 차이가 없는 발명 : 진보하지 않은 발명

○ 기술적 구성을 형식적으로 추출할 것이 아니라 기술적 사상으로 추출

일부 비본질적 부분이 상이한 경우도 동일한 것으로 간주

복수의 공지기술을 조합하여 청구항에 기재된 발명과 대비하면 안 됨 ( 이는 진보성에서 판단)

○ 종속항의 신규성 요건 = 독립성의 신규성 요건 + α

○ 독립항에 신규성이 있으면 종속항도 신규성 있음

○ 독립항에 신규성이 없으면 종속항은 개별적으로 신규성 판단 : α에 대해 판단

○ 종속항에 신규성이 없으면 종속항도 신규성이 없음

○ 물건발명, 제법발명, 용도발명

○ 물건발명의 신규성이 있으면 물건의 제법발명 또는 용도발명은 신규성 있음

○ 물건발명의 신규성이 없으면 물건의 제법발명 또는 용도발명은 개별적으로 신규성 판단

○ 예 : 인용발명이 신약 발명이고 새로운 용도를 발견하여 출원 시 신규성 인정

○ 상위개념, 하위개념

○ 청구항이 상위개념(A+B+C), 인용발명이 하위개념(A+B+C+D)인 경우 신규성 상실

○ 청구항이 하위개념(A+B+C+D), 인용발명이 상위개념(A+B+C)인 경우 신규성 있음 : 침해 성립은 가능

⑸ 진보성 (29조 2항)

① 정의 : 발명이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없을 것

○ 발명의 성립성에서 고도성과 관련

○ 신규성과 함께 약 70%의 거절이유 구성

○ (참고) 발명의 성립성 관련 산업상 이용가능성 심사에서 발명의 고도성은 심사하지 않음

② 취지 : 진보성이 없는 발명에 특허권을 부여하는 경우

○ 산업발전에 도움이 되지 않음

○ 특허권 난립으로 특허분쟁 유발

○ 창의적인 발명보다는 타인의 발명을 모방하여 발명의 질을 저하시킴

③ 주체적 요건 : 통상의 기술자 기준

통상의 기술자 (당업자) : 통상의 지식을 가진 자. 추상적인 자연인. 1인을 의미하고 복수인은 기준이 될 수 없음

능력 1. 출원시의 기술 수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있음

능력 2. 발명의 과제와 관련되는 기술 분야의 지식을 자신의 지식으로 할 수 있음

(참고) 실무적으로 통상의 기술자는 약 3년 정도의 연구원을 상정

○ 1인을 기준으로 하는 이유 : 공동발명에 있어 진보성 요건이 엄격해지는 것을 막기 위함

○ 속지주의를 고려하여 국내 기술자로 해석

④ 객체적 요건

판례 : 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것

○ 이는 거절이유를 구분하기 위함이지 심사순서를 지시하는 것은 아님

○ 진보성 특유의 요건 : 동종의 분야이고 그와 같은 기재가 통상의 방법일 것

○ 취지 : 아무거나 다 가져오면 사후적 고찰에 의해 다 쉬워보일 수 있기 때문 (사후적 고찰 금지)

○ 신규성 판단시 요구되지 않는 요건

○ 발명의 설명을 기초로 당해 발명의 진보성을 판단하면 안됨

이유 : 공지되지 않은, 출원인만의 노하우일 수 있기 때문

그러나 발명의 설명이 공지의 발명인지 여부는 특허법원에서 당사자의 자백의 대상이 될 수 있음

○ 이는 신규성과 동일한 법리를 따름

○ 미완성 발명도 진보성 인용참증이 될 수 있음

판단자 : 심사관(심사과정), 심판관(심판과정), 법관(특허소송과정)

⑥ 시기적 요건 : 출원 시, 분, 초까지를 포함함 (시각주의)

○ 신규성과 함께 출원시 기준

⑦ 지역적 요건 : 국제주의

○ 공지기술 여부는 국제주의를 기준으로 함

○ 단, 통상의 기술자 수준은 국내를 기준으로 함

○ (참고) 신규성도 국제주의

(주석) 진보성을 속지주의로 오해한 예전 자료들이 많음

구체적 요건 1. 조합적 판단방법

step 1. 29조 1항 각호 특정

step 2. 청구항 특정

step 3. 동일성 판단 방법에 따른 대비 : 일대일 (1 vs 1) 비교. 양 발명의 구성을 대비하여 실질적 동일성 비교

선행기술이 미완성 발명인 경우에도 인용 가능

step 4. 조합적 판단 방법에 따른 대비 : 복수의 공지기술을 조합하여 청구항에 기재된 발명과 대비

일대다(1 vs 多) 비교

대비할 인용발명은 관련 기술 분야로 한정 : (참고) 웬만하면 다 쉬워보일 수 있기 때문

(참고) 신규성, 선출원주의, 확대된 선출원주의는 동일성 판단방법이 기준

구체적 요건 2. 일반적 판단방법 : 구성을 중심으로 판단

○ 목적 (동기 또는 암시) : 목적의 특이성

○ 구성 (통상의 창작 능력의 발휘가 아닐 것) : 구성의 곤란성

○ 주합 발명(aggregation invention) : 결합 발명 중 상승적 효과가 없는 것, 진보성 ×

○ 조합 발명(combination invention) : 결합 발명 중 상승적 효과가 있는 것, 진보성 ○

○ 구성의 곤란성을 판단할 때 법률상의 제한은 고려하지 않

○ 효과 (유리한 효과) : 효과의 현저성

○ 생물, 화학 분야는 구성보다 효과가 더 중요

(주석) 목적의 특이성, 구성의 곤란성, 효과의 현저성을 반드시 모두 만족해야 하는 것은 아님 (예 : 의약용도 발명)

구체적 요건 3. 참고적 판단방법

기술적 편견 극복, 기술적 곤란사항 해결, 장기간 미해결 과제 해결, 상업적 성공, 모방품 발생을 참고

(참고) 위와 같이 시간 순서대로 외울 것

발명의 완성과정, 대응되는 외국 특허의 여부 등은 진보성 인정의 근거로 참작하지 않음

○ (참고) 상업적 성공은 한때 선발명주의를 채택했던 미국의 법원에서 확립되었음

○ 논문에 등재되었다는 사실은 진보성 인정에 긍정적으로 기여할 수 있음

⑪ 주요 판단 논지

○ 종속항의 진보성 요건 = 독립성의 진보성 요건 + α

○ 독립항에 진보성이 있으면 종속항도 진보성 있음

○ 독립항에 진보성이 없으면 종속항은 개별적으로 진보성 판단 : α와 함께 구성의 곤란성 판단

○ 종속항에 진보성이 없으면 종속항도 진보성이 없음

○ 물건발명, 제법발명, 용도발명

○ 물건발명의 진보성이 인정되면 방법발명, 제법발명의 진보성도 인정

○ PBP(product-by-process) 청구항

○ 정의 : 물건발명의 특허청구범위에 물건을 특정하는 방법으로 그 물건을 제조하는 방법을 기재한 경우

○ 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서 제조방법을 고려할 필요가 없음

○ (주석) 제조방법은 이해를 돕기 위해서 쓴 것으로 간주하는 듯

○ 마쿼쉬 청구항(Markush claim)의 경우 선택요소 중 하나가 부정되면 청구항은 전체로서 진보성이 부인됨

○ 예 : A+E+F, B+E+F, C+E+F가 하나의 청구항인 경우 셋 모두 유사하므로 A+E+F의 부정은 전체를 부정함

○ 진보성 판단은 다른 실시예에 구애받지 않음

⑹ 선출원주의 (36조) : 특허법, 실용신안법에 모두 적용

① 개요

○ 정의 : 가장 먼저 출원한 자에게 특허를 허용

○ 취지 : 하나의 발명에 하나의 특허를 부여하기 위해 (1 발명 1 특허의 원칙)

○ 특허등록출원과 실용신안등록출원 상호간에는 선출원주의가 적용됨

○ 특허 및 실용신안등록출원과 디자인등록출원 상호간에는 선출원주의가 적용되지 않음 : (주석) 기재불비인 듯

② (참고) 선발명주의

○ 장점 : 진정한 권리자를 보호

단점 1. 출원 및 공개가 지연됨

단점 2. 권리의 안정성에 문제

단점 3. 발명의 선후 입증 곤란

○ 미국은 최근에 선출원주의로 전환하여 주요 국가는 전부 선출원주의를 채택

○ 예 : LASER 기술의 권리자인 고든 굴드(Gordon Gould)는 선발명주의의 수혜를 입음

④ 이일(異日)출원

○ 먼저 출원한 자만이 특허를 받음

⑤ 동일(同日)출원

○ 특허청장이 협의를 명령

○ 협의가 성립하지 않으면 누구도 특허를 받을 수 없음 : 협의를 유도하기 위함

○ 협의가 성립하지 않으면 특허공보에 게재됨

○ 협의기관의 경과는 협의 불성립으로 간주

○ 상위개념 발명과 하위개념 발명이 동일 출원인 경우 협의명령을 하지 않음

○ 동일출원이 다른 거절이유가 있는 경우 협의를 명하지 않을 수 있음 (97후2576)

○ (참고) 상표법의 경우 협의 불발 시 추첨을 통해 한 명을 결정

⑥ 동일인 이일(異日)출원

○ 먼저 출원한 출원서류에 맞게 특허가 부여

⑦ 동일인 동일(同日)출원

○ 특허법 판례 : 협의명령과 거절결정을 동시에 함 (심사지침서)

○ 실용신안법 판례 : 동일인 간 협의는 불가능하므로 둘다 거절(84후14)

○ 실용신안법 판례에도 불구하고 특허, 실용신안 모두 실제로 특허청에서 협의명령을 함

○ 착오로 모두 등록된 경우 어느 한쪽이 무효인 경우 나머지는 일단 유효 (89후1103)

○ 이유 : 무효는 소급효가 있기 때문

○ 착오로 모두 등록된 경우 어느 한쪽을 포기해도 나머지 하나는 경합출원으로 무효사유 구성 (2005후3017)

○ 이유 : 특허권 포기는 소급효가 없기 때문

⑧ 선출원 지위가 불인정되는 경우

○ 절차무효된 특허출원

○ 취하된 특허출원

○ 포기된 특허출원 : 선출원 지위는 부여하지 않아도 신규성 위반으로 등록받지 못함

○ 거절결정이 확정됐을 때 : 예외 존재(36조 2항 후단)

무권리자의 특허출원 및 등록특허

○ 우리나라 특허청을 수리관청으로 한 국제출원이라도 우리나라를 지정국으로 하지 않은 경우

○ (주석) 확대된 선출원주의의 경우 최명도 내용이 출원공개되므로 중간에 취하 등이 되어도 확선의 지위를 인정함

⑨ 선출원 지위가 인정되는 경우

○ 설정등록된 특허

○ 보정을 한 경우라면 보정된 범위에 대해 선출원의 지위가 유지됨

36조 2항 후단 : 동일(同日)출원에서 협의불성립으로 거절된 경우

○ 상황 : 고의로 협의불성립을 일으키고 재출원을 할 수 있음

취지 : 협의를 유도하기 위해

⑩ 구체적 요건

○ 객체적 요건 : 청구항별로 판단

○ 지역적 요건 : 국내로 한정

○ 동일성 판단방법

○ 보정이 있는 경우 보정의 소급효가 있음 : 보정의 소급효는 신규성, 진보성, 특허권 침해여부에 영향을 주지 않음

⑺ 확대된 선출원주의 (29조 3항) : 국내에만 한정

① 정의 : 선출원의 최명도가 후출원의 청구항을 포함하는 경우 선출원의 지위 적용

○ 특허출원과 실용신안출원 모두 적용

○ 요약 : 선출원의 지위를 확대하여 후출원을 거절

타출원 : 선출원

당해출원 : 후출원

최명도 : 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명

(참고) 디자인보호법 : 선출원의 일부와 후출원의 동일 또는 유사를 비교하는 것

○ (참고) 상표법 : 확대된 선출원주의 없음

② 취지

선출원에서 청구항이 아닌 내용은 공중에 기부된 지식으로 후출원 거절이 타당

선출원주의와 달리 보정에 따른 변동 가능성이 없어 후출원에 대한 심사의 속도를 높임

③ 시기적 요건 : 타출원일 < 당해출원일 ≤ 타출원 출원공개일

○ 선출원주의와 달리 당해출원과 타출원이 동일 날짜에 출원된 경우 확대된 선출원주의는 적용되지 않음

○ 당해출원일과 타출원 출원공개일이 같을 경우 시, 분, 초를 따짐

○ (참고) 위 설명은 디자인보호법에서도 동일함

○ 정당 권리자 출원, 분할출원, 변경출원 : 원출원일이 당해출원일임

○ 조약 우선권 주장 출원, 국내 우선권 주장 출원 : 후출원일이 당해출원일임 ( 판단 시점만 소급되는 것이기 때문)

구체적 요건 1. 타출원이 출원공개 또는 등록공고될 것

사례 1. 타출원 < 출원공개 < 당해출원 : 당해출원은 신규성 상실로 거절

사례 2. 타출원 < 당해출원 < 출원공개 < 타출원 무효·취하 : 당해출원은 확대된 선출원주의로 거절

사례 3. 타출원 < 당해출원 < 타출원 무효·취하 : 당해출원은 적법

사례 4. 당해출원일 = 출원공개일이고 시간적으로 당해출원이 빠른 경우 당해출원은 확대된 선출원주의로 거절

사례 5. 당해출원일 = 출원공개일이고 시간적으로 출원공개가 빠른 경우 당해출원은 신규성 상실로 거절

사례 6. 타출원 공개시와 당해출원 출원시를 알 수 없는 경우 : 당해출원은 확대된 선출원주의로 거절

○ 선출원주의와 달리 당해출원과 타출원이 동일 날짜에 출원된 경우 확대된 선출원주의는 적용되지 않음

구체적 요건 2. 당해출원의 청구범위가 타출원의 최명도와 동일성이 있을 것

○ 판단방법 : 동일성 판단방법

○ 진보성과의 비교

○ 확대된 선출원주의는 동일성 판단이 기준. 진보성은 창작의 용이성 판단이 기준

○ 진보성과 달리 타출원의 발명은 완성된 발명을 말함 (대판 91후1656)

○ 보정이 있어도 최명도를 기준으로 할 것

○ (참고) 선출원주의의 경우

○ 특허청구범위에 기재되었다가 보정에 의하여 삭제된 것은 선원의 지위를 가질 수 없음

○ 출원시에 특허청구범위에 기재돼 있지 않았지만 보정에 의해 추가된 경우 선원의 지위를 가짐

○ 확대된 선출원주의의 경우

○ 최명도에 기재된 내용이라면 보정에 의해 삭제된 내용도 확대된 선원의 지위를 가짐

○ 이유 : 출원 후의 보정에 의해 삭제된 발명도 출원 공개되어 사권화하는 것을 방지할 수 있기 때문

특수출원과의 관계

○ 타출원이 외국어 출원

○ 번역문이 제출되지 않아 취하된 경우 확대된 선출원주의의 지위를 갖지 못함

○ 이유 : 외국어 출원의 경우 번역문 제출 기간은 출원일 + 1년 2월까지이기 때문. 출원공개는 출원일 + 1년 6월

○ 타출원이 무권리자 출원

무권리자 출원도 확대된 선출원주의의 지위를 인정

○ 타출원이 분할출원

○ 甲 A, B 출원 → 乙 C 출원 → 甲 B, C 분할출원 → A, B, C 출원공개 → 乙 C 출원 적법 → 甲 C 출원 기각

○ B 출원 : 출원일이 원출원일 기준. 확대된 선출원주의 적용 가능

○ C 출원 : 출원일이 분할출원일 기준. 확대된 선출원주의 적용 불가

○ 즉, 다른 출원의 지위가 원출원일로 소급되지 않고 분할출원일을 기준으로 적용

○ 타출원이 변경출원

○ 甲 A, B 출원 → 乙 C 출원 → 甲 B, C 변경출원 → A, B, C 출원공개 → 乙 C 출원 적법 → 甲 C 출원 기각

○ B 출원 : 출원일이 원출원일 기준. 확대된 선출원주의 적용 가능

○ C 출원 : 출원일이 분할출원일 기준. 확대된 선출원주의 적용 불가

즉, 다른 출원의 지위가 원출원일로 소급되지 않고 변경출원일을 기준으로 적용

○ 타출원이 조약에 의한 우선권 주장 출원

○ 1국 출원일 기준

○ 원출원과 번역문에 공통 기재된 발명만 확선 지위 인정

○ 타출원이 국내 우선권 주장 출원

PCT 출원을 기초로 국내 우선권 주장 출원을 하는 경우 : PCT 출원의 원문의 최명도 ∩ 국내 우선권 주장 출원의 최명도에 한해 확대된 선출원지위 인정

○ 甲 [A/A,B] 출원 → 乙 C 출원 → 甲 [A,C/A,B,C] 국내 우선권 주장 출원 : 甲의 우선권 주장 출원은 C로 인해 거절됨

○ 타출원이 국제출원

○ 확대된 선출원의 지위가 주어지는 시기 : 국제출원공개, 국내출원공개, 등록공고가 모두 해당

○ 확대된 선출원의 지위가 주어지는 범위 : 원문의 최명도에 한해 인정. 번역문은 고려하지 않음

○ 위를 응용하여, 타출원이 번역문을 제출하지 않아 취하 간주되는 경우 확대된 선출원 지위 불인정

⑦ 확대된 선출원주의 예외

경우 1. 출원인이 동일한 경우

○ 취지 : 출원인의 의도를 보호하기 위해 예외 인정

○ 출원인의 동일 여부는 당해 출원시를 기준으로 함

경우 2. 선 특허출원의 발명자 = 후 특허출원의 발명자

○ 취지 : 발명자의 의도를 보호하기 위해 예외 인정

○ 출원의 동일 여부는 당해 출원시를 기준으로 함

○ 무권리자의 출원 또한 확대된 선출원지위를 인정 : 발명자 동일로 인해 정당권리자의 출원을 배제하지 않음

○ 공동발명자의 경우 전부가 일치해야 함

○ (참고) 디자인보호법은 창작자가 동일해도 확대된 선출원주의의 예외가 아님

○ (주석) 발명자의 확대된 선출원주의 예외는 발명자가 특허권자에게 대항할 수 있는 좋은 수단을 제공

경우 3. 선 실용신안출원의 고안자 = 후 특허출원의 발명자 : 발명자의 의도를 보호하기 위해 예외 인정

○ (참고) 경우 4. 선 특허출원의 발명자 = 후 실용신안출원의 고안자 : 실용신안법에서 예외 인정

○ (참고) 경우 5. 선 실용신안출원의 고안자 = 후 실용신안출원의 고안자 : 실용신안법에서 예외 인정

⑧ 예제 : 확대된 선출원주의와 진보성

○ 상황 : 甲 [A/A,B] 출원 → 乙 B' 출원 → 甲 공개

○ B'이 B로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어도 乙의 발명 B'은 특허를 받을 수 있음

⑨ 예제 : 확대된 선출원주의와 공지예외주장

○ 상황 : 甲 A 공지 → 乙 A' 출원 → 甲 A 출원 → A'의 최명도가 A를 포함

○ 확대된 선출원주의에 의해 A는 등록거절결정

⑩ 선출원주의와 확대된 선출원주의 비교

 

  선출원주의 후출원주의
동일(同日)출원 협의명령 협의명령 ×
발명자 및 출원일 동일 적용 예외
발명의 동일성 판단범위 선출원과 후출원의 청구항을 대비 선출원의 최명도와 후출원 청구항 대비
출원공개·등록공고 여부 불요 필요
삭제·추가된 발명 추가된 발명, 삭제된 발명 미적용 추가된 발명 미적용, 삭제된 발명 적용
특허출원의 무효 취하 선출원 지위 없음 출원공개·등록공고 시 있음
선출원의 확정요부 거절결정 시 청구항 확정 필요 거절결정 시 청구항 확정 불요

Table. 1. 선출원주의와 확대된 선출원주의 비교

 

⑻ 1 발명 1 출원의 원칙 (45조)

① 취지 : 특허제도의 운용을 간결하게 하기 위한 것

② 요건 : 1군의 발명일 것. 반드시 1 발명이 아니어도 됨

요건 1. 특허법 시행령 6조 1호 : 청구된 발명 간 기술적 상호관련성 (기능적)

요건 2. 특허법 시행령 6조 2호 : 청구된 발명 간 상응하는 기술적 특징 (구조적)

③ 구체적 판단기준

○ 독립항이 발명의 단일성이 인정되는 경우 그 독립항을 인용하는 종속항은 당연히 발명의 단일성이 인정됨

○ 독립항이 발명의 단일성이 인정되지 않은 경우 1 출원으로 할 수 없음

○ 동일인이 동일발명을 출원한 경우 선출원주의를 우선적으로 적용함

④ 효과

○ 거절이유에 해당함

○ 착오등록 시 무효사유에 해당하지 않음 ( 실체에 부합하므로)

예시 1. 필라멘트 A라는 발명의 단일성을 만족

청구항 1. 램프용 필라멘트 A

청구항 2. 필라멘트 A가 있는 램프 B

청구항 3. 필라멘트 A가 있는 램프 B와 회전테 C로 구성된 서치라이트

예시 2. 컴비네이션과 서브컴비네이션 관계에 있으므로 발명의 단일성을 만족

청구항 1. 영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기

청구항 2. 수신한 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기

청구항 3. 영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기와 수신한 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기로 이루어진 영상신호의 전송장치

예시 3. 발명의 단일성을 불만족 : A와 B가 분리돼 있음

청구항 1. 직류모터용 제어회로 A

청구항 2. 직류모터용 제어회로 B

청구항 3. 제어회로 A가 있는 직류모터를 이용하는 장치

청구항 4. 제어회로 B가 있는 직류모터를 이용하는 장치

예시 4. 발명의 단일성을 불만족 : A와 B가 분리돼 있음

청구항 1. 특징 A를 갖는 콘베이어벨트

청구항 2. 특징 B를 갖는 콘베이어벨트

청구항 3. 특징 A 및 특징 B를 갖는 콘베이어벨트

예시 5. 발명의 단일성을 불만족 : 청구항 1과 청구항 3이 단일성 불만족

청구항 1. 화합물 A

청구항 2. 화합물 A로 제조된 중합체 B

청구항 3. 중합체 B와 난연재로 구성된 난연성 조성물 C

 

 

4. 실체적 요건 : 특허를 받을 수 없는 발명 [목차]

⑴ 불특허발명 (32조)

유형 1. 공서양속 위반의 발명

○ 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 발명

○ 공공의 질서 : 국가사회의 일반적인 이익

○ 선량한 풍속 : 사회의 일반적, 도덕적 관념

○ 시대 가변적인 개념으로서 현행 법령의 위반 여부를 판단하는 게 아님

예 1. 사용할 때 공서양속을 해할 염려가 있는 경우

○ 예 : 여성에게 해를 미칠 염려가 있는 피임기구, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 발명

예 2. 발명의 본래 목적이 사회질서를 해할 염려가 있는 발명

○ 실제 해하지는 않더라도 해할 개연성이 있는 경우로 충분

○ 예 : 아편흡입기구, 위조지폐 제조기구 등

예 3. 방법발명 : 그 방법에 의하여 제조된 물건이 이에 해당될 염려

○ 예 : 어린이의 신체에 유독한 물질을 함유한 장난감, 유해물의 허용량을 초과하는 화장품 등

유형 2. 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명

③ 시기적 요건 : 특허여부 결정시를 기준으로 판단함

○ 이유 : 공서양속의 개념은 공익적 사유이므로

④ 구체적 요건

○ 발명의 본래 목적에 따라 해석해야 함

○ 예 : 본드, 부탄가스를 환각제로 쓰는 경우

○ 예 : 살상용으로 사용될 가능성이 있는 조리용 칼은 원칙적으로 허용

○ 타법과 독립적으로 판단 : 타법에 의하여 인·허가 등을 받은 것이 참작 사유 아님

⑤ 효과

○ 불특허발명은 출원공개의 대상이 되지 않음 ( 공개를 하면 악용될 여지가 있으므로)

○ 출원시 : 거절이유, 정보제공사유

○ 착오등록 시 : 특허무효사유

⑵ 국방상 필요한 발명

① 정의 : 국가안보와 관련되는 발명으로서 방위산업분야의 발명

② 특징

○ 국민의 재산권이 공공복리를 위해 필요한 경우 수용, 사용 또는 제한할 수 있도록 헌법 제23조에 명시

○ 국민의 재산권을 너무 침해하지 않도록 특허권자에게 정당한 보상을 함이 원칙

유형 1. 외국에의 특허출원금지

○ 재내자의 특허 출원에 한함

○ 정부의 허가를 받은 경우 외국에 특허출원을 할 수 있음

효과 1. 정부는 정당한 보상금을 지급해야 함

효과 2. 위반 시 효과

○ 특허를 받을 수 있는 권리 포기 간주

○ 손실보상청구권 포기 간주

유형 2. 비밀취급명령

효과 1. 심사 관련 효과

○ 전자문서로 특허를 제출할 수 없음

○ 출원공개를 하지 않고 심사를 할 수 있음 : 등록 전에 비밀취급이 해제된 경우 지체없이 출원공개를 해야 함

국방상 비밀을 요하는 발명은 특허를 하지 않을 수 있음

효과 2. 정부는 정당한 보상금을 지급해야 함

효과 3. 발명자는 발명의 실시허가를 청구할 수 있음 (특허법 시행령 13조)

효과 4. 위반 시 효과

특허를 받을 수 있는 권리 포기 간주

○ 손실보상청구권 포기 간주

비밀취급명령을 위반했다고 하여 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있는 것은 아님

○ 비밀취급명령을 위반했다고 하여 출원절차가 취하 간주되는 것은 아님

유형 3. 불특허 (41조 2항)

○ 정의 : 정부는 출원 발명의 특허를 허락하지 않을 수 있음

효과 1. 정부는 정당한 보상금을 지급해야 함

유형 4. 특허를 받을 수 있는 권리의 수용

○ 정의 : 정부가 특허를 받을 수 있는 권리를 수용하는 것

요건 1. 전시·사변 또는 이에 준하는 비상 시 (특수한 상황)

요건 2. 또는 국방상 필요한 발명일 것

○ (주석) 특수한 상황임을 요하는 이유는 국가가 당해 권리를 편취하는 것으로 보일 수 있기 때문으로 이해하자!

효과 1. 정부는 정당한 보상금을 지급해야 함

유형 5. 특허권의 수용 (106조)

○ 정의 : 정부가 특허권을 수용하는 것

요건 1. 전시·사변 또는 이에 준하는 비상 시 (특수한 상황)

요건 2. 또는 국방상 필요한 발명일 것

○ (주석) 특수한 상황임을 요하는 이유는 국가가 당해 권리를 편취하는 것으로 보일 수 있기 때문으로 이해하자!

○ 절차 : 특허권의 수용은 신청에 의한 등록사항이 아니라 직권등록사항임

○ 효력 발생 시점 : 수용된 시점

효과 1. 특허권 이외의 모든 권리가 소멸함 (106조 2항)

효과 2. 정부는 정당한 보상금을 지급해야 함

특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자에게 보상금을 지급해야 함

질권자에 대해서 보상금을 지급하지 않음 : 물상대위가 가능하므로

유형 6. 강제실시권 (106조의 2)

요건 1. 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공익의 증진 (특수한 상황)

요건 2. 또는 국방상 필요한 발명일 것

요건 3. 또는 공공의 이익에 필요한 비상업적 실시

○ (주석) 특수한 상황임을 요하는 이유는 국가가 당해 권리를 편취하는 것으로 보일 수 있기 때문으로 이해하자!

효과 1. 정부는 직접 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있음

효과 2. 정부는 정당한 보상금을 지급해야 함

○ 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자에게 보상금을 지급해야 함

○ 질권자에 대해서 보상금을 지급하지 않음 : 물상대위가 가능하므로

⑨ 기타

○ 국방상 필요한 발명에 해당하여 입은 손해에 대해서는 방위사업청장에게 청구할 수 있음

 

입력 : 2019.05.25 17:31