【상표법】 1강. 상표법 총칙

1강. 상표법 총칙

 

추천글 : 【상표법】 상표법 목차

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1. 상표법 [본문]

2. 상표의 사용 [본문]

3. 동일 또는 유사 [본문]

4. 전형 상표 [본문]

5. 기타 상표 [본문]

6. 상표 외의 권리 [본문]

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1. 상표법 [목차]

⑴ 상표의 형식적 의미

① 정의 : 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장 (2조 1호)

② 표장이란 기호 등 표현방식에 무관하게 상품의 출처를 나타내기 위해 사용하는 모든 표시 (2조 2호)

⑵ 상표의 실질적 의미

① 상표법의 목적 : 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업 발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 함 (1조)

○ 이때, 상표란 상표의 창작성이 아니라 상표의 기능을 말하는 것으로 이해 (통설) 

○ 즉, 이 법에 의해 보호되는 상표는 상표의 기능을 갖춘 상표를 의미함

② 상표와 표장의 명문 규정 또한 상표의 기능을 전제로 함

③ 따라서 상표의 기능이 발휘되는 표장은 상표의 실질적 정의가 됨

④ 기능 1. 출처표시기능 : 사익적

⑤ 기능 2. 자타상품식별기능 : 공익적

⑥ 1-1. 재산적 기능 : 출처표시를 통해 재산으로서의 역할을 부여하는 2차적 기능. 역할을 부여

⑦ 1-2. 보호적 기능

⑧ 1-3. 경쟁적 기능 : 출처표시를 통해 상품에 경쟁력을 부여하는 2차적 기능. 주된 힘을 부여

⑨ 1-4. 광고선전기능 : 출처표시를 통해 광고선전을 꾀하는 2차적 기능. 부수적 힘을 부여

○ 종래에는 고려하지 않았으나 최근 점점 중요시되고 있음

○ 우리 상표법의 경우 광고선전기능에 대한 보호가 미흡함

⑩ 2-1. 품질보증기능

○ 예 : 증명표장

⑪ 2-2. 공익적 기능 : 자타상품식별기능의 특수한 예

○ 예 : 캠페인에서 사용하는 표장

⑶ 상품의 의미

① 상표는 정의상 상표의 기능이 발휘되어야 하고, 그 기능은 상품을 전제로 함

② 명문의 규정은 없지만 판례에 상품의 정의를 판시한 바 있음

③ 즉, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 할 수 있음

④ 판례 : 고객에게 무상으로 배포되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 물품은 상품으로 볼 수 없으므로 그러한 상품에 상표를 표시한 행위는 상표의 사용이라고 할 수 없음 (WINK 사건)

⑷ 목적 1. 사익적 목적 : 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하기 위한 목적 (출처표시기능)

① 신용(goodwill) : 고객의 선호와 관련

② 관련 규정 : 독점적 사용권, 배타적 금지권

③ 신용의 가능성 : 일단 등록된 상표는 신용 유무와 무관하게 보호. 미래의 신용도 보호

④ 출처표시기능 : 좁은 의미의 출처표시기능 + 재산적 기능 + 경쟁적 기능 + 광고선전기능

⑸ 목적 2. 공익적 목적 : 소비자의 상품 출처 혼동 방지 목적 (자타상품 식별기능)

① 관련 규정 : 식별력이 없는 상표, 공익상의 부등록사유 규정, 상표권의 이전 제한 규정

② 자타상품 식별기능 : 좁은 의미의 자타상품식별기능 + 품질보증기능 + 공익적 기능

③ 상표권 침해죄를 비친고죄로 규정한 것과 관련

⑹ 최종 목적 : 상거래 질서를 유지하여 산업발전에 이바지

① 산업재산권법의 기본 목적

② (참고) 저작권법은 문화의 발전을 목적으로 함

③ 상표의 창작성을 보호하기 위함이 아님 : 상표는 기존 것으로부터 선택된 표지에 불과함

⑺ (참고) 부정경쟁방지법과의 비교

① 상표법 : 형식적, 획일적으로 보호

○ 등록 상표에 대한 독점적 사용권 및 배타적 금지권

○ 주지·저명한 미등록 상표에 대한 등록배제효

○ (참고) 유명한 저작물이 아닌 타인의 저작물을 상표로 등록하는 것도 가능함

② 부정경쟁방지법 : 구체적, 개별적으로 보호. 유명상표를 보호

○ 주지·저명한 미등록 상표에 대한 부정경쟁방지법상 사용금지효

 

 

2. 상표의 사용 [목차]

⑴ 개요

① 형식적 의미 (물품) : 상표의 사용이란 상표를 통해 상품을 표시·유통·광고행위 (2조 1항 11호)

○ 표시 : 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위

○ 유통 : 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위

○ 광고 : 상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전사하거나 널리 알리는 행위

② 형식적 의미 (서비스업) (판례)

○ 유형의 상품은 직접 사용할 수 있지만, 무형의 서비스는 직접 사용할 수 없어 이러한 차이를 고려해야 함

○ 요건 1. 소비자 이용에 공여되는 물건에 상표를 표시·광고·유통 (본죽사건, 2005허9053)

○ 서비스 제공에 이용되는 물건에 표장을 표시하는 행위

○ 서비스에 관한 상표가 표시된 물건을 이용하여 서비스를 제공하는 행위

○ 서비스에 관한 상표의 광고행위

○ 요건 2. 특별한 사정 (예 : 카스(CASS)의 맥주시음행사)

③ 실질적 의미 : 상표의 사용이란 상표의 기능이 발휘돼야 함

○ 상표로서의 사용임을 인정하기 위하여 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성, 그리고 사용자의 의도와 사용 경위를 종합하여 판단하여야 함 (상태주의)

○ 상표의 기능 중 본질적 기능인 자타상품의 출처표시기능이 반드시 발휘돼야 함 (공2013상, 724)

○ 최신 판례 : 불사용 취소심판의 사용이란 자타상품 식별의사만 있으면 족할 뿐 본질적 기능인 자타상품의 출처표시기능이 있을 필요는 없음

④ 실질적 의미 : 상표로서의 도메인 이름의 사용은 보다 구체적인 판례 표현을 사용할 것

○ 도메인 이름의 사용태양 및 그 도메인 이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려 (태연화내전) (2006다51577)

○ 상표의 기능 중 본질적 기능인 자타상품의 출처표시기능이 반드시 발휘돼야 함

⑵ 정당한 사용인 경우 : 일반 수요자의 인식과 관계 없음

① 상품·상품포장에 상표 표시 행위

○ 상품·상품포장에 상표를 표시한 것의 양도·인도 또는 그 목적의 전시·수출입 행위 (유통행위)

② 광고, 정가표, 거래서류 등에 상표를 표시, 전시, 광고하는 행위 (광고행위)

○ 거래서류에 해당하는 경우 : 주문서, 납품서, 송장, 출하 안내서, 물품영수증, 카탈로그, 명함

○ 외국에서 발행된 간행물을 통한 국내에서의 상표의 선전광고 행위

○ 해외 사이트 + 제품 카탈로그

○ 도메인 이름의 사용 (∵ 도메인도 출처표시로 기능할 수 있음)

○ 단, 수입신고서에 상표를 표시하는 경우 출처표시라 볼 수 없음

③ 정당한 사용

○ 타인의 저작권 침해를 수반한 사용

○ 공유자 1인의 정당한 사용

④ 사용권 : 상표권자의 동의 하에 이루어진 미등록 사용권자의 사용

⑤ 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)

○ 정의 : 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하는 방식

○ 주문자가 당해 상표를 사용한 것으로 간주

⑶ 불사용인 경우

① 광고, 정가표, 거래서류 등에 상표를 표시, 전시, 광고하는 행위로 보지 않는 경우

○ 거래서류에 해당하지 않는 경우 : 세금 부과를 위해 제출한 영수증, 통관서류

○ 유통될 가능성이 없는 광고매체 물품에 상표가 표시되는 것

○ 고객에게 제공하는 사은품에 상표를 표시한 경우

② 정당하지 않는 사용

○ 책의 제호만으로 사용되는 경우 : 책의 내용을 상기시킬 뿐 출판사 등 출처표시로서 사용된 게 아니기 때문

○ 원칙 : 제호로서의 사용은 저작권법에 저촉되지 않는 한 그 서적의 품질을 나타내는 것으로서 누구나 사용할 수 있는 것이 원칙 (90조 1항 2호, 영절하 사건)

○ 예외 : 다만, 후속 시리즈, 정기 간행물 등의 특별한 사정이 있는 경우 지정상품과의 관계, 제호의 사용태양, 제호의 주지저명성 및 제호 사용자의 의도·경위 등을 종합하여 판단하여야 함 (영절하 사건)

○ 타인의 상품의 출처를 표시하기 위한 사용

○ 유사 범위 사용

○ 소송 등을 통한 상표권 행사 : 방위적 목적이라 하더라도 인정되지 않음

③ 허가, 검사 등을 받지 않고 지정상품을 제조, 판매한 경우

○ 단, 안전검사를 받지 않은 완구에 대한 상표의 사용은 정당한 사용

○ 최근 판례는 개별적으로 판단해야 한다고 판시

④ 과거의 3년간 불사용

⑤ 사용권

○ 사용권 설정행위 자체

○ 상표권자의 동의가 없는 경우 미등록 사용권자의 사용

⑥ 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위

⑦ 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위 (인터넷 홍보)

⑧ 순전한 디자인적 사용

○ 순전한 디자인적 사용은 상표의 사용이 아님

○ 디자인과 상표는 배타적·선택적 관계가 아님

○ 위 두 판례의 판시사항을 융통성 있게 판단할 것

 

 

3. 동일 또는 유사 [목차]

⑴ 상품의 동일

① 정의 : 물리적 동일 아님. 거래 사회 통념상 동일

○ 물리적·화학적으로 동일할 필요는 없음

○ 상품의 명칭만으로는 부족

○ 구성·형상·용도·거래실정 등을 객관적으로 고려하여 통념에 따라 판단

② 예시

○ 나무도장과 상아도장은 동일 상품

⑵ 상품의 유사

① 학설 : 상품의 유사여부가 상표의 유사여부에 의존하는지가 문제가 됨

○ 절대적 판정설 : 상품 유사판단과 관련하여 상표와 독립하여 상품 자체의 속성을 기준으로 하자는 학설

○ 상대적 판정설 : 상표가 유사하지 않다면 출처 혼동을 명확히 피할 수 있으므로 유사 상품이 아니라는 학설

○ 통설·판례 : 절대적 판정설

○ 검토 : 상표의 유사판단에 있어 상품의 유사판단 후 상표 자체의 유사판단을 진행하여 상표가 일반수요자에게 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있는지를 판단하는데, 상품의 유사여부 또한 상표의 유사여부에 의존한다면 순환 논증이 발생하므로 상품의 유사판단만큼은 상표에 독립하여 정의하는 것이 타당함

② 판단방법

○ 상품 간 유사 판단 : 품질, 형상, 용도 등 상품 자체의 속성과 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래 전반의 속성을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 함 (82후8, 2003후144)

○ 서비스 간 유사 판단 : 제공되는 서비스의 성질이나 내용 등 서비스 자체의 속성과 서비스의 제공자, 수요자의 범위 및 서비스 제공에 관련된 물품이 일치하는지 여부 등 거래 전반의 속성을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 함 (2016후1376)

○ 상품과 서비스 간 유사 판단 : 상품과 서비스업 사이의 동종·유사성을 좁게 인정해야 할 것이고, 서비스와 상품 간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조·판매와 서비스의 제공이 동일사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인지, 상품과 서비스의 용도는 일치하는지, 상품과 서비스의 제공장소가 일치하는지, 수요자의 범위가 일치하는지, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는지 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 함 (2004후1304)

③ 심사실무

○ 심사실무는 상품류가 유사하면 유사한 상품으로 취급

○ 상품류 : 상품은 1류 ~ 34류. 서비스업은 35류 ~ 45류

○ 유사군 코드

○ 상품은 G4503 등 G + 네 자리 수로 구성

○ 서비스업은 S1202 등 S + 네 자리 수로 구성

○ 상표법 시행규칙의 규정에 의한 상품류 구분이 상품의 유사범위를 정하는 것이 아님 (38조 3항)

○ 상품의 유사는 속성(품질, 형상, 용도)과 거래실정(생산, 판매, 수요자 범위)을 고려하여 통념에 따라 판단

○ (참고) 예전에는 유사군 코드가 동일하면 유사한 상품으로 추정

④ 유사한 상품의 예

○ 휴대폰 충전기 ↔ 라디오 수신기, 컴퓨터용 쥬크박스, 카세트플레이어

○ 비타민제제, 미네랄제제, 살충제, 구상청정제

○ 목걸이, 반지 ↔ 단추

○ 척추 임플란트 ↔ 안과 수술 시 안내 렌즈 삽입용 수술기구

⑤ 유사하지 않은 상품의 예

○ 요, 이불 ↔ 전기요, 전기이불

○ 향수 ↔ 자동차용 방향제

○ 일반의료기계기구 ↔ 치과용 의료기계기구

⑶ 상표의 동일

① 정의 : 물리적 동일 아님. 거래사회 통념상 동일

② 예시

○ NIKE와 nike는 동일 상표

○ 삼부자와 삼부자 돌김은 동일 상표

○ SCABAL TEX와 SCABAL은 동일 상표

○ POCA와 POCACHIP은 동일 상표 아님

○ FOODYS 후디스와 후디스는 동일 상표

③ 불사용심판에서의 상표의 동일은 선출원주의에서의 상표의 동일보다 범위가 넓음

○ 이유 : 불사용심판이 남용되는 것을 방지하기 위함

⑷ 상표의 유사

① 개요 : 상표법은 상표의 유사를 더 제한적으로 해석하는 입장

○ 형식적 의미 : 외관, 칭호, 관념 중 한 가지 이상 해당할 것을 요함 (일반 수요자의 직관적 인식 기준)

○ (주석) 획일화된 판단을 위함

○ 실질적 의미 : 출처혼동을 명확히 피할 수 없어 일반수요자에게 출처 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우

○ 상품이 유사하지 않다면 출처혼동을 명확히 피할 수 있으므로 상표의 유사에 해당하지 않음

○ 특허청 실무에 따르면, 상표의 유사판단은 크게 2단계로 진행됨

○ 1단계 : 상품의 유사 판단

○ 2단계 : 상품이 유사하다면 상표 자체의 유사 판단

○ (주석) 혼동을 일으킬 우려와 혼동의 유무는 명백히 다른 표현이므로 주의할 것

○ 판례 : 외관, 칭호, 관념 중 한 가지 이상이 동일하더라도 명백히 출처혼동의 우려가 없다면 비유사

○ 예 : 기술적 표장이 확인대상표장인 경우 상표의 유사가 성립하지 않음

○ 동일하지 않은 두 상표를 전제로 상표의 유사 개념이 성립

○ 외관유사(visual similarity) : 시각적 요인의 유사

○ 칭호유사(aural similarity) : 청각적 요인의 유사

○ 관념유사(conceptual similarity) : 지각적 요인의 유사

○ 광의의 혼동은 상표의 유사 개념에 포함시키지 않음 

○ 판례 : 하나의 상표에 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우 하나만 유사해도 상표의 유사로 인정 (∵ 상표법은 소비자의 오인·혼동을 막으려는 공익적 목적이 있기 때문) (고려당 사건)

② 원칙 1. 전체적 관찰

○ 단, 요부가 있는 경우 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 판단 가능

○ 예 : 식별력이 없는 일반적인 문구를 제외하는 경우

○ 판례 : 유사한 부분이 있더라도 분리인식될 가능성이 희박하다면 전체적으로 관찰하여 비유사

○ 판례 : 상표의 결합이 부자연스럽고 불가분적이라고 할 수 없는 예외적인 경우에 분리관찰 허용

③ 원칙 2. 객관적 관찰

④ 원칙 3. 이격적 관찰 : 대비적 관찰이 아님

○ 이유 : 상표의 유사 판단은 수요자의 불확실한 기억을 토대로 하므로

⑤ 시기적 요건

○ 선출원주의에 따른 부등록사유에서 상표의 유사판단은 후출원 상표의 등록여부결정시를 기준으로 함

○ 거절결정불복심판에서 상표의 유사판단은 심결시를 기준으로 함

○ 권리범위확인심판에서 상표의 유사판단은 심결시를 기준으로 함

○ 심결취소소송의 경우 불복을 원하는 심판의 심결시를 기준으로 함

○ 침해금지소송에 있어서 상표의 유사판단은 해당 소송의 사실심변론종결시를 기준으로 함

○ 불법행위에 기한 손해배상청구소송에 있어서 상표의 유사판단은 침해행위시를 기준으로 함

⑥ 구체적 요건

○ 기술적 표장과 같이 선출원된 타인의 등록상표가 식별력이 전혀 없으면 일부가 유사해도 출처혼동을 피할 가능성이 크다고 할 수 있어 비유사할 가능성이 높음

⑦ 예외 : 요부가 있는 경우 분리관찰이 되는지 여부를 따질 필요도 없음 (전체적 관찰에 대한 예외)

○ 요부의 정의

○ 판례 표현 1. 두드러지게 인식되는 독자적 식별력을 가지는 부분

○ 판례 표현 2. 독립적으로 출처표시를 할 수 있는 부분

○ 즉, 분리관찰은 예외적인 경우 또는 요부가 있는 경우에 한하여 할 수 있음

○ 요부인지 여부는 다음을 종합적으로 판단하여야 함 (2015후1690) (주인비상지거)

○ 그 부분이 주지·저명한지

○ 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지

○ 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지

○ 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도

○ 지정상품과의 관계

○ 거래실정

○ 요부의 소극적 요건

○ 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않는 경우에는 '식별력 있는 요부'에 해당한다고 볼 수 없음

○ 다수등록 또는 출원공고 등의 사정이 있는 경우 요부인지 여부는 다음 판례표현을 참고 (2015후932) (상상지식독종)

○ 등록 또는 출원공고된 상표의 수

○ 출원인 또는 상표권자의 수

○ 지정상품과의 관계

○ 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도

○ 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무

○ 위와 같은 사정을 종합적으로 판단

○ 판례 : 등록상표의 구성 중 식별력이 없는 부분이 상표등록 전 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 그 부분은 그 사용상품과 동일한 상품에 대해 상표의 유사판단의 요부가 됨 (2005후2977)

○ 판례 : 도메인이름에서 공통적인 부분은 기타 식별력 없는 표장으로 볼 수 있어 요부가 아니므로 유사판단 시 제외함

⑧ 예시

○ HOP와 HCP는 유사 상표 (외관유사)

○ HITE 하이트와 HIT는 유사 상표 (외관유사)

○ Gevrin과 Geworin은 유사 상표 (칭호유사)

○ 목초당과 목초는 유사 상표 (칭호유사)

○ 왕과 King은 유사 상표 (관념유사)

○ ROSEFANFAN과 PANPAN은 유사 상표 (분리관찰)

○ GEORGES MARCIANO와 GUESS BY MARCIANO는 유사 상표 (분리관찰)

○ 배리엔젤과 엔젤은 유사 상표 (분리관찰)

○ 해태 버블 버블 HATAI BUBBLE BUBBLE과 BUBBLE BUBBLE는 유사 상표 아님 (요부관찰)

⑸ 보충 : 혼동의 의미

① 직접혼동 : 상표의 혼동

② 간접혼동 : 출처의 혼동

③ 광의의 혼동 : 존재하지 않는 견련관계의 혼동

④ 유사 상표는 직접혼동, 간접혼동을 일으킬 수는 있지만 광의의 혼동을 일으키지 못함

 

 

4. 전형 상표 [목차]

⑴ 개요

① 상표 : 자기의 상품 또는 서비스 등과 타인의 상품 또는 서비스 등을 식별하기 위하여 사용하는 표장

② 상표가 사용될 상품이나 서비스의 성질은 상표등록의 장애를 구성하지 않음 (파리조약 7조)

○ 예 : 지정상품이 타법령에 의하여 판매가 금지되는 경우에도 상표등록이 가능함

③ 상품에 대한 상표와 서비스에 대한 상표는 기능이 다르므로 양자의 유사성을 광범위하게 해석하면 안 됨 (98후1587)

○ 예 : 라디오 상표와 라디오 수리업 상표 간에 동종성이 인정되면 신규성에 따른 무효이유를 구성

○ 예 : 라디오와 라디오 수리업 간의 동종성 유무를 판단함에 있어 광범위하게 해석하면 안 됨

⑵ 상표(trade mark) : 제품명

① 정의 : 자기의 상품 및 서비스를 타인의 상품 및 서비스와 구별하기 위한 표장

○ 지리적 표시가 사용되는 상품은 제외

○ 자기의 상호가 상표 등록 요건을 구비한 경우 상표등록을 받을 수 있음

② 구성 : 기호, 문자, 도형, 색채 등

③ 보호법률 : 상표법, 부정경쟁방지법

④ 성질 : 독점배타적으로 보호하는 재산권

⑤ 기능 : 지정상품의 출처표시, 품질보증, 광고선전 기능 등

⑥ 권리발생 : 특허청에 설정등록

⑦ 효력 : 전국적

⑶ 요건 1. 상품성 = 운반 가능성 + 독립적 거래 가능성 + 반복적 거래 가능성

① 유형 1. 서비스를 제외한 상품에 대한 상표

○ 광고선전기능보다 상품의 출처 표시에 중점

② 유형 2. 서비스에 대한 상표

○ 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건도 상품성 인정

○ 상품의 출처 표시보다 광고선전기능에 중점

○ 지리적 표시가 사용된 상품의 경우 물품만 해당

○ 상품 판매에 부수하여 제공되는 서비스는 제외됨

○ 아무런 대가 없이 편익을 계속적으로 제공한 것은 상표법상의 서비스라고 할 수 없음

○ (참고) 개정 상표법은 서비스표의 정의 규정을 삭제하여 상표로 일원화 함

③ 상품으로 인정될 수 없는 것

○ 부동산 : 운반 가능성이 없음

○ 전기, 열 등의 자연력 : 독립적 거래 가능성이 없음

○ 예술품, 골동품 : 반복적 거래 가능성이 없음

○ 금제품 (예 : 마약) : 반복적 거래 가능성이 없음

○ 광고매체 (예 : 주유소에서 무상으로 제공하는 휴대용 휴지)

○ 유가증권 : 독립적 거래 가능성이 없음

○ 의사의 처방에 따라 제조되는 약제 : 독립적 거래 가능성이 없음

④ 상품으로 인정되는 것

○ 다운로드가 가능한 무형의 컴퓨터 프로그램이나 전자출판물

○ 술, 음료수, 천연가스 등과 같이 용기에 넣어 거래대상이 되는 것

○ 의료용 마약

○ 도소매업

○ 중요무형문화재 기능보유자가 직접 만든 나전칠기

⑷ 요건 2. 식별력

⑸ 요건 3. 사용중 또는 사용의사

⑹ 요건 4. 표장

① 정의 : 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시

② 예 : 기호, 문자, 도형, 입체적 형상, 홀로그램, 동작, 색채 등

○ (참고) 한미 FTA 체결로 인하여 소리상표 및 냄새상표도 표장으로 인정

③ 구성이나 표현방식에 상관없이 거래계의 모든 출처표시가 상표법상의 표장으로 인정됨

⑺ 문자상표

① 문자상표 유사판단 : 호칭이 가장 중요한 요소이므로 짧은 음절로 된 문자상표는 호칭 중 첫 음절이 가장 중요하다고 봄

② 한글 문자상표의 호칭은 글자를 읽을 때 소리에 의하여 결정되므로 두음법칙이나 자음접변 현상도 고려해야 함

⑻ (구별개념) 상호 : 기업명

① 개요

○ 정의 : 상인이 영업 시 자신을 표시하는 명칭

○ 구성 : 문자

○ 보호법률 : 상법

○ 성질 : 재산적 가치와 인격권적 성질의 결합

○ 기능 : 영업표지 기능

○ 권리발생 : 선정, 사용

○ 효력 : 사용 지역(상호 등기 지역)

② 경우 1. 타인의 상호가 이미 존재하는 경우

○ 경우 1-1. 주지·저명하지 않은 타인의 상호를 제3자가 상표등록출원 시

○ 원칙 : 상표권 설정등록 가능

○ 경우 1-2. 주지·저명한 타인의 상호를 제3자가 상표등록출원 시

○ 원칙 : 상표권 설정등록 불가능 (∵ 유명상표는 후등록배제효가 있으므로)

○ 예외 : 상호권자의 승낙을 받은 경우 가능

○ 경우 1-3. 타인의 상호를 제3자가 상표등록을 받은 경우

○ 부정경쟁의 목적이 없는 한 상호권자가 상호를 사용해도 상표권 침해가 아님

○ 부정경쟁의 목적이 없고, 주지·저명의 정도가 어느 정도 있는 경우 상호권자가 사용권을 가짐

○ 근거 : 선사용자의 법정사용권

③ 경우 2. 타인의 상표권이 이미 존재하는 경우

○ 경우 2-1. 제3자가 타인의 등록상표를 자신의 상호로 등기신청 시

○ 원칙 : 등기공무원은 형식적 심사권만 있을 뿐 실질적 심사권이 없으므로 상호 등기 가능

○ 예외 1. 상호등기 시 타인은 동일한 특별시·광역시·시·군에서 동종영업의 상호로 등기하지 못함

○ 예외 2. 동일한 특별시·광역시·시·군에서 동종영업으로 타인이 등기한 상호를 사용하는 자는 부정 목적으로 추정

○ 경우 2-2. 제3자가 타인의 등록상표를 자신의 상호로 사용하는 경우

○ 원칙 : 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 행위는 상표권의 효력이 미치지 않음

○ 예외 : 상표권의 설정등록 후에 부정경쟁의 목적으로 상호를 사용하는 경우 상표권의 효력이 미침

④ 기업이미지 통일화 전략(CIP, corporate identification program)

○ 의미 : 상표와 상호의 분리에서 빚어지는 역기능을 최소화하기 위하여 상표와 상호를 동일하게 하는 것

○ 예 1. 상표가 일반수요자에게 널리 인식되면 그 상표는 영업을 표시하는 기능이 발생하므로, 이 상표는 상호로 기능함

○ 예 : 조선맥주주식회사 → 하이트맥주주식회사

○ 예 2. 상호는 인적 표지이지만 실제로는 영업표지로 관념되어 상표와 같은 기능

○ 예 : 주식회사 농심 → 농심 신라면

 

 

5. 기타 상표 [목차]

⑴ 종류 1. 입체상표

① 개요

○ 정의 : 3차원적인 입체적 형상 자체 또는 입체적 형상에 기호, 문자 등의 다른 구성요소가 결합된 상표

○ 입체적 형상뿐만 아니라 입체적 형상에 문자, 기호 등이 결합된 형태도 인정

○ (참고) 상표법 조약 및 마드리드 의정서 가입과 관련하여 1997년부터 도입함

② 등록요건

○ 요건 1. 식별력이 있을 것

○ 입체적 형상은 문자 등에 비해 식별력이 미약하기 때문에 식별력을 제한적으로 인정

○ 심사 실무 : 사용에 의한 식별력을 요구함

○ 대법원 판례 : 사용에 의한 식별력을 요구하지 않음

○ 실사용 상표가 입체표장의 형상 + 기초 등이고 출원상표가 형상이라면 별도로 인식되고 독립적인 경우에 한하여 사용에 의한 식별력 취득이 가능

○ 판례 : 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면 상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당 (비아그라 사건)

○ 요건 2. 입체적 형상이 기능을 확보하는 데 유일한 수단이 아닐 것

○ 예시 : 코카콜라 병 모양, 패스트푸드점의 마스코트 인형, 건물의 외관, 주류나 향수의 병 모양

③ 절차

○ 입체상표의 견본은 2장 이상 5장 이하의 도면 또는 사진으로 제출해야 함

○ 입체상표라 하더라도 실물 견본의 제출은 허용되지 않음

○ 출원에 관한 설명을 출원서에 반드시 기재할 필요는 없음

④ 효과

○ 입체적 형상이 어느 특정 방향에서 인식되는 모습이 평면표장과 유사하면 양 표장은 유사한 것으로 볼 수 있음

○ 입체상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는지 식별할 수 없는 경우 효력이 제한됨 (90조 1항 3호)

○ 이유 : 입체상표의 외형이 통상적, 기본적 형태이므로 배타적 권리를 부여할 수 없음

⑵ 종류 2. 색채상표

① 개요

○ 넓은 의미 : 색채가 결합된 모든 상표 (색체가 결합된 상표)

○ 좁은 의미 : 다른 표장과 결합되지 않는 색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표 (색체만으로 된 상표)

○ 기호, 문자 등 다른 구성요소에 색채가 결합된 색채상표도 인정

② 요건 : 색채상표의 식별력이 있을 것. 출원시 입증하지 않아도 됨

③ 절차

○ 색채상표 출원 시 표장에 관한 설명을 출원서에 적여야 함

○ 출원상표에 색채를 새로 도입하거나 변경하는 것은 요지변경이 됨

④ 효력

○ 등록상표와 색채만 다른 유사상표에 대해서도 사용권이나 질권 설정의 효력이 미침

○ 등록상표와 유사한 상표 등에 대한 특칙 (225조)

○ 89조, 119조 1항 3호 : "등록상표"에 등록상표와 색채만이 다른 유사상표를 포함

○ 108조 1항 1호, 119조 1항 1호 : "등록상표와 유사상표"에 등록상표와 색채만이 다른 유사상표를 포함하지 않음

○ 기호, 문자 등 다른 구성요소에 색채가 결합된 경우 : 구성요소가 동일하고 색채만 달라도 비유사할 수 있음

○ 색채 또는 색채만의 조합으로 이루어진 상표 : 225조를 따르지 않음

⑶ 종류 3. 홀로그램상표

① 개요

○ 정의 : 2개의 레이저광의 간섭효과를 이용하여 사진용 필름과 유사한 표면에 3차원적 이미지를 기록한 표장

○ 제작에 사용되는 여러 가지 기술에 따라 시각적으로 다양한 입체적 효과를 갖게 됨

② 요건

○ 공간에 따라 변화하는 점에서 입체상표와 비슷하기 때문에 입체상표의 유사판단 기준을 준용하여 판단

○ 동작상표를 준용하지 않는 이유 : 홀로그램 상표가 시간에 따라 변화하지 않기 때문

○ 홀로그램은 방향도 중요함

⑷ 종류 4. 동작상표

① 개요

○ 정의 : 일정한 시간의 흐름에 따라 변화하는 일련의 그림이나 동적 이미지를 기록한 상표

○ 대부분 영화, TV, 컴퓨터 스크린에서 많이 사용됨

② 절차

○ 출원 시 영상을 수록한 비디오테이프, CD-ROM, 광디스크 등을 특허청장에게 제출해야 함

○ 동작상표를 홀로그램상표로 변경하거나 혹은 그 반대의 경우 요지변경으로 봄

○ 이유 : 홀로그램상표는 입체상표로 보기 때문

⑸ 종류 5. 소리상표

① 정의 : 상품, 서비스업의 출처를 표시하기 위해 사용하는 소리를 시각적인 방법으로 표현한 상표

② 요건

○ 요건 1. 시각적으로 반드시 표현돼야 함 : 권리범위를 명확하게 하기 위함

○ 요건 2. 순수한 소리가 아니고 글자가 표현돼 있으면 소리상표가 아님

○ (주석) 1 상표 1 출원주의로 이해하자!

○ 요건 3. 사용에 의한 식별력

○ 이유 : 33조 1항 3호, 6호, 7호 등에 해당하기 때문

○ (주석) 상식적으로 아무 소리나 받아줄 수는 없음 → 식별력 요건의 강화

○ 요건 4. 지정상품 또는 지정상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 소리가 아닐 것

③ 절차

○ 시각적 표현에 합치하는 소리파일 1통을 제출해야 함

○ 시각적 표현을 적지 않은 경우 반려사유임

○ 견본은 MP3, WAV, WMA 등 범용 오디오 파일 형식으로 3 MB 이하여야 함

○ 전자적 기록매체에 저장하여 제출하거나 전자적 수단으로 전송해야 함

⑹ 종류 6. 냄새상표

① 정의 : 상품, 서비스업의 출처를 표시하기 위해 사용하는 냄새를 시각적인 방법으로 표현한 상표

② 요건

○ 요건 1. 시각적으로 반드시 표현돼야 함 : 권리범위를 명확하게 하기 위함

○ 요건 2. 순수가 냄새가 아니고 글자가 표현돼 있으면 냄새상표가 아님

○ (주석) 1 상표 1 출원주의로 해석 가능

○ 요건 3. 사용에 의한 식별력

○ 이유 : 33조 1항 3호, 6호, 7호 등에 해당하기 때문

○ (주석) 상식적으로 아무 소리나 받아줄 수는 없음 → 식별력 요건의 강화

○ 요건 4. 지정상품 또는 지정상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 냄새가 아닐 것

③ 절차

○ 시각적 표현에 합치하는 냄새를 담은 밀폐용기 3통 또는 향패치 30장을 제출해야 함

○ 밀폐용기 : 30 ㎖ 이상의 액체 형태의 물질을 포함할 것

○ 향패치 : 향이 포함된 물질을 3 ㎎ 이상 도포할 것

○ 시각적 표현을 적지 않은 경우 반려사유임

⑺ 종류 7. 트레이드 드레스(trade dress)

① 개요 : 상표법상 상표의 한 유형으로 보호됨

② 요건

○ 식별력의 존재

○ 기능성의 부존재

○ 혼동 가능성

③ 효과

○ 상표법, 디자인보호법, 부정경쟁방지법, 저작권법 등에 의해 중복적으로 보호 가능

○ 부정경쟁방지법의 일반적인 보호기간을 따름 : 보호기간 ≤ 형태가 갖추어진 날 + 3년

⑻ 종류 8. 위치상표(position mark)

① 개요

○ 정의 : 일정한 형상이나 모양이 특정 위치에 부착되어 식별력을 갖게 된 표장

○ 근거 규정

○ 2조 1항 1호 : 상표란 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장

○ 2조 1항 2호 : 표장이란 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시

○ 따라서 위치 자체에 따른 상표를 인정하지 않을 이유가 없음

② 요건

○ 위치상표의 표장 자체의 식별력은 위치상표의 요건이 아님

○ 위치상표의 권리범위를 특정함에 있어 표장의 위치를 고려해야 함

③ 절차

○ 위치상표가 수요자들에게 상품의 출처표시로 인식된다는 것을 출원인이 입증해야 함

○ 이유 : 특정 위치에 부착된 표장은 디자인적 요소로 보는 것이 일반적이므로

④ 효력

○ 현행 상표법은 상표권이 행사되지 않는 부분임을 밝히는 권리불요구절차가 없음

○ 하지만 이는 위치상표의 인정에 방해가 되지 않음

 

 

6. 상표 외의 권리 [목차]

⑴ 개요

① 단체표장, 증명표장, 업무표장에 대하여 특별히 규정한 것을 제외하고는 상표에 관한 규정을 적용 (2조 3항)

⑵ 종류 1. 단체표장(collective mark)

① 정의 : 단체의 신용으로 상품이나 용역의 최저 수준을 보증하는 것

○ 통상의 단체표장과 지리적 표시 단체표장으로 구분

○ 단체표장은 출처 혼동 위험이 있어 특유의 거절이유가 있음

② 권리주체 : 단체 (예 : 법인, 조합, 동종업체)

○ 지리적 표시 단체표장 : 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산, 제조, 또는 가공하는 자만으로 구성된 단체

○ 지방자치단체는 그러한 단체로 볼 수 없어 지리적 표시 단체표장을 출원할 수 없음

③ 사용주체 : 단체의 구성원 또는 단체 그 자체

○ 단체 그 자체 : 표장의 적극적 효력 및 소극적 효력 인정

○ 단체의 구성원 : 표장의 적극적 효력만 인정

○ (참고) 2005년 개정 상표법에서 단체 그 자체에게도 사용권능을 부여

④ 객체적 요건

○ 통상의 단체표장 : 상품과 서비스업에 모두 가능

○ 지리적 표시 단체표장 : 상품에만 가능. 서비스업에는 불성립

⑤ 출원절차 : 상표와 원칙적으로 동일함

○ 자연인 1인 또는 권리능력 없는 조합은 단체표장 등록 불가

○ 단체표장 출원시 정관을 첨부해야 함

○ 수정정관제도 : 수정정관은 보정가능 기간에 특허청장에게 제출

○ 첨부된 정관을 출원 후에 수정할 수 있음

○ 단체표장의 수정 정관에 대하여 별도의 각하가 없음 : 정관은 중요하므로 수정이 관대하게 허용됨

○ 개인이 단체 자체의 명의로 출원 : (주석) 대표자가 있어야 하는 것으로 이해하자

○ 공동으로 설립한 단체 하나만 출원인으로 하여 등록받을 수 있음 : 둘 이상의 단체의 정관 사항이 공통일 수 없으므로

○ 통상의 단체표장은 상표등록출원으로 변경 가능

○ 지리적 표시 단체표장은 변경출원 대상 아님 (∵ TRIPs 조약)

⑥ 이전

○ 원칙 : 권리 이전 불가

○ 단체표장권에 사용권 또는 질권을 설정할 수 없음

○ 위를 위반 시 별도의 처벌규정이 명시돼 있지 않음

○ 예외 : 법인합병 + 특허청장 허가

○ 출원단계에서 위반 : 거절이유 또는 무효사유

○ 등록단계에서 위반 : 취소사유

⑦ 효력

○ 취소사유

○ 단체 구성원 1인의 사용으로 불사용 취소심판 사유를 면함

○ 단체가 단체의 구성원의 주의·감독 의무를 다하지 않은 경우 취소 사유를 구성

○ 단체표장에 사용권, 질권설정, 불법 이전 시 취소사유를 구성하지 않음 : 오인·혼동이 있어야 함

○ 권리주체가 법인이므로 구성원이 아닌 법인만이 침해금지소송을 제기할 수 있음

⑶ 종류 2. 증명표장(certification mark)

① 개요

○ 정의 : 출처표시가 아니라 품질보증 목적

○ 통상의 증명표장과 지리적 표시 증명표장으로 구분

○ 증명표장은 품질 보증 기능이 있고 누구나 쓸 수 있어 특유의 거절이유가 있음

○ 한미 FTA에 따라 상품, 서비스업에 대한 증명표장제도를 도입함

② 권리주체

○ 품질, 원산지, 생산방법 등을 증명하고 관리하는 자

○ 개인도 출원하여 등록받을 수 있음

③ 절차

○ 증명표장 출원 시 정관과 별도 서류 제출

○ 증명표장 등록출원의 지정상품에 대해 증명의 대상과 증명의 내용이 함께 기재돼야 함

○ 증명의 대상이 포괄명칭으로 기재된 것도 허용

○ 지리적 표시 증명표장은 변경출원 대상 아님 (∵ TRIPs 조약)

○ 출원한 증명표장의 동일 또는 유사 여부를 판단할 때 증명표장, 상표, 업무표장, 단체표장 등과 비교해야 함

④ 사용주체 : 제3자

○ 사용불가원칙(anti-use by owner rule) : 증명표장권자는 증명표장을 사용할 수 없음

○ 정관 또는 규약 만족 시 차별 없이 제3자가 사용 가능

○ 개인도 증명표장을 부여받을 수 있음

○ 설령 동일인이라 하여도 동일·유사한 표장에 대해 상표와 증명표장을 동시에 받을 수 없음

○ 증명표장은 사용권을 설정할 수 없음

⑤ 이전

○ 원칙 : 권리 이전 불가

○ 예외 : 특허청장 허가 + 업무와 함께 이전

⑷ 종류 3. 지리적 표시(graphical indications)

① 개요

○ 정의 : 지리적인 환경으로부터 주어지는 특별한 품질 표시 + 특정 지역에 특유한 특성 표시

○ 기존에는 농수산물 관리법으로 보호됐으나 TRIPs 협정 이후 지식재산권으로 보호

○ TRIPs에서 규정된 지리적 표시와 개념이 동일

○ 지리적 표시를 개인이 독점하도록 허용할 수 없으므로 단체표장 또는 증명표장으로만 보호함

② 지리적 표시 증명표장에 관하여는 특별히 규정한 것을 제외하고 지리적 표시 단체표장의 규정을 준용

③ 주체적 요건

○ 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산, 제조 또는 가공하는 자만으로 구성된 단체

○ 지방자치단체는 그러한 단체로 볼 수 없어 지리적 표시 단체표장을 출원할 수 없음

○ 판매하는 자들로만 구성된 단체도 출원할 수 없음

④ 객체적 요건

○ 표장

○ 2개 이상의 지명이 결합한 경우에도 지리적 표시로 등록받을 수 있음

○ 지리적 표시와 상품명을 결합한 표장만을 지리적 표시로 봄

○ 예 : 식별력 있는 문자 + 지역명은 심사실무상 지리적 표시 규정을 위반한 것으로 보아 거절결정됨

○ 상품

○ 지리적 표시는 상품이 전적으로 특정 지역에서 비롯될 것을 요하지 않음

○ 특정 지역의 상품을 표시하는 표장이 주지됐을 것을 요하지 않음

○ 서비스

○ 지리적 표시는 서비스를 지정상품으로 할 수 없음

⑤ 절차적 요건

○ 필수 제출 서류 : 지방자치단체장이 확인한 사실을 증명하는 서류

○ 임의 제출 서류

○ 지리적 표시 해당 상품의 생산, 제조, 가공, 유통현황 등

○ 출원인이 해당 지역의 대표성을 가지고 있음을 증명하는 서류

○ 여러 단체의 지리적 표시 공동출원은 허용되지 않음 : 둘 이상의 단체의 정관 사항이 공통일 수 없으므로

⑥ 효과

○ 지리적 표시 단체표장과 지리적 표시 증명표장은 변경출원 대상이 아님

○ 이유 : 지리적 표시를 개인이 독점하는 것을 허용할 수 없으므로 단체표장 또는 증명표장으로만 보호함

○ 지리적 표시 단체표장등록출원과 지리적 표시 증명표장등록출원 상호간의 변경출원 또한 불인정

○ 적극적 효력 : 동일표장, 동일상품

○ 소극적 효력 (후출원배제효 및 사용금지효) : 동일상품 또는 동일하다고 인정되는 상품

○ 지리적 표시 단체표장권은 법인 합병 후 특허청장의 허가가 있는 경우를 제외하고는 이전할 수 없음

○ 단체표장의 규정 준용

⑦ 응용 : 동음이의어 지리적 표시

○ 정의 : 동일한 상품에 대해 지리적 표시는 동일하지만 지역이 다른 지리적 표시의 관계

○ 일단 두 지리적 표시는 단체표장 또는 증명표장으로 등록받을 수 있음 (35조 5항 2호)

○ 소비자의 오인·혼동이 있는 경우 취소심판의 사유가 될 수 있음 (119조 1항 8호)

○ 후출원이라고 하여 혼동을 초래하지 않도록 표시를 해야 할 의무는 없음

⑸ 종류 4. 업무표장(business mark)

① 개요

○ 정의 : 영리를 목적으로 하지 않은 업무를 표시하는 것

○ 영리를 목적으로 하지 않는 업무 : 회원 상호간의 친목, 소속 단체의 지위 향상, 회원 간의 업무 분쟁 조정

○ 예 : 한국소비자보호원, YMCA, 로타리클럽, 대한적십자회, 대한상표협회, 대한변리사협회 등

○ 신기하게도 출처표시가 목적이 아님

○ 한미 FDA가 그 도입 배경이 됨

② 요건

○ 비영리 업무에 한하여 업무표장으로 출원할 수 있음

○ 속지주의 : 국내 업무에 한함

○ 개인 업무 또한 업무표장으로 출원할 수 있음

○ 국제상표등록출원에 대해서 업무표장에 규정이 적용되지 않음

③ 절차

○ 출원 시 특허청장에게 업무 경영사실 서면 (예 : 법인의 경우 정관) + 업무표장등록출원서 (업무표장견본 부착) 제츨

○ 【권리구분】 란의 업무표장에 표시하면 됨

○ 업무표장 출원 시 상품류 구분은 기재하지 않음 : 업무범위를 지정하면 됨. 상품분류전환등록신청의 대상이 아님

○ 업무표장등록출원의 변경출원 불가

④ 효력

○ 업무표장 양도 시 해당 업무와 함께 양도돼야 함

○ 업무표장권에 사용권, 질권 설정 불가

○ 영리 업무라 하더라도 업무표장 침해를 구성할 수 있음 (94도1793)

 

입력 : 2019.05.29 19:02