4강. 실체심사
추천글 : 【특허법】 특허법 목차
1. 실체심사 [목차]
⑴ 정의 : 특허법의 실체법상 절차
⑵ 심사 1. 주체적 요건
⑶ 심사 2. 실체적 요건
2. 주체적 요건 [목차]
⑴ 요건 1. 권리능력
① 정의 : 특허권을 가질 수 있는 자격
○ 일반적으로 권리능력은 방식심사에서 심판
○ 외국인의 권리능력은 실체심사에서 심판
② 자연인, 법인 : 권리능력 有
○ 미성년자, 무능력자도 가능
○ 법인은 발명능력이 없기 때문에 승계에 의해서만 특허권의 주체가 될 수 있음
③ 비법인 : 권리능력 無
○ 비법인은 출원인이 될 수 없음
④ 외국인
○ 원칙 : 권리능력 無
○ 예외 1. 재내자 : 국내에 있는 자
○ 예외 2. 평등주의, 상호주의, 조약 등에 의해 인정되는 경우
○ 평등주의 : 국가 간 상호 인정한 경우
○ 상호주의 : 내국인의 외국에서의 권리능력을 위해 자국이 외국인에게 먼저 권리능력을 인정해 주는 것
○ 조약 : 조약 체약국에 권리능력을 인정하는 것
○ 주요한 국가가 파리조약의 체약국이므로 외국인의 권리능력은 실무상 큰 문제가 되지 않음
⑤ 권리능력 흠결
○ 사유 1. 권리능력이 없는 자가 출원한 경우
○ 사유 2. 출원인 중 한 사람이라도 권리능력 없는 외국인이 포함
○ 방식심사에서 판단
○ 특허법 33조 위반으로 거절이유 통지
○ 특허출원인 중 한 사람이라도 무권리 외국인이 있는 경우 출원이 거절됨
○ 판례 : 공립대학인 경북대학은 권리능력이 없으므로 심사를 받은 것 자체가 위법 (96후825)
⑥ 권리능력 없이 할 수 있는 행위, 할 수 없는 행위
○ 권리능력이 있어야 할 수 있는 행위
○ 출원인 : 출원은 당연히 권리능력과 관련
○ 거절결정에 대한 심판청구인 : 출원과 관련 있기 때문
○ 정정심판 청구인 : 권리와 관련 있기 때문
○ 무효심판의 피청구인 : 권리와 관련 있기 때문
○ 적극적 권리범위확인심판 청구인 : 권리와 관련 있기 때문
○ 통상실시권허여심판청구의 청구인 / 피청구인 : 청구 / 피청구 모두 권리와 관련 있기 때문
○ 존속기간연장등록출원의 출원인 : 권리와 관련 있기 때문
○ 권리능력 없이 할 수 있는 행위
○ 심사청구 : 누구나 할 수 있기 때문
○ 특허취소신청인 : 누구나 할 수 있기 때문
○ 무효심판의 청구인 : 누구나 할 수 있기 때문
○ 기타 심판의 청구인 및 피청구인 : 이해관계인 등에게 인정되기 때문
○ 재심 청구인 및 피청구인 : 이해관계인 등에게 인정되기 때문
⑵ 요건 2. 절차능력
① 정의 : 특허법상 절차를 수행할 수 있는 자격
○ 절차능력은 방식심사에서 심판
② 제한능력자 공통 : 절차능력 無
○ 제한능력자 : 미성년자, 피한정후견인(한정치산자), 피성년후견인(금치산자)
○ 제한능력자에게 권리능력은 있으므로 특허출원인이 될 수 있음
○ 제한능력자는 절차능력이 없으므로 절차능력이 보완되어야 함
○ 보완 1. 법정대리인에 의해서 특허의 절차를 밟을 수 있음
○ 법정대리인의 추인이 있으면 제한능력자의 행위 시로 소급됨
○ 추인할 수 있는 자 : 보정된 당사자 또는 법정대리인
○ 법적 안정성 확보를 위해 선택적 추인은 부정됨
○ 민법과 달리 법정대리인에게 취소권은 인정되지 않음 : 보정명령 후 무효처분하면 되기 때문
○ (참고) 미성년자의 절차능력 흠결은 보정명령 사유지만 재외자의 절차능력 흠결은 반려 사유
○ 제한능력자는 임의대리인을 통해서도 절차능력이 보완될 수 없음
○ 보완 2. 제한능력자가 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우 절차능력 인정
○ 예 : 미성년자가 혼인을 한 경우 성년으로 의제되어 단독으로 법률행위를 할 수 있음
○ 법정대리인의 동의를 얻어도 제한능력자는 단독으로 절차를 밟을 수 없음
○ 미성년자에 대한 송달은 그 법정대리인에게 하여야 함
○ 제한능력자는 누구라도 할 수 있는 심사청구 및 정보제공 등의 절차라도 법정대리인을 통해야 함
○ 미성년자, 피한정후견인과 달리 절대적 행위 무능력자인 피성년후견인이 단독으로 절차를 밟을 수 있는 경우는 없음
③ 법인 : 절차능력 無
○ 법인의 경우 법인의 대표자가 법정대리인처럼 간주됨 → 보완 (민사소송법 63조)
○ 대표자가 있는 경우 법인의 이름으로 절차를 밟을 수 있음
○ 대표자가 있는 경우에도 대표자의 이름으로 절차를 밟을 수 없음
④ 비법인 : 절차능력 無
○ 비법인의 경우 대표자가 법정대리인처럼 간주됨 → 보완
○ 한계 : 비법인의 경우 권리능력이 없으므로 권리능력 요구절차 수행시 권리자를 선정해야 함
○ 권리능력 비요구 절차 : 출원심사 청구 등
○ 권리능력 요구절차 : 출원인, 거절결정에 대한 심판청구인, 정정심판청구인, 무효심판 피청구인, 적극적 권리범위확인심판청구인, 통상실시권허여심판청구인, 존속기간연장등록 청구인 등
○ 예 : 특허출원은 권리능력이 있어야 하므로 비법인 명의의 특허출원은 불가능
○ 예 : 심사청구는 절차능력만 있으면 되므로 비법인 명의로 절차를 밟을 수 있음
○ 대표자가 있는 경우 비법인사단, 비법인재단의 이름으로 절차를 밟을 수 있음
○ 대표자가 있는 경우에도 대표자의 이름으로 절차를 밟을 수 없음
⑤ 재외자
○ 정의 : 국내에 주소도 영업소도 없는 자. 대한민국 국민이라도 해당할 수 있음
○ 배경
○ 재외자에게 발송된 우편의 망실이 우려되기 때문에 재외자는 교신능력이 없다고 간주
○ 즉, 특허청의 통지송달이 어렵기 때문에 재외자의 절차능력을 인정하지 않음
○ 보완 : 특허 관리인을 선임해야 함
○ 재외자가 특허관리인을 선임하지 않고 절차를 밟은 경우 : 반려사유. 소명기회가 부여되지 않음
○ (참고) 제한능력자가 법정대리인 동의 없이 절차를 밟은 경우 : 보정명령 사유
○ 예외 1. 재외자가 국내에 채재하는 경우 : 주소는 없지만 거소는 있는 경우
○ 예외 2. 재외자가 국제특허출원인인 경우 기준일 전까지는 가능
○ 기준일 : 국내단계 진입일
○ 예 : 국어번역문 등을 제출시
○ 재산소재지 : 특허관리인이 있는 경우 특허관리인의 주소 또는 영업소. 없는 경우 특허청 소재지 (대전)
⑥ 대리제도 일반
○ 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인의 대리권은 이를 서면으로써 증명해야 함
○ 대리인이 수인인 경우 각자대리가 원칙 (9조)
○ 특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 적당하지 않은 경우 대리인을 선임하도록 명할 수 있음
⑦ 법정대리인 : 절차능력의 보완
○ 일반적인 효력
○ 대리인으로서의 지위 : 결정, 심결의 효력이 미치지 않음
○ 본인에 준하는 지위 : 특허에 관한 서면의 필요적 기재사항. 법정대리인 사망 시 절차중단
○ 법정대리인의 추인이 있으면 행위 시로 소급하여 효력이 발생함
○ 법정대리인은 추인할 수 있는 권리 및 대리권만을 가짐 : 취소권 없음
○ 종류 1. 친권자
○ 본인에게 불리하더라도 모든 절차를 포괄할 수 있음
○ 종류 2. 후견인
○ 원칙 : 후견감독인의 동의가 있어야 대리행위를 할 수 있음
○ 예외 : 본인의 이익에 부합시 후견감독인의 동의 없이 절차를 밟을 수 있음
○ 본인의 이익에 부합하는 절차 : 상대방이 청구한 심판, 재심, 이의신청
○ 본인의 이익에 부합하지 않는 절차 : 능동적으로 심판 또는 재심에 관한 절차를 밟는 경우
⑧ 임의대리인 : 절차능력의 확장
○ 대리인에 관하여 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 민사소송법을 준용
○ 효력
○ 대리인으로서의 지위 : 결정, 심결의 효력이 미치지 않음
○ 제3자에 준하는 지위 : 증인 능력 있음 (↔ 법정대리인)
○ 대리인이 수인인 경우 각자대리가 적용 (강행규정)
○ 임의대리인의 대리권이 소멸되는 사유
○ 임의대리인의 사망·금치산 또는 파산
○ 본인에 대한 사임
○ 본인의 해임
○ 기타 위임관계의 종료
○ 임의대리인의 대리권이 소멸되지 않는 사유 : 절차 중단을 막기 위함
○ 본인의 사망이나 행위능력의 상실
○ 본인인 법인의 합병에 의한 소멸
○ 본인인 수탁자의 신탁임무 종료
○ 법정대리인의 사망이나 행위능력의 상실
○ 법정대리인의 대리권 소멸이나 변경
○ 특별수권사항(6조) : 법정대리인과는 무관한 개념. 본인에게 불리할 위험이 있는 절차. 특별위임장을 요함
○ 특허출원의 변경, 포기, 취하
○ 특허권의 포기
○ 특허권 존속기간 연장등록출원의 취하
○ 신청의 취하
○ 청구의 취하
○ 국내우선권 주장 또는 취하 : 선출원이 1년 3개월 후 자동 취하되므로
○ 거불심 또는 존속기간 연장등록거불심 청구 : (주석) 심판 청구는 공유자 전원이 참가하는 것과 연관해서 암기
○ 복대리인 선임 : 민법을 준용
○ (주석) 특허권의 포기, 복대리인의 선임 빼고는 공동발명에서 공동으로 해야 하는 사항
○ 종류 1. 위임대리인 : 본인이 재내자인 경우의 대리인
○ 특별수권사항에 대해서는 본인으로부터 특별히 권한을 위임받아야 대리 가능
○ 대리인 위임서상 포괄적 기재로는 특별수권사항을 이행할 수 없음
○ 종류 2. 특허관리인 : 본인이 재외자인 경우의 대리인
○ 특별수권사항에 대해서는 본인으로부터 특별히 권한을 위임받아야 대리 가능
○ 대리인 위임서상 포괄적 기재로는 특별수권사항을 이행할 수 없음
○ 특허 관리인이 있는 경우 출원인인 재외자의 사망으로 절차가 중단되지 않음
○ 변리사, 변호사만이 특허관리인이 될 수 있는 것은 아님. 단 국내에 주소나 영업소를 둔 자여야만 함
○ 대한민국 국민이어도 재외자라면 특허관리인을 선임해야 함
○ 특허관리인은 이론적으로 미성년자여도 가능
○ 특허관리인은 침해에 관한 민·형사소송의 대리권이 없음
○ PCT 국제출원에서 재외자는 기준일 전까지는 특허관리인 없이 절차 진행 가능
○ 포괄위임제도
○ 정의 : 현재 및 장래의 사건에 대해 미리 사건을 특정하지 않고 포괄적으로 위임하는 제도
○ 포괄위임등록번호를 기재하면 대리인의 서면 증명(위임장 제출)을 생략할 수 있음
○ 포괄위임을 철회하고자 하는 경우 포괄위임등록철회서를 특허청장에게 제출하면 됨
○ 특정한 사건에 대한 포괄위임이 적용되지 않도록 제한할 수 있음 (시행규칙 제5조의3)
⑨ 절차능력 흠결
○ 방식심사에서 판단
⑶ 요건 3. 특허를 받을 수 있는 자 : 실체심사
① 특허를 받을 수 있는 자
○ 발명자 또는 승계인
○ 이중양도에 따른 승계인의 출원 : 민법상 이중매매에 준함
② 특허를 받을 수 없는 자
○ 모인자
○ 모인자의 승계인 : 선악 불문
○ 이중양도에서 제2매수인이 적극 가담 : 반사회적 행위, 절대적 무효
○ 특허를 받을 수 있는 권리 양도 후 발명자의 출원 : 무권리자 출원
○ 재직 중인 특허청 직원 및 특허 심판원 직원
○ 예외 : 상속, 유증
○ 특허청 직원은 재직 중에도 출원 등은 가능하지만 설정등록, 권리이전 시점에 특허청 직원이면 안 됨
○ 특허청 직원이 퇴직한 후에는 설정등록, 권리이전은 가능함
③ 특허를 받을 수 있는 권리
○ 발명자 또는 상속인에게 원시적으로 귀속
○ 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있음 (37조 1항)
○ 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 포기 : 공시주의에 따라 효력은 특허청장에게 신고한 때에 발생 (2007허852)
○ 특허를 받을 수 있는 권리는 불확정 권리이기 때문에 질권을 설정할 수 없음 (37조 2항)
○ 특허를 받을 수 있는 권리에 실시권을 설정할 수 없음
○ 특허를 받을 수 있는 권리에 소극적 효력을 인정하지 않음
○ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 다른 공유자 모두의 동의를 받아야 제3자에게 지분 양도 가능 (37조 3항)
○ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 다른 공유자의 동의 없이 다른 공유자에게 지분 양도 가능 (37조 3항)
○ 상속인이 없는 경우 소멸 (124조 유추적용)
○ 특허권의 설정등록이 이루어지면 소멸
④ 특허를 받을 수 있는 권리의 승계
○ 원칙
○ 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 있어 특허 출원은 효력발생요건이 아니라 대항요건임
○ 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 있어 그 권리의 이전 계약 자체가 효력발생요건
○ 위 경우 특허를 받을 수 있는 권리의 양도인은 그 즉시 무권리자가 됨
○ 출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 있어 출원인 변경신고는 효력발생요건임
○ 출원 전 (다른 날)
○ 특허 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리가 승계인 경우
○ 승계인이 특허출원을 해야 대항력 발생 : 이중매매 등에서 중요
○ 특허출원은 제3자 대항요건
○ 상속, 기타 일반승계에도 출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있음
○ 출원 전 (같은 날)
○ 특허 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리가 승계인 경우
○ 동일인으로부터 같은 권리가 동일 날짜에 출원 시 특허청장은 협의를 명령
○ 합의가 이루어지지 않은 경우 둘 다 특허권을 취득할 수 없음
○ 특허출원은 제3자 대항요건. 효력 발생요건이 아님
○ 상속, 기타 일반승계에도 출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있음
○ 출원 후 (다른 날)
○ 특허 출원 후 특허를 받을 수 있는 권리가 승계된 경우
○ 원칙 : 출원인 변경신고를 해야 효력 발생
○ 상속, 기타 일반승계 : 취지를 특허청장에게 지체 없이 신고해야 함. 효력 발생과는 별도임
○ 출원인 변경신고는 효력 발생요건. 제3자 대항요건이 아님
○ 상속, 기타 일반승계에서 신고를 하지 않아도 효력은 발생
○ 출원 후 (같은 날)
○ 특허 출원 후 특허를 받을 수 있는 권리가 승계된 경우
○ 동일인으로부터 같은 권리가 동일 날짜에 출원인 변경 신고가 된 경우 협의를 명령
○ 합의가 이루어지지 않은 경우 둘 다 특허권을 취득할 수 없음
○ 출원인 변경신고는 제3자 대항요건이 아니라 효력 발생요건
○ 판례
○ 특허를 받을 수 있는 권리의 양도인은 특허를 받을 수 있는 권리의 대항자가 아님
○ 따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 양도인의 출원은 무권리자의 출원임
⑷ 요건 4. 공동출원
① 공동발명 : 2인 이상이 공동으로 발명한 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 함
○ 공동발명에 해당하지 않는 예 : 단순후원자, 위탁자, 단순보조자, 후원자
○ 공동발명의 요건은 미국 특허법 제116조에 수록돼 있음
○ 주체적 요건 : 2인 이상의 복수인이 발명의 완성에 참여해야 함
○ 객체적 요건 : 동일한 산업상 이용분야에서의 일정한 기술문제 해결을 위한 연구가 있어야 함
○ 구체적 요건 : 실질적인 상호 협력이라는 공통 인식이 있어야 함
○ 아이디어를 구상하였으나 전문지식이 부족하여 제3자에게 아이디어를 제공하고 공동으로 제품을 개발한 경우
○ 단순한 협력인 경우 아이디어를 제안한 자는 특허를 받을 수 있는 권리가 없음
○ 실질적 협력인 경우 아이디어를 제안한 자와 제3자의 공동발명이 성립함
○ 실질적 협력이란, 구체적 실질적 착상에 기여한 협력을 지칭함
○ 판례 : 공동출원의 약정에 의해 공동발명이 성립하는 것은 아님
○ (주석) 특허를 받을 수 있는 권리의 이전과 같은 것을 계약으로 명시해야 함
② 출원 : 공유자 모두가 공동으로 출원을 해야 함 (44조)
○ 위법 출원, 등록 전 : 거절이유, 정보제공사유
○ 위법 출원, 등록 후 : 특허 무효 사유
○ 특허권 이전청구
○ 상황 : 특허를 받을 수 있는 권리가 공유이고 공동출원 요건을 만족하지 않는 경우
○ 출원에 참가하지 않은 공유자 1인은 공유 특허권자에게 특허권 이전을 청구할 수 있음
○ 단독으로 청구 가능 : 실체적 권리 보호 목적
○ 착오로 발명자 일부의 기재를 누락한 경우 심사관이 등록 후에도 추가 또는 정정 가능
○ 단독으로 발명하여 공동출원하기로 한 약정한 경우 공동으로 출원해야 함
○ 공동출원인 모두의 주소가 불명인 경우에 한해서만 공시송달이 가능함
③ 대표자를 선임하지 않은 경우
○ 각자사유 : 유익한 절차행위는 복수 당사자 각자가 할 수 있음
○ 의견서 제출
○ 거절결정 후 보정행위
○ 조약 우선권 주장
○ 공동사유 (11조) : 불리할 수도 있는 절차행위는 복수 당사자 전원이 해야 함
○ 특허출원의 변경·포기·취하
○ 특허권 존속기간의 연장등록출원의 취하
○ 신청의 취하
○ 청구의 취하
○ 국내 우선권제도에 따른 주장 또는 그 취하
○ 거절결정불복심판에 따른 심판청구
○ 암기 팁
○ 특별수권을 요하는 절차 : 출존특신청우불복 (6조)
○ 공동으로 밟아야 하는 절차 : 출존신청우불 (11조)
○ (참고) 변경출원 : 분할출원과 달리 원출원을 취하하므로 본인에게 불리할 수도 있는 절차
○ (참고) 분할출원 : 출원이므로 공동으로 밟아야 하지만 (44조) 불리하지 않아 특별수권 사항 아님
○ (참고) 국내우선권주장은 원출원을 취하하므로 본인에게 불리할 수도 있는 절차
④ 대표자를 선임한 경우
○ 원칙 : 대표자만이 절차수행의 독점권 인정
○ 예외 : 공동사유에 해당하는 경우 전원의 동의를 요함
○ 대표자의 증명 : 대표자를 선정하는 경우 대표자로 선임된 사실을 반드시 서면으로 증명해야 함
⑤ 대표자가 수인인 경우
○ 대표자들에 한하여 대표자를 선임하지 않은 공동발명자들의 규정을 준용함
3. 실체적 요건 : 특허를 받을 수 있는 발명 [목차]
⑴ 개요 : 실체적 요건의 판단순서는 없음 (cf. 판례를 잘못 해석한 경우가 많음)
① 성립성
② 산업상 이용가능성 : 모든 국가에 존재. 영국 산업혁명에 배경을 둠
③ 신규성 : 모든 국가에 존재. 영국 산업혁명에 배경을 둠
④ 진보성 : 모든 국가에 존재. 영국 산업혁명에 배경을 둠
⑤ 선출원주의
⑥ 확대된 선출원주의
⑦ 1 발명 1 출원의 원칙
⑧ 발명의 상세한 설명 기재
⑨ 특허청구범위 기재
⑩ 보정에서 신규사항 추가금지
⑪ 분할출원의 범위
⑫ 변경출원의 범위
⑵ 성립성
① 발명 : 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것
② 요건 1. 자연법칙을 이용
○ 자연법칙 이용 여부는 청구항 전체로서 판단
○ 수학공식은 자연법칙이 아님
○ 경제법칙은 자연법칙이 아님
○ 영업방법은 자연법칙이 아님
○ 인간의 사고력은 자연법칙이 아님
○ 자연법칙이 아닌 것을 이용할 수도 있음 : 자연법칙이 결합하면 됨
○ 반복가능성이 있어야 하나 100%의 확실성까지 요구하는 것은 아님
○ 자연법칙을 이해할 필요는 없음
③ 요건 2. 기술적 사상
○ 기술 : 일정한 목적을 달성하기 위한 구체적인 수단으로서 실제 이용할 수 있는 것
○ 사상(idea) : 추상적이고 개념적인 착상
○ 사상으로 정의함으로써 더 넓게 보호
④ 요건 3. 창작성
○ 3요소 : 새로운 것, 만들어낸 것, 자명하지 않은 것
○ 새로운 것 : 창작성에서 별도로 판단
○ 자명하지 않은 것 : 고도성에서 별도로 판단
○ 만들어낸 것 : 발견과 차이를 두기 위함
○ 발견이 창작성을 띠면 발명으로 인정(용도발명)
○ 심사 실무상 창작성은 신규성 판단 시 판단
○ (참고) 구체적 착상, 새로운 착상이라는 판례 표현은 모두 창작성을 의미함
⑤ 요건 4. 고도성
○ 고도성 : 기술적 사상의 창작으로 그 수준이 높아야 함
○ 실용신압법상의 고안과 차이를 두기 위함 (판례의 태도)
○ 심사 실무상 고도성은 진보성 판단 시 판단
⑥ 발명의 성립성이 없는 예
○ 비발명 : 발명이 아닌 것
○ 자연법칙 그 자체 : 만유인력의 법칙, 에너지 보존의 법칙 등
○ 자연법칙에 위배된 것 : 영구기관 등
○ 자연법칙을 이용하지 않은 것 : 계산법, 작도법, 경제법칙, 게임의 규칙, 암호작성방법, 최면술, 과세방법 등
○ 컴퓨터 프로그램 자체 : 하드웨어와 결합시켜 우회 보호. 일본과 미국은 컴퓨터 프로그램의 특허성 인정
○ 반복성이 결여된 것
○ 정보의 단순한 제시
○ 미적 창작품 : 디자인보호법에서 보호
○ 문학, 연극, 음악, 예술적 창작 : 저작권법에서 보호
○ 단순한 발견 : 천연물질 등은 비발명. 인위적으로 분리한 화학물질은 예외적으로 발명 인정 (용도발명)
○ 예 : 미국 특허청은 유전자 자체를 발견으로 봄
○ 미완성 발명 : 발명의 효과가 의심스러운 경우, 실시할 수 없는 발명
○ 완성된 발명 : 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있는 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명
○ 유형 1. 발명에 복수의 구성요건이 필요한데 어떤 구성요건을 결여한 경우
○ 유형 2. 해결하고자 하는 문제에 대한 인식이 있으나 수단을 찾지 못한 경우
○ 유형 3. 해결 과제 수단이 제시돼 있으나 수단을 이행했을 때 효과가 없는 경우
○ 유형 4. 기술적 사상이 실현됐으나 그 실시의 결과가 사회적으로 용납되지 않는 위험한 상태로 방치되는 경우
○ 판례 : 미완성 발명인지 여부는 특정 실시예가 실현 불가능한지에 따라 결정되는 것은 아님
○ 미완성 발명으로 의제되는 경우 : 미생물 관련 발명에서 기탁 요건 혹은 기재 요건 미충족, 의약발명의 효과가 의심되는 경우
○ 미완성 발명에 의한 하자는 치유할 수 없음 : 미완성 발명을 보정하는 것은 신규사항 추가임
○ 실시불능 및 기재불비
○ 미완성 발명과 기재불비(42조 3항 1호)의 비교
○ 공통 1. 29조 각호 지위 (신규성, 진보성 등) 인정
○ 차이 1. 미완성 발명은 선출원의 지위, 확대된 선출원의 지위를 인정하지 않음
○ 차이 2. 미완성 발명은 보정을 할 수 없음 : 그렇다고 기재불비 상황에서 보정에 우호적인 것은 아님
○ 차이 3. 무효심결 확정 전 권리범위 인정여부
⑦ 발명의 성립성이 문제되는 예
○ 용도발명
○ 특정 물질 또는 화합물이 지니는 용도를 재발견 : 물질 자체의 창작적 요소가 존재
○ 예. 비아그라 : 협심증 치료에 대한 물질발명과 발기부전치료제에 대한 용도발명
○ 전자상거래 관련 발명(BM 발명, business method)
○ (참고) 보험업 및 금융업은 특허법상 산업이 아님
○ 영업방법 또는 사업 아이디어가 인터넷, 통신, 컴퓨터 기술과 결합되면 발명 인정
○ 컴퓨터 프로그램
○ 컴퓨터 프로그램이 장치나 시스템과 결합되어야 발명으로 인정함
○ 단순 전산자료 기록매체는 특허 불가. 컴퓨터 프로그램 기록매체는 특허 가능
○ 요건 1. 참신할 것 (신규성) : 하드웨어보다는 소프트웨어에 요구함
○ 요건 2. 예측곤란한 효과가 있을 것 (진보성) : 하드웨어보다는 소프트웨어에 요구함
○ 방법발명이 많음
○ 컴퓨터 프로그램 발명 또한 일반 진보성 판단방법을 따름
○ 특허가 가능한 경우
○ 워드프로세싱 편집방법을 기록한 롬
○ 수치제어장치의 가감속 제어방법
○ 바이러스 검사 방법을 기록한 FDD
○ 특허가 불가능한 경우
○ 병원업무 자동화 프로그램
○ 음악 CD
○ 십진수를 이진수로 변환하는 방법
○ 도서대출 업무의 데이터를 기록한 기록매체
○ 미생물 관련 발명
○ 미생물 자체의 발명, 미생물을 생산하는 방법에 관한 발명, 미생물을 이용하는 발명 등
○ 통상의 기술자가 미생물을 용이하게 입수할 수 없는 경우 : 특허출원 전에 미생물을 기탁하여야 함 (#1)
○ 통상의 기술자가 미생물을 용이하게 입수할 수 있는 경우 : 입수방법을 기재해야 함 (#2)
○ (#1), (#2)의 경우 위반 시 미완성 발명으로 취급함
○ 수탁번호는 출원 당시에 기재돼 있어야 함
○ 의약 관련 발명
○ 유형 1. 유효성분 그 자체
○ 42조 3항 1호 판단 : 효과만 기재하면 됨
○ 진보성 판단 : 신규성이 인정되면 진보성도 인정됨
○ 유형 2. 유효성분과 염의 조성물
○ 42조 3항 1호 판단 : 효과만 기재하면 됨
○ 진보성 판단 : 신규성이 인정되면 진보성도 인정됨
○ 유형 3. 의약용도
○ 정의 : 의약과 용도를 구성요소로 하고 용도를 효과로 하는 발명
○ 판례 : 의약용도 발명은 실험데이터를 쓰지 않으면 42조 3항 1호 위반뿐만 아니라 미완성발명으로 취급
○ 42조 3항 1호 판단 : 약리기전 기재하거나 이미 공지된 약리기전이 있어야 42조 3항 1호 만족
○ 진보성 판단
○ 구판례 : 출원 전 공개 내용에 구체적인 약리데이터가 없으면 진보성 인정. 즉, 신규성 = 진보성
○ 신판례 : 출원 전 공지 실험데이터가 없더라도 그와 같은 의약효과가 예측된다면 진보성 부정
○ 의사들의 임상행위인 의료행위라고 볼 수 없음
○ 의약용도는 제약회사의 연구 결과로서 임상적 판단 등의 의료행위가 아니라는 명시적인 판례 존재
○ 물건발명으로 취급
○ 이유 : 의료행위로 분류될 가능성을 미연에 방지하기 위함
○ 실시 개념 정의상 방법발명으로 전환해야 한다는 비판론 존재
○ 미국이나 유럽은 방법발명으로 하나 일본과 대한민국은 물건발명으로 취급
○ 유형 4. 약리기전
○ 청구범위에 기재된 약리기전
○ 원칙 : 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소가 되지 못함
○ 예외 : 약리기전이 의약용도로 기능할 때에만 권리범위로서의 의미를 가짐
○ 약리기전은 기능식 청구항에 준하므로 동일한 법리를 따름
○ 4-1. 명세서의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우
○ 실험 데이터를 기재하지 않아도 됨
○ 4-2. 명세서의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀지지 않은 경우
○ 취지 : 의약분야는 화학분야. 구성을 통해 효과를 예측할 수 없음
○ 실험 데이터나 시험 성적표를 필수적으로 기재해야 함
○ 정량적 실험 데이터를 기재하지 않은 경우 실시불가능한 경우로 보아 기재불비에 해당 (42조 3항 1호)
○ 유형 5. 유효성분에 어울리는 염 그 자체
○ 진보성 판단 : 이질의 효과나 현저한 효과가 있어야 진보성을 인정
○ 유형 6. 용법·용량
○ 진보성 판단
○ 구판례 : 용법용량은 발명의 구성으로 인정 안 함
○ 신판례 : 이질의 효과나 현저한 효과가 있어야 진보성을 인정
○ 의료행위 관련
○ 용법·용량은 제약회사의 연구 결과로서 의료행위가 아니라는 명시적인 판례 존재
○ 실시 개념 정의상 방법발명으로 전환해야 한다는 비판론 존재
○ 의약용도 발명이 물건발명이기 때문에 용법·용량도 물건발명이라는 긍정론이 다수설
⑧ 발명의 성립성 위반 시 취급
○ 불성립 발명은 산업상 이용가능성 위반으로 거절
○ 미완성 발명은 실현 불가능에 따른 명세서 기재불비(42조 3항 1호)로 거절
○ 미완성 발명을 보정하여 완성하는 것은 신규사항 추가(47조 2항) : 거절이유(62조), 정보제공사유(63조 2항)
○ 착오로 등록된 경우 : 무효심판청구 무효사유(133조 1항)
⑶ 산업상 이용가능성 (29조 1항 전단)
① 산업
○ 최광의 개념 : 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동
○ 파리조약 : 산업을 최광의로 해석하여, 우리나라 특허법도 이를 따름
○ 최광의 : 1차, 2차, 3차 산업을 모두 포함
○ 개인적, 학술적, 실험적 이용 : 원칙상 인정하지 않음. 그러한 이용이 시판이나 영업의 가능성이 있으면 인정함
○ 보험업, 금융업은 특허법상 산업 아님 : 인터넷과 결합시 산업상 이용가능성 인정
○ (참고) 디자인보호법의 공업상 이용가능성은 2차 산업만 인정
② 이용가능성
○ 동일 결과를 반복 실시할 수 있는 가능성
○ 장래에 실시될 수 있으면 족함 (대법원 2003.3.14. 선고 2001후2801)
○ 장래에 발명이 완성되어도 좋다는 의미 아님 : 미완성 발명으로 하자 있는 발명
③ 의료행위 (의료방법발명)
○ 원칙 : 의사의 직접의료행위에 특허를 주지 않음
○ 이유 : 배타적 권리가 생명의 존엄성에 반하기 때문
○ 예 : 인간을 대상으로 하는 수술방법, 치료방법, 진단방법, 혈액투석방법 등
○ (참고) 미국에서는 인간을 치료하거나 수술하는 방법에 관해서도 방법특허를 받을 수 있음
○ (주석) 의료보험과 함께 의료행위에 특허를 줄 수 있음으로 인해 미국의 의료비가 비싸지는 듯
○ 판단방법
○ step 1. 방법발명이 아니라 물건발명이면 의료행위가 아님 (예 : 의료기기, 의약품)
○ step 2. 동물에 한정되는 경우 의료행위가 아님 (예 : 동물의 수술 방법)
○ 사람에 해당하는 경우에도 동물에만 한정해야 함 (90후250)
○ step 3. 의료행위와 분리된 방법발명, 즉 미용행위 등은 의료행위가 아님
○ 예 : 혈액, 소변, 피부, 모발 등을 처리하는 방법, 파마
○ 판례 : 미용효과에 치료효과가 부수적으로 수반되는 경우 의료행위 발명이 아님
○ 질병 치유와 관련이 있고 step 1, step 2, step 3를 모두 만족하지 않으면 의료행위
④ 기타 산업상 이용가능성 판단
○ 경제성 유무 : 상품화시켰을 때 경제성 유무는 고려할 필요 없음
○ 기술적 불이익 : 고려할 필요 없음 (예 : 환경오염)
○ 군수품 발명 : 일반 산업에 이용할 수 없어도 산업상 이용가능성 인정
○ 타법과의 관계 : 산업상 이용가능성과 무관함
○ 예 : 불법 전기충격기, 주무관청의 인·허가
○ 불성립발명 : 성립요건이 갖춰지지 않은 발명을 거절할 명분을 위하여 산업상 이용가능성을 인용
○ 발명의 성립요건 : 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것
⑤ 판단시기
○ 배경 1. 산업상 이용가능성은 장래 이용가능성만 갖추면 되므로 특허 등록 여부 결정시 판단
○ 배경 2. 발명의 성립성 구비여부는 기초적 사유이므로 출원시 판단
○ 심사 실무상 모두 출원시를 기준으로 판단 : 신속하며 최종적인 판단을 위해 출원시에 일괄 처리
⑥ 효과
○ 등록 전 : 정보제공사유, 거절이유
○ 등록 후 : 착오 등록시 무효사유
○ 보정에 의한 극복 가능 여부
○ 산업상 이용가능성이 없는 경우 실무상 42조 3항 1호 위반
○ 산업상 이용가능성이 없는 경우 적법 보정의 요건을 만족하는 범위 내에 흠결을 치유할 수 있음
○ 미완성 발명으로서 발명의 성립성이 결여된 경우 보정은 신규사항에 해당하여 부적법한 보정으로 취급
○ 다만, 42조 3항 1호는 실무적으로 의견서로 실험 데이터를 추가하여 치유하지 보정으로 하진 않음
⑷ 신규성 (29조 1항 후단)
① 정의 : 발명이 사회일반에 알려지지 않을 것
○ 취지 : 특허권은 신규한 발명을 공개한 대가로 독점권을 부여하는 것이기 때문
○ 발명의 창작성과 관련
○ 진보성과 함께 약 70%의 거절이유 구성
② 상실사유 1. 공지된 발명
○ 공지 : 불특정 다수가 알 수 있는 상태에 놓인 것
○ 불특정 다수 : 비밀유지가 없는 자
○ 특정 소수 : 변리사, 동업계약관계자, 박사학위논문 심사위원, 납품업체로부터 제의받은 자들은 비밀유지의무가 있음
○ 알 수 있는 상태면 족하지 발명의 내용을 인식할 것을 요하지 않음
○ 특허법, 실용신안법, 디자인보호법은 국제주의를 취함
○ 공지된 발명인 경우
○ 미완성발명이 공지 기술인 경우
○ 특허출원으로 출원 공개된 경우
○ 설정등록일 ~ 등록공고일 전 : 등록공고가 없더라도 누구라도 출원서를 열람할 수 있으므로
○ 출원공개 또는 등록공고 : 그 공개일 또는 공고일부터 간행물에 의해 공지됨
○ 공지된 발명이 아닌 경우
○ 학회지의 원고에 기재된 발명
○ 계약자들간의 내부적인 거래 사실만으로 공지 발명이라고 할 수 없음
③ 상실사유 2. 공연히 실시된 발명
○ 공연 실시 : 실시에 의해 불특정 다수가 알 수 있는 상태에 놓인 것
○ 판례 : 실시 행위로부터 통상적인 분석절차로 기술적 구성을 알 수 있으면 공연실시, 그렇지 않으면 노하우
○ 특허법, 실용신안법, 디자인보호법은 국제주의를 취함
○ 공연 실시가 아닌 경우
○ 발명의 주요부에 대해 일부라도 비밀 부분이 있는 경우 공연한 실시라고 볼 수 없음
○ 자동차 주행 후 그 안에 있던 자동차 엔진을 특허 출원 시 공연 실시가 아님
○ 건축현장에서 새로운 건축기법은 공연 실시가 아님 : 제한된 인원이 출입 가능하므로
④ 상실사유 3. 반포된 간행물에 게재된 발명
○ 실무상 주요 심사의 대상 : 확인이 용이하므로
○ 반포 : 불특정 다수가 열람할 수 있는 상태
○ 카탈로그는 제작되었으면 반포된 것으로 추정
○ 반포 = 입고 : 박사논문의 반포 시기는 논문심사가 아니라 대학도서관에 입고된 시점으로 보아야 함 (95후19)
○ 반포 = 서가 진열 : 도서관의 입고는 서가에 진열된 상태를 의미 (2000후1689)
○ (주석) 결국 입고 시점이 아니라 서가 진열 시점으로 판단하는 게 맞는 듯
○ 간행물 : 특허공보, 논문 등
○ 간행물인 경우
○ 고문서에 발명이 게재된 경우
○ 사람이 손으로 쓴 것도 반포를 목적으로 하는 한 간행물에 해당함
○ 특허공보는 심사실무에서 가장 많이 이용되는 간행물임
○ CD-ROM 또는 디스켓은 전기통신회선이 아니라 간행물에 해당함
○ 간행물이 아닌 경우
○ 반포성을 결여한 비밀 출판물, 비밀문서(예 : 회사 내부문서)는 간행물이 아님
○ 외국 간행물이 국내에 입수된 시기가 분명한 경우 입수된 시기 - 국내 입수 기간에 반포된 것으로 추정
○ 게재 : 구성이 기재되지 않으면 게재된 발명이 아님
○ 사용된 언어가 국어일 필요는 없음
○ 용이하게 실시할 수 있는 정도의 기재가 아니면 간행물 게재가 아님
○ 내부에 특징이 있는 고안에 대해 외형 사진만 게재된 경우 그 고안은 기재된 것이 아님 (98허3769)
○ 반포시기
○ 발행년도 : 발행년도의 말일이 반포일
○ 발행년월 : 발행년월의 말일이 반포일
○ 발행년월일 : 발행년월일이 반포일
⑤ 상실사유 4. 전기통신회선을 통해 공중이 이용 가능
○ 전기통신회선 : 모든 유·무선 회선 (예 : 인터넷, 공중게시판, 이메일 그룹)
○ 공중 : 비밀유지의무가 없는 자
○ 이용 가능 : 접근성이 인정
○ 예외 1. 일반적인 검색엔진에 의해 접근이 불가능한 경우
○ 예외 2. 암호를 부여하여 불특정인의 접근이 불가능한 경우
○ 예외 3. 접근을 위하여 과다한 요금이 요구되는 경우
○ 예외 4. 아주 짧은 시간 이용 가능했던 경우
○ 대통령령이 정하지 않은 전기통신회선
○ '대통령령이 정하는 전기통신회선' : 07년 개정법에서 신설됐으나 13년 개정법에서 폐지
○ 불특정 다수인이 열람 가능하면 상실사유 1인 공지로서 신규성을 부정
○ 입증의 용이성이 차이가 남
⑥ 판단자 : 심사관(심사과정), 심판관(심판과정), 법관(특허소송과정)
⑦ 객체적 요건 : 미완성 발명도 신규성 인용참증이 될 수 있음
⑧ 시기적 요건 : 출원시 시, 분, 초까지를 포함 (시각주의)
○ 선출원주의와 관련되므로 출원시 기준
○ 신규성은 될 수 있으면 상실되지 않은 것으로 봄
○ 예 : 출원일과 간행물 발행일이 동일한 경우 신규성은 있는 것으로 봄
⑨ 지역적 요건 : 국제주의
○ 국내에서 공지된 것뿐만 아니라 국외에서 공지된 것도 신규성 상실 사유
○ (참고) 조약우선권제도, 국내우선권제도에 있어서 선출원의 출원공개 자체로 후출원의 신규성 상실을 문제삼지 않음
⑩ 절차적 요건
○ 심사관은 한 청구항은 신규성 상실, 다른 청구항은 진보성 위반인 의견제출통지서 작성 가능
○ 신규성 판단은 다른 심사예에 구애받지 않음
○ (참고) 진보성은 창작의 용이성 판단이 기준
○ 출원인의 이익을 보호하기 위하여 신규성 상실 사유를 소극적, 제한 열거적으로 규정
⑪ 구체적 요건 : 동일성 판단방법
○ 동일성 판단
○ step 1. 29조 1항 각호 특정
○ step 2. 청구항 특정
○ step 3. 동일성 판단 방법에 따른 대비 : 일대일(1 vs 1) 비교. 양 발명의 구성을 대비하여 실질적 동일성 비교
○ 실질적 동일성 : 기술적 구성이 완전히 동일하지는 않더라도 주지·관용기술의 부가, 변경, 삭제에 불과하고 새로운 효과 차이가 없는 경우 (판례 표현)
○ 주지·관용기술의 부가, 변경, 삭제로 새로운 효과 차이가 있는 발명 : 새로운 발명
○ 새로운 구성을 부가, 변경, 삭제하였으나 새로운 효과 차이가 없는 발명 : 진보하지 않은 발명
○ 기술적 구성을 형식적으로 추출할 것이 아니라 기술적 사상으로 추출
○ 일부 비본질적 부분이 상이한 경우도 동일한 것으로 간주
○ 복수의 공지기술을 조합하여 청구항에 기재된 발명과 대비하면 안 됨 (∵ 이는 진보성에서 판단)
○ 종속항의 신규성 요건 = 독립성의 신규성 요건 + α
○ 독립항에 신규성이 있으면 종속항도 신규성 있음
○ 독립항에 신규성이 없으면 종속항은 개별적으로 신규성 판단 : α에 대해 판단
○ 종속항에 신규성이 없으면 종속항도 신규성이 없음
○ 물건발명, 제법발명, 용도발명
○ 물건발명의 신규성이 있으면 물건의 제법발명 또는 용도발명은 신규성 있음
○ 물건발명의 신규성이 없으면 물건의 제법발명 또는 용도발명은 개별적으로 신규성 판단
○ 예 : 인용발명이 신약 발명이고 새로운 용도를 발견하여 출원 시 신규성 인정
○ 상위개념, 하위개념
○ 청구항이 상위개념(A+B+C), 인용발명이 하위개념(A+B+C+D)인 경우 신규성 상실
○ 청구항이 하위개념(A+B+C+D), 인용발명이 상위개념(A+B+C)인 경우 신규성 있음 : 침해 성립은 가능
⑸ 진보성 (29조 2항)
① 정의 : 발명이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없을 것
○ 발명의 성립성에서 고도성과 관련
○ 신규성과 함께 약 70%의 거절이유 구성
○ (참고) 발명의 성립성 관련 산업상 이용가능성 심사에서 발명의 고도성은 심사하지 않음
② 취지 : 진보성이 없는 발명에 특허권을 부여하는 경우
○ 산업발전에 도움이 되지 않음
○ 특허권 난립으로 특허분쟁 유발
○ 창의적인 발명보다는 타인의 발명을 모방하여 발명의 질을 저하시킴
③ 주체적 요건 : 통상의 기술자 기준
○ 통상의 기술자 (당업자) : 통상의 지식을 가진 자. 추상적인 자연인. 1인을 의미하고 복수인은 기준이 될 수 없음
○ 능력 1. 출원시의 기술 수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있음
○ 능력 2. 발명의 과제와 관련되는 기술 분야의 지식을 자신의 지식으로 할 수 있음
○ (참고) 실무적으로 통상의 기술자는 약 3년 정도의 연구원을 상정
○ 1인을 기준으로 하는 이유 : 공동발명에 있어 진보성 요건이 엄격해지는 것을 막기 위함
○ 속지주의를 고려하여 국내 기술자로 해석
④ 객체적 요건
○ 판례 : 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것
○ 이는 거절이유를 구분하기 위함이지 심사순서를 지시하는 것은 아님
○ 진보성 특유의 요건 : 동종의 분야이고 그와 같은 기재가 통상의 방법일 것
○ 취지 : 아무거나 다 가져오면 사후적 고찰에 의해 다 쉬워보일 수 있기 때문 (사후적 고찰 금지)
○ 신규성 판단시 요구되지 않는 요건
○ 발명의 설명을 기초로 당해 발명의 진보성을 판단하면 안됨
○ 이유 : 공지되지 않은, 출원인만의 노하우일 수 있기 때문
○ 그러나 발명의 설명이 공지의 발명인지 여부는 특허법원에서 당사자의 자백의 대상이 될 수 있음
○ 이는 신규성과 동일한 법리를 따름
○ 미완성 발명도 진보성 인용참증이 될 수 있음
⑤ 판단자 : 심사관(심사과정), 심판관(심판과정), 법관(특허소송과정)
⑥ 시기적 요건 : 출원시 시, 분, 초까지를 포함함 (시각주의)
○ 신규성과 함께 출원시 기준
⑦ 지역적 요건 : 국제주의
○ 공지기술 여부는 국제주의를 기준으로 함
○ 단, 통상의 기술자 수준은 국내를 기준으로 함
○ (참고) 신규성도 국제주의
○ (주석) 진보성을 속지주의로 오해한 예전 자료들이 많음
⑧ 구체적 요건 1. 조합적 판단방법
○ step 1. 29조 1항 각호 특정
○ step 2. 청구항 특정
○ step 3. 동일성 판단 방법에 따른 대비 : 일대일 (1 vs 1) 비교. 양 발명의 구성을 대비하여 실질적 동일성 비교
○ 선행기술이 미완성 발명인 경우에도 인용 가능
○ step 4. 조합적 판단 방법에 따른 대비 : 복수의 공지기술을 조합하여 청구항에 기재된 발명과 대비성
○ 일대다(1 vs 多) 비교
○ 대비할 인용발명은 관련 기술 분야로 한정 : (참고) 웬만하면 다 쉬워보일 수 있기 때문
○ (참고) 신규성, 선출원주의, 확대된 선출원주의는 동일성 판단방법이 기준
⑨ 구체적 요건 2. 일반적 판단방법 : 구성을 중심으로 판단
○ 목적 (동기 또는 암시) : 목적의 특이성
○ 구성 (통상의 창작 능력의 발휘가 아닐 것) : 구성의 곤란성
○ 주합 발명(aggregation invention) : 결합 발명 중 상승적 효과가 없는 것, 진보성 ×
○ 조합 발명(combination invention) : 결합 발명 중 상승적 효과가 있는 것, 진보성 ○
○ 구성의 곤란성을 판단할 때 법률상의 제한은 고려하지 않
○ 효과 (유리한 효과) : 효과의 현저성
○ 생물, 화학 분야는 구성보다 효과가 더 중요
○ (주석) 목적의 특이성, 구성의 곤란성, 효과의 현저성을 반드시 모두 만족해야 하는 것은 아님 (예 : 의약용도 발명)
⑩ 구체적 요건 3. 참고적 판단방법
○ 기술적 편견 극복, 기술적 곤란사항 해결, 장기간 미해결 과제 해결, 상업적 성공, 모방품 발생을 참고
○ (참고) 위와 같이 시간 순서대로 외울 것
○ 발명의 완성과정, 대응되는 외국 특허의 여부 등은 진보성 인정의 근거로 참작하지 않음
○ (참고) 상업적 성공은 한때 선발명주의를 채택했던 미국의 법원에서 확립되었음
○ 논문에 등재되었다는 사실은 진보성 인정에 긍정적으로 기여할 수 있음
⑪ 주요 판단 논지
○ 종속항의 진보성 요건 = 독립성의 진보성 요건 + α
○ 독립항에 진보성이 있으면 종속항도 진보성 있음
○ 독립항에 진보성이 없으면 종속항은 개별적으로 진보성 판단 : α와 함께 구성의 곤란성 판단
○ 종속항에 진보성이 없으면 종속항도 진보성이 없음
○ 물건발명, 제법발명, 용도발명
○ 물건발명의 진보성이 인정되면 방법발명, 제법발명의 진보성도 인정
○ PBP(product-by-process) 청구항
○ 정의 : 물건발명의 특허청구범위에 물건을 특정하는 방법으로 그 물건을 제조하는 방법을 기재한 경우
○ 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서 제조방법을 고려할 필요가 없음
○ (주석) 제조방법은 이해를 돕기 위해서 쓴 것으로 간주하는 듯
○ 마쿼쉬 청구항(Markush claim)의 경우 선택요소 중 하나가 부정되면 청구항은 전체로서 진보성이 부인됨
○ 예 : A+E+F, B+E+F, C+E+F가 하나의 청구항인 경우 셋 모두 유사하므로 A+E+F의 부정은 전체를 부정함
○ 진보성 판단은 다른 실시예에 구애받지 않음
⑹ 선출원주의 (36조) : 특허법, 실용신안법에 모두 적용
① 개요
○ 정의 : 가장 먼저 출원한 자에게 특허를 허용
○ 취지 : 하나의 발명에 하나의 특허를 부여하기 위해 (1 발명 1 특허의 원칙)
○ 특허등록출원과 실용신안등록출원 상호간에는 선출원주의가 적용됨
○ 특허 및 실용신안등록출원과 디자인등록출원 상호간에는 선출원주의가 적용되지 않음 : (주석) 기재불비인 듯
② (참고) 선발명주의
○ 장점 : 진정한 권리자를 보호
○ 단점 1. 출원 및 공개가 지연됨
○ 단점 2. 권리의 안정성에 문제
○ 단점 3. 발명의 선후 입증 곤란
○ 미국은 최근에 선출원주의로 전환하여 주요 국가는 전부 선출원주의를 채택
○ 예 : LASER 기술의 권리자인 고든 굴드(Gordon Gould)는 선발명주의의 수혜를 입음
④ 이일(異日)출원
○ 먼저 출원한 자만이 특허를 받음
⑤ 동일(同日)출원
○ 특허청장이 협의를 명령
○ 협의가 성립하지 않으면 누구도 특허를 받을 수 없음 : 협의를 유도하기 위함
○ 협의가 성립하지 않으면 특허공보에 게재됨
○ 협의기관의 경과는 협의 불성립으로 간주
○ 상위개념 발명과 하위개념 발명이 동일 출원인 경우 협의명령을 하지 않음
○ 동일출원이 다른 거절이유가 있는 경우 협의를 명하지 않을 수 있음 (97후2576)
○ (참고) 상표법의 경우 협의 불발 시 추첨을 통해 한 명을 결정
⑥ 동일인 이일(異日)출원
○ 먼저 출원한 출원서류에 맞게 특허가 부여
⑦ 동일인 동일(同日)출원
○ 특허법 판례 : 협의명령과 거절결정을 동시에 함 (심사지침서)
○ 실용신안법 판례 : 동일인 간 협의는 불가능하므로 둘다 거절(84후14)
○ 실용신안법 판례에도 불구하고 특허, 실용신안 모두 실제로 특허청에서 협의명령을 함
○ 착오로 모두 등록된 경우 어느 한쪽이 무효인 경우 나머지는 일단 유효 (89후1103)
○ 이유 : 무효는 소급효가 있기 때문
○ 착오로 모두 등록된 경우 어느 한쪽을 포기해도 나머지 하나는 경합출원으로 무효사유 구성 (2005후3017)
○ 이유 : 특허권 포기는 소급효가 없기 때문
⑧ 선출원 지위가 불인정되는 경우
○ 절차무효된 특허출원
○ 취하된 특허출원
○ 포기된 특허출원 : 선출원 지위는 부여하지 않아도 신규성 위반으로 등록받지 못함
○ 거절결정이 확정됐을 때 : 예외 존재(36조 2항 후단)
○ 무권리자의 특허출원 및 등록특허
○ 우리나라 특허청을 수리관청으로 한 국제출원이라도 우리나라를 지정국으로 하지 않은 경우
○ (주석) 확대된 선출원주의의 경우 최명도 내용이 출원공개되므로 중간에 취하 등이 되어도 확선의 지위를 인정함
⑨ 선출원 지위가 인정되는 경우
○ 설정등록된 특허
○ 보정을 한 경우라면 보정된 범위에 대해 선출원의 지위가 유지됨
○ 36조 2항 후단 : 동일(同日)출원에서 협의불성립으로 거절된 경우
○ 상황 : 고의로 협의불성립을 일으키고 재출원을 할 수 있음
○ 취지 : 협의를 유도하기 위해
⑩ 구체적 요건
○ 객체적 요건 : 청구항별로 판단
○ 지역적 요건 : 국내로 한정
○ 동일성 판단방법
○ 보정이 있는 경우 보정의 소급효가 있음 : 보정의 소급효는 신규성, 진보성, 특허권 침해여부에 영향을 주지 않음
⑺ 확대된 선출원주의 (29조 3항) : 국내에만 한정
① 정의 : 선출원의 최명도가 후출원의 청구항을 포함하는 경우 선출원의 지위 적용
○ 특허출원과 실용신안출원 모두 적용
○ 요약 : 선출원의 지위를 확대하여 후출원을 거절
○ 타출원 : 선출원
○ 당해출원 : 후출원
○ 최명도 : 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명
○ (참고) 디자인보호법 : 선출원의 일부와 후출원의 동일 또는 유사를 비교하는 것
○ (참고) 상표법 : 확대된 선출원주의 없음
② 취지
○ 선출원에서 청구항이 아닌 내용은 공중에 기부된 지식으로 후출원 거절이 타당
○ 선출원주의와 달리 보정에 따른 변동 가능성이 없어 후출원에 대한 심사의 속도를 높임
③ 시기적 요건 : 타출원일 ＜ 당해출원일 ≤ 타출원 출원공개일
○ 선출원주의와 달리 당해출원과 타출원이 동일 날짜에 출원된 경우 확대된 선출원주의는 적용되지 않음
○ 당해출원일과 타출원 출원공개일이 같을 경우 시, 분, 초를 따짐
○ (참고) 위 설명은 디자인보호법에서도 동일함
○ 정당 권리자 출원, 분할출원, 변경출원 : 원출원일이 당해출원일임
○ 조약 우선권 주장 출원, 국내 우선권 주장 출원 : 후출원일이 당해출원일임 (∵ 판단 시점만 소급되는 것이기 때문)
④ 구체적 요건 1. 타출원이 출원공개 또는 등록공고될 것
○ 사례 1. 타출원 ＜ 출원공개 ＜ 당해출원 : 당해출원은 신규성 상실로 거절
○ 사례 2. 타출원 ＜ 당해출원 ＜ 출원공개 ＜ 타출원 무효·취하 : 당해출원은 확대된 선출원주의로 거절
○ 사례 3. 타출원 ＜ 당해출원 ＜ 타출원 무효·취하 : 당해출원은 적법
○ 사례 4. 당해출원일 = 출원공개일이고 시간적으로 당해출원이 빠른 경우 당해출원은 확대된 선출원주의로 거절
○ 사례 5. 당해출원일 = 출원공개일이고 시간적으로 출원공개가 빠른 경우 당해출원은 신규성 상실로 거절
○ 사례 6. 타출원 공개시와 당해출원 출원시를 알 수 없는 경우 : 당해출원은 확대된 선출원주의로 거절
○ 선출원주의와 달리 당해출원과 타출원이 동일 날짜에 출원된 경우 확대된 선출원주의는 적용되지 않음
⑤ 구체적 요건 2. 당해출원의 청구범위가 타출원의 최명도와 동일성이 있을 것
○ 판단방법 : 동일성 판단방법
○ 진보성과의 비교
○ 확대된 선출원주의는 동일성 판단이 기준. 진보성은 창작의 용이성 판단이 기준
○ 진보성과 달리 타출원의 발명은 완성된 발명을 말함 (대판 91후1656)
○ 보정이 있어도 최명도를 기준으로 할 것
○ (참고) 선출원주의의 경우
○ 특허청구범위에 기재되었다가 보정에 의하여 삭제된 것은 선원의 지위를 가질 수 없음
○ 출원시에 특허청구범위에 기재돼 있지 않았지만 보정에 의해 추가된 경우 선원의 지위를 가짐
○ 확대된 선출원주의의 경우
○ 최명도에 기재된 내용이라면 보정에 의해 삭제된 내용도 확대된 선원의 지위를 가짐
○ 이유 : 출원 후의 보정에 의해 삭제된 발명도 출원 공개되어 사권화하는 것을 방지할 수 있기 때문
⑥ 특수출원과의 관계
○ 타출원이 외국어 출원
○ 번역문이 제출되지 않아 취하된 경우 확대된 선출원주의의 지위를 갖지 못함
○ 이유 : 외국어 출원의 경우 번역문 제출 기간은 출원일 + 1년 2월까지이기 때문. 출원공개는 출원일 + 1년 6월
○ 타출원이 무권리자 출원
○ 무권리자 출원도 확대된 선출원주의의 지위를 인정
○ 타출원이 분할출원
○ 甲 A, B 출원 → 乙 C 출원 → 甲 B, C 분할출원 → A, B, C 출원공개 → 乙 C 출원 적법 → 甲 C 출원 기각
○ B 출원 : 출원일이 원출원일 기준. 확대된 선출원주의 적용 가능
○ C 출원 : 출원일이 분할출원일 기준. 확대된 선출원주의 적용 불가
○ 즉, 다른 출원의 지위가 원출원일로 소급되지 않고 분할출원일을 기준으로 적용
○ 타출원이 변경출원
○ 甲 A, B 출원 → 乙 C 출원 → 甲 B, C 변경출원 → A, B, C 출원공개 → 乙 C 출원 적법 → 甲 C 출원 기각
○ B 출원 : 출원일이 원출원일 기준. 확대된 선출원주의 적용 가능
○ C 출원 : 출원일이 분할출원일 기준. 확대된 선출원주의 적용 불가
○ 즉, 다른 출원의 지위가 원출원일로 소급되지 않고 변경출원일을 기준으로 적용
○ 타출원이 조약에 의한 우선권 주장 출원
○ 1국 출원일 기준
○ 원출원과 번역문에 공통 기재된 발명만 확선 지위 인정
○ 타출원이 국내 우선권 주장 출원
○ PCT 출원을 기초로 국내 우선권 주장 출원을 하는 경우 : PCT 출원의 원문의 최명도 ∩ 국내 우선권 주장 출원의 최명도에 한해 확대된 선출원지위 인정
○ 甲 [A/A,B] 출원 → 乙 C 출원 → 甲 [A,C/A,B,C] 국내 우선권 주장 출원 : 甲의 우선권 주장 출원은 C로 인해 거절됨
○ 타출원이 국제출원
○ 확대된 선출원의 지위가 주어지는 시기 : 국제출원공개, 국내출원공개, 등록공고가 모두 해당
○ 확대된 선출원의 지위가 주어지는 범위 : 원문의 최명도에 한해 인정. 번역문은 고려하지 않음
○ 위를 응용하여, 타출원이 번역문을 제출하지 않아 취하 간주되는 경우 확대된 선출원 지위 불인정
⑦ 확대된 선출원주의 예외
○ 경우 1. 출원인이 동일한 경우
○ 취지 : 출원인의 의도를 보호하기 위해 예외 인정
○ 출원인의 동일 여부는 당해 출원시를 기준으로 함
○ 경우 2. 선 특허출원의 발명자 = 후 특허출원의 발명자
○ 취지 : 발명자의 의도를 보호하기 위해 예외 인정
○ 출원의 동일 여부는 당해 출원시를 기준으로 함
○ 무권리자의 출원 또한 확대된 선출원지위를 인정 : 발명자 동일로 인해 정당권리자의 출원을 배제하지 않음
○ 공동발명자의 경우 전부가 일치해야 함
○ (참고) 디자인보호법은 창작자가 동일해도 확대된 선출원주의의 예외가 아님
○ (주석) 발명자의 확대된 선출원주의 예외는 발명자가 특허권자에게 대항할 수 있는 좋은 수단을 제공
○ 경우 3. 선 실용신안출원의 고안자 = 후 특허출원의 발명자 : 발명자의 의도를 보호하기 위해 예외 인정
○ (참고) 경우 4. 선 특허출원의 발명자 = 후 실용신안출원의 고안자 : 실용신안법에서 예외 인정
○ (참고) 경우 5. 선 실용신안출원의 고안자 = 후 실용신안출원의 고안자 : 실용신안법에서 예외 인정
⑧ 예제 : 확대된 선출원주의와 진보성
○ 상황 : 甲 [A/A,B] 출원 → 乙 B' 출원 → 甲 공개
○ B'이 B로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어도 乙의 발명 B'은 특허를 받을 수 있음
⑨ 예제 : 확대된 선출원주의와 공지예외주장
○ 상황 : 甲 A 공지 → 乙 A' 출원 → 甲 A 출원 → A'의 최명도가 A를 포함
○ 확대된 선출원주의에 의해 A는 등록거절결정
⑩ 선출원주의와 확대된 선출원주의 비교
| 선출원주의 | 후출원주의 | |
| 동일(同日)출원 | 협의명령 | 협의명령 × |
| 발명자 및 출원일 동일 | 적용 | 예외 |
| 발명의 동일성 판단범위 | 선출원과 후출원의 청구항을 대비 | 선출원의 최명도와 후출원 청구항 대비 |
| 출원공개·등록공고 여부 | 불요 | 필요 |
| 삭제·추가된 발명 | 추가된 발명, 삭제된 발명 미적용 | 추가된 발명 미적용, 삭제된 발명 적용 |
| 특허출원의 무효 취하 | 선출원 지위 없음 | 출원공개·등록공고 시 있음 |
| 선출원의 확정요부 | 거절결정 시 청구항 확정 필요 | 거절결정 시 청구항 확정 불요 |
Table. 1. 선출원주의와 확대된 선출원주의 비교
⑻ 1 발명 1 출원의 원칙 (45조)
① 취지 : 특허제도의 운용을 간결하게 하기 위한 것
② 요건 : 1군의 발명일 것. 반드시 1 발명이 아니어도 됨
○ 요건 1. 특허법 시행령 6조 1호 : 청구된 발명 간 기술적 상호관련성 (기능적)
○ 요건 2. 특허법 시행령 6조 2호 : 청구된 발명 간 상응하는 기술적 특징 (구조적)
③ 구체적 판단기준
○ 독립항이 발명의 단일성이 인정되는 경우 그 독립항을 인용하는 종속항은 당연히 발명의 단일성이 인정됨
○ 독립항이 발명의 단일성이 인정되지 않은 경우 1 출원으로 할 수 없음
○ 동일인이 동일발명을 출원한 경우 선출원주의를 우선적으로 적용함
④ 효과
○ 거절이유에 해당함
○ 착오등록 시 무효사유에 해당하지 않음 (∵ 실체에 부합하므로)
⑤ 예시 1. 필라멘트 A라는 발명의 단일성을 만족
○ 청구항 1. 램프용 필라멘트 A
○ 청구항 2. 필라멘트 A가 있는 램프 B
○ 청구항 3. 필라멘트 A가 있는 램프 B와 회전테 C로 구성된 서치라이트
⑥ 예시 2. 컴비네이션과 서브컴비네이션 관계에 있으므로 발명의 단일성을 만족
○ 청구항 1. 영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기
○ 청구항 2. 수신한 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기
○ 청구항 3. 영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기와 수신한 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기로 이루어진 영상신호의 전송장치
⑦ 예시 3. 발명의 단일성을 불만족 : A와 B가 분리돼 있음
○ 청구항 1. 직류모터용 제어회로 A
○ 청구항 2. 직류모터용 제어회로 B
○ 청구항 3. 제어회로 A가 있는 직류모터를 이용하는 장치
○ 청구항 4. 제어회로 B가 있는 직류모터를 이용하는 장치
⑧ 예시 4. 발명의 단일성을 불만족 : A와 B가 분리돼 있음
○ 청구항 1. 특징 A를 갖는 콘베이어벨트
○ 청구항 2. 특징 B를 갖는 콘베이어벨트
○ 청구항 3. 특징 A 및 특징 B를 갖는 콘베이어벨트
⑨ 예시 5. 발명의 단일성을 불만족 : 청구항 1과 청구항 3이 단일성 불만족
○ 청구항 1. 화합물 A
○ 청구항 2. 화합물 A로 제조된 중합체 B
○ 청구항 3. 중합체 B와 난연재로 구성된 난연성 조성물 C
4. 실체적 요건 : 특허를 받을 수 없는 발명 [목차]
⑴ 불특허발명 (32조)
① 유형 1. 공서양속 위반의 발명
○ 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 발명
○ 공공의 질서 : 국가사회의 일반적인 이익
○ 선량한 풍속 : 사회의 일반적, 도덕적 관념
○ 시대 가변적인 개념으로서 현행 법령의 위반 여부를 판단하는 게 아님
○ 예 1. 사용할 때 공서양속을 해할 염려가 있는 경우
○ 예 : 여성에게 해를 미칠 염려가 있는 피임기구, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 발명
○ 예 2. 발명의 본래 목적이 사회질서를 해할 염려가 있는 발명
○ 실제 해하지는 않더라도 해할 개연성이 있는 경우로 충분
○ 예 : 아편흡입기구, 위조지폐 제조기구 등
○ 예 3. 방법발명 : 그 방법에 의하여 제조된 물건이 이에 해당될 염려
○ 예 : 어린이의 신체에 유독한 물질을 함유한 장난감, 유해물의 허용량을 초과하는 화장품 등
② 유형 2. 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명
③ 시기적 요건 : 특허여부 결정시를 기준으로 판단함
○ 이유 : 공서양속의 개념은 공익적 사유이므로
④ 구체적 요건
○ 발명의 본래 목적에 따라 해석해야 함
○ 예 : 본드, 부탄가스를 환각제로 쓰는 경우
○ 예 : 살상용으로 사용될 가능성이 있는 조리용 칼은 원칙적으로 허용
○ 타법과 독립적으로 판단 : 타법에 의하여 인·허가 등을 받은 것이 참작 사유 아님
⑤ 효과
○ 불특허발명은 출원공개의 대상이 되지 않음 (∵ 공개를 하면 악용될 여지가 있으므로)
○ 출원시 : 거절이유, 정보제공사유
○ 착오등록 시 : 특허무효사유
⑵ 국방상 필요한 발명
① 정의 : 국가안보와 관련되는 발명으로서 방위산업분야의 발명
② 특징
○ 국민의 재산권이 공공복리를 위해 필요한 경우 수용, 사용 또는 제한할 수 있도록 헌법 제23조에 명시
○ 국민의 재산권을 너무 침해하지 않도록 특허권자에게 정당한 보상을 함이 원칙
③ 유형 1. 외국에의 특허출원금지
○ 재내자의 특허 출원에 한함
○ 정부의 허가를 받은 경우 외국에 특허출원을 할 수 있음
○ 효과 1. 정부는 정당한 보상금을 지급해야 함
○ 효과 2. 위반 시 효과
○ 특허를 받을 수 있는 권리 포기 간주
○ 손실보상청구권 포기 간주
④ 유형 2. 비밀취급명령
○ 효과 1. 심사 관련 효과
○ 전자문서로 특허를 제출할 수 없음
○ 출원공개를 하지 않고 심사를 할 수 있음 : 등록 전에 비밀취급이 해제된 경우 지체없이 출원공개를 해야 함
○ 국방상 비밀을 요하는 발명은 특허를 하지 않을 수 있음
○ 효과 2. 정부는 정당한 보상금을 지급해야 함
○ 효과 3. 발명자는 발명의 실시허가를 청구할 수 있음 (특허법 시행령 13조)
○ 효과 4. 위반 시 효과
○ 특허를 받을 수 있는 권리 포기 간주
○ 손실보상청구권 포기 간주
○ 비밀취급명령을 위반했다고 하여 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있는 것은 아님
○ 비밀취급명령을 위반했다고 하여 출원절차가 취하 간주되는 것은 아님
⑤ 유형 3. 불특허 (41조 2항)
○ 정의 : 정부는 출원 발명의 특허를 허락하지 않을 수 있음
○ 효과 1. 정부는 정당한 보상금을 지급해야 함
⑥ 유형 4. 특허를 받을 수 있는 권리의 수용
○ 정의 : 정부가 특허를 받을 수 있는 권리를 수용하는 것
○ 요건 1. 전시·사변 또는 이에 준하는 비상 시 (특수한 상황)
○ 요건 2. 또는 국방상 필요한 발명일 것
○ (주석) 특수한 상황임을 요하는 이유는 국가가 당해 권리를 편취하는 것으로 보일 수 있기 때문으로 이해하자!
○ 효과 1. 정부는 정당한 보상금을 지급해야 함
⑦ 유형 5. 특허권의 수용 (106조)
○ 정의 : 정부가 특허권을 수용하는 것
○ 요건 1. 전시·사변 또는 이에 준하는 비상 시 (특수한 상황)
○ 요건 2. 또는 국방상 필요한 발명일 것
○ (주석) 특수한 상황임을 요하는 이유는 국가가 당해 권리를 편취하는 것으로 보일 수 있기 때문으로 이해하자!
○ 절차 : 특허권의 수용은 신청에 의한 등록사항이 아니라 직권등록사항임
○ 효력 발생 시점 : 수용된 시점
○ 효과 1. 특허권 이외의 모든 권리가 소멸함 (106조 2항)
○ 효과 2. 정부는 정당한 보상금을 지급해야 함
○ 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자에게 보상금을 지급해야 함
○ 질권자에 대해서 보상금을 지급하지 않음 : 물상대위가 가능하므로
⑧ 유형 6. 강제실시권 (106조의 2)
○ 요건 1. 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공익의 증진 (특수한 상황)
○ 요건 2. 또는 국방상 필요한 발명일 것
○ 요건 3. 또는 공공의 이익에 필요한 비상업적 실시
○ (주석) 특수한 상황임을 요하는 이유는 국가가 당해 권리를 편취하는 것으로 보일 수 있기 때문으로 이해하자!
○ 효과 1. 정부는 직접 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있음
○ 효과 2. 정부는 정당한 보상금을 지급해야 함
○ 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자에게 보상금을 지급해야 함
○ 질권자에 대해서 보상금을 지급하지 않음 : 물상대위가 가능하므로
⑨ 기타
○ 국방상 필요한 발명에 해당하여 입은 손해에 대해서는 방위사업청장에게 청구할 수 있음
입력 : 2019.05.25 17:31
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